DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 260
Fox Head, Inc., 16752 Armstrong Avenue, 92606 Irvine, Californie, États-Unis (opposante), représentée par Bardehle Pagenberg, SO Square Opéra 5, rue Boudreau, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Helmet Shop S.A.S., Carrera 50 GG 10b Sur 38, Medellin, Antioquia, Colombie (titulaire), représentée par Ruo Patentes y Marcas S.L.P., C/Padre Recaredo de los Ríos, 30. Entlo., 03005 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 260 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 629 926 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 629 926 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 733 177 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt

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ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 733 177 de l’opposante;
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
11 733 177 (marque figurative).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de l’enregistrement international) est le 24/08/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 24/08/2016 au 23/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 9: Lunettes et lunettes pour activités sportives; objectifs; verres pour lunettes, lunettes et masques; montures de lunettes; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil et masques; chaînettes de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil et masques; appareils et équipements de protection contre les blessures.
Le 14/12/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19/02/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 20/02/2023, l’Office a prolongé ce délai jusqu’au 19/04/2023. Le 19/04/2023, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:

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Annexe 1 – environ 16 factures émises par Fox Head Europe SLU datées de 2016 à 2021 dans l’ordre de quelques milliers d’euros. Les factures sont émises d’Espagne à plusieurs pays européens. Les langues utilisées sont l’allemand, l’anglais, le français et l’espagnol. Certaines des factures consistent en une référence directe à une marque «SHIFT» à côté du nom du modèle, notamment: oShift enforcer Knee/shin ard [Frends] oShift enforcer Elbow Guard adul [Nous Favons] oSHIFT WORDMARK SS TEE [BLK] oREVERSAL WORDMARK PULLOVER FLC [BLK] oRAILLETTES AU VERSO [BLK/BLK] oWORD WORD WORD WORD SNAPBACK [WHT/BLK] d’autres contiennent uniquement les noms des produits, qui peuvent toutefois être recoupés avec les numéros de référence des produits dans les catalogues et les produits et avec le tableau présenté par l’opposante à l’annexe 2:

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Annexe 2 – Extraits d’annual SHIFT MX Catalogues, disponible selon l’opposante dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne, datant de 2016 à 2020, y compris divers produits portant la marque «SHIFT», entre autres, pour la garde des enfants pour adultes, les repères pour enfants, les jerseys et pantalons pour la jeunesse, les gants d’assauge pour jeunes, divers casques, googles, tee-shirts, capots, chaussettes et autres accessoires portant le logo SHIFT. La langue à utiliser est l’anglais.

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Annexe 3 – Captures d’écran du compte échftmx Instagram datées de 2016 à 2021 faisant la promotion des produits proposés à la vente par l’opposante et portant la marque SHIFT, entre autres, des casques, gants, vêtements de protection et googles:
Annexes 4 et 5 – Captures d’écran du compte expirant le syntagme shiftmx17. Catalogg et @ shiftmx18.Catalogg Instagram datées de 2016 à 2017 montrant différents produits portant la marque «SHIFT»: casques, googles, autorités répressives/coudières et protège-genoux, gants.
Annexe 6 – Images de étiquettes de produits portant les logos «SHIFT» et des appareils et équipements de protection contre les blessures, entre autres, gants et vêtements.
Annexe 7 – Images de produits portant les logos «SHIFT» et des appareils et équipements de protection contre les blessures, entre autres, gants et vêtements.
Le 08/09/2023, en réponse aux observations de la titulaire critiquant la preuve de l’usage et, par conséquent, après l’expiration du délai imparti pour produire la preuve de l’usage, l’opposante a présenté des explications supplémentaires sur les éléments de preuve et a souligné quels produits des factures font référence aux produits portant les marques «SHIFT», a fourni des traductions partielles et a produit des preuves supplémentaires:
Annexe 8 – témoignage signé par le directeur général de Fox Head Europe SLU indiquant le nombre de produits vendus sous les MUE no 2 419 372 SHIFT RACING et no 11 733 177 SHIFT entre 2016 et 2021 dans l’Union européenne, ainsi que les chiffres de vente correspondants et les exemples de dépenses publicitaires (et factures correspondantes) consacrés à la promotion des produits sous les marques «SHIFT» au cours de la période pertinente.
Annexe 9 – Un courriel daté du 15/01/2020 d’un employé de l’opposante à un autre coordonnant l’envoi de catalogues SHIFT à des concessionnaires et des distributeurs dans l’ensemble de l’Union européenne, consistant en un tableau indiquant le nombre de catalogues SHIFT distribués dans l’Union européenne en 2020.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le08/09/2023 peut rester en suspens, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont suffisants pour prouver l’usage sérieux requis de la marqueantérieure.

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La division d’opposition convient avec l’opposante que le tableau joint aux observations de la preuve de l’usage et également reçu par la titulaire montre avec suffisamment de précision que les noms des produits figurant sur les factures peuvent être recoupés avec les catalogues de l’opposante.
La titulaire fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, à savoir des factures et des catalogues qui consistent principalement en des photos des produits portant la marque «SHIFT» et leur caractère explicite, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. En outre, les factures et les références figurant dans les catalogues ont été expliquées par l’opposante dans ses observations et leurs tableaux inclus et insérés ci-dessus.
Les factures ne sont pas émises par l’opposante. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le fait que l’opposante ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
Latitulaire fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).

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Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Par conséquent, la division d’opposition apprécie les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et tous les éléments fournis doivent être appréciés les uns en association avec les autres. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Lieu de l’usage
Lesdocuments soumis par l’opposante, notamment les factures, montrent que le lieu de l’usage se situe en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Autriche. Cela peut être déduit de la langue des documents (allemand, espagnol, français, anglais), de la devise mentionnée (EUR), des adresses en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Autriche.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Les éléments de preuve datent de la période pertinente, par exemple les factures, les catalogues et les extraits du compte Instagram de l’opposante présentant les produits de l’opposante.
Par conséquent, les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications quant à la durée de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les

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caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifiée de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’opposante a produit des factures datées de la période pertinente qui démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage régulier. Les factures ainsi que les catalogues de produits montrent l’usage de la marque antérieure en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Autriche. Compte tenu du fait que leurs chiffres ne sont pas consécutifs, les factures ont un caractère illustratif et peuvent être référencées avec les catalogues de l’opposante et d’autres éléments de preuve. Les noms de produits sont conformes aux catalogues de l’opposante.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous ladite marque n’était pas élevé est compensé par une forte intensité et une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque. En l’espèce, bien que les montants pertinents ne soient pas particulièrement élevés, ce facteur est compensé par le fait que l’usage a été régulier et a impliqué plusieurs pays.
Par conséquent, les éléments de preuve fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage et, par conséquent, l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, la marque antérieure a été utilisée pour désigner des gammes spécifiques de produits proposés par l’opposante et des étiquettes portant la marque antérieure ont été apposées sur les produits. C’est ce qui ressort des catalogues, des étiquettes et des photographies de produits. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe en tant que marque, c’ est-à-dire conformément à sa fonction.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du

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RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les éléments de preuve, par exemple les catalogues, les photos des produits et les extraits d’Instagram et les factures contiennent suffisamment d’indications concernant l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, à savoir en tant que
marque figurative . Bien que ces deux éléments, à savoir l’élément verbal «SHIFT» et l’élément figuratif de la cloison d’éclairage, n’apparaissent pas toujours exactement dans la même configuration que dans la marque enregistrée, ces deux éléments sont présents sur les produits. Les changements dans la position spécifique des deux éléments les uns par rapport aux autres seront perçus comme des ajustements mineurs de la forme particulière des produits spécifiques et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Enfin, en ce qui concerne l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, il ressort des éléments de preuve que l’opposante a commercialisé différents types d’appareils et d’équipements de protection contre les blessures (lunettes, casques, gants, vêtements de protection, protecteurs, etc.) (ces produits apparaissent dans les factures, catalogues, photos et extraits d’Instagram). Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’opposante utilise la marque antérieure pour au moins:
Classe 9: Lunettes et lunettes pour activités sportives; appareils et équipements de protection contre les blessures.
Quant à la question de savoir si l’usage a été prouvé ou non pour les autres produits, cette question peut rester ouverte étant donné que la division d’opposition se concentrera uniquement sur les lunettes et lunettes susmentionnées pour les activités sportives; appareils et équipements de protection contre les blessures pour des raisons qui apparaîtront. Ce n’est que si nécessaire que la division d’opposition appréciera les autres produits.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été reconnu sont les suivants:
Classe 9: Lunettes et lunettes pour activités sportives; appareils et équipements de protection contre les blessures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Casques de protection, casques de protection pour le sport, motocyclisme, cyclisme, patinage, motocross, karting, visières antiéblouissantes, masques de protection, casques de signalisation, gants de protection contre les accidents, dispositifs de protection personnelle contre les accidents.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés casques de protection, casques de protection pour le sport, motocyclisme, cyclisme, patinage, moto-cross, karting, masques de protection, ainsi que casques de signalisation, gants de protection contre les accidents, dispositifs de protection personnelle contre les accidents sont inclus dans la catégorie générale des appareils et équipements de protection contre les blessures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les visières antiéblouissantes contestées présentent un degré élevé de similitude avec les lunettes et lunettes pour activités sportives de l' opposante étant donné qu’elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: nature, destination, utilisation, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que certains des produits en cause, à savoir ceux compris dans la classe 9, ne sont pas des achats quotidiens et impliquent généralement une attention significative avant l’achat en raison de leur lien avec la sécurité.

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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les éléments verbaux «SHIFT»/«shaft» ont une signification dans certains territoires et que cela peut influencer leur caractère distinctif, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie substantielle du public pour laquelle ces éléments verbaux ne seront pas compris afin d’éviter de multiples scénarios, par exemple les parties du public parlant le tchèque- et le polonais.
Les éléments verbaux «SHIFT»/«shaft» n’ont aucune signification pour le public pertinent par rapport aux produits en cause et sont donc distinctifs à un degré normal.
L’élément figuratif de la cligraphie n’a pas de signification claire par rapport aux produits pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].

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La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur suite de lettres «SH * FT». En outre, la stylisation des lettres dans les deux signes est très similaire: lettres blanches aux bords noirs en cursive. Ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par leur suite de lettres «SH * FT». L’élément figuratif de la marque antérieure ne sera pas prononcé par le public pertinent. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive un contenu sémantique dans l’élément figuratif de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique en

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raison des lettres communes «SH * FT», qui constituent presque l’intégralité des éléments verbaux des deux signes.
Même si l’élément figuratif du signe contesté introduit une différence conceptuelle entre les signes, il ne l’emporte pas sur les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, contrairement à ce que soutient la titulaire, les signes en cause ne sont pas courts. En effet, seuls les signes composés de trois lettres/chiffres ou moins de trois lettres/chiffres sont considérés par l’Office comme des signes courts, tandis que les signes en cause ont chacun cinq lettres. Dès lors, il ne saurait être exclu avec certitude que le public pertinent puisse ne pas se souvenir des différences entre les signes et les confondre.
Dans ses observations, la titulaire fait valoir que les signes ont coexisté pacifiquement.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne peut être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur/titulaire a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’opposante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en cause soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.

Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Il convient de noter que la titulaire est tenue de démontrer non seulement que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent, mais aussi la coexistence pacifique des

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marques sur le marché, comprises comme un «co-usage» — usage simultané des marques en conflit.
En l’espèce, la titulaire n’a pas prouvé que le public pertinent était exposé à l’usage concurrent des deux marques, pour les distinguer et les rattacher à deux origines différentes (24/04/2002, R 907/2001-3, Garo/GIRA, § 43). En outre, la preuve de la coexistence doit être apportée pour la période antérieure à la date de dépôt du signe contesté et la titulaire doit prouver que l’opposante avait connaissance de la coexistence (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Felicie, EU:T:2005:420, § 64). La titulaire n’a même pas tenté de prouver que l’opposante avait connaissance de la prétendue coexistence. L’absence de risque de confusion ne peut être déduite que du caractère «paisible» de la coexistence des marques en cause sur le marché concerné (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, T- 346/04, ARTHUR et Felicie, EU:T:2005:420, § 64). Il ne saurait être accepté que l’opposante ait toléré le signe contesté et que les marques aient coexisté paisiblement étant donné que la titulaire n’a pas prouvé que l’opposante avait connaissance de la marque contestée.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque et le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 733 177 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la MUE antérieure no 11 733 177 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Enoutre, il n’est pas nécessaire de procéder à l’appréciation de la preuve de l’usage produite par l’opposante en ce qui concerne le reste des produits sur lesquels l’opposition est fondée, étant donné que l’issue de cette procédure serait la même.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Gabriele Spina ALassujettie MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.