DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 829
Valetudo S.R.L., Via Ghiaie 6, 24030 Presezzo (BG), Italie (opposante), représentée par Lecce ± Calciati S.R.L. Internazionale Brevetti, Via Monte Rosa 14, 20149 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aikon GmbH, Humboldtstrasse 94, 60318 Frankfurt (Allemagne), représentée par Fuchs Patentanwälte Partnerschaft mbB, Tower 185 Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 10/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 829 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 357 048 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 357 048 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 789 426 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’acte d’opposition était accompagné d’une copie du certificat d’enregistrement de l’enregistrement de la marque italienne antérieure, qui montrait que la marque antérieure est un signe figuratif constitué de la représentation susmentionnée. En outre, dans l’acte d’opposition, l’opposante a coché la case pertinente en acceptant que les informations nécessaires pour sa marque soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMView et que cette source soit utilisée à des fins de justification.
Par conséquent, même si l’opposante a indiqué «autre» dans l’acte d’opposition, lors de l’identification du type de marque antérieure (au lieu de dire qu’il s’agit d’une marque figurative), les preuves produites et le contenu de la base de données officielle pertinente ne laissent aucun doute sur le fait que la marque italienne figurative antérieure a été clairement et correctement identifiée au cours de la période pertinente.

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La divergence dans l’indication du type de marque dans l’acte d’opposition n’a pas privé la demanderesse de droits et n’a pas eu d’effet préjudiciable sur la procédure.


PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de
l’enregistrement antérieur italien de la marque figurative .
La date de dépôt de la demande contestée est le 17/12/2020. La demande de preuve de l’usage a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque italienne antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17/12/2015 au 16/12/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Lotions capillaires, huiles essentielles, cosmétiques préparés pour le bain et les toilettes, parfumerie, produits hygiéniques pour la toilette, en particulier anticellulitiques
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 29/11/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 02/02/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 31/01/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Le 07/09/2021, dans le délai imparti pour compléter l’opposition, l’opposante a fourni à l’Office des éléments de preuve visant à étayer sa revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage sur le marché. Étant donné que cette première série de preuves a été produite avant la date limite de présentation des preuves de l’usage, elles seront également prises en considération dans l’appréciation de la preuve de l’usage. En tout état de cause, il convient de noter que les factures fournies dans les deux observations sont les mêmes que celles produites lorsque l’opposante a été invitée à produire la preuve de l’usage dans la mesure où il existe davantage de catalogues et de preuves promotionnels à l’appui de l’opposition. Les preuves produites ne sont énumérées qu’une seule fois.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont, en substance, les suivants:

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Document 4 à 9: 24 factures émises par l’opposante à différents clients en Italie et datées de la période pertinente (décembre 2015 à avril 2019), tandis que d’autres sont antérieures à cette période et neuf factures datées avant la période pertinente (de juin 2014 à juin 2015).
Ils reflètent les ventes de produits identifiés avec le signe «DIAKON» utilisés en combinaison avec d’autres termes tels que «TAU», «KREM», «BODY SPRAY», «GAMMA» ou «AID».
Document 10: Capture d’écran datée du 06/09/2021, montrant le résultat d’une recherche sur Google pour «DIAKON». Il montre plusieurs images de produits. Les informations figurant dans ce document sont principalement en italien.
Document 11: Des documents promotionnels non datés, rédigés en italien, présentant la ligne de produits «DIAKON», y compris, entre autres, «Diakon Krem»; «Diakon Tau» ou «Diakon Aide». Dans ces documents, la marque antérieure apparaît utilisée de la manière suivante, avec une description en anglais des produits correspondants:
Adjuvant pour la peau acnéique Nettoyant spécial pour la peau Coadyuvant cosmétique pour la

acnéique peau acnéique
La plupart de ces documents ne sont pas datés, tandis que d’autres contiennent des références datées à une année donnée au cours ou en dehors de la période pertinente.
Document 12: Extrait d’un magazine: «Journal européen de l’acné et maladies connexes» (numéro 3/2013), concernant: «Rapport in vitro et enquête in vivo concernant un traitement topique adjuvant pour la peau acnéique à base d’argent micronisé, d’acétate de zinc et d’acide Laurique», où un produit identifié sous la marque «DIAKON» a été testé. Il indique notamment que: «Le présent document comprend une étude in vivo et les résultats d’un rapport in vitro (Evocutis Report EVO-0436 Sept 2013) d’adjuvant topique pour la peau acnéique à base d’acnéate d’argent micronisé, d’acétate de zinc et d’acide Laurique (nom commercial Diakon Krem; fabricant; Valetude-Divisione Biogena (Italie). L’objectif des essais in vitro est de vérifier l’activité de Diakon Krem contre cinq pans industriels sélectionnés».
Par une communication de l’Office datée du 03/11/2022, l’opposante a été informée qu’une partie des preuves susmentionnées n’était pas rédigée dans la langue de la procédure et a été formellement invitée à fournir une traduction des preuves dans cette langue. L’opposante a également été informée que l’Office pourrait ne pas tenir compte de documents pour lesquels une traduction n’est pas produite et qu’il n’est toutefois pas nécessaire de traduire des preuves explicites.
Le 04/01/2023, l’opposante a répondu à l’invitation de l’Office en indiquant que les factures étaient explicites et ne devaient pas être traduites. Quant au matériel publicitaire, elle a fait valoir qu’il contenait quelques informations en anglais concernant les preuves cliniques et les propriétés cosmétiques des produits DIAKON. Elle a également indiqué que ces derniers documents avaient été produits dans le but de démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure et non des preuves de l’usage.

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Appréciation des éléments de preuve

À titre liminaire, en ce qui concerne la demande de traduction des preuves présentée par l’Office conformément à l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE, il convient de souligner que son objectif était d’obtenir une image plus claire du type de produits pour lesquels la marque antérieure «DIAKON» était utilisée. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Durée et lieu de l’usage
Les échantillons de factures datant de la période pertinente (documents 4 à 9) montrent que le lieu de l’usage est l’Italie. Ils s’adressent à différents clients situés dans diverses villes de ce territoire. En outre, on peut déduire de la langue dans laquelle les documents publicitaires sont rédigés (pièce 11), même s’ils ne sont pas tous datés ou ne contiennent pas de données en dehors de la date pertinente, qu’ils s’adressent au public italien puisqu’ils sont rédigés en italien.
La plupart des factures datent de la période pertinente (documents 5 à 9). En outre, certains des éléments de preuve sont antérieurs à la période pertinente, comme certaines des factures (dans les documents 4 et 5) et l’extrait du magazine (document 12), ou après cette date, comme l’impression de recherche Google (document 10). Les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Des événements antérieurs ou postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’évaluer plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce, la

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présence du signe «DIAKON» de l’opposante dans la recherche Google réalisée en septembre 2021 avec des résultats en langue italienne de septembre 2021 (document 10), ainsi que la publication dans un magazine au titre de l’article 2 avant la période pertinente et les factures supplémentaires datées de moins de dix-huit mois avant le début du délai pertinent servent à démontrer la continuité de l’usage de la marque.
Par conséquent, il est conclu que le lieu et la durée de l’usage ont été démontrés de manière satisfaisante.

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Importance de l’usage
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Même si le nombre de factures produites n’est pas très élevé, le nombre de produits vendus sous la marque «DIAKON» est pertinent. En outre, ils font référence à différents types de produits désignés par la marque «DIAKON» (utilisés en combinaison avec d’autres termes qui sont soit distinctifs soit descriptifs de la finalité des produits, tels que «TAU», «KREM», «BODY SPRAY» ou «GAMMA»). Il y a plus de 5 factures par année de 2016 à 2019.
À cet égard, il convient de rappeler que l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas pour objet d’évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause (08/07/2010, 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43) et que, dès lors, iln’est pas nécessaire que la marque soit quantitativement importante pour être qualifiée de sérieux. Enoutre, les factures ne sont pas consécutives, elles ne sont que des échantillons et l’opposante n’est ni invitée ni censée fournir des copies de chaque facture qu’elle a émise.
Par conséquent, les éléments de preuve permettent d’exclure l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque en cause et démontrent que l’usage de la marque contestée par l’opposante était de nature à maintenir un débouché pour les produits et qu’il a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent avec la marque antérieure au cours de la période pertinente.

Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque italienne antérieure.
Nature de l’usage

Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve i) de l’usage du signe conformément à sa fonction, ii) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et iii) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
(I) Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée au sens d’une marque, conformément à sa fonction, apposée directement sur l’emballage des produits. Ceci est démontré par les images des produits déposées montrant le signe «DIAKON» sur leur emballage, les publicités, les factures, etc.
(II) Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure, en ce qui concerne sa nature.
En ce qui concerne l’utilisation de «DIAKON» en combinaison avec d’autres termes, afin d’identifier différents types de produits cosmétiques de l’opposante, tels que «TAU», «KREM», «BODY SPRAY» ou GAMMA, il convient de noter que la Cour a établi que plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du

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signe enregistré (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). Il n’existe aucun principe juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige le titulaire à fournir la preuve de l’existence de la marque contestée seule lorsqu’un usage sérieux est requis. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée (T-463/12, MB, EU:T:2014:935,
§ 43). Il est fréquent, dans le commerce, de présenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices différentes, de sorte que ces différences évidentes, qui soulignent la marque de fabrique, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).
La marque antérieure est une marque figurative . L’utilisation de cette marque dans les éléments de preuve dans une police de caractères légèrement différente
et plus proche d’une marque purement verbale ; ; ni dans les factures, en tant que marque verbale, cela n’altère pas son caractère distinctif et sert à prouver l’usage de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que la partie distinctive de la marque antérieure telle qu’enregistrée est le mot «diakon» et non sa stylisation.
L’article 16, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques indique que l’usage sérieux d’un signe est également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Cet article correspond, quant à son contenu, à celui prévu à l’article 18, paragraphe 1, point a), pour l’utilisation d’un commerce de l’Union européenne. Ces deux dispositions permettent au titulaire d’apporter au titulaire, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations de celle-ci qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Conformément à la finalité de cette disposition, lorsque la marque utilisée dans le commerce diffère de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, la différence doit être telle que les deux peuvent néanmoins être considérés comme globalement équivalents.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage de la marque italienne antérieure au sens de l’article 16, paragraphe 5, de la directive susmentionnée.
(III) Toutefois, les éléments de preuve produits ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pour tous les produits couverts par la même marque et sur lesquels l’opposition est fondée, tels qu’énumérés ci-dessus.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:

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[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 3: Lotions capillaires, huiles essentielles, cosmétiques préparés pour le bain et les toilettes, parfumerie, produits hygiéniques pour la toilette, en particulier anticellulitiques
Au vu des éléments de preuve produits, et compte tenu de la description des produits portant le signe «DIAKON» dans ses différentes versions (voir reproduction des tubes et récipients des produits de l’opposante), il est considéré que l’usage n’a été démontré que pour une partie des produits pour lesquels la marque italienne antérieure est enregistrée.
Les produits sur lesquels apparaît l’utilisation du signe «DIAKON» sont des cosmétiques utilisés comme adjuvants à un traitement de la peau acnéique. Ces produits relèvent de la spécification plus large des «cosmétiques préparés pour toilettes» de la marque antérieure et il est considéré qu’une sous-catégorie suffisamment claire des produits pour lesquels l’usage a été prouvé est constituée des «produits de toilette pour le soin de la peau touchée par l’acné».

Aucun des éléments de preuve produits ne fait référence ou ne contient d’informations concernant d’autres produits que ceux indiqués ci-dessus.
Par conséquent, il est conclu que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent pour des «produits de toilette pour le soin de la peau touchée par l’acné».

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Ladivision d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés, dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux de la marque italienne antérieure a été établi sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette pour le soin de la peau souffrant d’acné.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; crèmes cosmétiques; rouges à usage cosmétique; préparations cosmétiques; savons cosmétiques; désodorisants cosmétiques pour la peau; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; préparations cosmétiques pour bronzage; lotions à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; préparations colorantes à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; graisses à usage cosmétique; lotions toniques pour la peau; masques cosmétiques; produits pour blanchir la peau; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; lotions cosmétiques pour bronzage; produits de bronzage; gels de bronzage [cosmétiques]; crèmes de bronzage; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; lotions après-soleil; fards; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour le visage et le corps; crayons à usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; paillettes à usage cosmétique; fond de teint; disquettes faciales; poudre pour le maquillage; fard à paupières; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; produits de nettoyage dentaire; produits pour blanchir les dents; préparations cosmétiques pour le bain; rasage (produits de -); crèmes à raser; durcisseurs pour les ongles; cosmétiques pour les ongles; produits de toilette non médicinaux; produits de toilette non médicinaux; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; crèmes de beauté pour le soin du corps; préparations cosmétiques pour le soin du corps; lotions pour le soin du visage et du corps
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés cosmétiques; crèmes cosmétiques; rouges à usage cosmétique; préparations cosmétiques; savons cosmétiques; désodorisants cosmétiques pour la peau; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; préparations cosmétiques pour bronzage; lotions à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; préparations colorantes à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; graisses à usage cosmétique; lotions toniques pour la peau; masques cosmétiques; produits pour blanchir la peau; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; serviettes imprégnées de

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lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; lotions cosmétiques pour bronzage; produits de bronzage; gels de bronzage [cosmétiques]; crèmes de bronzage; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; lotions après-soleil; fards; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour le visage et le corps; crayons à usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; paillettes à usage cosmétique; fond de teint; disquettes faciales; poudre pour le maquillage; fard à paupières; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; produits cosmétiques pour le soin de la bouche; préparations cosmétiques pour le bain; rasage (produits de -); crèmes à raser; produits de toilette non médicinaux; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; crèmes de beauté pour le soin du corps; préparations cosmétiques pour le soin du corps; les lotions pour le soin du visage et du corps peuvent être classées dans la catégorie des «préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté». Tous ces produits peuvent être spécialement élaborés avec une formule à utiliser pour les personnes souffrant de peau acneique. Par conséquent, tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits soient même identiques étant donné qu’ils se chevauchent, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
Les produits cosmétiques pour le soin dentaire contestés; produits de nettoyage dentaire; produits pour blanchir les dents; durcisseurs pour les ongles; les cosmétiques pour les ongles ne sont pas utilisés pour nettoyer ou embellir la peau, mais pour l’hygiène buccale et le soin des ongles. Les produits de la marque antérieure sont tous liés à une affection cutanée caractérisée par des pilules rouges dues à des fraises sébacées ou infectées. Ce trouble n’affecte ni les dents ni les ongles. Néanmoins, les produits en cause ont une destination similaire, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, dont font partie les dents et les ongles. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la beauté.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné qu’il ne saurait être exclu que le grand public et le public professionnel, lors du choix de certains produits cosmétiques, fassent preuve d’une plus grande attention et fassent preuve d’un plus grand soin en raison de leur sensibilité, de leurs allergies ou de leur type de peau. (16/12/2015,-T 356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 23; 18/10/2011, 304/10-, caldea, EU:T:2011:602, § 58).
c) Les signes

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des éléments verbaux «diakon» (marque antérieure) et «AIKON» (signe contesté) des signes n’a de signification pour le public pertinent. Quant à la division d’opposition, la division d’opposition ne peut être d’accord avec l’argument de la demanderesse selon lequel le public pertinent percevra une signification dans «diakon» comme faisant référence au terme anglais «deacon», qui, dans certaines églises, est un fonctionnaire qui est inférieur à un rang inférieur et qui remplit certaines des fonctions d’un prix. En effet, le mot «diakon» n’est pas proche de «diacono», qui est l’équivalent italien de «deacon». Il convient en outre de souligner, en l’absence d’arguments contraires, que «deacon», «diacono» en italien, n’ est pas (contrairement, par exemple, «prix») à un mot communément connu ou utilisé, de sorte qu’il n’existe aucune raison valable de considérer que le public pertinent le pensera spontanément en percevant «diakon». Par conséquent, cet argument doit être rejeté. Les deux éléments verbaux étant considérés comme dépourvus de signification, ils présentent un degré normal de caractère distinctif.
La marque antérieure est écrite dans une police de caractères minuscules assez standard, tandis que le signe contesté est également représenté dans une police de caractères majuscule relativement standard, avec des lignes très fines. La stylisation des deux polices de caractères joue un rôle purement décoratif et secondaire.
Sur le plan visuel, la structure des marques en conflit est la même, puisqu’elles sont toutes deux composées d’un seul élément verbal et ont une longueur similaire, la marque antérieure comportant six lettres et le signe contesté de cinq lettres. Les signes coïncident par toutes les lettres du signe contesté, avec la séquence identique de lettres «KON» à leurs extrémités, précédées des lettres «A» et «I», bien que dans un ordre différent dans les deux signes. Ils diffèrent par la première lettre «D»de la marque antérieure, qui n’est pas présente dans le signe contesté, et par le fait que les lettres «A» et «I» ont un ordre différent, «(*) IA-KON» contre «AI-KON». La stylisation des signes est si légère qu’elle ne constitue pas une différence que le public pertinent percevra aisément et ne détournera pas, en tout état de cause, l’attention des consommateurs du mot.
Il convient de souligner que, si le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Le fait que les signes coïncident par cinq lettres et ne sont pas des signes courts est important. En effet, la position immuable des lettres «A» et «I», comme expliqué ci-dessus, n’est pas une chose que les consommateurs percevront immédiatement.

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Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il sera fait référence à la marque antérieure/ DIA-KON/, tandis que le signe contesté est prononcé/AI-KON/. Contrairement aux arguments de la demanderesse, ils coïncident par le nombre de syllabes, présentent certaines similitudes au niveau de la première syllabe étant donné que tous deux contiennent les lettres «I» et «A», quoique dans un ordre différent, et partagent une syllabe finale identique. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le principe d’interdépendance est d’une importance cruciale pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, étant donné que les produits sont à tout le moins similaires à différents degrés, tandis que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et une neutralité conceptuelle. Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les différences entre les signes en raison de la différence de leurs

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débuts, «DIA» et «AI» sont compensées par le fait que ces parties initiales ont en commun les lettres «A» et «I» et que les signes coïncident par leur terminaison (KON).
Compte tenu de ce qui précède, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes facilement perceptibles ou à exclure avec certitude tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 789 426 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena Julia Fernando GRANADO CÁRPENTER GARCÍA MURILLO CHAVEZ CÁRDENAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le

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recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.