DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 919
Fiorital S.p.A., Località Marittima, Fabbricato 114, 30135 Venia, Italie (opposante), représentée par Cantaluppi ± Partners S.r.L., Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18, 35122 Padova, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
SC Ice DYP Balas Srl, Strada A III A, Nr. 104, Sat Cărpinirente, Comuna Cărpinirente, Jud. Timiș, Roumanie (requérante), représentée par Constantin Ghiță, B-dul Take Ionescu Nr 24-28, Sc, B, Ap. 2, 300042 Timisoara, Roumanie (mandataire agréé).
Le 14/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 919 est accueillie pour l’ensemble des produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 569 294 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 569 294 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 915 338 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de
marques de l’Union européenne no 17 915 338 (marque figurative) et no 16 083 421 «DYP» (marque verbale).
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 01/10/2021.
Les marques antérieures no 17 915 338 et no 16 083 421 ont été enregistrées respectivement les 29/09/2018 et 19/06/2020. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 915 338 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Glaces comestibles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Crèmes glacées.

Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les crèmes glacées figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Contrairement aux arguments des parties, compte tenu du comportement d’achat

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normal du public en ce qui concerne ces produits, son niveau d’attention est réputé faible [22/11/2021, R 32/2021-1, Vibe/Vive + (fig.) et al., § 19].
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «înghețata» du signe contesté a une signification dans certains territoires, à savoir dans les pays où le roumain est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle le roumain;
L’élément verbal commun «DYP» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure, consistant en la silhouette d’un poisson, est distinctif parce qu’il n’est ni descriptif ni allusif pour les produits pertinents dans une mesure qui aurait une incidence significative sur son degré de caractère distinctif. L’élément verbal de la marque antérieure est écrit dans une police de caractères standard, qui possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
L’élément verbal «înghețata» du signe contesté sera compris comme signifiant «crèmes glacées» (informations extraites de Leon Levitchi, dictionnaire Romanian- English Dictionary (2005), p. 556). L’élément verbal «ICE» est un mot anglais de base qui sera compris comme tel par le public analysé (08/09/2010, T-112/09, Icebreaker, EU:T:2010:361, § 42, par analogie). Comme l’admet la demanderesse, l’élément figuratif du signe contesté, consistant en la représentation d’un flacons de neige, est un symbole couramment utilisé dans le secteur pertinent qui indique simplement que les crèmes glacées en cause sont des produits surgelés qui doivent être conservés à

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basse température. Par conséquent, tous les éléments susmentionnés sont dépourvus de caractère distinctif.
La boîte elliptique du signe contesté est une simple figure géométrique qui sera perçue comme une étiquette non-distinctive (15/12/2009, 476/08-, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
L’élément verbal «înghețata» du signe contesté est écrit dans une police de caractères standard, tandis que les éléments verbaux «ICE» et «DYP» sont légèrement stylisés. En tout état de cause, tous ces éléments seront perçus comme des moyens graphiques pour attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. Par conséquent, tous possèdent tout au plus un caractère distinctif faible.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «DYP», qui est distinctif. Toutefois, ils diffèrent par leurs autres éléments visuels et aspects. L’élément commun est le composant de la marque antérieure qui a le plus d’impact sur les consommateurs et le seul élément distinctif du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal «DYP», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par l’élément verbal non distinctif «ICE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Il est raisonnable de supposer que l’élément verbal «înghețata», compte tenu de sa position, ne sera pas prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs ou faibles tels que celui en cause (04/02/2013-, 159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure sera associée au concept de «poisson» et le signe contesté aux concepts non distinctifs de «crème glacée», de «glace» et de «flacons de neige/surgelé». Par conséquent, les marques sont différentes sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.

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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, le public analysé fera preuve d’un faible degré d’attention à l’égard des produits qui ont été jugés identiques. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Étant donné que les signes sont identiques par leur élément distinctif/le plus fort «DYP», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). La différence conceptuelle entre les signes n’est pas suffisante pour modifier cette conclusion, étant donné qu’elle découle d’éléments qui sont dépourvus de caractère distinctif (comme dans le cas du signe contesté) ou qui sont susceptibles d’être perçus comme des ajouts destinés à différencier des lignes de produits au sein d’une même marque.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de plusieurs enregistrements identiques à ceux en cause en Roumanie et qu’il s’agit donc de «marques antérieures» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Il est toutefois difficile de savoir ce que les requérantes entendent par ces déclarations.
En tout état de cause, la validité de la marque de l’opposante ne relève pas de la présente procédure. Par conséquent, la référence à l’article 8, paragraphe 2, en relation avec les enregistrements nationaux antérieurs de la demanderesse est sans conséquence.
En outre, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence de deux marques sur un marché déterminé puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009,-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005,-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur

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de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans le registre) au niveau national/de l’Union européenne comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui-parle le roumain. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 915 338 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Gabriele Spina ALassujettie Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.