DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 387
The Smiley Company SPRL, Avenue Louise no 523, 1050 Bruxelles, Belgique (opposante), représentée par Baker majoritaire McKenzie, Calle de José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cesare Vito Morisco, Via Crema 8, Milano, Italie (demanderesse), représentée par Marks ± Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez De Bilbao 26, 8° Dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 01/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:

1. L’opposition no B 3 172 387 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans les classes 16, 18 et 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 667 081 (marque
figurative: ). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 751 344, no 13 315 205 et no 13 315 197 (toutes
les marques figuratives: ). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,

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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 751 344
Classe 25: Vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), maillots de bain, peignoirs de bain, bavoirs non en papier, bérets, bonneterie, bottes, bretelles, pantalons, casquettes, ceintures, chapeaux, chaussures de sport, costumes de loisirs, couches pour bébés, couvre-oreilles, cravates, foulards, foulards, gants, layettes, chaussons, chaussettes, sous-vêtements, tabliers, vêtements de sport.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 315 205
Classe 18: Malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, colliers et laisses pour animaux, boîtes en cuir ou en carton, porte-monnaie, bandoulières, cartables d’écoliers, porte-cartes (portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» (non ajustables), serviettes, sacs d’écoliers à provisions, housses pour animaux, sacs à main, porte-monnaie non en cuir, parapluies, serviettes de voyage (non ajustables).

Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 315 197
Classe 16: Adhesive tapes for stationery or household purposes, playing cards, posters, staples for offices, albums, almanacs, water colours (paintings), indoor aquariums, writing slates, engravings, lithographic works of art, atlases, stickers (stationery), bibs of paper, loose-leaf binders, beer mats, tickets, pads (stationery), boxes of cardboard or paper, pamphlets, paintbrushes, blotters, seals (stamps), coffee filters of paper, calendars, tracing patterns, note books, cards, greeting cards, cardboard articles, catalogues, tags for index cards, files (office requisites), glue for stationery or household purposes, confetti, letter trays, napkins for babies of paper or cellulose (disposable), wrappers (stationery), writing chalk, transfers (decalcomanias), tissues of paper for removing make-up, drawing instruments, graphic prints, adhesive tape dispensers (office requisites), folders for paper, document files (stationery), flags (of paper), typewriters, electric or non-electric, inkstands, writing instruments, rubber erasers, erasing products, elastic bands for offices, wrapping paper, ink, inkwells, signboards of paper or cardboard, envelopes (stationery), towels of paper, labels, not of textile, announcement cards (stationery), paper sheets (stationery), plastic bubble packs (for wrapping or packaging), index cards (stationery), forms (printed), school supplies (stationery), terrestrial globes, graphic representations, toilet paper, pictures, printed matter, newspapers, writing paper, table linen of paper, lithographs, books, book marks, booklets, manuals (handbooks), bags for microwave cooking, embroidery designs (patterns), handkerchiefs of paper, stationery, paper, paperweights, modelling paste, house painters’ rollers, paintings (pictures), framed or unframed, plastic film for wrapping, office perforators, photographs, paintbrushes, prints (engravings), drawing boards, plans, pen cases, chequebook holders, pencils, pencil holders, pen holders, portraits, postcards, prospectuses, printed

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publications, thumbtacks, ledgers (books), rulers (for drawing), bookbindings, indexes, magazines, blinds of paper, table mats of paper, bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging, book-ends, writing tablets, fountain pens, pencil sharpeners, inking pads, stamps (seals), postage stamps, transparencies (stationery).

Les produits contestés compris dans les classes 16, 18 et 25 sont les suivants:
Classe 16: Adhésifs pour la papeterie.
Classe 18: Sacs.
Classe 25: Vêtements.
Produits contestés compris dans la classe 16

Les adhésifs pour la papeterie contestés sont inclus dans la catégorie générale des rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage de l’opposante pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 315 197. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 18

Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs de voyage de l’opposante pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 315 205. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 25

Lesvêtements sont contenus à l’identique dans les produits de l’opposante désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 751 344.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes

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Marque (s) antérieure (s) Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Tous les signes sont des marques figuratives.
Les marques antérieures sont des marques purement figuratives. L’élément figuratif est constitué d’une représentation très simple d’un visage rond sans colore, dans lequel deux points noirs représentant des yeux sont placés au-dessus d’une ligne courbée vers le haut aux extrémités arrondies. Les consommateurs pertinents le percevront aisément comme une bouche souriante. Ce type d’image est communément appelé «smiley face», presque identique à l’icône d’un «smiley» utilisée dans les communications électroniques. Selon la décision de la chambre de recours [06/04/2016, R 449/2015-5, Smile WITH GUYLOND (MARQUE FIG.)/SMILEY et al.], pour la même marque antérieure, elle est considérée comme un symbole banal et internationalement reconnu qui évoque le contentement et le bonheur. En ce qui concerne les produits en cause, elle sera perçue comme étant principalement laudative, suggérant aux consommateurs qu’acheter et porter/utiliser ces produits les fera se sentir heureux et merveilleux. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible
[06/04/2016, R 449/2015-5, Smile WITH GUYLOND (MARQUE FIG.)/SMILEY et al., § 37]. Il en va de même en l’espèce pour tous les produits compris dans les classes 16, 18 et 25.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en une représentation cartographique d’un nuage jaune contenant deux points noirs, représentant des yeux, au-dessus d’une ligne courbe aux extrémités arrondies. Les consommateurs le percevront aisément comme une bouche souriante. En dessous de l’élément figuratif, l’élément verbal «GHAYME» est écrit en caractères gras simples. L’élément figuratif dans son ensemble n’étant pas basique, il est distinctif.
L’élément «GHAYME» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «GHAYME» du signe contesté. En outre, la représentation d’un nuage jaune dans le signe contesté n’a pas d’élément correspondant dans les marques antérieures. Même la sourire des

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marques présente des différences visuelles. Par exemple, la distance entre les yeux et la bouche est beaucoup plus importante dans les marques antérieures et la courbe de la bouche dans le signe contesté est plus dure, de sorte que l’impression d’ensemble apparaît plus douce. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Les marques antérieures étant purement figuratives, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Étant donné que l’élément verbal du signe contesté est dépourvu de signification, il n’a aucune incidence sur le résultat de la comparaison. Les signes coïncident par la perception d’un sourire. Toutefois, étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures est faible, l’impact sur l’issue du risque de confusion est plutôt limité. En outre, la représentation d’un nuage n’est qu’une partie du signe contesté. Par conséquent, les signes ne présentent qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la (des) marque (s) antérieure (s)
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date dans l’Union européenne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
La date de dépôt du signe contesté est le 03/03/2022. Par conséquent, il y a lieu de prouver que la renommée existait avant cette date.
Dans sa lettre du 28/10/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: un extrait de Wikipédia concernant «The Smiley Company’ s Evolution from Licor from a 350 M Lifestyle Brand» pour un montant de M Lifestyle Brand».
Pièce 2: une liste de marques «smiley» enregistrées extraites de la base de données TMview.
Pièce 3.1: informations concernant License Global, qui est la première publication et la principale source d’informations et de tendances pour les secteurs mondiale des produits de consommation et de la concession de licences. La publication place «Smiley» comme l’une des marques les plus importantes de marchandises sous licence dans le monde entier (no 66), avec 592.9 millions de dollars en vente au détail (2018).

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Pièces 3.2 et 3.3: deux documents montrant différents médias et coupures de presse incluant les marques antérieures, datant d’avant la date de dépôt.
Pièce 3.4: des informations concernant la visibilité Facebook de 2015 à 2020.
Pièce 3.5: des photos de plusieurs salons auxquels «Smiley» a participé, à partir de 2015.
Pièce 3.6: une brochure de 2015 montrant le magasin «Smiley» de Shoreditch (Londres) et des entrées de la Wayback Machine de cette époque.
Pièce 3.7: un livre qui a été publié en 2022 et qui décrit la naissance et l’histoire des marques.
Pièce 3.8: Des évaluations de marques «Smiley» par pays (y compris des pays de l’UE tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie). Il n’y a pas d’information sur les produits en cause.
Pièce 3.9: un article de presse de Forbes (2022) portant sur le 50e anniversaire de «Smiley», intitulé «Nordstrom And Luxury Brands Help The Smiley Face célèbre célèbre Its Ith Birthday».
Pièce 3.10: une publication Total Brand Licensing sur le 50e anniversaire de Smiley.
Pièce 3.11: une brochure intitulée «We love Brands» (2021), qui concerne l’histoire de l’entreprise et de ses marques, ainsi que certaines des entreprises qui ont obtenu une licence pour commercialiser ses produits.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Les documents soumis fournissent essentiellement des informations sur la société de l’opposante. Toutefois, ce n’est pas l’entreprise qui fait l’objet de la procédure, mais les marques pour les produits respectifs. Les documents ne contiennent quasiment aucune information sur les produits.
Il en va de même pour les informations fournies dans la pièce 3.8 en ce qui concerne les commentaires de la marque «Smiley» par pays. Dans ce cas, le signe est apprécié dans son ensemble et il n’existe aucun lien avec les produits pertinents. Il en va de même pour la pièce 3.1, qui est une évaluation de la société. Les informations concernant les ventes ou les «étapes» en général ne permettent pas de tirer de conclusions sur les produits pertinents sans autres informations supplémentaires et plus détaillées.
Tous les autres éléments de preuve — tels que l’extrait de Wikipédia, les articles de presse, les livres, la présence sur des réseaux sociaux tels que Facebook, des photographies de salons ou des brochures — ne sont pas particulièrement pertinents car ils ne contiennent aucune information sur l’importance de l’usage des marques antérieures.
Factures; chiffres d’affaires ou de ventes; informations sur les dépenses publicitaires; part de marché (pour les différents produits commercialisés sous le signe); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion relatifs aux produits; enquêtes de transport liées aux produits; et/ou des contributions d’associations

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professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale que la division d’opposition doit éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, lui permettant ainsi de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent [15/04/2010-, 488/07, EGLÉFRUIT/UGLI fruit (fig.), UGLY, EU:T:2010:145].

Compte tenu du degré de similitude visuelle tout au plus faible, de l’absence de comparaison phonétique possible, du degré de similitude conceptuelle inférieur à la moyenne, de l’importance de l’aspect visuel en particulier pour les produits de la classe 25, du degré d’attention moyen du public et du faible degré de caractère distinctif des marques antérieures, il n’ existe pas de risque de confusion, même pour des produits identiques.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. Le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposante n’a que partiellement comparé les signes sans tenir dûment compte de leur impression

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d’ensemble différente. Il n’y a aucune raison de monopoliser la représentation d’un «smiley» lorsque l’impression d’ensemble produite par les signes est clairement différente. En outre, un certain degré de similitude conceptuelle est également insuffisant pour conclure automatiquement à l’existence d’un risque de confusion, pour les raisons susmentionnées. L’opposante cite plusieurs autres décisions de l’Office. Néanmoins, chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. Étant donné que de nombreux aspects différents doivent être pris en considération, il est presque impossible d’appliquer des conclusions d’un cas à l’autre. En outre, les éléments figuratifs des marques citées sont sensiblement différents.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée car elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée de la (des) marque (s) antérieure (s)

Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait

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référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, car les mêmes documents ont été produits pour toutes les marques antérieures.
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.

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FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.


De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Reiner SARAPOGLU

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.