EUIPO, 16 mai 2023, n° W01697540

EUIPO 16 mai 2023

Arguments

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Rejeté
Non-descriptivité du terme 'DUO HANDS-FREE'
L'Office a estimé que le terme est perçu par le public comme une description des produits, indiquant leur mode de fonctionnement, et qu'il ne remplit pas la fonction d'une marque.
Rejeté
Existence de marques similaires acceptées
L'Office a précisé que chaque demande est évaluée sur la base des critères du RMUE et que les décisions antérieures ne sont pas contraignantes.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 16 mai 2023, n° W01697540
Numéro(s) :	W01697540
Textes appliqués :	Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Partiellement rejeté
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Texte intégral

DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/05/2023

TAYLOR WESSING Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main ALLEMAGNE
Votre référence: RA
Numéro de demande Internationale: 1697540
Marque: DUO HANDS-FREE
Titulaire: Medela Holding AG Lättichstrasse 4b CH-6340 Baar SUISSE
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 22 décembre 2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.

Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:

Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; Classe 10 Tubulures à usage médical; Appareils d’aspiration et de thérapie à usage médical; Pompes d’aspiration à usage médical; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Flacons de conservation du lait maternel; Appareils de massage.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:

Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: fonctionnement en duo sans utiliser les mains.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

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La signification susmentionnée des mots «DUO HANDS-FREE», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins Dictionary, du 22 décembre 2022 à l’adresse en ligne: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/duo; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hands-free.

Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.

Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les appareils et instruments médicaux/chirurgicaux, dentaires et vétérinaires et les articles de la puériculture fonctionnent en duo ou ont des doubles fonctionnalités tout en laissant les mains libres.

Dès lors, le signe décrit la nature des produits en cause étant en duo et mains-libres.

Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.

En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.

Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 22 décembre 2022 a révélé que le terme «DUO HANDS-FREE» est utilisé sur le marché des dispositifs d’aspiration/massage:

https://www.amazon.com/Medical-Portable-Double-Electric-Included/dp/B072JWYC54: https://www.amazon.com/dp/B09PY8R8BV/ref=sspa_dk_detail_1?
731-dd85-4eae-8c9e-
mid=A4DIO245W50EB&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyTTE1SE41SEgwSU wyJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjYyMDkxVEMwSE1DVjJIQkIwJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ 9QTAwMDAzMDYxQkJYSEFYTFE0SzFDJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsX3RoZW1 hdGljJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.

Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.

En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter les tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.

II. Résumé des arguments de la titulaire

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En date du 20 avril 2023, dans le délai prolongé, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

1. Les mots «DUO» et «HANDS-FREE» pris ensemble ou séparément ne peuvent être considérés comme descriptifs pour les produits contestés. Le signe ne décrit aucune caractéristique de ces produits. Le terme «DUO» désigne généralement un groupe de deux personnes et il n’a pas de sens en rapport avec les produits contestés. Les produits vendus par paires sont généralement commercialisés sous l’appellation «TWO-PACK» ou «DOUBLE PACK» et non en «DUO». En outre, l’hypothèse de la signification du mot «DUO» comme «ayant des doubles fonctionnalités» est sémantiquement incorrect, car «deux pièces» n’est pas la même chose que «double». Il n’est pas habituel que les produits contestés soient commercialisés par lots de deux pièces ou utilisés par paires. Ce n’est que si les produits sont vendus par paires, par exemple des gants, des chaussures, ou des boucles d’oreilles, que le nombre «deux» serait (éventuellement) descriptif par rapport à ces produits. Par conséquent, en ce qui concerne les produits, tels que les appareils médicaux en cause, qui ne sont pas habituellement vendus par paires, le terme «deux» n’est pas non plus une indication descriptive.

2. Le registre des marques de l’EUIPO contient de nombreux exemples de marques constituées de nombres en toutes lettres, ce qui confirme les considérations précédentes, à savoir que le nombre «2» ou le terme «duo» n’est pas compris dans la vente comme une indication descriptive des produits (exemples fournis).

3. L’affirmation selon laquelle le terme «DUO HANDS-FREE» est utilisé en relation avec certains des produits concernés est inexacte. Le lien prétendument existant entre le signe et les produits n’est pas prouvé. Les deux exemples d’offres (sur le site de vente en ligne Amazon) de tire-lait cités par l’Office ne démontrent pas une utilisation du signe «DUO HANDS-FREE» pour une partie des produits enregistrés. Le terme «DUO» figure en haut de la première offre Amazon, mais le signe «DUO HANDS-FREE» n’apparait nulle part dans l’annonce. Il en va de même pour la deuxième offre Amazon où le terme «HANDS FREE» est utilisé, mais pas en relation avec le terme «DUO»
4. Le signe dans son ensemble constitue une combinaison verbale inhabituelle et sujette à interprétation en ce qui concerne les produits en cause de la classe 10. La position des éléments les uns par rapport aux autres est frappante, inhabituelle. La combinaison correcte serait tout au plus la combinaison des termes individuels dans l’ordre inverse, à savoir «HANDS-FREE DUO» étant donné que «DUO» représente le substantif du signe dans son ensemble auquel «HANDS-FREE» se réfère. En outre, la combinaison d’un mot latin «DUO» avec un terme anglais «HANDS- FREE» est inhabituelle et confère une certaine originalité au signe dans son ensemble.

5. L’Office a accepté l’enregistrement de nombreuse marques identiques ou similaires (exemples sont fournis).

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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.

Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.

Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.

En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T- 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 1819).

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En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).

Concernant les arguments de la titulaire
1. L’Office conteste l’argument de la titulaire selon lequel le signe (ses éléments verbaux) ne saurait être descriptif pour les produits visés. Il convient de noter que la signification d’un terme doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des produits concrètement revendiqués, l’élément déterminant étant la perception du public pertinent. Compte tenu des produits visés par rapport à l’expression «DUO HANDS-FREE» le public pertinent entend par «duo», par exemple, les appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires qui fonctionnent par paire ou ayant des doubles fonctionnalités laissant les mains libres. Le fait , invoqué par la titulaire, que dans le langage de la vente des produits en général, le mot «duo» n’est généralement utilisé que pour faire référence à des caractéristiques telles que «les produits vendus par paires» est immatériel. Il importe plutôt que le public pertinent soit immédiatement en mesure de reconnaître le lien sémantique direct du terme «duo» dans le contexte de l’expression «DUO HANDS-FREE» comme la description du mode de fonctionnement/utilisation des produits visés. L’interprétation de la titulaire du mot «DUO» comme étant synonyme du nombre «2» ou «deux» est détachée du contexte de l’expression «DUO HANDS- FREE» et des produits visés et est ainsi inopérante dans le cas présent.

2. Par conséquent, l’Office ne peut pas partager l’avis de la titulaire selon lequel le caractère distinctif du terme «DUO» est reconnu par l’Office par le fait qu’il a accepté de nombreuses marques constituées exclusivement de nombres exprimés en lettres. Cependant, comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans son ensemble, dans ce cas «DUO HANDS-FREE» et dans le contexte des produits concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée partant de la signification et de la combinaison de ses éléments constitutifs.

En outre, quand une marque est composée de différents éléments, le caractère descriptif, pour être reconnu, doit porter non seulement sur chacun des termes pris

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séparément mais également sur l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T- 331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 28).

3. S’agissant de l’argument invoqué par la titulaire selon lequel l’Office, par deux exemples d’offres de tire-lait sur Internet, n’a pas prouvé l’utilisation du signe «DUO HANDS-FREE», il convient de souligner qu’il suffisait que l’expression, par le sens des mots qui la composent, ait une signification que le public concerné puisse associer de manière descriptive aux produits et aux services pour quelle tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, sans que des exemples d’un usage descriptif sur le marché soient nécessaires.

Il n’est pas non plus déterminant que l’expression «DUO HANDS-FREE» en combinaison avec des produits revendiqués ne soit pas utilisée à l’heure actuelle, étant donné qu’il suffit qu’il soit à tout le moins concevable, possible et sensé que le terme puisse être compris à l’avenir par une partie du public pertinent comme une description ou une caractéristique des produits revendiqués (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 35). Cela suffit pour conclure à l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230).
Toutefois, bien qu’ils ne soient pas prépondérants dans l’appréciation du caractère distinctif du signe, l’Office maintient que les deux exemples cités affirment le caractère descriptif des mots dont la marque est composée (i.e., dispositifs d’aspiration/massage qui fonctionnent par paire ou «DUO» et laissant les mains libres «HANDS-FREE»).

4. L’Office conteste l’affirmation de la titulaire selon laquelle la marque dans son ensemble constitue une combinaison verbale inhabituelle. Le message véhiculé par l’expression «DUO HANDS-FREE» ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. En effet, il n’y a aucun doute sur la perception du signe. Les mots «DUO» et «HANDS-FREE», par rapport aux produits contestés, sont des mots avec des significations évidentes qui, mis ensemble, conservent une signification cohérente. La combinaison ne donne pas lieu à une expression inhabituelle. Il est évident, d’après le dictionnaire anglais Collins, que le mot «duo» est compris par le public pertinent de langue anglaise comme un terme d’usage fréquent, indépendamment dans son origine latine. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la marque demandée suit une grammaire courante, les règles lexicales et la syntaxe. L’Office ne considère pas que le signe «DUO HANDS- FREE» est plus qu’une description de la nature des produits en cause utilisés par paires ou qu’ils ont des doubles fonctionnalités en laissant les mains libres, s’agissant d’appareils et instruments de la classe 10 pour lesquels la protection est demandée. Concernant les autres produits de la classe 10 pour lesquels la protection est demandée, à savoir yeux et dents artificiels, matériel de suture, ce lien

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direct avec «DUO HANDS-FREE» n’est pas évident.
5. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements identiques /similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire.
Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Par souci d’équité, l’Office observe que, par rapport aux marques acceptées par l’EUIPO:

• MUE N^o 000433839 (marque verbale) «DUO» cl.10 avec date de dépôt du 20 décembre 1996 (enregistrement arrivé à expiration) ;

• MUE No 000511188 (marque verbale) «DUO» cl.10 avec date de dépôt du 14 avril 1997 (enregistrement arrivé à expiration) ;

• MUE N^o 000544858 (marque verbale) «DUO» cl.10 avec date de dépôt du 19 avril 1997;

MUE N^o 0498892 (marque figurative) « » cl.10 avec date de dépôt 13 mai 2015 (base enregistrement international W010498892);

• MUE N^o 13061892 (marque verbale) «HANDSFREE SONO» cl.10 avec date de dépôt du 07 juillet 2014,
il convient de noter que parmi les marques citées, trois d’entre elles ont été déposées il y a plus de vingt-cinq ans (NB: deux de ces marques enregistrées sont arrivées à expiration). Par ailleurs, deux marques ont été déposées il y a plus de huit/neuf ans (NB: avec des combinaisons de mots différents par rapport au signe contesté), sachant que depuis lors, la pratique de l’Office a également évolué.

IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1697540 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour les produits suivants de la
Classe 10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; Tubulures à usage médical; Appareils d’aspiration et de thérapie à usage médical; Pompes d’aspiration à usage médical; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Flacons de conservation du lait maternel; Appareils de massage.

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La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 10 Yeux et dents artificiels; Matériel de suture.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Visnja KUZMANOVIC