EUIPO
10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2023, n° R2008/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2008/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 juillet 2023
Dans l’affaire R 2008/2022-1
Res Trade GmbH
Savitsstr. 17 a
81929 München
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par OPPENHEIM Ugyvedi Iroda, Karolyi u. 12, 1053 Budapest (Hongrie) contre
P029-SK
Sidlo Hlavné 104
040 01 Kosice Slovaquie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par István N. Nagy, Bajcsy-Zsilinszky út 59, 1065 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 913 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 303 626)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/07/2023, R 2008/2022-1, PROJECT029
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 septembre 2020, MAZAJ MEDIA Kft., prédécesseur en droit de RES Trade GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PROJECT029
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35: Marketing direct; Conseils en marketing direct; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Planification de stratégies de marketing; Conseils en communication publicitaire; Réalisation d’expositions commerciales; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.
Classe 41: Services d’édition; Services de publication en ligne; Services de publication par voie informatisée; Services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que textes publicitaires; Publication de journaux; Services de journalisme;
Publication de revues en ligne; Publication multimédia de revues, revues et journaux; Organisation de conférences; Organisation de conférences liées aux affaires;
Organisation de conférences à des fins éducatives; Organisation de conférences dans le domaine du divertissement; Cours de formation à la planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d’entreprise; Production de films cinématographiques; Production de vidéos; Édition multimédia; Publication multimédia de journaux; Édition multimédia de revues; Édition multimédia de livres; Publication de matériel multimédia en ligne; Fourniture de programmes de divertissement multimédias par le biais de services de télévision, à large bande, sans fil et en ligne.
Classe 42: Conceptionde sites Web informatiques; Maintenance de sites Web; Gestion des sites web de tiers; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Conseils en technologie de l’information.
2 La demande a été publiée le 6 octobre 2020 et la marque a été enregistrée le 13 janvier
2021.
3 Le 18 mai 2021, P029-SK (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne pour tous les services visés au paragraphe 1. La demande en nullité faisait valoir que la marque de l’Union européenne contestée avait été demandée de mauvaise foi conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 La demande était accompagnée d’un mémoire exposant les motifs du recours (en hongrois) et de plusieurs pièces. Les éléments de preuve ont été produits en hongrois, à l’exception de trois éléments, à savoir: (1) un registre Whois pour le nom de domaine «project029.com» (2), un extrait de constitution relatif à un changement de nom délivré par le Registrar of Companies for England and Wales le 17 août 2020, un avis de
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changement de nom par une résolution déposée le 15 août 2020 et une résolution spéciale sur un changement de nom du 15 août 2020; et (3) un accord de licence d’information et de distribution du 4 novembre 2013.
5 Le 22 septembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu en faisant valoir ses arguments sur la forme et sur le fond.
Sur les formulaires, elle a affirmé que la demande était irrecevable en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du RDMUE, étant donné qu’elle n’était pas conforme au régime linguistique établi par le RMUE. Elle a renvoyé à l’article 146, paragraphe 2, points (5) et (7), du RMUE et à l’article 15, paragraphe 3, du RDMUE, en soulignant que la demanderesse en nullité a produit toutes les preuves en hongrois et non dans une langue officielle de l’Office. Une traduction en anglais n’ayant pas été produite dans le délai imparti d’un mois, la demande devrait être réputée irrecevable.
Sur le fond, la titulaire de la MUE a nié la mauvaise foi à la date de dépôt de la MUE dans la mesure où Mazaj, son prédécesseur en droit, avait créé la marque et avait accordé au prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, project029 Hungary, une licence d’utilisation sur celle-ci. Les faits et éléments de preuve chronologiques suivants prouvent l’absence de mauvaise foi:
Mazaj Media Kft («Mazaj») est une entreprise hongroise des médias, fondée en 2007, qui est devenue un acteur de premier plan sur le marché des médias hongrois;
le 29 novembre 2012, Mazaj est devenue l’actionnaire majoritaire de la société IDG Magyarországi Médiaszolgáltató Kft (ci-après l’ «IDG Hungary»), qui a été l’éditeur de magazines liés à l’informatique, dont PC World, GameStar, Computerworld et d’autres magazines imprimés et en ligne en Hongrie;
au cours des négociations avec IDG Communications Inc., Mazaj a réalisé que ladite entité ne lui accorderait pas l’autorisation d’exercer ses activités sous la marque «IDG». Par conséquent, Mazaj devait créer une nouvelle dénomination sociale ainsi qu’une nouvelle marque sous laquelle les activités de publication du magazine seraient réalisées;
une fois que Mazaj a acquis l’IDG Hungary, il a changé le nom de la société en project029 Media and Communications Szolgáltató Kft («project029 Hungary»).
Elle a également commencé à développer, par l’intermédiaire de ses employés, tous les éléments de marque (noms, logos, graphiques) liés à la nouvelle marque. Cela est reconnu par Gábor Béres (M. G.B.), un ancien employé de Mazaj, qui a fait une déclaration reconnaissant que Mazaj détient tous les droits liés à la marque;
le 23 février 2013, Mazaj a enregistré le nom de domaine END project029.hu pour exploiter une plateforme en ligne liée aux activités économiques exercées dans le cadre de sa nouvelle société. Il est donc clair que la marque de l’Union européenne contestée a été créée par Mazaj aux fins de l’exploitation de sa société d’édition. En outre, le contenu de la demande en nullité et les éléments de preuve qui y sont joints confirment ce qui précède. À la page 2 de la requête, la demanderesse en nullité a indiqué que M. G.B. a conçu les premiers logos de la marque et a envoyé le 27 novembre
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2012 les concepts de logo à M. Márton VIRÁG (M. m.v.). M. m.v. a également reconnu dans sa déclaration jointe par la demanderesse en nullité en tant que pièce 5 qu’il avait conçu l’apparence visuelle de la marque en coopération avec les employés de Mazaj;
par conséquent, Mazaj a toujours été le propriétaire de la marque et celui qui a donné l’autorisation à son affiliée, project029 Hongrie, d’utiliser le signe. Ce dernier opérait depuis quelques années en tant qu’affiliée de Mazaj;
le premier changement majeur est intervenu le 29 août 2018, alors que M. Marcell Toth (M. M.T.) est devenu l’actionnaire majoritaire du projet 029 Hongrie. M. M. T détenait indirectement Mazaj par l’intermédiaire d’une autre société;
le 14 février 2020, lors des enchères organisées dans le cadre d’une procédure d’exécution à l’encontre de M. M. T., M. Ambus Pál Csák (M. A.P.C), a acheté les parts de M. M. T. dans la société et est donc devenu l’actionnaire majoritaire. M. Lázár Hadzisz (M. L.H.) et est également devenu un actionnaire du projet project029 Hongrie;
les nouveaux propriétaires ont dissoute le project029 Hongrie et, le 21 mai 2020, la société a fusionné avec la demanderesse en nullité, P029-SK, une société à responsabilité limitée slovaque enregistrée le même jour en Slovaquie. Le directeur général de la demanderesse en nullité était M. A.P.C., tandis que ses actionnaires étaient MM. A. P.C. et L. H.;
le 8 juillet 2020, une nouvelle société a été immatriculée en Hongrie sous la dénomination project029 Magyarország Szolgáltató Kft (ci-après «New project029 Hungary»). Vu qu’une nouvelle entité a été créée en Hongrie sous la dénomination «project029», sans son autorisation, Mazaj craignait que cette société puisse commencer à utiliser la marque seule et sans son autorisation. Par conséquent, et afin de défendre sa marque, Mazaj a déposé une demande de marque de l’Union européenne;
à l’automne 2020, New project029 Hungary a commencé à utiliser le signe sans être autorisée par Mazaj. Par conséquent, cette dernière a introduit une demande d’injonction préliminaire auprès du tribunal de Budapest Metropolitan;
les faits susmentionnés sont décrits dans la chronologie ci-dessous:
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À l’appui de ses allégations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: un extrait historique de l’entreprise pour Mazaj;
Pièce 2: un extrait historique de la société pour le project029 Hongrie;
Pièce 3: un contrat daté du 10 septembre 2020 conclu par Mazaj, en tant qu’ancien employeur et M. G.B., dans lequel, entre autres, le contrat indiquait que, conformément aux instructions de l’ancien employeur, il a créé des documents relatifs à l’image de marque de «project029» (hangers, conception de cartes de visite, signatures électroniques, échantillons de papier à en-tête, éléments de sites web, échantillons de cartes de Noël, mesures et pages de couverture Facebook, etc.), qui sont la propriété de la propriété exclusive du client. Les parties stipulent en outre qu’avec cet accord, elles avaient l’intention de créer une situation juridique équivalente à un contrat de transfert de propriété en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle qui entraînerait un changement irréversible des droits de PI au profit de l’ancien employeur, entraînant le statut de propriété (titulaire de droits exclusifs) de l’ancien employeur.» Le contrat est accompagné d’une annexe intitulée «La liste des droits de PI»;
Pièce 4: un journal est enregistré pour le nom de domaine — project029.hu-, montrant, entre autres, Mazaj en tant que déclarant et le 23 février 2013 comme date d’enregistrement;
Pièce 5: un extrait historique de la société pour le nouveau project029 Hongrie.
6 Le 8 décembre 2021, la demanderesse en nullité a présenté des observations écrites sur les questions de forme et de fond soulevées par la titulaire de la MUE. En ce qui concerne l’aspect formel relatif à la langue des documents et à son irrecevabilité, la demanderesse en nullité a expliqué que, dans la mesure où la procédure devant les juridictions hongroises a été menée en hongrois, elle supposait de bonne foi que Mazaj avait également accepté d’utiliser le hongrois en l’espèce, conformément à l’article 146, paragraphe 8, du RMUE. Toutefois, pour éviter tout autre malentendu, elle a déposé la demande en nullité et ses annexes en anglais pour que la procédure se poursuive en anglais. En ce qui concerne le fond, la demanderesse en nullité a souligné la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne en soulignant trois circonstances. Premièrement, il ressort des décisions rendues au niveau national que Mazaj n’était pas titulaire des marques «project029» et qu’elle n’utilisait pas les marques «project» et qu’elle «oublie de manière élégante de déclarer que son ordonnance a été refusée en
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première instance par la Cour de Budapest Metropolitan en tant que tribunal des marques de l’Union européenne». Le recours formé par la titulaire de la marque de l’Union européenne contre cette décision a été rejeté par la Cour d’appel de Budapest. Enoutre, elle n’a pas contacté la demanderesse en nullité ou le nouveau project029 pour discuter de la propriété de la marque, ni avant l’ouverture de la procédure judiciaire en Hongrie ni avant le dépôt de la MUE.
7 Les observations de la demanderesse en nullité étaient accompagnées des éléments de preuve suivants:
Pièce 1: Le mémoire exposant les motifs du recours et les annexes de la demande en nullité:
Annexe 1: un pouvoir donné à son mandataire agréé;
Annexe 2: un extrait historique de la société pour le project029 Hongrie;
Annexe 3: un certificat de constitution de sa société;
Annexe 4: un extrait historique de la société pour le nouveau project029 Hongrie;
Annexe 5: une déclaration faite le 05/04/2021 par M. m.v., ancien directeur général de Mazaj et project029 Hungary;
Annexe 6: un registre Whois pour le nom de domaine «project029.com»;
Annexe 7: documents concernant le changement de nom de Forever-Eternity Ltd;
Annexe 8: une déclaration faite le 6 avril 2021 par M. A.P.C., le directeur général de la demanderesse et indiquant que New project029 Hungary est habilitée à utiliser les logos et marques dont la demanderesse en nullité était titulaire ou détenue et qu’ils peuvent être interprétés comme les produits intellectuels que le project029 Hongrie a repris comme prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité ou de son propre droit;
Annexe 9: une sélection de documents visant, selon la requérante, à prouver les projets qu’elle a réalisés et le nouveau project029 Hongrie. À l’exception de l’accord du 4 novembre 2013, les éléments de preuve restants sont les suivants: I) des documents en hongrois datés entre le 7 octobre 2013 et le 2 avril 2018 mentionnant le nom du project029 Hongrie et deux d’entre eux mentionnent également le signe ; et ii) des extraits de magazines hongrois («Android Superguide» — 2015 et «World of Tanks» — 2017, 2018) portant le nom de Project029Hungary sous «Impresszum» et/ou le nom de M. B.G. sous «Grafika».
8 En ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a essentiellement fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée, ainsi que la marque de l’Union européenne no 18 303 644 pour le signe figuratif et la marque de l’Union européenne no 18 303 620 pour le signe verbal «P029», ont été demandées de mauvaise foi et doivent donc être annulées.
La mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne résulterait des éléments suivants: (I) Mazaj savait que la marque est utilisée «légalement et exclusivement» par la demanderesse en nullité (et auparavant par son prédécesseur en droit, project029 Hungary) et a demandé son enregistrement sans avoir contacté la demanderesse («qui possède légalement le logo «project029») ou de nouveau
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7 project029 Hongrie; (II) Mazaj n’a pas demandé un rapport de recherche à l’échelle des États membres au titre de l’article 43 du RMUE, qui aurait révélé que «le logo, le nom et le domaine project029 sont utilisés depuis près d’une décennie, mais pas par Mazaj; III) Mazaj a engagé une action en justice contre New project029 Hungary, demandant à la Cour de Budapest Metropolitan d’interdire à cette dernière d’utiliser de manière illégale les marques protégées et de saisir les magazines portant de tels logos. La demande d’injonction préliminaire de Mazaj a toutefois été rejetée par le Tribunal; et iv) Mazaj a envoyé des courriels à tous les partenaires commerciaux présumés de la demanderesse en nullité et à plusieurs organisations de médias l’informant que la demanderesse en nullité utilisait illégalement le nom «project029», ce qui a causé un grave préjudice moral.
La création du nom «project029» et de la marque qui lui est associée peut être liée à M. m.v et à ses employés. La déclaration de M. m.v., l’ancien directeur général de Mazaj et de project029 Hongrie, prouve que des éléments de la marque liés au
«project029» ont été partiellement fournis par les employés de Mazaj.
La marque et le logo qui en résultent sont devenus la propriété du projet 029 Hongrie, puis de son prédécesseur en droit, la demanderesse en nullité. La marque était détenue, détenue et utilisée de manière continue et sans interruption par le projet 029 Hongrie, puis par son prédécesseur en droit, la demanderesse en nullité.
Sa société et son prédécesseur en droit sont le véritable propriétaire, titulaire et utilisateur de la marque. Selon la législation hongroise, en ce qui concerne la création du logo et de la marque, lorsque quelqu’un incorpore une société et exerce des activités économiques sous son nom, l’entreprise indique clairement qui est le propriétaire et qui l’utilise. Il établit également un droit de priorité.
En août 2020, Forever-Eternity Ltd enregistrée au Royaume-Uni a changé de nom en Project029.com Ltd, dans le but de tromper l’Office afin d’obtenir la protection de la marque.
Mazaj connaissait tous les titulaires du logo et de la marque «project029» et l’a enregistrée illégalement au niveau de l’UE.
La société de la demanderesse en nullité fournit du magazine et des publications de contenu en ligne en Hongrie en collaboration avec le nouveau project029 Hongrie; l’enregistrement de la marque peut porter préjudice à l’activité des deux entreprises.
Les pièces suivantes ont été produites:
Pièce 2: une décision no 1.Pk.20.621/2021/8. rendue le 20 avril 2021 par le tribunal de Budapest Metropolitan, rejetant la demande de mesures provisoires de Mazaj.
Pièce 3: une décision no 8.Pkf.25.500/2021/3. rendue le 17 juin 2021 par la Cour d’appel de Budapest, rejetant le recours formé par Mazaj contre la décision de la Cour de Budapest Metropolitan.
9 Le 18 février 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse. Ses principales raisons étaient les suivantes:
La demande en nullité doit être rejetée comme irrecevable. La demanderesse en nullité aurait dû produire d’office la traduction anglaise dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original, comme indiqué à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE. Par conséquent, elle a choisi l’anglais comme langue de procédure et, tandis que la demande en nullité a été déposée sur un formulaire en
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langue anglaise, le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que les éléments de preuve étaient rédigés en hongrois.
La procédure hongroise n’est pas pertinente en l’espèce étant donné que, d’une part, les parties n’étaient pas les mêmes et, d’autre part, le hongrois, la langue de cette procédure n’y avait pas été convenue en vertu de l’article 146, paragraphe 8, du RMUE. En outre, la pièce 1, jointe aux observations de la demanderesse en nullité du 8 décembre 2021, doit également être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions formelles énoncées à l’article 55 du RDMUE. En outre, les éléments de preuve précédemment produits en hongrois ne respectent pas les exigences formelles et, en l’absence de toute référence à ceux-ci dans les observations de la demanderesse en nullité, il est difficile de savoir ce que cette dernière souhaite prouver. En outre, l’annexe 9 comprend plusieurs contrats et contrats différents, tous en hongrois sans aucune précision.
La marque de l’Union européenne a été demandée de bonne foi. Mazaj a créé et lancé la marque «project029» en 2012, en tant que titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi qu’il ressort à suffisance de droit de la déclaration de M. G.B. déposée par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 22 septembre 2021 (pièce 3). Mazaj est restée titulaire de la marque et a autorisé son affiliée, le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, project029
Hungary à utiliser la marque sous licence. Cela est démontré par le fait que la demanderesse en nullité n’a produit aucune preuve démontrant que la marque «project029» a été transférée à «project029 Hungary». Malgré la perte de tout contrôle direct et indirect sur son ancienne affiliée, Mazaj n’a pas immédiatement annulé la licence à sa filiale. Au lieu de cela, elle a effectué les démarches nécessaires pour protéger sa marque «project029» et a déposé ses demandes pour les marques «project029». Étant donné que Mazaj détenait la marque, aucune autorisation n’était nécessaire pour enregistrer ses propres marques «project029».
Après avoir appris que New project029 Hungary avait commencé à utiliser la marque «project029», Mazaj a déposé la demande d’injonction préliminaire et a annulé la licence étant donné que la demanderesse en nullité ne disposait d’aucune autorisation de la part de Mazaj pour concéder une sous-licence de la marque «project029» vers le nouveau nouveau project029 Hongrie. Mazaj n’a perdu tout contrôle direct ou indirect sur le projet 029 Hongrie qu’en 2020. Elle a réalisé des investissements dans la marque entre 2012 et 2020, ce qui a transformé la marque en une «marque d’édition bien respectée sur le marché hongrois».
Les conclusions de la procédure nationale indiquent que «project029» provenait de Mazaj, qui était en contrôle de la marque jusqu’en 2016, lorsqu’elle a vendu sa part majoritaire dans project029 Hungary à une personne physique, M. B.T., qui appartenait au cercle professionnel de Mazaj. Toutefois, les tribunaux ont commis une erreur en concluant que Mazaj a perdu le contrôle de la marque «project029» en 2016 puisqu’elle a concédé une licence sur la marque «project029» à project029 Hungary tant que le titulaire de la licence demeurait sous le contrôle du même cercle d’affaires et que Mazaj n’a perdu tout contrôle direct et indirect sur project029 Hongrie qu’en 2020, une fois que M. A.P.C. est devenu l’actionnaire majoritaire de cette dernière.
10 Le 17 août 2022, la division d’annulation a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») déclarant la nullité de la MUE no 18 303 626 dans son intégralité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision a également
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9 condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens. La décision présentait les principaux arguments suivants:
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur la recevabilité du recours
La demande en nullité est recevable conformément à l’article 15 du RDMUE. La demande porte la mention de l’anglais comme langue de procédure; elle a été déposée dans le formulaire officiel en langue anglaise et contenait toutes les indications nécessaires énoncées à l’article 12 du RDMUE dans la langue de procédure conformément au régime linguistique de l’article 146 du RMUE.
La passiondu lapin dans le formulaire de demande (sous la section «Explication des motifs») du texte uniquement en hongrois n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité du recours. En effet, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du RDMUE, une déclaration motivée sur les motifs est facultative au moment du dépôt de la demande en nullité.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits en même temps que la demande
Les éléments de preuve joints à la demande, dont la majorité est en hongrois, sont recevables, conformément à l’article 24 du REMUE. La demanderesse en nullité n’est pas automatiquement tenue de produire une traduction de sa propre initiative dans un délai d’un mois à compter du dépôt de ces preuves. À l’exception des preuves concernant le dépôt, l’enregistrement ou le renouvellement de marques ou de droits antérieurs ou, le cas échéant, du contenu de la législation nationale pertinente, toute autre preuve présentée par le demandeur à l’appui de sa demande peut être déposée dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, selon le cas. Une traduction de cette preuve n’est nécessaire que si l’Office, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’autre partie, en fait la demande.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits avec la requête le 18 mai 2021
Les éléments de preuve déposés le 18 mai 2021 avec la demande ne seront pas pris en considération. Elle n’a pas été déposée dans une langue de l’Office autre que l’anglais, mais en hongrois. Par conséquent, le délai d’un mois prévu à l’article 149, paragraphe 6, du RMUE pour le traduire ne s’applique pas.
Sur la recevabilité de la pièce 1 déposée par la demanderesse en nullité le 8 décembre
2021
La pièce 1 contient, entre autres, les traductions anglaises des éléments de preuve joints à la demande en nullité, à l’exception des documents figurant à l’annexe 9. Ils sont recevables dans la mesure où, comme expliqué, conformément à l’article 24 du RDMUE, la demanderesse en nullité n’est pas automatiquement tenue de produire une traduction de sa propre initiative dans un délai d’un mois à compter du dépôt de ces preuves.
La pièce 1 comprend également des observations en anglais. Certes, ceux-ci semblent représenter la traduction dans la langue de procédure du mémoire exposant les motifs du recours déposé par la demanderesse en nullité avec la demande et qui était uniquement en hongrois. Le délai d’un mois pour déposer la traduction correspondante n’est pas applicable et ces observations sont réputées n’avoir pas été
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10 reçues d’emblée. Tel a été le cas pour le mémoire exposant les motifs du recours déposé en hongrois, qui ne peut dès lors être pris en considération dans la procédure.
Toutefois, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du RDMUE, une déclaration motivée sur les motifs est facultative au moment du dépôt de la demande en nullité.
En outre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, la demanderesse en nullité a jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure pour présenter les faits, preuves et observations à l’appui de la demande. Compte tenu de ce qui précède, il convient également de tenir compte des observations en anglais présentées en tant que pièce 1 par la demanderesse en nullité.
Sur la pertinence des décisions prises dans le cadre des procédures nationales en
Hongrie
En règle générale, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office, mais elles peuvent constituer des preuves recevables. En l’espèce, la décision du tribunal de Budapest Metropolitan dans la procédure engagée par Mazaj contre New project029 peut contenir des indications pertinentes concernant, par exemple, la relation des parties ou le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne; dès lors, leur pertinence doit être appréciée et examinée.
Sur la traduction de l’annexe 9
L’annexe 9 contient plusieurs accords et contrats différents en langue hongroise. Conformément à l’article 24 du RDMUE, la demanderesse en nullité ne doit produire une traduction que si l’Office en fait la demande, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’autre partie. Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne fournissent pas de justification suffisante pour demander une traduction. Les documents en cause, à la date pertinente, étaient sous le contrôle de Mazaj, qui aurait raisonnablement dû avoir connaissance des activités menées par l’entreprise.
Sur la structure des éléments de preuve
L’index ne mentionne pas le numéro de la page des observations de la demanderesse en nullité où le document correspondant est mentionné. En outre, les observations ne font pas vraiment référence aux éléments de preuve. Conformément à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE, les annexes doivent être «numérotées» de manière continue et les preuves en l’espèce répondent à cette exigence, étant donné que chaque document est clairement identifié. En outre, l’index inclus dans les observations de la demanderesse en nullité décrit le contenu des pièces. Certes, les pages ne sont pas numérotées de manière continue et l’index n’indique pas pour chaque pièce le nombre de pages qu’il contient. Toutefois, cette omission n’altère pas de manière significative la capacité de l’autre partie à examiner et apprécier les documents ou éléments de preuve produits et à comprendre la pertinence de ces documents ou éléments de preuve. Par conséquent, une irrégularité à cet égard n’est pas justifiée.
Sur la portée de la demande en nullité
La division d’annulation examinera uniquement les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, tels qu’ils ont été revendiqués dans la demande
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11 du 18 mai 2021. La division d’annulation n’est pas habilitée à autoriser un élargissement de la portée de la demande en nullité après son dépôt. Par conséquent, les motifs invoqués par la demanderesse en nullité dans ses observations déposées le 8 décembre 2021, à la pièce 1, principalement ceux fondés sur l’article 60, paragraphe 2, du RMUE ou sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne peuvent être pris en considération.
Sur le changement de titulaire de la marque de l’Union européenne contestée
Le 8 mars 2022, le registre a inscrit le transfert de propriété de la MUE contestée de Mazaj à RES Trade GmbH. Par conséquent, la procédure de nullité se poursuivra entre la demanderesse en nullité et la nouvelle titulaire de la MUE.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
La demande en nullité est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Dans le cadre d’une appréciation globale de l’ensemble des faits et des éléments de preuve, il est raisonnable de supposer qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, l’objectif de la titulaire de la MUE était d’usurper les droits de la demanderesse en nullité sur les signes «project029». Une telle intention ne peut jamais être considérée comme étant compatible avec les principes reconnus de comportement honnête ou éthique ou dans la poursuite d’un objectif légitime. Les circonstances objectives des éléments de preuve et des faits permettent de conclure à l’existence d’une mauvaise foi. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a avancé aucun argument et n’a produit aucun élément de preuve qui permettrait à la division d’annulation de parvenir à une conclusion différente.
Les éléments de preuve versés au dossier ne démontrent pas de manière non équivoque que Mazaj était le seul créateur du ou des signes et/ou son titulaire légitime. Il en va de même en ce qui concerne la prétendue «licence» accordée au prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité.
Le fait qu’il convient d’accorder une attention particulière au fait que Mazaj n’a demandé l’enregistrement de la marque qu’après avoir perdu tout contrôle sur le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité et peu de temps après que ce dernier a été fusionné dans P029-SK, désormais demanderesse en nullité, et que le nouveau project029 Hongrie a été créé.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune explication ni aucun juste motif qui constituerait une confiance légitime dans le dépôt de la marque. Sa motivation semble se limiter à la simple commodité d’obtenir un avantage indu du système de la marque de l’UE.
La marque de l’Union européenne contestée, «project029», reproduit la première partie du prédécesseur de la demanderesse en nullité, le project029 Hungary. Il s’agit d’un signe qui, comme il s’avère, a été utilisé de manière continue par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, le project029 Hungary et après la fusion de ce dernier dans la demanderesse en nullité et la création de New
project029 Hungary. Il est également très similaire au signe ,
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également utilisé par le prédécesseur de la demanderesse, dans le cadre, à tout le moins, d’activités/services d’édition depuis 2013.
11 Le 17 octobre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2022 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
Mazaj, le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque de l’Union européenne, n’a pas agi de mauvaise foi lors du dépôt des marques au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Mazaj était le seul créateur et titulaire légitime de la marque project029, ce qui est clairement confirmé dans les éléments de preuve disponibles. La section 1 du contrat, ainsi que d’autres dispositions du contrat conclu entre Mazaj et son ancien employé, M. G.B. (daté du 10 septembre 2020), confirme clairement que la marque project029 a été créée par M. Gábor Béres dans le cadre de son emploi avec Mazaj.
Par conséquent, la marque «project029» appartient à Mazaj et à son ayant droit. Ce fait ne saurait être remis en cause par la déclaration de M. M. V du 5 avril 2021, selon laquelle c’est M. M. V. qui a créé les éléments visuels de la marque «project029» en coopération avec les employés de Mazaj.
Le 29 novembre 2012, Mazaj a acquis l’IDG Magyarországi Médiaszolgáltató Kft, rebaptisée project029 Media and Communications Kft, ci-après «project029
Hungary». M. m.V. a été nommé directeur général de la société par son nouveau propriétaire exclusif, Mazaj. Avant sa nomination, M. m.v. ne disposait pas d’une telle capacité au sein de la société. Environ six mois plus tard, M. m.v. est également devenu le directeur général de Mazaj. Par conséquent, la nomination de M. V.M. en tant que directeur général de la Hongrie en tant que directeur général de la Hongrie était la décision de Mazaj, son rôle dans la création de la marque «project029» reflète ainsi les intentions de Mazaj. Afin de dissiper tout doute, le directeur général d’une société doit être nommé par la structure suprême de la société en vertu des dispositions du droit des sociétés en vigueur lorsque Mazaj a acheté le project029
Hongrie. Ainsi, tout acte de M. m.v., en tant que directeur général du projet 029 Hongrie, était jusqu’à la décision de Mazaj de le désigner en tant que directeur général de la société.
Les droits de propriété de Mazaj concernant la marque «project029» sont également soulignés par le fait que le université project029.hu a été enregistrée et est détenue par Mazaj depuis le 23 février 2013.
Afin de dissiper tout doute quant à la création de la marque «project029», ainsi qu’à la pertinence du rôle de certaines personnes, en particulier M. M.T., d’autres éléments de preuve sont présentés en tant que pièce 1 avec la déclaration de M. M.T. et ses annexes. M. M.T., qui était chargé de Mazaj et de project029 Hungary depuis près de dix ans et qui est désormais associé à la titulaire de la marque de l’Union européenne, a publié une déclaration écrite dans laquelle il confirme que la création de la marque project029 était le résultat de l’œuvre de Mazaj et de personnes qui lui étaient associées, en particulier M. T., et que Mazaj n’a pas cédé la marque «project029» à project029 Hongrie, mais seulement un droit de l’utiliser.
Project029 Hungary a toujours utilisé la marque «project029» sous la licence de Mazaj. Lorsque Mazaj a acquis le project029 Hongrie, il a été reinventé (et remarqué) par son nouveau titulaire, par des personnes associées à son nouveau
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13 propriétaire, ainsi qu’en utilisant les ressources (physiques, intellectuelles) de son nouveau titulaire. Par conséquent, la marque «project029» appartient à Mazaj et le project029 Hongrie l’a toujours utilisée avec le consentement et la licence de ces derniers.
La procédure en référé de Mazaj n’a pas été engagée à l’encontre du projet 029 Hongrie qui, à l’époque, était toujours considéré comme une licenciée par Mazaj. La procédure a été engagée à l’encontre du nouveau project029 Magyarország Kft («New project029 Hungary»). Ce n’est qu’après la conclusion de la procédure de référé, fondée sur les déclarations de New project029 Hungary au cours de celle-ci que Mazaj a décidé d’annuler la licence qu’elle avait accordée au projet 029 Hongrie, le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité. La raison de l’annulation de la licence était la sous-licence non autorisée de la marque «project029». Par conséquent, il convient de s’assurer que Mazaj a uniquement fait valoir la marque (et les autres MUE «project029») à l’encontre d’un tiers, et non contre la demanderesse en nullité à laquelle Mazaj a précédemment accordé la licence.
Mazaj avait un motif légitime pour déposer la marque. C’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que Mazaj (et M. T.) avait un contrôle direct sur le project029 Hongrie jusqu’au 9 décembre 2016. En outre, la division d’annulation a supposé à juste titre que jusqu’à ce que M. Ambus Pál Csák (M. A.P.C) ait acquis le project029 Hongrie le 14 février 2020, le project029 demeurait sous l’influence du cercle professionnel associé à Mazaj, et M. M. T. accorde une grande importance à
M. M. T. Le fait que M. m.v. est resté directeur général tout au long de cette période constitue une preuve claire à cet égard (ainsi que du fait qu’il a quitté sa position très rapidement après que les nouveaux titulaires ont accédé à l’image). Il est donc clair que Mazaj (et le cercle d’affaires autour de Mazaj) ont contrôlé le projet 029 Hongrie jusqu’au printemps 2020. Cela signifie que pendant près de 8 ans, les activités du projet project029 Hongrie étaient supervisées par le «cercle d’affaires
Mazaj» et que M. M.T. Despite était un facteur clé du point de vue du public pertinent et des consommateurs pertinents, la division d’annulation n’ayant pas tenu compte de la pertinence d’une telle dépendance.
Au printemps 2020, Mazaj (et M. M. T.) a perdu le contrôle du projet project029 Hongrie. M. M.T. n’a pas vendu spontanément la société: les actions de la société ont été achetées par M. A. P.C. dans le cadre d’une vente aux enchères organisée dans le cadre d’une procédure d’application contre M. T. Par conséquent, au moment du changement de propriétaire du projet 029 Hongrie, Mazaj et project029 Hungary n’avaient pas l’intention d’y participer. Par conséquent, il convient de noter que M. M. T. n’avait pas l’intention de vendre la société à M. A.P.C. (en réalité, l’intention de M. M. T. était de racheter les parts de la société après la conclusion de la procédure d’exécution).
Lors de l’achat du project029 Hungary par ses nouveaux propriétaires, la marque «project029» était une marque établie, très considérée, qui était sollicitée par le public pertinent. C’est la conséquence de ces 8 années sous le contrôle de Mazaj, au cours desquelles le project029 Hongrie était l’éditeur d’un certain nombre de magazines très connus et dédiés à l’IT-, y compris le monde de la PC populaire, GameStar, Computerworld et d’autres magazines imprimés et en ligne en Hongrie.
Au printemps 2020, alors que Mazaj a perdu le contrôle du projet 029 Hongrie, elle a également constaté que les nouveaux propriétaires du projet 029 Hongrie prenaient
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des mesures pour hôpitaux la marque «project029». Pour ce faire, les nouveaux propriétaires:
(i) créer la société de la demanderesse en nullité, en l’espèce, en Slovaquie, sous une dénomination sociale, ce qui constitue une référence claire à la marque
«project029», à savoir P029-SK s.r.o. (21 mai 2020);
(ii) projet 029 Hungary fusionné vers la demanderesse en nullité (21 mai 2020);
(iii) créer un nouveau project029 Hongrie (8 juin 2020); et
(iv) a pris des mesures pour utiliser la marque «project029» par New project029
Hungary.
À la suite de ces évolutions, Mazaj a décidé, à titre de mesure préventif visant à sécuriser sa marque «project029», par le biais de son dépôt en tant que MUE ainsi qu’au moyen du dépôt des autres MUE liées à la marque «project029». Le nouveau project029 Hongrie n’était nullement autorisé à utiliser la marque «project029». Par conséquent, l’intention de Mazaj ne pouvait être celle d’usurper un quelconque droit sur le fondement de project029 Hongrie, à savoir la demanderesse en nullité.
En octobre et novembre 2020, semaines après le dépôt de la demande de marque par Mazaj (et les autres marques de l’Union européenne), le nouveau titulaire du projet project029 Hongrie a accompli pour la première fois des étapes pour hôpitaux la marque «project029», alors que la demanderesse en nullité savait que la marque
«project029», au moins en partie, avait été créée par Mazaj (voir la déclaration de M. M.V à cet égard). Mazaj a compris que la duplication d’une telle marque spécifique confondrait certainement le public pertinent et a donc pris les mesures qu’elle estimait nécessaires pour empêcher l’utilisation non autorisée de sa marque «project029», dans laquelle elle avait beaucoup investi au cours des 8 années de contrôle du projet 029 Hongrie. Le changement de nom de Forever-Eternity Ltd en faveur de Project029.com Ltd en août 2020 était une autre mesure de Mazaj visant à empêcher que sa marque «project029» soit franche par d’autres acteurs du marché.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 février 2023, la demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de la procédure. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
La création du nom «project029» et la marque qui lui est associée peuvent être reliées à M. Márton Virágh et à ses collègues travaillant sous sa supervision et en coopération avec lui. La marque résultante était détenue, détenue et utilisée par project029 Media and Communications Kft. (et plus tard par son prédécesseur en droit, le P029-SK s.r.o.) de manière continue, sans interruption.
La création du «project029» et la marque connexe, c’est-à-dire les droits détenus par project029 Media and Communications Kft., ont été intégralement transférés à l’ayant droit légal P029-SK s.r.o., y compris la propriété, la possession et l’utilisation du logo et de la marque «project029», ainsi que des noms de domaine exploités en lien avec celle-ci.
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Selon la déclaration de M. M. V., le précédent directeur général, les éléments figuratifs liés au projet project029, du moins en partie, ont été créés par les employés de Mazaj Méthdia Kft, pour le projet media029 et Communications Kft., et le dessin et les logos finis sont devenus la propriété du projet project029 Media and
Communications.
En ce qui concerne la propriété et les marques, le tribunal hongrois des marques a expressément indiqué ce qui suit:
Les tribunaux des marques de l’Union européenne ont également constaté que Mazaj Media Kft ne possédait ni n’utilisait ces marques. Elle ne les a déclarés que dans le cadre d’une procédure de mauvaise foi, en sachant que le demandeur ou la société commerciale qu’il a autorisée a le droit de les utiliser. Par conséquent, l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle les consommateurs seraient induits en erreur ne saurait prospérer.
Mazaj Media Kft n’a jamais été un acteur principal sur le marché des médias hongrois. Elle n’est devenue propriétaire que d’une société de médias. Au contraire, le project029 exploite déjà des marques indépendantes sur le marché, les produits remontant à 50 ans.
Les éléments de preuve produits dans le mémoire exposant les motifs du recours ne satisfont pas aux exigences de l’article 27, paragraphe 4, du RMUE. Elle ne concerne pas des éléments essentiels de contenu. Toutes les déclarations factuelles étaient déjà connues avant et auraient pu être présentées plus tôt. En tout état de cause, les documents sont dénués de pertinence et ne peuvent réfuter aucun argument.
La société Mazaj Media Kft et les milieux d’affaires connexes, en particulier M. T.M., connaissent et ont tous connaissance de la propriété des relations qui prévalent dans les entreprises concernées, qui possèdent la marque «project029». Néanmoins, elles ont enregistré des marques de l’UE de manière illégale et de mauvaise foi et se sont présentées comme la titulaire d’une marque qui existait depuis dix ans et qui appartient à quelqu’un d’autre.
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13 Le 2 mars 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité la demande en réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui a été rejetée comme l’a informé le greffe le 6 mars 2023.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du RMUE et est dès lors recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé. Il ressort des éléments de preuve de l’espèce que la marque de l’Union européenne contestée a été demandée de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme indiqué ci-dessous.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
16 Le régime de la MUE repose sur le principe du «premier déposant», conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 43). Toutefois, cette règle est nuancée, en particulier, par la notion de «mauvaise foi» au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon laquelle une MUE doit être déclarée nulle lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
17 Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi, il faut, premièrement, que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait fait preuve d’une intention malhonnête et, deuxièmement, que des faits objectifs par rapport à des critères permettant de mesurer cette action, puis qualifiés de mauvaise foi (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60). La notion de «mauvaise foi» se rapportait donc à une motivation subjective de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, §
28; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOSITION, EU:T:2021:211, § 41).
18 En premier lieu, il convient de noter que la mauvaise foi peut prendre de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude moral. Un demandeur d’une marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il estime être habilité moralement et légalement à agir comme il l’a fait (04/06/2009-, R 916/2004 1, Gerson, § 53).
19 Ainsi, l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE répond à l’objectif d’intérêt général d’empêcher les enregistrements de marques qui sont abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (03/06/2010, C-569/08, Internetportal und Marketing, EU:C:2010:311, § 36-37). De tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne peut être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’un opérateur économique qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (14/12/2000, C-110/99,
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Emsland-Stärke, EU:C:2000:695, § 51-52, et 07/07/2016, T-82/14, LUCEO,
EU:T:2016:396, § 52).
20 À cet égard, si, dans la mesure où elle caractérise l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un élément subjectif, elle doit être déterminée au regard des circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
21 En règle générale, il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire et la charge de la preuve à cet égard incombe exclusivement au demandeur en nullité
(08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 45; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS,
EU:T:2016:39, § 44; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 21 et 57). Une fois que cette présomption ne s’applique plus, il appartient au titulaire de la marque de l’Union européenne de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la marque de l’Union européenne contestée, afin d’établir que ses intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOSITION, EU:T:2021:211, §
43, 44).
22 Cela étant, lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque en cause, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T 3/18-, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 36).
Preuves de la procédure
23 Avant l’appréciation de la mauvaise foi, la chambre de recours fera quelques remarques sur les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure. En règle générale, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures de nullité en vertu de l’article 59, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
24 Dans ce contexte, l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE prévoit une liste non exhaustive d’éléments de preuve recevables par l’Office dans le cadre d’une procédure de marque.
25 En l’espèce, les deux parties ont produit divers types d’éléments de preuve parmi lesquels la chambre de recours soulignerait particulièrement: les déclarations de personnes liées aux parties, le contrat signé le 10 septembre 2020 entre Mazaj en tant qu’ancien employeur et M. G.B. en tant qu’ancien employé, ainsi que la décision de la Cour de Budapest Metropolitan et la décision de la Cour d’appel de Budapest, dans la procédure engagée par Mazaj à l’encontre de New project029 Hungary.
26 En commençant par les déclarations présentées par les parties, elles font toutes deux référence à des personnes liées à celles-ci. Dès lors, la valeur probante de ces déclarations est limitée, étant donné qu’elles émanent de personnes qui ne peuvent être considérées comme indépendantes (16/06/2015-, 585/13, Gauff JBG Ingenieure, EU:T:2015:386, § 28; 15/02/2017, T-30/16, natural Instinct, EU:T:2017:77, § 41).
27 En poursuivant le contrat du 10 septembre 2020, comme il sera expliqué plus en détail, la même valeur probante limitée peut lui être attribuée, étant donné que, d’une part, le
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18 document émane de la partie concernée et de la partie intéressée puisqu’il a été signé entre Mazaj et M. G.B., tous deux ayant entretenu une relation commerciale étroite et, d’autre part, parce qu’il a été signé quelques jours après le dépôt de la MUE et non auparavant.
28 Dans les affaires susmentionnées, les éléments de preuve ayant une valeur limitée doivent être examinés en relation avec le reste des éléments de preuve versés au dossier.
29 Enfin, en ce qui concerne la décision de la Cour de Budapest et de la Cour d’appel de Budapest, la chambre de recours corrobore par la présente l’appréciation de la division d’annulation. En effet, en règle générale, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399). Ce qui précède ne signifie pas que ces décisions ne sont pas des preuves recevables ou qu’elles peuvent ne pas avoir de valeur probante, surtout si elles proviennent d’un État membre dont le territoire est également pertinent pour la nullité concernée et qu’elles peuvent servir à fournir des indices pertinents aux fins de la procédure devant l’Office.
30 En l’espèce, la procédure nationale invoquée en Hongrie concernait une demande de mesures provisoires introduite par Mazaj à l’encontre de New project029 Hungary. La défenderesse dans cette procédure n’était pas la demanderesse en nullité, mais une société économiquement liée à celle-ci. Toutefois, la décision de la juridiction hongroise doit être appréciée et examinée afin de déterminer si elle est pertinente, en particulier en ce qui concerne les autres éléments de preuve produits par les parties.
Évaluation de la mauvaise foi
31 En ce qui concerne l’appréciation de la mauvaise foi, la question essentielle à trancher est celle de savoir si, lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, le 7 septembre 2020 (la date pertinente), Mazaj, le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE, poursuivait un objectif légitime ou si son comportement était de nature à être considéré comme incompatible avec les normes admises d’un comportement honnête ou éthique dans le commerce et les pratiques commerciales.
32 Dans le cadre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, peuvent être pris en considération, entre autres facteurs, l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (26/02/2015, T-257/11,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée; 14/05/2019, T-795/17, Neymar, EU:T:2019:329, § 20 et jurisprudence citée). De même, l’existence d’une relation commerciale entre les parties peut également fournir des indices pour l’appréciation de la mauvaise foi (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372,
§ 28; 12/07/2019, T-774/17, c del M (fig.), EU:T:2019:535, § 31).
33 À la lumière des facteurs susmentionnés non exhaustifs et compte tenu des particularités de l’espèce, la chambre de recours estime utile d’analyser: a) la création du signe, b) le signe, c) l’usage du signe, d) la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la MUE contestée, e) la relation commerciale entre les parties et f) les conséquences du dépôt de la MUE. Pour finir, la chambre de recours procédera à une appréciation globale de la mauvaise foi en mettant en balance tous les aspects ayant une incidence sur l’affaire.
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a) Création du signe
34 Ence qui concerne la création du signe «project029», y compris son abréviation «P029», il est clair, ainsi qu’il a été reconnu par les deux parties et étayé par des éléments de preuve des deux parties, qu’il résulte de l’intervention, notamment des employés de Mazaj. L’un de ces employés était M. G.B. Toutefois, la création du signe a reçu d’autres collaborations telles que celle de M. m.v., l’ancien directeur général de Mazaj et project029 Hungary, comme indiqué dans la déclaration faite le 5 avril 2021 et produite en tant qu’annexe 5 par la demanderesse en nullité. Dans ce dernier, M. M. V indique que la création du signe «project029/P029» a été effectuée en partie par des employés de Mazaj, mais n’était pas destinée à être pour Mazaj, mais plutôt pour le project029 Hungary. La déclaration de M. m.v. fait également allusion à un document signé par lui et auquel il n’a plus accès et qui prévoyait que les travaux de conception terminés et les logos du project029 ont été transférés à project029 Media et communication Kft. Par conséquent, ce document n’a pas été présenté dans le cadre de la procédure d’annulation ou de recours et ne peut donc pas être pris en considération. Dans ce contexte, dans le contrat conclu le 7 septembre 2020 par Mazaj et M. G.B, ce dernier mentionne expressément qu’ «il a créé des matériaux liés à l’image de marque», mais il n’était pas la seule personne créative dans le processus. Dès lors, force est de constater que les pourcentages de chaque participant à la création du signe n’ont été établis dans aucun des éléments de preuve versés au dossier. Dans ledit contrat, M. G.B. ne mentionne ni le fait que le logo et la marque créés ont été développés pour Mazaj, ni pour le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, projet 029. En tout état de cause, le contrat conclu le 10 septembre 2020 par Mazaj, en tant qu’ancien employeur, et M. G.B., en tant qu’ancien employé, et sur lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est appuyée, ont une valeur probante limitée.
35 À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation a affirmé à juste titre qu’il n’avait pas été clairement étayé que Mazaj était le seul créateur du signe et que, par conséquent, il n’a pas été prouvé que Mazaj était son unique titulaire légitime. La chambre de recours confirme également ces conclusions. Néanmoins, il n’est pas contesté pour la chambre de recours que Mazaj a été présent et a participé à la création des signes.
36 En ce qui concerne la propriété de la marque de l’Union européenne, sa titulaire a fait valoir qu’elle reposait principalement sur trois circonstances. Premièrement, sur le fait qu’il était le créateur du signe. Deuxièmement, que le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, project029 Hungary, était simplement autorisé à l’utiliser en tant qu’affiliée de Mazaj au moyen d’une licence légitimement accordée. Troisièmement, dans le cadre de la création du signe, en février 2013, Mazaj a enregistré le nom de domaine tensions project029.hu et l’a détenu depuis. De l’avis de la chambre de recours, ces trois circonstances ne sont pas suffisantes pour étayer la prétendue propriété de la marque par Mazaj.
37 Pour la chambre de recours, les trois arguments susmentionnés sont inopérants. Premièrement, comme indiqué précédemment, il n’a pas été clairement prouvé que Mazaj était le seul créateur de la marque «project029» («P029» sous forme abrégée).
Cette conclusion est également confirmée par la décision de la Cour de Budapest
Metropolitan. Deuxièmement, et en lien avec la première affirmation, même si Mazaj n’était pas le seul créateur et le seul propriétaire de la marque, elle serait habilitée en tant que co-créatrice et copropriétaire à octroyer une licence d’utilisation de la marque en faveur, par exemple, du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité.
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Troisièmement, le fait que Mazaj ait demandé un nom de domaine affiches project029.hu en son propre nom n’est pas concluant pour prouver l’existence d’un droit sur la marque. En effet, il doit être interprété conjointement avec les autres éléments de preuve. Or, il est de pratique commerciale courante d’enregistrer et de payer un nom de domaine dans le cadre du processus de création d’une marque. Comme cela a été le cas pour la marque, la demande et l’enregistrement du nom de domaine auraient également pu être favorables aux activités commerciales du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité.
38 Suivant ce raisonnement, la décision de la Cour de Budapest Metropolitan soulignait, entre autres, qu’il ne pouvait être affirmé que Mazaj était la seule propriétaire du signe ni qu’elle avait utilisé le signe en tant que tel avant l’enregistrement de la marque.
b) Le signe
39 La mauvaise foi peut également être établie dans des circonstances différentes de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. En particulier, l’utilisation par un tiers sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires n’est pas une condition préalable pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 52]. Le risque de confusion n’est pas une condition préalable de la mauvaise foi. Il y a lieu de considérer que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en l’absence d’usage, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 56;
21/04/2021, T-663/19, MONOPOSITION, EU:T:2021:211, § 37).
40 En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée est la marque «project029» et reproduit la première partie du nom du prédécesseur en droit de la demanderesse en
nullité, projet 029 Hongrie. Il est également très similaire à , également utilisé par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité. Son abréviation «P029» fait partie de la dénomination sociale de la demanderesse en nullité,
P029 SK. Ces circonstances, à elles seules, n’entraînent pas l’existence d’une mauvaise foi de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais constituent des indices à prendre en considération dans l’appréciation globale conjointement avec les autres éléments de l’espèce.
c) Usage du signe
41 Le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46). Dans un tel cas, le titulaire de la MUE pourrait bénéficier des droits conférés par la marque de l’Union européenne dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 47).
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42 Une fois créé en 2012, le signe a ensuite été utilisé par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, à savoir le projet 029 Hongrie, dans le cadre, à tout le moins, d’activités/services d’édition depuis 2013.
43 L’usage du signe par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité 029 Hongrie était connu de la titulaire de la MUE. En effet, il n’est pas contesté que Mazaj était l’actionnaire majoritaire du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité et savait donc que cette dernière utilisait le «project029» et ses variantes en Hongrie dans le cadre de ses activités commerciales. Cet usage du signe «project029», depuis sa création par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, project029 Hongrie dans son entreprise, indique qu’il aurait pu être créé à cet effet spécifiquement dans le cadre de l’activité commerciale de cette entité particulière et non pour Mazaj.
44 Quant à la durée de prise de connaissance de l’usage du signe par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, projet 029 Hongrie, il est clair que, depuis sa création et au moins jusqu’en décembre 2016, lorsque la relation entre Mazaj et le prédécesseur de la demanderesse en nullité, projet 029 Hongrie, a pu prendre fin. Les parties ne sont pas d’accord sur la date exacte à laquelle la relation entre Mazaj et project029 Hongrie a pris fin. La chambre de recours, en tant que division d’annulation, a retenu cette date en décembre 2016 à l’aide de deux éléments de preuve. D’une part, l’extrait historique de l’entreprise pour le project029 Hongrie présente Mazaj comme actionnaire entre le 29 novembre 2012 et décembre 2016 et M. B.T en tant qu’actionnaire à la majorité qualifiée au 9 décembre 2016. En revanche, dans sa décision du 17 juin 2021, la Cour de Budapest
Metropolitan a confirmé ce fait.
45 Mazaj affirme qu’elle a continué de contrôler indirectement le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité et la demanderesse en nullité par l’intermédiaire des actionnaires suivants jusqu’en février 2020, étant donné que la «licence demeurait sous le contrôle du même cercle d’affaires». Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne confirment pas entièrement cette affirmation.
46 Lors de l’examen des éléments de preuve de l’affaire, il est vrai que l’extrait historique de la société pour Mazaj montre que M. B.T. dispose d’un contrôle à la majorité qualifiée sur Mazaj entre mars 2007 et décembre 2009, ainsi qu’en tant que directeur général de la société jusqu’en décembre 2019, ce qui reflète l’existence de certains liens économiques entre M. B.T. et Mazaj. Il n’existe toutefois aucune preuve convaincante que M. A.P.C. était «autrefois connu sous le nom de confiance de M. M.T.». Si tel était le cas, même s’il devait être présumé, dans le meilleur des cas de figure, que les actionnaires ultérieurs du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité étaient liés à Mazaj et que, par conséquent, cette dernière détenait un certain contrôle indirect sur la première jusqu’en février 2020, il ne saurait être contesté que la relation des parties a pris fin, au plus tard, à ce stade et, par conséquent, jusqu’à ce moment-là, Mazaj était tenue de connaître l’usage du signe de la demanderesse en nullité par la société mère 029.
47 En outre, comme indiqué précédemment, la Cour de Budapest Metropolitan a insisté sur deux aspects, d’une part, que Mazaj ne possédait pas uniquement le signe «project029» et, d’autre part, qu’elle ne l’avait pas utilisé avant l’enregistrement de la marque.
d) La logique commerciale sous-tendant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée
48 La marque de l’Union européenne contestée a été déposée par Mazaj le 7 septembre 2020, c’est-à-dire après que la relation entre Mazaj et le prédécesseur en droit de la
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demanderesse en nullité s’est achevée et peu après que ce dernier a été fusionné entre
P029-SK (la demanderesse en nullité) et que le nouveau project029 Hongrie a été intégré.
49 Comme indiqué précédemment, la MUE contestée, «project029», est la dénomination complète de la marque, dont l’abréviation est incluse dans la dénomination sociale de la demanderesse en nullité «P029-SK». Mazaj a elle-même avancé que «P029» était simplement l’abréviation de «project029».
50 Le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée n’était pas un événement singulier. D’une part, peu avant le dépôt de la MUE contestée, Mazaj a changé le nom de l’entité basée au Royaume-Uni, passant de «FOREVER-ETERNITY LTD» à «PROJECT029.COM LTD». D’autre part, en plus de la marque contestée, Mazaj a également déposé et enregistré en tant que MUE deux autres signes, «P029» et
(quasi) identiques à la dénomination sociale du prédécesseur en droit
de la demanderesse en nullité, à ses affiliés actuels et au signe .
51 Mazaj n’a pas contacté la demanderesse en nullité pour discuter de la propriété de la marque, avant de déposer la marque de l’Union européenne ou lorsqu’elle a engagé une procédure devant un tribunal en Hongrie ou, enfin, lorsqu’elle a déposé la marque de l’Union européenne contestée. Ce fait est frappant lorsque le signe a été utilisé de manière continue par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité et par la demanderesse en nullité depuis sa création et, au contraire, il n’a jamais été utilisé par Mazaj, comme l’a clairement indiqué le tribunal hongrois.
52 Mazaj semble justifier son dépôt sur trois faits. Premièrement, parce qu’elle était l’unique créateur de la marque et qu’elle en avait toujours la propriété. Deuxièmement, parce qu’une duplication de la marque spécifique par le nouveau project029 Hongrie entraînerait une confusion possible dans l’esprit du public pertinent, ce qui devait être évité et troisièmement, à titre préventif, afin d’obtenir sa marque. Toutefois, Mazaj avait déjà perdu le contrôle du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, qui était la société qui utilisait le signe sur le marché et, surtout, n’était pas le seul créateur du signe et n’avait pas utilisé le signe «project029» ou similaire dans son activité quotidienne, de sorte qu’aucune confusion avec Mazaj ne pouvait se produire.
53 Mazaj fait référence à l’existence d’une licence d’utilisation de la marque «project029» en faveur du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité qui s’était achevé à un certain moment. Toutefois, la demanderesse en nullité fait référence au transfert à P029-
SK, le successeur légal de project029 Media, de ses droits liés à la marque, y compris le logo «project029» ainsi que les noms de domaine exploités en lien avec celle-ci.
Néanmoins, il semble quelque peu contradictoire que Mazaj ait accordé une licence sur l’usage des marques sans avoir enregistré des marques pour les protéger et que ce n’est qu’après avoir perdu tout contrôle sur le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité qu’elle a décidé de procéder à l’enregistrement des marques. Il n’en demeure pas moins que le signe a été utilisé de manière continue depuis sa création par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité et par la demanderesse en nullité elle- même, et au contraire, il n’avait jamais été utilisé par Mazaj avant le dépôt de la marque contestée.
54 Compte tenu de ce qui précède, au moment du dépôt, Mazaj semblait avoir l’intention non pas d’utiliser le signe contesté dans la vie des affaires par la suite, mais d’empêcher l’usage par la demanderesse en nullité. En effet, elle avait admis avoir pris des mesures de prévention pour éviter cette utilisation. Dans ce contexte, il convient de rappeler que
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l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine, peut suffire pour conclure à la mauvaise foi du demandeur de marque [12/09/2019,-104/18 P, STYLO indirects KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 45-46; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74-75) (§ 27).
e) Relation commerciale entre les parties
55 Il peut y avoir des indices de mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté en ce qui concerne les intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (17/03/2021, T-853/19, Earnest Sewn, EU:T:2021:145, § 26; 30/04/2019, T-136/18, K, EU:T:2019:265, § 45; 14/05/2019, T-795/17, Neymar,
EU:T:2019:329, § 20; 13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER,
§ 24).
56 Les chambres de recours ont conclu, à diverses reprises, qu’il y a mauvaise foi lorsqu’un titulaire de la MUE tente, par le biais de l’enregistrement, de mettre en main la marque d’un tiers avec lequel il entretenait une relation contractuelle ou précontractuelle ou de toute relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la marque de l’Union européenne le devoir de loyauté à l’égard des intérêts et des attentes légitimes de l’autre partie à l’égard de la marque en cause (12/05/2005, R 265/2014-2, T.G.R. Energy Drink,
§ 17; 13/11/2007, R 336/2007-2, Claire Fisher, § 24; 21/01/2016, R 1711/2013-5,
Dalsouple, § 24; 30/11/2016, R 1922/2015-2, Forme d’une bouteille de vodka, § 57;
21/01/2020, R 1776/2019-5, Cementech, § 25-36; 16/06/2021, R 140/2020-5, IMAS, § 27). Tel semble être le cas en l’espèce.
57 La relation de Mazaj avec le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité a coïncidé avec le changement de nom de cette dernière en «project029» (Media and
Communications Szolgáltató Kft). Cela a eu lieu en décembre 2012. Mazaj était devenu, en novembre 2012, l’actionnaire majoritaire du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, à l’époque une société hongroise dénommée IDG Magyarországi Médiaszolgáltató Kft (ci-après l’ «IDG Hungary»), qui était active dans le domaine de l’édition de magazines liés à l’informatique, dont PC World, GameStar, Computerworld et d’autres magazines imprimés/en ligne. En décembre 2012, IDG Hungary a changé de nom pour devenir project029 Media and Communications Szolgáltató Kft («project029 Hungary»).
58 Il apparaît donc clairement que «project029» (ou sa version abrégée «P029», comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne) a été développé et créé avec son logo dans le contexte de la relation entre les entités susmentionnées et dans un but clair, à savoir être utilisé par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité en tant que dénomination sociale/dénomination commerciale et dans la conduite de ses activités commerciales.
59 La fin de la relation entre Mazaj et le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité semble être d’environ 2016 éléments de preuve en l’espèce, bien que, selon Mazaj, elle ait prolongé jusqu’au printemps 2020. Mazaj considère ce contrôle au moyen du «cercle d’affaires Mazaj». Inversement, pour la chambre de recours, la pertinence de cette prétendue dépendance ne fait que renforcer le fait que Mazaj avait une bonne connaissance du signe et de son usage continu sur le marché par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité et, partant, l’association de la dénomination sociale et du signe par le public. En outre, la titulaire de la MUE n’a pas fourni de preuves concluantes
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24 des relations invoquées au sein du «cercle d’affaires Mazaj» avec MM. M. T. et A. P.C. En tout état de cause, même si l’influence possible de Mazaj et de son cercle d’affaires sur le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité avait été prouvée, cette circonstance ne confère pas à Mazaj la propriété du signe «project029» et du droit qui en découle de l’enregistrer en tant que marque.
60 En outre, Mazaj admet qu’au printemps 2020, il a perdu le contrôle du projet 029 Hongrie. À tout le moins en ce qui concerne M. M.T., elle a également indiqué qu’elle avait perdu le contrôle de project029 Hongrie, mais qu’elle n’avait pas vendu la société de manière volontaire. Les actions de la société ont été achetées par M. A. P. C. dans le cadre d’une vente aux enchères organisée dans le cadre d’une procédure d’exécution à l’encontre de M. M. T. Apparly, l’intention de M. M. T. était de racheter les actions de la société après la conclusion de la procédure d’exécution. En effet, Mazaj a reconnu que, même après avoir perdu le contrôle du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, elle a pris un ensemble de mesures pour empêcher l’utilisation de la marque
«project029», ou «P029» par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, New project029 Hungary ou plus tard par la demanderesse en nullité.
61 La division d’annulation a observé à juste titre que les éléments de preuve versés au dossier atteignent le seuil minimal pour démontrer la relation entre le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, le project029 Hungary, et Mazaj. En effet, cela crée un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de Mazaj qu’il dépose sa demande de marque de l’Union européenne indépendamment de l’information préalable de la demanderesse en nullité et du temps suffisant pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée alors qu’il s’agissait du signe qu’elle utilisait pour désigner son activité commerciale.
62 Les chambres de recours ont conclu, à diverses reprises, qu’il y a mauvaise foi lorsqu’un titulaire de la MUE tente, par le biais de l’enregistrement, de mettre en main la marque d’un tiers avec lequel il entretenait une relation contractuelle ou précontractuelle ou de toute relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la marque de l’Union européenne le devoir de loyauté à l’égard des intérêts et des attentes légitimes de l’autre partie à l’égard de la marque en cause (12/05/2005, R 265/2014-2, T.G.R. Energy Drink,
§ 17; 13/11/2007, R 336/2007-2, Claire Fisher, § 24; 21/01/2016, R 1711/2013-5, Dalsouple, § 24; 30/11/2016, R 1922/2015-2, Forme d’une bouteille de vodka, § 57;
21/01/2020, R 1776/2019-5, Cementech, § 25-36; 16/06/2021, R 140/2020-5, IMAS, §
27).
f) Conséquences du dépôt de la MUE
63 Selon la demanderesse en nullité, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne qui a été effectué en sachant que le signe existait et appartenait à quelqu’un d’autre pourrait causer un préjudice grave, tant sur le plan financier que moral, et non seulement
à la société de la demanderesse en nullité, qui est le titulaire légitime de la marque, mais également à son affiliée, New project029 Hungary.
64 Cette possibilité a été matérialisée par Mazaj, qui a envoyé des courriels à tous les partenaires commerciaux présumés de la demanderesse en nullité et à plusieurs médias l’informant que la demanderesse en nullité utilisait illégalement le nom «project029», causant ainsi un grave préjudice moral.
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65 Les conséquences négatives du dépôt de la MUE peuvent être comprises en relation avec le fait que le signe, comme Mazaj l’avait reconnu, était une «marque d’édition bien respectée sur le marché hongrois».
Appréciation globale de la mauvaise foi
66 L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
67 Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt et la chronologie des événements fournit des informations utiles dans l’appréciation globale.
68 Le signe contesté, «project029», reproduit la première partie du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, project029 Hungary. Il est également très similaire à
, également utilisé par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité. Son abréviation P029 fait partie de la dénomination sociale
P029 SK de la demanderesse en nullité.
69 La création du signe ne saurait être attribuée exclusivement à la titulaire de la marque de l’Union européenne sur la base des éléments de preuve produits en l’espèce. Il en va de même pour la prétendue licence entre la titulaire de la MUE et le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité. Dès lors, il ne peut être clairement établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne était le seul créateur du signe et, partant, son unique titulaire légitime.
70 Il a été prouvé que ce signe «project029» dans ses différentes variantes a été utilisé de manière continue par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, project029
Hungary, en lien avec au moins des activités/services de publication depuis le début de l’année 2013 et sans aucun doute jusqu’en 2016, et, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, jusqu’en février 2020. En effet, au cours de cette dernière période, elle avait un contrôle indirect sur le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité.
71 La décision de la Cour d’appel de Budapest a constaté que le signe «P029 figure parmi les annonceurs actuels dans l’empreinte de Computerworld Magazines» et que New project029 Hungary «est indiqué dans l’empreinte du magazine Computerworld comme éditeur depuis octobre 2020 et dans l’empreinte de la PC World Magazine en tant qu’éditeur depuis novembre 2020». La Cour a par ailleurs confirmé que New project029 Hungary utilise «la marque figurative PROJECT/029 dans le coin inférieur de la couverture www.project029.com et www.gamesstar.hu, également sur le site web www.piacter.project029.hu, ainsi que sur le site Internet www.pcworld.hu. Bien que certaines circonstances invoquées par le Tribunal soient postérieures au dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, ces conclusions restent pertinentes en l’espèce, étant donné qu’elles permettent de démontrer l’usage continu par la demanderesse en nullité (par le biais de son affiliation, New project029 Hungary) des signes en cause, notamment «P029».
72 La titulaire de la marque de l’Union européenne et la demanderesse en nullité devaient démontrer l’existence d’une relation commerciale. Il n’est pas contesté que Mazaj était l’actionnaire majoritaire du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité et qu’elle
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détenait un contrôle direct sur cette entité jusqu’en 2016. Selon les allégations de Mazaj, elle a continué à exercer un certain contrôle indirect sur le projet project029 Hongrie jusqu’en février 2020, bien qu’il n’existe aucune preuve concluante à cet égard en l’espèce.
73 La marque de l’Union européenne n’a été déposée le 7 septembre 2020 qu’après la finalisation de la relation entre Mazaj et le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité.
74 Mazaj n’a pas informé la demanderesse en nullité de son intention d’enregistrer la MUE. Compte tenu de la relation qui existait entre les parties, la bonne foi et l’obligation minimale de loyauté auraient dû s’appliquer. Par conséquent, la demanderesse en nullité aurait pu être informée et avoir eu la possibilité de réagir, en particulier compte tenu du fait que la demanderesse en nullité et son prédécesseur avaient fait un usage continu du signe dans ses affaires et qu’ils le faisaient effectivement lors du dépôt.
75 Cette omission est encore plus frappante compte tenu de trois circonstances supplémentaires. Premièrement, comme indiqué précédemment, il n’est pas clairement prouvé que Mazaj était le seul créateur, le propriétaire légitime des marques ni le donneur de licence de la marque en faveur du prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité. Deuxièmement, après la finalisation de sa relation avec le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, il n’existe aucune logique économique dans le dépôt de la marque de l’Union européenne ou, à tout le moins, de Mazaj. Troisièmement, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée n’était pas une action individuelle. En fait, Mazaj a également changé le nom de l’entité basée au Royaume- Uni, passant de «FOREVER-ETERNITY LTD» à «PROJECT029.COM LTD» peu avant le dépôt de la MUE contestée, restant ainsi silencieux à son sujet. De même, après le dépôt de la MUE contestée, Mazaj a également déposé et enregistré deux autres signes,
no 18 303 644, et no 18 303 620 pour le signe verbal «P029», en tant que MUE, (quasi) identiques et similaires à la dénomination sociale du prédécesseur
en droit de la demanderesse en nullité et au signe. Enfin, à l’automne 2020, Mazaj, a introduit une demande d’injonction provisoire devant le tribunal de Budapest Metropolitan afin d’empêcher la nouvelle Hongrie d’utiliser les signes.
76 Les actions susmentionnées ne sont que des exemples tirés d’un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si Mazaj était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T- 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
77 Le titulaire de la marque est le mieux placé pour informer l’Office de ses intentions lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments de preuve susceptibles de le convaincre que, malgré l’existence de circonstances objectives suggérant des intentions malhonnêtes, ces intentions étaient légitimes (09/11/2016, T- 579/14, Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées, EU:T:2016:650, §
136, et 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59). Toutefois, Mazaj n’a fourni aucune explication ni aucun juste motif qui constituerait une confiance légitime dans le dépôt de la marque. Sa défense s’appuie largement sur l’argument de sa création exclusive du signe et de sa propriété légitime, ainsi que sur son intention de protéger la marque de son utilisation par le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité et d’éviter que le public ne soit induit en erreur. Toutefois, les éléments de preuve versés au
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dossier ne montrent pas de manière non équivoque Mazaj en tant que créateur unique du signe et titulaire légitime, ni qu’il avait conclu un contrat de licence en bonne et due forme permettant l’utilisation du signe au prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité.
78 Par conséquent, il semble que la motivation lors de la demande de marque ait été d’usurper le (s) signe (s) de la demanderesse en nullité, entre autres, la marque de l’Union européenne contestée et/ou même de faire obstacle à la demanderesse en nullité en l’empêchant d’utiliser le (s) signe (s) qu’elle utilisait de manière continue dans le cadre de l’exercice de son activité sur le marché de l’Union européenne. La titulaire de la MUE a admis que Mazaj avait demandé la marque afin de la protéger, étant donné qu’elle craignait que New project029 Hongrie puisse commencer à l’utiliser. Ce comportement peut être considéré comme étant de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si la titulaire de la MUE estime qu’elle est moralement et légalement habilitée à agir comme elle l’a fait (04/06/2009-, R 916/2004 1, Gerson, § 53).
79 À la lumière de tout ce qui précède, compte tenu de l’évolution chronologique des événements, de l’absence de preuves claires quant à la seule propriété du signe, de l’existence d’une relation commerciale antérieure entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et le prédécesseur en droit de la demanderesse en nullité, de l’identité ou de la proximité du signe, de la dénomination sociale et de l’usage continu du signe par ce dernier, de l’absence de motif légitime ou de juste motif pour l’enregistrement du signe et des conséquences négatives de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne sur la partie des indices de la demanderesse en nullité qui font apparaître une discordance entre l’intention de la demanderesse en nullité. L’enregistrement visait intentionnellement à empêcher la demanderesse en nullité dans la conduite de ses affaires.
Conclusion
80 C’est à bon droit que la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
81 La requérante (titulaire de la marque de l’Union européenne) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse (demanderesse en nullité) aux fins des procédures d’annulation et de recours.
82 Conformément aux articles 109 (1) et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, les frais de la procédure d’annulation comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (demanderesse en nullité) de 450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR. Les frais de la procédure de recours comprennent les frais de représentation de la défenderesse (demanderesse en nullité), d’un montant de 550 EUR. Le montant total pour les frais exposés aux fins des deux procédures s’élève à 1 630 EUR.
10/07/2023, R 2008/2022-1, PROJECT029
28
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante (titulaire de la marque de l’Union européenne) à supporter les frais exposés par la défenderesse (demanderesse en nullité) aux fins des procédures d’annulation et de recours, lesquels s’élèvent à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/07/2023, R 2008/2022-1, PROJECT029
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