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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003215054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 054
Grider Project S.L., Plaça Marqués de Camps 9 Num. 10 Planta at. Puerta 2, 17001 Girona, Espagne (opposante), représentée par RMA Legal S.L.P., Gran Vía del Marqués del Turia, 49, 6, 3, 46005 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Italcaffè S.p.A., Via Galileo Galilei 18, Frazione Ceparana, 19020 Bolano, La Spezia, Italie (demanderesse), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 054 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 975 371 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 975 371 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 1 990 980 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit fournir la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est
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soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La requérante a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° 1 990 980 (marque figurative).
La date de dépôt de la demande contestée est le 17/01/2024. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 17/01/2019 au 16/01/2024 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 30 : Café.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 12/12/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposante un délai jusqu’au 17/02/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 09/04/2025, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Annexe 1 : 36 factures en espagnol (partiellement traduites en anglais), émises par différentes sociétés et provenant d’adresses situées dans diverses villes d’Espagne, datées entre 2019 et 2024. Les prix sont en euros. Les factures comprennent dans le champ de description, entre autres, les éléments suivants :
110513 470 ITALCAFFE ESPRESSO CLASSICO,
110413 2380 ITALCAFFE DESCAFEINADO GRANO,
110313 16383 ITALCAFFE FINE CUP,
110314 17217 ITALCAFFE GRAN ALTURA.
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Annexe 2 : brochure de produits « ITALCAFFÉ », en espagnol, non datée. Le signe est utilisé sur les produits (café), comme on peut le voir sur les factures de l’annexe 1, par exemple :
Annexe 3 : échantillons de matériel imprimé pour promouvoir les produits « ITALCAFFÉ » (café).
Annexe 4 : photographies et documents relatifs à la Foire Alimentaria (2022 et 18/03/2024-21/03/2024), une exposition alimentaire internationale qui a lieu tous les deux ans à Barcelone (Espagne), comme l’a expliqué l’opposant. L’annexe contient des photographies des stands « ITALCAFFÉ » lors des expositions susmentionnées.
Annexe 5 : photographies de tasses et de verres à café portant la marque « ITALCAFFÉ », ainsi que d’autres produits promotionnels.
Annexe 6 : emballages de différents produits « ITALCAFFÉ » (café), comme on peut également le voir à l’annexe 2.
Annexe 7 : référence à « ITALCAFFÉ » sur les médias sociaux (à savoir Facebook, Instagram) et les boutiques en ligne, datées entre 2019 et 2024, en catalan et en espagnol. Celles-ci comportent une représentation du signe soit seul, soit sur les produits pertinents (café).
Annexe 8 : publicités « ITALCAFFÉ », partiellement non datées, partiellement datées au cours de la période pertinente, en catalan et en espagnol. Le signe « ITALCAFFÉ » apparaît sur un restaurant ou lors d’une compétition sportive.
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Annexe 9: Capture d’écran du site web 'ITALCAFFÉ’ de WayBack Machine, datée de 2019, 2022, 2023 et 2024, montrant la gamme de produits 'ITALCAFFÉ’ (café), par exemple :
Annexe 10: Plusieurs factures de matériel publicitaire, tel que des emballages ou des étiquettes, portant le signe 'ITALCAFFÉ’ en espagnol, datées entre 2019 et 2024.
Appréciation des preuves
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces exigences sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424,
§ 43). L’opposant doit, par conséquent, prouver chacune de ces exigences. Toutefois, la suffisance des preuves quant au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage doit être déterminée en considérant l’ensemble des preuves soumises.
Lieu et moment de l’usage
Les preuves doivent démontrer que l’enregistrement antérieur de la marque espagnole
n° 1 990 980 a été sérieusement utilisée en Espagne au cours de la période pertinente, à savoir du 17/01/2019 au 16/01/2024 inclus.
Les preuves soumises montrent que le lieu d’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents dans toutes les annexes (certains traduits en anglais), de la devise mentionnée et des adresses figurant sur les factures. La majorité des preuves, en particulier les factures, sont datées au cours de la période pertinente ou contiennent des informations se référant à cette période.
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Certains documents fournis sont postérieurs à la période pertinente, par exemple en ce qui concerne la foire Alimentaria en 2024 à l’annexe 4, qui s’est déroulée du 18/03/2024 au 21/03/2024.
Les preuves se rapportant à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartées à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a également dû faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’UE à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les preuves se rapportant à un usage effectué en dehors de la période pertinente présentent des informations complémentaires à l’appui de l’usage de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente, car elles se rapportent à un usage proche dans le temps de cette période et/ou fournissent des preuves de la continuité de l’usage dans le temps. Par conséquent, les preuves soumises suffisent à établir que le signe
était présent sur le marché dans le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Étendue de l’usage
Lors de l’appréciation de l’étendue de l’usage fait des marques antérieures, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de tous les actes d’usage et de la durée de la période pendant laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, ainsi que de la fréquence de ces actes (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, point 35).
La Cour a jugé que «l’usage de la marque ne doit pas … toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 39). Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif doit être choisi pour déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis ne peut donc pas être établie. Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, points 25, 27).
Les preuves soumises par l’opposant pour prouver l’usage sérieux de l’enregistrement de la marque antérieure concernent l’Espagne. Les factures montrent des transactions régulières en relation avec le café tout au long de la période pertinente et prouvent la durée et la fréquence d’usage de la marque, comme le montrent les catalogues de produits à l’annexe 2, corroborées par les factures à l’annexe 1.
Les preuves, et en particulier les factures à l’annexe 1, avec le matériel publicitaire aux annexes 5 à 10, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence d’usage de la marque de l’opposant. Les informations qui y sont présentées démontrent que les aspects quantitatifs de l’usage n’étaient pas purement symboliques, mais suffisants pour établir l’échelle commerciale des transactions relatives aux produits pertinents. Les factures n’ont pas de facture consécutive
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chiffres et ont été soumis à titre d’exemples des ventes réalisées. Au vu des éléments fournis, l’Office estime que l’opposante a sérieusement cherché à acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de son signe en relation avec le café.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage de la marque conformément à sa fonction essentielle dans la vie des affaires
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire en tant que signe permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ou services couverts (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 43; 14/04/2016, T-20/15, PICCOLOMINI / PICCOLO, EU:T:2016:218, point 42). Afin de démontrer un usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, il suffit de montrer que les marques ont été utilisées de telle manière que le public pertinent puisse voir, dans l’usage des marques, une indication que le produit provient d’une entreprise particulière (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix / Drinkfit et al., EU:T:2014:1070, point 29).
Dans les preuves soumises par l’opposante, à savoir des catalogues et du matériel publicitaire, l’élément verbal «ITALCAFFÉ» apparaît la plupart du temps comme un élément identifiant le café. Par conséquent, les preuves montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et que l’usage était public (c’est-à-dire externe et apparent pour les consommateurs actuels et potentiels des produits).
Usage de la marque telle qu’enregistrée
Les preuves soumises montrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée, à savoir
, dans le corps du texte et sur les produits comme suit :
ITALCAFFE
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Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure quant à sa nature.
Les factures et les catalogues montrent le signe «ITALCAFFÉ» avec d’autres éléments verbaux. Il convient de noter que le nom du produit, tel que le café, est souvent accompagné du type de produit, par exemple espresso, ou d’autres expressions laudatives, telles que «a coffee legend». Ces éléments seront perçus comme de simples indications descriptives et, par conséquent, non distinctives.
L’ajout d’un signe de ponctuation, d’un autre caractère orthographique (tel qu’une apostrophe, un accent, un trait d’union ou un espace) ou d’autres symboles n’altère normalement pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Certaines preuves montrent la marque antérieure avec un espace entre «ITAL» et «CAFFÉ». Étant donné que l’espace entre ces éléments ne modifie pas le sens de la marque telle qu’enregistrée, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
Dans certaines preuves, le signe «ITAL CAFFÉ» apparaît avec un autre élément verbal (par exemple, le symbole ®), qui est une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Le public ignorera très probablement cet élément, notamment en raison de sa taille. Ce symbole n’a aucune capacité à modifier le caractère distinctif du signe.
En ce qui concerne la représentation de la marque en couleur, la représentation dans une taille, une couleur ou une position particulière n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée tant que le mot reste identifiable en tant que tel dans la forme utilisée. Comme il n’y a pas de modifications qui changent la lisibilité ou le sens du mot «ITAL CAFFÉ», le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée n’est pas altéré.
Il s’ensuit que le signe antérieur est utilisé essentiellement tel qu’enregistré, avec des altérations acceptables, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Usage en relation avec les produits enregistrés
Les preuves soumises devraient prouver qu’une marque telle qu’enregistrée est utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Les factures soumises (annexe 1) montrent des ventes de produits décrits comme «ITALCAFFE ESPRESSO CLASSICO», «ITALCAFFE DESCAFEINADO GRANO», «ITALCAFFE FINE CUP» ou «ITALCAFFE GRAN ALTURA». En recoupant avec le catalogue de produits «ITALCAFFÉ» (annexe 2) et les captures d’écran du site web (annexe 9), il peut être constaté que les produits avec la description ci-dessus se réfèrent au café «ITALCAFFÉ».
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Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposant a fourni des indications suffisantes concernant l’usage de la marque antérieure
pour le café.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants :
Classe 30 : Café.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 30 : Café ; café décaféiné ; café non torréfié ; boissons à base de café ; arômes de café ; boissons au café avec du lait ; mélanges de café ; café lyophilisé ; capsules de café, remplies ; café glacé.
Classe 43 : Services de bar ; services de restauration ; services de café.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, EUTMR, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Le café figure à l’identique dans les deux listes de produits.
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Le café non torréfié, les boissons à base de café, les boissons au café avec du lait, les mélanges de café, le café lyophilisé, les capsules de café remplies, le café glacé contestés sont inclus dans le café de l’opposant ou le chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Le café décaféiné contesté est similaire à un degré élevé au café de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution et de méthodes d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence.
Les arômes de café contestés sont utilisés pour donner un goût de café à d’autres produits alimentaires ou boissons. C’est analogue à un «arôme de vanille» ou à un «arôme de chocolat». Étant donné que le café peut également être utilisé pour donner du goût à d’autres produits alimentaires ou boissons, même s’il ne s’agit pas d’un arôme en tant que tel, ces produits peuvent partager le même but et la même méthode d’utilisation. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré au café de l’opposant.
Services contestés de la classe 43
Les services de bar, les services de restaurant, les services de café contestés sont similaires à un faible degré au café de l’opposant de la classe 30. Les produits concernés sont couramment proposés à la vente par les mêmes canaux de distribution et ils coïncident en termes de producteur/fournisseur. En outre, ils sont complémentaires. En effet, le café est utilisé et proposé dans les services de restaurant, de bar, de café ou de cafétéria. Par conséquent, le café est étroitement lié à ces services.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Les signes coïncident dans toutes les lettres, dans le même ordre. Les signes diffèrent en ce que l’élément verbal de la marque antérieure est représenté en lettres majuscules noires et l’élément verbal du signe contesté est représenté en lettres minuscules blanches. Le fond carré rouge du signe contesté, sur lequel son élément verbal est placé, est un élément figuratif de base, qui est non distinctif. Les polices de caractères des deux signes et la couleur rouge du signe contesté sont décoratives et, par conséquent, non distinctives. En conséquence, ces différences n’ont aucune incidence sur la perception auditive et conceptuelle des signes.
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Qu’un sens soit attribué ou non aux signes, cela serait sans pertinence en l’espèce. En effet, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est le même pour les deux marques.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. Conceptuellement, les signes sont soit identiques si un sens est attribué à l’élément coïncidant «ITALCAFFÉ»/«italcaffé», soit, dans le cas contraire, l’aspect conceptuel n’influence pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques.
Comme expliqué ci-dessus, seuls les aspects stylisés non distinctifs des signes les différencient.
Compte tenu de l’identité des éléments verbaux des signes, les consommateurs, qu’ils les perçoivent ou non comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments coïncidants (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits et services concernés. Les similitudes globales des signes compensent le faible degré de similitude constaté entre certains des produits et services.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 1 990 980 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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