DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 287
Kelemata S.r.l., Corso Re Umberto, 20, 10128 Turin, Italie (opposante), représentée par Odra Papaleo, Piazza Solferino 9, 10121 Turin, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sun Sea Cosmetics S.r.l., Strada dei Censiti, 13, 47891 Rovereta, San Marin (demanderesse), représentée par Agazzani indirects Associati S.r.l., Via dell’Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologne, Italie (mandataire agréé).
Le 24/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 287 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 335 141 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.


MOTIFS
Le 22/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 335 141 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 093 821 «Venus» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

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Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/11/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 3: Préparationsdécolorantes pour les cheveux; crèmes de soin pour les cheveux; lotions de soin pour les cheveux; gels capillaires; mousses capillaires; laques pour les cheveux; lotions capillaires; shampooings pour les cheveux; après-shampooings; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; cire pour les cheveux; préparations capillaires, non à usage médical.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent, en particulier, en les documents suivants:

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Plusieurs documents en italien concernant l’usage de la marque «Venus» pour des produits de soins de beauté en Italie au début des années 1900.
Documents concernant l’acquisition de la marque «Venus» par l’opposante, datés de 1981. Ces documents sont rédigés en italien, avec une traduction en anglais de leurs parties importantes.
Un extrait d’un rapport réalisé par Nielsen, daté de mars 2008, montrant que «Venus» était l’une des principales marques de cosmétiques en Italie en 2008.
Extraits d’un rapport de l’IRI (Information Resources, Inc.), rédigé en italien, accompagné de sa traduction anglaise, montrant une analyse des performances des crèmes raffermissantes «Venus», crèmes anticellulites et crèmes pour le visage entre 2011 et 2014. Le rapport contient des chiffres de ventes significatifs.
Une déclaration du représentant légal de la société de l’opposante, datée du 09/07/2015, commentant les bons résultats obtenus sous la marque «Venus» selon les rapports de l’IRI pour la période 2014-2015, accompagnée d’une lettre adressée par l’IRI à l’opposante, datée du 09/10/2012, décrivant les services d’étude de marché proposés à l’opposante pour son compte.
Articles tirés de Wikipédia sur les sociétés d’études de marché Nielsen et IRI.
Une présentation non datée du «principal groupe cosmétique italien» sur l’opposante et ses différents produits cosmétiques, y compris sous la marque «Venus», contenant des photographies de certains des produits de l’opposante
portant la marque .
Une présentation des nouveaux produits «Venus» 2015 (par exemple, soins du visage, crèmes antirides, eau micellaire, soin du corps), contenant des
photographies de certains des produits de l’opposante portant la marque
.
Des livres de marketing en anglais concernant des produits «Venus», datés de 2010 à 2012, et contenant des photographies de certains des produits
cosmétiques de l’opposante portant la marque .
Un livre de marketing en anglais pour 2011, contenant des informations sur le groupe de l’opposante et la marque «Venus»; Elle expose également la philosophie et la mission du groupe de l’opposante en ce qui concerne les produits commercialisés sous la marque «Venus». En outre, elle inclut les chiffres relatifs aux parts de marché pour la période 2007-2009 communiqués par Nielsen (les parts de marché étant assez importantes) en ce qui concerne les produits de soins de beauté.
Une déclaration sous serment du comptable et du conseiller externe du groupe de l’opposante, datée du 20/01/2021, attestant des dépenses importantes de publicité de l’opposante pour les produits «Venus» entre 2009 et 2020.

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Des copies de divers magazines italiens, tels que Donna Moderna, Chi, Gente, Grazia, Tu Style, Cosmopolitan, F et Dipiù, datés entre 2010 et 2014, contenant des publicités pour divers produits «Venus», avec leur traduction en anglais.
Des factures datées de 2018 à 2019, émises par Mediamond S.p.A. et Cairo pubblicità S.p.A., qui prouvent que Kelemata promeut la marque «Venus» grâce à des campagnes publicitaires fondées sur des impressions.
Des informations tirées de Wikipédia et d’autres sites web sur les magazines dans lesquels figurent les publicités et leurs chiffres de tirage considérables, accompagnés de leur traduction en anglais.
Un aperçu des publicités pour des produits «Venus» affichés sur diverses chaînes de télévision italiennes en 2006;
Des images de spots promotionnels ont été apposées sur les principales chaînes de télévision italiennes.
Des articles de Wikipédia relatifs aux chaînes italiennes sur lesquelles les spots télévisés susmentionnés étaient aidés, y compris la mention de leur part d’audience.
Quelques story-boards pour les spots TV, avec une référence à la période 2014- 2015 comme période durant laquelle les spots ont été alimentés.
Extraits de l’internet contenant des informations sur certaines agences italiennes de publicité en réseau responsables de la publicité des cosmétiques «Venus».
Un grand nombre de factures émises par des agences de publicité réseau et les principales chaînes de télévision italiennes concernant l’achat d’espaces publicitaires à la télévision pour des publicités de Vénus entre 2015 et 2020. Ces documents sont rédigés en italien et sont accompagnés de traductions en anglais.
Une déclaration sous serment du comptable et du conseiller externe de Kelemata Group, datée du 20/01/2021, faisant référence aux chiffres de vente des produits «Venus» entre 2009 et 2020 pour l’Italie et les «pays étrangers».
Un grand nombre de copies de factures montrant des ventes de grandes quantités de produits «Venus» (par exemple, crème quotidienne, savon liquide sensible, lait nettoyant, crème antirides, crème de bain, lingettes démaquillantes, crème épilatoire pour le visage, laits bronzants et mousse de douche), en Italie entre 2009 et 2020;
Une déclaration sous serment du représentant légal et du PDG de la société de l’opposante, datée du 13/07/2016, confirmant que l’abréviation «VEN.» figurant sur les factures fait référence à «Venus».
Impressions de l’internet montrant que des produits «Venus» sont disponibles dans des boutiques en ligne (date d’impression: 29/06/2015).
Documents en italien concernant les concours prix «Venus» organisés par l’opposante en 2014 et 2015, y compris leur traduction;

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Des copies de décisions des 11/12/2009 et 15/01/2013 rendues par les juridictions italiennes, avec des traductions en anglais de parties de celles-ci, confirmant la renommée de la marque «Venus» en Italie.
Enregistrements de marques mondiales pour la marque «Venus» au nom de l’opposante.
Une déclaration sous serment du comptable et du conseiller externe de Kelemata Group, datée du 28/10/2019, attestant de volumes de vente élevés des produits «Venus» distribués par Douglas en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche entre 2014 et septembre 2019.
Un extrait du site www.statista.com concernant la répartition de la valeur de consommation de cosmétiques en Italie en 2018, par catégorie de produits (date d’impression: 19/11/2019). Il n’y a aucune indication du signe en cause.
Un extrait du site www.exort.gov – aperçu du rôle de l’Italie dans le secteur des cosmétiques et des produits de toilette pour la période 2015-2018; Il n’y a aucune indication du signe en cause.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en Italie pour des cosmétiques compris dans la classe 3.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses en matière de marketing et la part de marché mentionnés dans les éléments de preuve ainsi que les multiples références à leur succès dans la presse indiquent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent.
b) Les signes
VÉNUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «Venus» est le terme latin utilisé pour désigner une planète et une déesse d’amour et de beauté. L’équivalent de ce terme en italien est «Venere». Toutefois, on ne peut s’attendre à ce que tous les consommateurs italiens aient suffisamment de

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connaissances latines pour connaître les significations de «Venus» décrites ci-dessus. Par conséquent, il est probable qu’une partie non négligeable du public analysé le percevra comme étant dépourvu de signification et, dès lors, comme possédant un caractère distinctif normal. Cette conclusion est également confirmée par la décision de la chambre de recours du 04/09/2019, R 2285/2018-5, Venn/Venus (fig.), § 40.
L’élément verbal «genus» du signe contesté, qui est un mot latin signifiant «genius», est dépourvu de signification au moins pour une partie non négligeable du public analysé et présente donc un degré normal de caractère distinctif.
Étant donné que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsque les éléments «Venus» et «genus» ne sont pas associés à une signification, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public qui perçoit «Venus» et «genus» comme dépourvus de signification.
La police de caractères standard du signe contesté est purement décorative.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «-E-N- U-S» et leurs sons. Toutefois, ils diffèrent par leurs premières lettres, «V» contre «G», qui ont un son similaire, à savoir des consonnes sonores suivies de la même voyelle. Sur le plan visuel, ils diffèrent par la police de caractères standard du signe contesté, qui est purement décorative.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;

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la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Il existe un lien évident entre ces produits contestés compris dans la classe 3 et les cosmétiques renommés de l’opposante, étant donné que ces produits peuvent être trouvés dans des drogueries ou des pharmacies, de sorte que le public est exposé à la vente de ces produits dans les mêmes points de vente. Ces produits s’adresseraient également au grand public, et ils seraient tous susceptibles d’être utilisés, entre autres, comme un type de soin pour la peau pour le soigner ou pour améliorer l’état de la peau ou l’état des pieds, des jambes ou d’autres parties du corps.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin,

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l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
La titulaire de la marque antérieure affirme que le signe contesté bénéficierait indûment de l’attractivité de la marque antérieure créée par l’opposante par un usage et une publicité massifs. En outre, l’usage du signe contesté porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, car il diminuerait la capacité de la marque antérieure à stimuler la volonté du public d’acheter des cosmétiques de Vénus.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde son allégation sur l’affirmation selon laquelle le signe contesté tirerait indûment profit de l’attrait de la marque antérieure acquis par son usage massif et la publicité.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] S’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
La division d’opposition souscrit aux arguments de l’opposante. En raison de sa similitude incontestable avec la marque antérieure renommée, le signe contesté attirera davantage de consommateurs auprès des produits et services de la demanderesse et, par conséquent, profitera de la renommée de la marque antérieure. Un nombre important de consommateurs peuvent décider de se tourner vers les produits de la demanderesse en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposante, détournant ainsi ses pouvoirs d’attraction et de valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui peut être exagérément élevée par rapport à l’importance des investissements promotionnels de la demanderesse elle-même. Il peut en résulter une situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements réalisés par

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l’opposante pour promouvoir et créer un goodwill pour le signe de la demanderesse. Cela conférerait à la demanderesse un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’elle tirerait de l’association avec la marque antérieure de l’opposante.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent suffit pour rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Andrea VALISA EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.