DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 678 (INVALIDITY)
Republic Technologies (NA) LLC, 2301 Ravine Way, 60025 Glenview, Illinois, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Atlan Et Boksenbaum Avocats, 5, rue Saint-Didier, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Woody vapes Technology Co., Ltd., Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao an District, 518000 Shenzhen, Guangdong Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur Seine, France (représentant professionnel). Le 31/08/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 21/03/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 363 168 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la MUE, à savoir tous les produits compris dans la classe 34. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 2 037 000. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle affirme que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. La demanderesse a produit des preuves de l’usage qui seront, le cas échéant, énumérées et appréciées plus en détail dans la décision. La titulaire de la MUE considère que l’élément verbal TOP de la marque antérieure possède un caractère distinctif limité et que son impact est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause. Elle affirme qu’il existe plus de 500 MUE contenant cet élément et enregistrées pour des produits compris dans la classe 34 et qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques. La demanderesse a fait référence à une décision d’opposition antérieure rendue par l’Office (11/03/2022, B 3 142 729, «WE TOP»), dans laquelle l’Office a «au moins implicitement» reconnu le caractère suffisamment distinctif de la marque antérieure. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas d’accord avec l’interprétation de la demanderesse selon laquelle, dans sa décision, elle a clairement considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif très faible.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’annulation estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, § 72). L’examen de la demande en nullité sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de la demanderesse peut être examinée.

Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.

a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

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Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:

Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux, y compris papiers de cigarettes dans des livres ou des tubes, machines à rouler des cigarettes, machines pour le remplissage de tubes, embouts de filtre.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 34: Cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs de cigarettes électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques; Solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; Cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; Dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; Tabac sans fumée; Tabac à priser; Chiquiers (tabac à chiquer); Tabac.

L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produitscontestés compris dans la classe 34
Les «cigarettes électroniques» contestées; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; les cigarettes électroniques destinées à être utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles sont incluses dans les articles pour fumeurs non en métaux précieux de la demanderesse ou se chevauchent avec ceux-ci, y compris les papiers de cigarettes dans les livres ou les tubes, les machines à rouler les cigarettes, les machines pour le remplissage des tubes, les embouts de filtres. Par conséquent, ils sont également identiques.
Cartouches pour cigarettes électroniques contestées; vaporisateurs de cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes électroniques; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; les inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes de tabac sont inclus dans la catégorie générale des articles pour fumeurs non en métaux précieux de la demanderesse, y compris les papiers de cigarettes dans les livres ou les tubes, les machines à rouler les cigarettes, les machines pour le remplissage des tubes, les embouts de filtres. Dès lors, ils sont identiques.

Le tabac est contenu à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), tandis que le tabac sans fumée contesté; tabac à priser; le tabac à chiquer est inclus dans la vaste catégorie du tabac de la demanderesse. Dès lors, il s’agit de produits identiques.

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Le liquide pour cigarettes électroniques contesté; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; les cigarettes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude avec les articles pour fumeurs non en métaux précieux de la demanderesse, y compris les papiers de cigarettes dans des livres ou des tubes, les machines à rouler des cigarettes, les machines à boucher les tubes, les embouts de filtre. Ces produits coïncident, à tout le moins, par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.

Les cigarettes contenant des succédanés de tabac contestées sont similaires aux articles pour fumeurs non en métaux précieux de la demanderesse, y compris les papiers de cigarettes dans des livres ou des tubes, les machines à rouler les cigarettes, les machines pour le remplissage des tubes, les plaquettes filtrantes, car ils coïncident par leurs canaux de distribution et par leur public cible; ces produits sont également complémentaires.

b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).

En outre, en ce qui concerne d’autres produits non liés au tabac, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté

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Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.

L’élément verbal «TOP» de la marque antérieure est un terme anglais généralement destiné à promouvoir la nature, la fonction, la qualité ou les caractéristiques des produits ou services. «Top» est également couramment utilisé dans d’autres langues de l’UE (par exemple, le français, l’allemand, le roumain et l’espagnol) et sera compris par une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne en raison de son utilisation courante dans le langage courant et dans le commerce comme un terme laudatif générique. Compte tenu de ses caractéristiques élogieuses, le caractère distinctif de cet élément verbal doit être considéré comme faible par rapport aux produits en cause. Pour la petite partie du public pour laquelle ce terme est dépourvu de signification, son caractère distinctif est moyen. Sa stylisation n’est pas non plus particulièrement particulière et remplit une fonction purement décorative. L’élément verbal du signe contesté se compose de trois caractères, dans lesquels les deuxième et troisième caractères sont stylisés et nécessitent un effort mental pour déchiffrer, mais seront très probablement perçus comme deux lettres P étant donné que leur représentation est la plus similaire à cette lettre. Le cadre ovale dans lequel ces lettres sont incluses est une forme géométrique banale et est simplement décoratif. L’acronyme TPP est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits pertinents et, par conséquent, son caractère distinctif est moyen, et il s’agit de la partie la plus distinctive du signe contesté. La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Aucune des marques ne contient d’éléments qui peuvent être considérés comme plus dominants que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait que les deux marques contiennent trois lettres, la première et la dernière étant la même lettre «T» et «P» et la marque différente étant la lettre du milieu, «O (signe antérieur)» et «P»

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(signe contesté). En outre, les signes diffèrent par leurs aspects figuratifs; toutefois, pour les raisons expliquées ci-dessus, ces éléments sont moins pertinents au sein du signe.

L’impression visuelle d’ensemble produite par les signes présente des différences immédiatement perceptibles en raison de leurs caractéristiques différentes, d’autant plus que la coïncidence des signes en deux lettres se situe dans leurs éléments verbaux relativement courts de trois lettres. Le public percevra plus facilement tous les éléments individuels dans des signes relativement courts et, en l’espèce, les deux «P» du signe contesté et leur stylisation sont frappantes et ne passeront pas inaperçues.

Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire, les signes coïncident par la prononciation des lettres «T * P», présentes à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation de la lettre centrale «* O *» et «* P *» des marques. La prononciation est différente pour la grande majorité, voire pour la totalité, qui prononcera la marque antérieure «TOP» (en une seule syllabe), tandis que le signe contesté sera prononcé lettre par lettre «T-P-P». Dès lors, bien que les signes aient en commun deux lettres sur trois, leur rythme et leur intonation sont différents.
Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie importante du public, l’une des marques est dépourvue de signification, tandis que le même public pertinent percevra le concept de «TOP» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Pour une plus petite partie du public, les termes des deux signes sont dépourvus de signification; dès lors, aucune comparaison conceptuelle entre les signes ne peut être effectuée pour ce public.

Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon la demanderesse, la marque antérieure jouit d’une protection élargie étant donné qu’elle a fait l’objet d’un usage intensif dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir letabac; articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux, y compris papier à cigarettes dans des

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livres ou des tubes, machines à rouler des cigarettes, machines pour le remplissage de tubes, embouts de filtre compris dans la classe 34.

Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

À l’appui de son allégation, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1: chiffres de vente de produits vendus sous la marque «TOP» dans l’Union européenne depuis 2010. Les tableaux de chiffres de vente font référence à des numéros de produits; toutefois, aucun élément de preuve indiquant exactement quel type de produits sont vendus sous ces numéros de produits, tels qu’un catalogue, fait défaut.

Annexe 2: deux photographies non datées de produits vendus sous la marque «TOP», dont l’une fait référence au «papier roulé».

Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que la marque antérieure bénéficie d’une protection accrue par l’usage. En particulier, les éléments de preuve produits ne présentent pas un lien suffisant avec les produits pertinents, étant donné qu’il n’est pas clair à quel type de produits les tableaux de vente (pièce jointe 1) font référence. En outre, étant donné que les photographies produites ne sont pas datées (pièce jointe 2), il ne saurait être présumé qu’elles font référence à des produits distribués aux consommateurs avant la date pertinente, à savoir la date de dépôt du signe contesté. En l’absence d’éléments de preuve suffisants, tels qu’une enquête sur la reconnaissance de la marque, des articles de presse, des déclarations sous serment, des factures et/ou du matériel publicitaire (qui doivent être datés et se rapportant au territoire pertinent), pour démontrer un usage long ou intensif de la marque, l’allégation de la demanderesse doit être rejetée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause pour ceux qui comprennent le mot «TOP», ou moyen pour ceux qui ne percevront aucune signification dans le mot «TOP».

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du

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cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Les produits sont pour la plupart identiques et certains sont similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. En ce qui concerne les produits du tabac, un degré plus élevé de fidélité et d’attention à la marque a été établi.

Les deux signes sont composés d’un élément verbal, à savoir le mot «TOP» antérieur et le mot «TPP» contesté, qui sont, tout au plus, faiblement similaires et similaires à un faible degré sur le plan visuel. S’agissant de deux mots relativement courts, le public percevra plus facilement leur différence d’une lettre. Cette différence produit une impression d’ensemble différente. Sur le plan conceptuel, ils ne peuvent être comparés ou ne sont pas similaires, bien que la différence conceptuelle découle d’une faible signification, à savoir de l’élément «TOP» de la marque antérieure.

En outre, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans l’esprit du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (12/01/2006-, 361/04, PICARO, ECLI:EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006, 206/04-P, EU:C:2006:194, § 35; 14/10/2003, 292/01-, Bass, EU:T:2003:264, § 54). En l’espèce, pour une partie importante du public, l’élément «TOP» de la marque antérieure véhicule une signification immédiatement perceptible par les consommateurs pertinents et neutralisera clairement le faible degré (au mieux) de similitude phonétique et visuelle entre les signes. Comme expliqué précédemment, il est peu probable que le mot «TPP» contesté soit associé au concept du «TOP» antérieur et la stylisation de la marque contestée ne sera pas perçue comme «TOP». Pour le reste du public, les marques sont neutres sur le plan conceptuel et les différences visuelles et phonétiques sont suffisantes pour les distinguer.

Pour qu’un risque de confusion indirecte, qui résulte d’une association, se produise (c’est-à-dire que les consommateurs établissent un lien entre les signes en conflit et partent du principe que les services visés proviennent, par exemple, d’entreprises liées économiquement), il serait nécessaire d’établir que les signes en conflit coïncident par un élément distinctif indépendant. Les signes en cause ne coïncident pas par ce type d’élément. Par conséquent, les consommateurs ne considéreront pas le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure. Il convient de garder à l’esprit qu’il n’est pas pratique sur le marché de créer des sous-marques simplement en coïncidant par certaines lettres, et il est peu probable que les consommateurs présument une origine commerciale économiquement liée des produits sur la seule base de cette coïncidence.

Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes suffiront à contrebalancer les similitudes entre eux. Par conséquent, il n’est pas plausible que le consommateur pertinent — même s’il fait preuve d’un niveau d’attention moyen, mais qui est toujours considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé — puisse croire que les produits supposés identiques/similaires (à différents degrés) proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

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La demanderesse s’est référée à une décision antérieure de l’Office, 11/03/2022, no B 3 142 729 «WE TOP», à l’appui de ses arguments. Toutefois, dans le cas d’espèce, comme la titulaire de la MUE l’a observé à juste titre, la division d’opposition a considéré que l’élément verbal de la MUE antérieure «TOP» est «laudatif et possède un caractère distinctif très faible pour les produits pertinents», et le caractère distinctif de la marque antérieure a été jugé faible. La raison pour laquelle la demanderesse a obtenu gain de cause en l’espèce tient au fait que la marque de l’Union européenne contestée «WE TOP» possédait également un caractère distinctif faible dans l’ensemble et que les marques étaient hautement similaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Partant, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Étant donné que la demande en nullité n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par la demanderesse, ni les arguments de la titulaire de la MUE concernant le nombre de MUE contenant le terme «TOP», étant donné qu’un tel examen ne modifiera pas l’issue de la présente décision. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation Nicole CLARKE Ioana Moisescu JESSICA N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.