EUIPO
28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2024, n° R2075/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2075/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 mars 2024
Dans l’affaire R 2075/2020-5
Advance Magazine Publishers INC. One World Trade Center
New York, NY 10007
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande). contre
New Yorker S.H.K. Jeans GmbH indirects Co. KG Russeer Weg 101-103
24109 Kiel
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 297 250 (demande de marque de l’Union européenne no 12 127 189)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2013, Advance Magazine Publishers INC. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LE NOUVEAU YORKER
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; vêtements, ceintures, colliers et laisses pour animaux; bagages; sacs; sacs à provisions; malles; sacs de voyage; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos; sacs de bicyclettes, à savoir sacoches de selles; porte-monnaie; portefeuilles; plis de factures; étuis pour clés; peaux d’animaux et pellets; mallettes pour documents; sacs de sport; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs sibles &bra; enveloppes, pochettes
&ket; en cuir pour l’emballage; enveloppes et sachets en cuir pour l’emballage; sacs; sacs de plage; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte- documents; cannes; porte-cartes notecases valoriser; caisses en cuir ou en carton-cuir; gaines de ressorts en cuir pour ressorts en cuir pour ressorts; bourses de mailles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; bandoulières en cuir; revêtements en peaux signalés furs; housses de selles d’équitation et de selles pour chevaux; parapluies ou parasols; fourrure et peaux de fourrure; revêtements de meubles en cuir; gibecières accessoires de chasse; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; sangles de cuir; baudruche; boyaux pour charcuterie; Licous/sondes; carcasses de sacs à main; sacs à main; courroies et courroies de harnais; harnais pour animaux; garnitures de harnachement; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; colliers de chevaux; couvertures de chevaux; fers à cheval; imitations du cuir; étuis pour clés; KID; genouillères pour chevaux; cordons en cuir; lanières de cuir et lanières de cuir; fils de cuir et fils de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; laisses et laisses pour le cuir; carton-cuir; moleskin retenant imitation du cuir; alpenstocks d’alpinisme; porte-musique; muselières; filets à provisions; deprive deprive bags débutant balls fourrage; coussins de selles d’équitation; parasols; portefeuilles; sacs kangourou &bra; porte-bébés &ket;; porte-monnaie; rênes; selles pour chevaux; sacs à dos et sacs à dos; arçons de selles; selles; sacs d’écoliers et serviettes d’écoliers; sacs à provisions; bandoulières belts belts englober en cuir et bandoliers; bandoulières
&bra; courroies &ket; en cuir; bandoulières en cuir; porte-bébés; écharpes pour porter les bébés; étrivières; étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; sangles pour équipement de soldats; courroies de patins; courroies en cuir blanc (sellerie); poignées de valises; valises; sacs à outils en cuir; TRACES englober harnais; sacs de voyage; coffres de voyage; trousses de voyage up garnitures de cuir pour meubles et garnitures de cuir pour meubles; malles ard ard; anneaux pour parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; cannes de parapluies; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; parapluies; mallettes; valves en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; cannes-sièges; poignées de cannes et poignées de cannes; sacs à roulettes; fouets; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
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Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; tissus adhésifs collables à chaud; bannières; linge de bain à l’exception de l’habillement; couvertures de lit et dessus-de-lit, dessus-de-lit et dessus-de-lit; couvertures de lit; linge de lit; literie &bra; linge &ket;; couvertures de lit en papier; tapis de billards; étamine de blutoir; brocarts; bougran; étamine; calicot imprimé; calicot; canevas pour la tapisserie ou la broderie; toiles à fromage; tissu chenillé; cheviots moût &bra; tissu &ket;; toile; verre alléguant linge de table énuméré; housses pour tissus de coton voudrait pour meubles et revêtements de meubles; housses pour coussins; crepe débutant fabric énuméré; crépon; embrasses en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Damas &bra; étoffe &ket;; linge ouvré; portières &bra; rideaux &ket;; droguet; édredons comptant dessus-de-lit en duvet; tissus élastiques; spart (tissus de -); tissus; tissus pour chaussures; tissus étanches aux gaz pour ballons aéronautiques; tissus imitant la peau d’animaux; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; feutre; tissus en fibres de verre à usage textile et tissus en fibres de verre à usage textile; filtrantes (matières -) &bra; matières textiles &ket;; housses pour abattants de toilettes; fanions non en papier; flannel prévoirait cloth; freze subjectif cloth.1; revêtements de meubles en matières plastiques/revêtements de meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières textiles; fustian et dimité; gaze.1 &bra; tissu &ket;; eau-de-vie en verre quinquennale; toiles gommées autres que pour la papeterie; haircloth ître sackcloth.1; mouchoirs de poche en matières textiles; coiffes de chapeaux; chanvre (tissus de -); chanvre (toile de -); linge de maison; Jersey tissu entraide; jute (tissus de -); tricots
&bra; tissus &ket;; étiquettes en tissu; lin (tissus de -); lingerie (tissus pour la -); chaussures (étoffes à doublure pour -); doublures photographiques en matières textiles; marabouts indirects étoffe; matières textiles; enveloppes de matelas; moleskin textiles démantèlement; moustiquaires; vitrages &bra; rideaux &ket;; non-tissés &bra; textile
&ket;; toiles cirées &bra; nappes &ket;; housses d’oreillers; taies d’oreillers; sets de table non en papier; matières plastiques remplaçant les tissus recherchée; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; ramie (tissus de -); rayonne (tissus de -); flanelle de santé; feuilles textiles recouru aux produits précités; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; linceuls; patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Silk débutant étoffe; sacs de couchage remplaçant les draps; serviettes de table en matières textiles et serviettes de table en matières textiles; linge de table pour chemins de table, non en papier; nappes non en papier; ronds de table non en papier; taffeta supprimant en tissu; lingerie de coquille; housses pour matelas; lingettes de maquillage en matières textiles pour le démaquillage et serviettes démaquillantes en tissu et serviettes, en matières textiles, pour le démaquillage; essuie-mains en matières textiles; serviettes de plage; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie et tissus tracés pour la broderie; couvertures de voyage alléguant des robes de chambre; trellis énonçant cloth; tulles; meubles (tissu pour -); velours; tentures murales en matières textiles et tapisserie formées de tentures murales noires, en matières textiles; gants de toilette; étoffes en laine et tissu de laine; Zephyr débutant cloth; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; pistolets fi &bra; jouets &ket;; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux vidéo électroniques; matériel pour le tir à l’arc; essoreilles d’équipements d’alpinisme; Trictracs; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; amorces artificielles pour la pêche; ballons (de jeu); gants de base-ball; gants pour batteuses pour jeux recherchée; clochettes pour arbres de Noël; bandes de billard; billes
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de billard; marqueurs de billard; queues de billard; procédés pour queues de billard; tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de touche corresponde à des attirail de pêche; capteurs de touche équivaut à un attirail de pêche; chambres à air pour ballons de jeu; jeux de table; bobsleighs; body boards; appareils pour le culturisme et appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; arcs pour le tir à l’arc; gants de boxe; blocs de construction jouets cuits; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage encouru articles de sport survient; porte-bougies pour arbres de Noël; amorces pour pistolets oublier &bra; jouets &ket;; craie pour queues de billard; jeux d’échecs; échiquiers; chest expanders indirects exerciseurs; exerciseurs impressionnant; jetons pour jeux d’argent; Arbres de Noël en matières synthétiques; Supports pour arbres de Noël; tirs au pigeon; argay pigeons quinquennmerci; harnais d’escalade; tables de billard à prépaiement; confettis; appareils de prestiquer; commandes pour consoles de jeu; ordinateur disques compacts pour jeux; creels débutant traps pêche; sacs de cricket; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; leurres pour la chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; dice; disques pour le sport; outils de remise en place du divot pratiqué ibles pour accessoires de golf; outils de remise en place des marques pitch interviendra accessoires de golf; poupées; biberons de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; lits de poupées; vêtements de poupées; dominos; damiers; damiers; draughts territoriaux gammes; damkers KE games interrogations; haltères courts; haltères; arêtes de skis; coudières pour articles de sport survient; cibles électroniques; bonbons explosifs instaurées crackers de Noël; cosaques attachées à des feux d’artifice &bra; divertissement &ket;; manèges forains; armes d’escrime; masques d’escrime; gants d’escrime; gants d’escrime; hameçons; attirail de pêche; palmes pour nageurs; palmes de natation couvrira flippers; flotteurs pour la pêche; disques volants jouets lettes; jeux; appareils pour jeux; machines à sous pour jeux d’argent; gants de jeu; clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; boyaux de raquettes; racines pour la pêche; appareils de gymnastique; ailes delta; harnais pour planches à voile; pistolets lance-harpons articles observateurs; crosses de hockey; fers à cheval pour jeux; Appeaux à chasse; patins à glace; patins à roulettes en ligne; puzzles; kaléidoscopes; dévidoirs pour cerfs-volants; cerfs-volants; genouillères protecteurs d’articles de sport survient; épuisettes pour la pêche; lignes pour la pêche; Mah-jong; billes pour jeux; mâts pour planches à voile; slips de soutien pour sportifs insecticides
(articles de sport); mobiles jouets cuits; filets (articles de sport); les nouveautés pour les parties, célébrités pour fêtes, faveurs; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Pachinkos; pistolets paintball interviendra appareils de sport survient; munitions pour pistolets à peinture promouvant appareils de sport survient; chapeaux de cotillon en papier; parapentes; jeux de société; capsules fulminantes remplaçant les jouets; capsules fulminantes J. jouets; machines pour exercices corporels; Piñatas; ballons de jeu; boules à jouer; cartes à jouer; peluches; perches pour le saut de la perche; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; blagues pratiques attachées aux nouveautés; pageries de protection pour parties de tenues de sport survient; punching-balls; marionnettes; marionnettes; palets; raquettes; raquettes de jeu; véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;; hochets jouets Compétence; moulins pour la pêche; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; résine utilisée par les athlètes; roulette &bra; roulette &ket;; planches à voile; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes &bra; jouets &ket;; Racloirs pour skis; tickets à gratter pour jeux de loterie; revêtements de peaux de phoques pour skis prescrire; protège-tibias pour articles de
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sport; volants; planches à roulettes; bottines patins (combiné); fixations de skis; skis; skittles souhaitée; dix-neuf; quilles de billard; sleighs observateurs articles de sport interviendra; slides jouets animation; Lance-pierres encouru articles de sport survient; machines à sous appelées machines de jeu; neige artificielle pour arbres de Noël; boules
à neige; planches à neige; chaussures de neige; savons bubbles jouets fiants; revêtements de skis; SPINNING tops bénéficiera jouets; tremplins vitrines (articles de sport); blocs de départ pour le sport; bicyclettes fixes pour l’entraînement; cordes de raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; kayaks de mer; sangles pour planches de surf; piscines opérées play play; gilets de natation; sangles de natation; planches pour la natation; balançoires; tables pour le football de salon; tables pour le tennis de table; cibles; ours en peluche; filets de tennis; appareils de jet de balles de tennis; masques de théâtre; pistolets &bra; jouets &ket;; masques &bra; jouets &ket;; véhicules &bra; jouets &ket;; jouets pour animaux domestiques; trampolines; cannes à majorer; machines de jeux vidéo; jeux télévisés; jeux portatifs; ailes/objets d’eau pour le bain et la natation; skis nautiques; fart; ceintures dorsales pour haltérophiles (articles de sport); pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 28 octobre 2013.
3 Le 15 janvier 2014, New Yorker S.H.K. Jeans GmbH indirects Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre la demande (ci-après le «signe contesté») dans son intégralité conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en invoquant les marques antérieures suivantes:
a) La marqueverbale allemande no 39 955 308 (marque antérieure no1)
NEW YORKER
déposée le 8 septembre 1999, enregistrée le 26 octobre 2000 et dûment renouvelée pour les produits et services compris dans les classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33 et 42. L’opposition était fondée sur les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans cette classe); peaux d’animaux; malles, serviettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main, sacs d’écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); petits articles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés; sacs banane et sacs banane; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus pour hommes et femmes, mode pour enfants; vêtements pour bébés, sous-vêtements; sous-vêtements; corseterie; bonneterie; ceintures, bretelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux; maillots de bain pour hommes et femmes; vêtements de randonnée, de trekking, de sports d’extérieur et d’escalade; chaussures de loisirs et de ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures de randonnée, de trekking, de sports d’extérieur et d’escalade; vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, le basket, le handball et le volleyball; vêtements de jogging, de fitness et de gymnastique; vêtements, chaussures et chapellerie de tennis, squash et badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour patinage en ligne, planche à roulettes, patinage à roulettes et hockey, football, base-ball et boxing; vêtements, chaussures et chapellerie pour cyclistes; vêtements, chaussures et chapellerie pour l’équitation; vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements, chaussures et chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, le rodage, le canoeing et la plongée; vêtements,
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chaussures et chapellerie pour le ski, le ski transnational et la planche à neige; vêtements, chaussures et chapellerie pour le patinage et la hockey sur glace.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe) et leurs pièces, en particulier articles de sport pour le trekking, l’alpinisme, le football, le basket, le ballon, le volley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme, l’équitation, le golf, le surf, le rodage, le rodage, la plongée, le ski nautique et la panoplie; sacs pour skis; sacs spéciaux pour le rangement et le transport d’équipements sportifs, en particulier sacs pour accessoires de ski, planches à neige, skateboards, chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace et patins en ligne.
b) Marqueverbale de l’Union européenne no 4 807 897 (marque antérieure no2)
New Yorker
déposée le 16 décembre 2005, enregistrée le 11 avril 2007 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3, 25 et 35. L’opposition était fondée sur les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus pour hommes et femmes; mode pour enfants; vêtements pour bébés, sous-vêtements; sous-vêtements; corseterie; bonneterie; ceintures, bretelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux; maillots de bain pour hommes et femmes; vêtements de randonnée, de trekking, de sports d’extérieur et d’escalade; chaussures de loisirs et de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; chaussures de randonnée, de trekking, de sports d’extérieur et d’escalade; vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, le basket, le handball et le volleyball; vêtements de jogging, de fitness et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapellerie de tennis, squash et badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour patinage en ligne, planche à roulettes, patinage à roulettes et hockey, football et baseball, vêtements et chaussures de boxe; vêtements, chaussures et chapellerie pour cyclistes; vêtements et chaussures pour l’équitation; vêtements,
chaussures et chapellerie de golf; vêtements, chaussures et chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, le rodage, le canoeing et la plongée; vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski, le ski transnational et la planche à neige; vêtements, chaussures et chapellerie pour le patinage glacé, les vêtements et les
chaussures pour la hockey sur glace.
c) Marquefigurative de l’Union européenne no 3 512 399 (marque antérieure no3)
déposée le 31 octobre 2003, enregistrée le 10 juin 2005 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 28. L’opposition était fondée sur les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans la classe 18); peaux d’animaux; malles, mallettes pour documents et sacs de voyage; sacs, sacs
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de sport, sacs à main, serviettes d’écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); articles en cuir; porte-monnaie, portefeuille, porte-clés; sacs banane et bananes; parapluies, parasols, cannes et cannes; fouets, harnais, sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus pour hommes et femmes; vêtements de mode pour enfants; vêtements pour bébés; sous-vêtements; lingerie; Corsets &bra; gaines &ket;; bonneterie; ceintures, bretelles, écharpes, gants, cravates, bandeaux; vêtements pour le bain de mode pour hommes et femmes; vêtements de randonnée, de trekking, d’extérieur et d’escalade; chaussures pour hommes et femmes et chaussures de loisirs, chaussures pour enfants; chaussures de randonnée, de trekking, d’extérieur et d’escalade; vêtements, chaussures et chapellerie pour le football, le basket, le handball et le volleyball; vêtements de jogging, de fitness et de gymnastique; vêtements, chaussures et chapellerie de tennis, squash et badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour patinage, roulettes et patinage à roulettes en ligne, et pour le hockey, le football, le base-ball et le boxe; vêtements, chaussures et chapellerie pour cyclistes; vêtements, chaussures et chapellerie pour sports équestres; vêtements, chaussures et chapellerie de golf; vêtements, chaussures et chapellerie pour le sport nautique, en particulier pour le surf, la voile, le rodage, le canoeing et la plongée; vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski alpins, le ski de pays tiers et la planche à neige; vêtements, chaussures et chapellerie pour le patinage de glace et la hockey sur glace.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28), et leurs pièces, en particulier articles de sport pour le trekking, l’alpinisme, le football, le basket, le sac, le volleyball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le baseball, le cyclisme, l’équitation, le golf, la navigation, le rodage, le canoeing, la plongée, le ski alpin et la planche à neige; sacs pour skis; sacs à usage spécial pour le rangement et le transport d’équipements de sport, en particulier sacs pour skis, planches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes, patins à glace et patins en ligne.
4 Dans les motifs de l’opposition, l’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru et a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
– Pièce 1: extraits du site www.newyorker.de sur des prix récompensés, tels que «Laur Klienta 2010» et «Laur Klienta 2009» en Pologne pour des magasins de vêtements de teenager, «enda prix 2010» en Pologne pour des vêtements pour hommes,
«Retailer-prix 2009» en Allemagne pour des vêtements, «Nomination for the germano-hollandais Business Prize 2009» aux Pays-Bas et en Allemagne, et «Bravo
Awards en 2007 et 2009»;
– Pièce 2: extraits de ses comptes sur les réseaux sociaux;
– Pièce 3: un document sur le parrainage de l’équipe allemande de football de football de Braunschweïd, «New Yorker Lions», et du concours «NYDJAY» de la DJ;
– Pièce 4: documentation sur les efforts caritatifs de la «New Yorker Foundation Friedrich Knapp» dans le domaine de l’éducation culturelle pour les enfants et les adolescents socialement désavantagés, ainsi que sur les dons donnés à la suite du tremblement de terre d’Haïti et du Pakistan.
5 Le 16 juillet 2018, l’opposante a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures.
6 Le 16 avril 2019, dans le délai prorogé, l’opposante a fourni les preuves d’usage suivantes accompagnées de traductions:
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– Pièce jointe 1: une déclaration sous serment de son directeur général sur les activités commerciales;
− Pièces 1 et 2: Enquêtes 2009 et 2012 GfK;
– Pièce 3: des documents relatifs au parrainage de «New Yorker Lions» et des «Phantom Lions»;
– Pièce 4: code à barres et instructions d’étiquetage;
– Pièces 5 et 6: des extraits d’un accord de licence de 2010 entre l’opposante et une maison de disques, ainsi que d’autres documents connexes;
– Pièce 7: des extraits d’un accord de licence de 2010 concernant l’utilisation de marques «NEWYORKER» pour des produits de beauté et de soin du corps, des savons, des produits de parfumerie et des documents sur les redevances;
– Pièce 8: une liste de magasins de vente au détail;
– Pièce 9: un classement des «plus grands détaillants en matières textiles en Allemagne 2009», l’opposante se classant au 13e rang des 90 détaillants;
– Pièce 10: extraits de sites web contenant des photos de magasins;
– Pièce 11: flyers sur des ouvertures de magasins nouvelles;
– Pièce 12: un rapport annuel;
– Pièce 13: chiffres des ventes de 2009 à 2013 pour l’Espagne, l’Estonie, la France, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne, la Lettonie, le Portugal, la Hongrie, la République tchèque, l’Autriche, la Slovaquie, le Danemark, la Lituanie, la Suède, la Finlande, la Roumanie, la Croatie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et l’Allemagne;
– Pièce 14: matériel promotionnel et publicitaire, y compris des copies de catalogues, du matériel promotionnel et des extraits de magazines de mode;
– Pièce 15: un extrait du site https://www.facebook.com;
– Pièce 16: une vidéo YouTube du 2012 mars;
– Pièce 17: des informations sur le parrainage de New Yorker Lions, une équipe allemande de football;
– Pièce 18: un article de Braunschweiger Zeitung sur le jeu de carité «New York Lions» pour lever des fonds pour les victimes des inondations de l’Elbe 2013;
– Pièce 19: un extrait du site web www.newyorker-lion.de/sponsors/;
– Pièce 20: extraits de l’accord de parrainage avec l’équipe Phantom Lions Basketball;
– Pièce 21: un aperçu des différents prix décernés.
7 Le 8 novembre 2019, la requérante a expressément indiqué qu’elle ne reconnaissait pas la similitude entre les marques, ni l’identité ou la similitude des produits, ni le risque de confusion. Elle s’est bornée à i) contester la preuve de l’usage et ii) faire valoir que l’opposante avait été empêchée de former opposition et que l’opposition constituait un abus de procédure à la lumière de son accord de 2002 relatif à la limitation des délais (ci- après l’ «accord de 2002»). En ce qui concerne ce point ii), la demanderesse a fait valoir ce qui suit:
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– L’opposante a consenti à ce que la marque demandée (ou le «signe contesté») soit accordée dans l’accord de 2002, qui fixait des paramètres sur l’utilisation par les parties des marques respectives, pour que les parties s’accordent et ne contestent pas les demandes et les enregistrements de l’autre partie.
– L’accord de 2002 ne se limite pas aux marques qui y sont mentionnées.
– Bien que le RMUE ne fasse aucune référence expresse à la notion de «consentement» dans les oppositions à des demandes de MUE (sauf en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3 — «agents et représentants», contrairement à l’article 60, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne la procédure d’annulation), il peut être invoqué dans le cadre de l’opposition en cause. Le fait de ne pas autoriser la défense du consentement dans une opposition irait à l’encontre de l’objectif de l’accord de 2002 des parties. La demanderesse ne pourrait jamais se trouver dans une situation où sa défense du «consentement» pourrait être invoquée si son enregistrement prospectif n’a jamais été obtenu à l’issue de la procédure d’opposition. Une telle position serait inéquitable.
– Les chambres de recours ont interprété et donné effet aux accords, y compris les accords de coexistence qui expriment un consentement à l’enregistrement d’une marque (14/10/2008, R 946/2007-2, VISIONIC, 14/10/2008, R 1151/2007-2,
VISIONIC/VISONIC LTD., 29/09/2011, R 1736/2010-2, SKYRADIO et
30/07/2022, R 590/1999-2, COMPAIR).
– L’UKIPO accepte la compétence pour interpréter les accords de coexistence (numéro d’affaire de l’UKIPO numéro O-520-18 «Hypercat»).
– Pour de nombreux produits en cause, la demanderesse est titulaire de droits antérieurs, dont la marque de l’Union européenne no 185 041 «THE NEW YORKER», désignant des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25 et 41, avec priorité au 1 avril 1996. Le paragraphe 3 de l’accord de 2002 obligeait l’opposante à retirer son opposition à cette demande de MUE, ce qu’elle a fait et la marque a été enregistrée le 8 mai 2003.
– La demanderesse est titulaire de nombreux autres enregistrements produisant des effets dans l’Union européenne et antérieurs à ceux de l’opposante.
8 La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
– Annexe 1: extraits de son site web www.newyorker.com;
– Annexe 2: une copie de l’accord de limitation de 2002 accompagné d’une traduction;
– Annexes 3 à 6: preuves des autres MUE et marques de la demanderesse enregistrées dans différents États membres.
9 Le 24 avril 2020, l’opposante a maintenu que l’accord de 2002 couvrait le consentement à l’enregistrement de la marque «THE NEW YORKER» pour une variété de produits destinés au merchandising. Elle soutenait également que l’Office n’était pas compétent pour interpréter et faire respecter cet accord dans le cadre d’une opposition (19/12/2002, R 973/2001-4, Piccolino/Pikolinos, § 9; 30/04/2003 R 35/2002-4, V Vitaliano
Pancaldi/Pancaldi, § 17-18; 03/09/2007 R 1253/2006-2, Les irrestibles d’ETAM/eram, § 31). Elle a souligné que l’UKIPO dans l’affaire «Hypercat» était dénuée de pertinence dans la mesure où il concernait une action de mauvaise foi dans laquelle l’accord de règlement amiable (qui n’était pas un accord de coexistence) avait été pris en compte en
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tant que circonstance factuelle pour établir si les actions de la requérante n’étaient pas conformes aux normes d’un comportement commercial acceptable.
10 Par décision du 31 août 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté le signe contesté pour les produits suivants au motif qu’il existait un risque de confusion:
Classe 18: Produits en ces matières non compris dans d’autres classes — cuir et imitations du cuir; malles et valises; bagages; sacs; sacs à provisions; malles; sacs de voyage; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos; sacs de bicyclettes, à savoir sacoches de selles; porte-monnaie; portefeuilles; plis de factures; étuis pour clés; mallettes pour documents; sacs de sport; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs sibles
&bra; enveloppes, pochettes &ket; en cuir pour l’emballage; enveloppes et sachets en cuir pour l’emballage; sacs; sacs de plage; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-documents; porte-cartes notecases valoriser; caisses en cuir ou en carton-cuir; bourses de mailles; gibecières accessoires de chasse; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; carcasses de sacs à main; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; étuis pour clés; porte-musique; filets à provisions; portefeuilles; sacs kangourou &bra; porte-bébés &ket;; porte-monnaie; sacs à dos et sacs à dos; sacs d’écoliers et serviettes d’écoliers; sacs à provisions; porte-bébés; écharpes pour porter les bébés; poignées de valises; valises; sacs à outils en cuir; sacs de voyage; coffres de voyage; trousses de voyage up malles ard ard; mallettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs à roulettes; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport; matériel pour le tir à l’arc; essoreilles d’équipements d’alpinisme; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; amorces artificielles pour la pêche; ballons (de jeu); gants de base-ball; gants pour batteuses pour jeux recherchée; indicateurs de touche corresponde à des attirail de pêche; capteurs de touche équivaut à un attirail de pêche; bobsleighs; body boards; appareils pour leculturisme et appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; arcs pour le tir à l’arc; gants de boxe; filets à papillons; écrans de camouflage encouru articles de sport survient; craie pour queues de billard; chest expanders indirects exerciseurs; exerciseurs Portée expander prescrire; tirs au pigeon; argay pigeons quinquennmerci; harnais d’escalade; creels débutant traps pêche; sacs de cricket; leurres pour la chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; disques pour le sport; outils de remise en place du divot pratiqué ibles pour accessoires de golf; outils de remise en place des marques pitch interviendra accessoires de golf; arêtes de skis; coudières pour articles de sport survient; armes d’escrime; masques d’escrime; gants d’escrime; gants d’escrime; hameçons; attirail de pêche; palmes pour nageurs; palmes de natation couvrira flippers; flotteurs pour la pêche; disques volants jouets lettes; gants de jeu; clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; boyaux de raquettes; racines pour la pêche; appareils de gymnastique; ailes delta; harnais pour planches à voile; pistolets lance-harpons articles observateurs; crosses de hockey; Appeaux à chasse; patins à glace; patins à roulettes en ligne; genouillères protecteurs d’articles de sport survient; épuisettes pour la pêche; lignes pour la pêche; mâts pour planches à voile; slips de soutien pour sportifs insecticides (articles de sport); filets (articles de sport); pistolets paintball interviendra appareils de sport survient; munitions pour pistolets à peinture promouvant appareils de sport survient; parapentes; machines pour exercices corporels; boules à jouer; perches pour le saut de la perche; pageries de protection pour parties de tenues de sport survient;
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punching-balls; palets; raquettes; moulins pour la pêche; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; résine utilisée par les athlètes; planches à voile; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Racloirs pour skis; revêtements de peaux de phoques pour skis prescrire; protège-tibias pour articles de sport; volants; planches à roulettes; bottines patins (combiné); fixations de skis; skis; sleighs observateurs articles de sport interviendra; Lance-pierres encouru articles de sport survient; planches à neige; chaussures de neige; revêtements de skis; tremplins vitrines (articles de sport); blocs de départ pour le sport; bicyclettes fixes pour l’entraînement; cordes de raquettes; planches de surf; kayaks de mer; sangles pour planches de surf; gilets de natation; sangles de natation; planches pour la natation; tables pour le tennis de table; cibles; filets de tennis; appareils de jet de balles de tennis; trampolines; cannes à majorer; ailes/objets d’eau pour le bain et la natation; skis nautiques; fart; ceintures dorsales pour haltérophiles (articles de sport); pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
11 L’opposition a été rejetée pour le surplus et le signe contesté a été autorisé pour les autres produits, qui ont été jugés différents, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux mentionnées deux fois; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskin retenant imitation du cuir; dépouilles; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; revêtements en peaux signalés furs; fourrure et peaux de fourrure; baudruche; boyaux pour charcuterie; KID; parapluies interviendra deux fois; parasols mentionnés deux fois; parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; cannes de parapluies; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; cannes mentionnées deux fois; cannes; alpenstocks d’alpinisme; cannes-sièges; poignées de cannes et poignées de cannes; les fouets ont mentionné deux foisplus de harnais et sellerie; bandoulières en cuir; housses de selles d’équitation et de selles pour chevaux; sangles de cuir; Licous/sondes; courroies et courroies de harnais; harnais pour animaux; garnitures de harnachement; colliers de chevaux; couvertures de chevaux; fers à cheval; genouillères pour chevaux; coussins de selles d’équitation; rênes; selles pour chevaux; arçons de selles; selles; étrivières; étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; courroies en cuir blanc (sellerie); TRACES englober harnais; vêtements, ceintures, colliers et laisses pour animaux; muselières; deprive deprive bags débutant balls fourrage; gaines de ressorts en cuir pour ressorts en cuir pour ressorts; revêtements de meubles en cuir; cordons en cuir; lanières de cuir et lanières de cuir; fils de cuir et fils de cuir; laisses et laisses pour le cuir; bandoulières belts belts englober en cuir et bandoliers; bandoulières &bra; courroies &ket; en cuir; bandoulières en cuir; sangles pour équipement de soldats; courroies de patins; garnitures de cuir pour meubles et garnitures de cuir pour meubles; valves en cuir; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 24: Tous les produits contestés.
Classe 28: Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël; pistolets fi &bra; jouets &ket;; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux vidéo électroniques; Trictracs; clochettes pour arbres de Noël; bandes de billard; billes de billard; marqueurs de billard; queues de billard; procédés pour queues de billard; tables de billard; cartes de bingo; chambres à air pour ballons de jeu; jeux de table; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; blocs de construction jouets cuits; jeux de construction; porte-bougies pour arbres de Noël; amorces pour pistolets oublier &bra; jouets &ket;; jeux d’échecs; échiquiers; jetons pour jeux d’argent; Arbres de Noël en matières synthétiques; Supports
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pour arbres de Noël; tables de billard à prépaiement; confettis; appareils de prestiquer; commandes pour consoles de jeu; ordinateur disques compacts pour jeux; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; dice; poupées; biberons de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; lits de poupées; vêtements de poupées; dominos; damiers; damiers; draughts territoriaux gammes; damkers KE games interrogations; haltères courts; haltères; cibles électroniques; bonbons explosifs instaurées crackers de Noël; cosaques attachées à des feux d’artifice &bra; divertissement &ket;; manèges forains; jeux; appareils pour jeux; machines à sous pour jeux d’argent; fers à cheval pour jeux; puzzles; kaléidoscopes; dévidoirs pour cerfs-volants; cerfs-volants; Mah-jong; billes pour jeux; mobiles jouets cuits; les nouveautés pour les parties, célébrités pour fêtes, faveurs; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Pachinkos; chapeaux de cotillon en papier; jeux de société; capsules fulminantes remplaçant les jouets; capsules fulminantes J. jouets; pińatas; ballons de jeu; cartes à jouer; peluches; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; blagues pratiques attachées aux nouveautés; marionnettes; marionnettes; raquettes de jeu; véhicules télécommandés &bra; jouets &ket;; hochets jouets Compétence; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; roulette &bra; roulette &ket;; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter; trottinettes &bra; jouets &ket;; tickets à gratter pour jeux de loterie; skittles souhaitée; dix-neuf; quilles de billard; slides jouets animation; machines à sous appelées machines de jeu; neige artificielle pour arbres de Noël; boules à neige; savons bubbles jouets fiants; SPINNING tops bénéficiera jouets; jouets rembourrés; piscines opérées play play; balançoires; tables pour le football de salon; ours en peluche; theatrical masks; pistolets &bra; jouets &ket;; masques &bra; jouets &ket;; véhicules &bra; jouets &ket;; jouets pour animaux domestiques; machines de jeux vidéo; jeux télévisés; jeux portatifs; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
12 Dans la mesure où le signe contesté a été rejeté, la décision attaquée peut être résumée comme suit:
– L’opposition fondée sur la marque antérieure no 3 est examinée en premier lieu.
Preuve de l’usage
– La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 28 octobre 2013. L’opposante est tenue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne du 28 octobre 2008 au 27 octobre 2013 inclus.
– Place: Les éléments de preuve concernent plusieurs États membres. Cela peut être déduit des langues, par exemple allemand, néerlandais, italien, suédois, espagnol, hongrois, portugais et polonais (pièce 11) et bulgare, estonien, français, lituanien, slovaque et slovène (pièce14), la mention directe de l’Espagne, de l’Estonie, de la
France, de la Slovénie, de la Bulgarie, de la Pologne, de la Lettonie, du Portugal, de la Hongrie, de la République tchèque, de l’Autriche, de la Slovaquie, du Danemark, de la Lituanie, de la Suède, de la Finlande, de la Roumanie, de la Croatie, des Pays- Bas, de la Belgique, du Luxembourg, de l’Italie et de l’Allemagne (pièce 13), les sites web de l’opposante www.newyorker.eu et www.newyorker.de avec http://www.newyorker.de/ les terminaisons de noms de domaine «.eu» et «.de», la devise (principalement l’euro) et les enquêtes menées par GfK en Autriche, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en
Pologne, en Slovaquie, en Espagne et en Suède (pièce 2).
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– Durée: Il existe suffisamment d’éléments de preuve concernant la période pertinente. Les éléments de preuve comprennent des ventes annuelles et des bénéfices de 2012 à 2016 (éléments de preuve du 28 février 2018) et des chiffres de ventes de 2009 à 2013 (déclaration sous serment, pièce jointe 1); Les enquêtes de
2009 et de 2012 (pièce 2), la liste de classement de 2009 (pièce 9), des dépliants datés de 2008, de 2009 et de 2011 (pièce 11), le rapport annuel, mis à jour pour la dernière fois en 2010 (pièce 12), un tableau présentant des statistiques sur la vente de produits pour les années 2009 à 2013 (pièce 13), ainsi que des copies de catalogues, livres et magazines datés de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 (pièce 14).
– Importance: Les informations de vente contenues dans la déclaration sous serment ont été corroborées par des enquêtes GfK, qui indiquent que la marque «NEWYORKER» a été classée dans l’une des six premières positions sur le marché des vêtements. Ces enquêtes attestent du niveau très élevé de reconnaissance de la marque «NEWYORKER» pour, entre autres, des produits vestimentaires. Les chiffres de vente sont également corroborés par le rapport annuel (pièce 12), les statistiques sur les ventes des produits (pièce 13), les ventes annuelles et les bénéfices mentionnés dans les éléments de preuve du 28 février 2018, ainsi que les flyers, livres volkaires, brochures et magazines qui font référence à des produits vendus aux consommateurs finaux.
– Nature: La marque antérieure est une marque figurative. Il apparaît dans les éléments de preuve en tant que marque verbale, et parfois en rouge avec l’expression «Dress for the time» dans une police de caractères plus petite sous ce mot. La couleur et l’expression «Dress for the time», qui est un slogan publicitaire élogieux vantant le caractère à la mode des produits, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure. Il est courant dans le secteur de la mode d’utiliser des combinaisons de signes pour désigner diverses choses, telles que la marque maison («NEWYORKER»), le nom d’une collection spécifique, une ligne de produits spécifique, etc. L’usage dans les différents éléments de preuve de la marque «NEWYORKER» avec d’autres signes (pièce 4), tels que «amisu», «fishbone», «fumg» et «censured», ne s’écarte pas des pratiques industrielles acceptées. Ces autres signes désignent une gamme de produits spécifique ou une collection proposée sous la marque maison «NEWYORKER» (voir pièces 12 et 14).
– Usage pour les produits enregistrés: Classe 18: Les éléments de preuve démontrent l’usage, à tout le moins, pour la catégorie générale des sacs. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas analysé les éléments de preuve pour chacun des produits restants compris dans la classe 18, tels que les sacs de voyage; sacs de sport, sacs à main, serviettes d’écoliers, sacs à dos; sacs banane et bananes, étant donné que ces produits relèvent de la catégorie générale des sacs de l’opposante. Classe 25: Les éléments de preuve démontrent l’usage, à tout le moins, pour les vastes catégories de vêtements, chaussures, chapellerie comprises dans la classe 25. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas analysé les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits compris dans cette classe, qui relèvent des vastes catégories de vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28: Il n’y a guère de référence à ces produits.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 18: Sacs.
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Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 18
– Les sacs contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
– Les sacs de voyage contestés; sacs à provisions; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos; sacs de bicyclettes, à savoir sacoches de selles; porte- monnaie; mallettes pour documents (petits, plats, rigides et rectangulaires utilisés pour le transport de documents); sacs de sport; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs sibles &bra; enveloppes, pochettes &ket; en cuir pour l’emballage; enveloppes et sachets en cuir pour l’emballage; sacs de plage; porte-documents; bourses de mailles (qui sont des porte-monnaie très spécifiques ou des petits sacs, généralement composés d’éléments métalliques); gibecières accessoires de chasse; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; havresacs (qui sont des sacs en toile qui sont généralement portés au-dessus d’une épaule); porte-musique (qui sont des types de porte-documents pour le transport de partitions); filets à provisions; sacs d’écoliers et serviettes d’écoliers; sacs porte-bébés (sacs servant à porter les enfants sur l’épaule, le dos ou la poitrine); sacs à outils en cuir; les sacs à roulettes sont inclus dans la catégorie générale des sacs antérieurs ou les chevauchent. Ces produits sont identiques.
– Les bagages contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les sacs antérieurs et sont identiques.
– Les malles contestées (qui sont de grandes caisses d’emballage ou des boîtes ferrées, utilisées comme bagages ou pour le rangement); valises; coffres de voyage; sets de voyage urs; malles ard ard; valises sont très similaires aux sacs antérieurs. Ces produits ont la même nature et la même destination, partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
– Les portefeuilles contestés; plis de factures; étuis pour clés; portefeuilles; porte- cartes notecases valoriser; caisses en cuir ou en carton-cuir (pouvant également inclure des étuis pour cartes, mais en cuir ou en carton-cuir); les coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ne sont pas au moins similaires à un faible degré aux sacs antérieurs. Ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
– Les boîtes en fibre vulcanisée contestées; boîtes en cuir ou en carton-cuir; les boîtes à chapeaux en cuir sont au moins similaires à un faible degré aux sacs antérieurs.
Ces produits peuvent avoir la même destination de stockage et être concurrents.
– Les sacs kangourou pour bébés contestés; les écharpes pour porter les bébés (qui sont des «vêtements» utilisés pour porter les bébés ou les enfants sur l’épaule, le dos ou la poitrine) sont similaires à un faible degré aux vêtements antérieurs compris dans la classe 25. Ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, comme les magasins vendant des vêtements de grossesse ou des vêtements pour bébés, ils ciblent le même public pertinent et peuvent avoir la même origine.
– Carcasses de sacs à main contestées; les poignées de valises sont similaires à un faible degré aux sacs antérieurs compris dans la classe 18, qui couvrent tous les types de sacs, y compris les sacs à main, et les sacs très similaires aux valises. Pour
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ces raisons, ces produits sont complémentaires, partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
– En ce qui concerne les pièces, parties constitutives et accessoires de tous les sacs précités et des sacs antérieurs compris dans la classe 18 ou les vêtements compris dans la classe 25, ils sont susceptibles d’avoir les mêmes producteurs et peuvent cibler le même public pertinent. Ils sont complémentaires et peuvent être distribués via les mêmes canaux. Ces produits présentent un faible degré de similitude.
– La nature des produits contestés en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir le cuir et les imitations du cuir; les pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précitéspeuvent être considérés comme identiques aux sacs antérieurs, qui comprennent également des articles en cuir et peuvent donc être fabriqués par les mêmes entreprises, étant donné que le savoir-faire et la machine nécessaires (à savoir couper le cuir) peuvent également être les mêmes.
Partant, les produits sont faiblement similaires.
Classe 28
– Les articles de gymnastique et de sport contestés; les pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités sont similaires à un faible degré aux vêtements antérieurs compris dans la classe 25. Ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent le même public et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
– Instruments pour le tir à l’arc contestés; essoreilles d’équipements d’alpinisme; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; amorces artificielles pour la pêche; ballons (de jeu); gants de base-ball; gants pour batteuses pour jeux recherchée; indicateurs de touche corresponde à des attirail de pêche; capteurs de touche équivaut à un attirail de pêche; bobsleighs; body boards; appareils pour le culturisme et appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; arcs pour le tir à l’arc; gants de boxe; filets à papillons; écrans de camouflage encouru articles de sport survient; craie pour queues de billard; chest expanders indirects exerciseurs; exerciseurs impressionnant; tirs au pigeon; argay pigeons quinquennmerci; harnais d’escalade; creels débutant traps pêche; sacs de cricket; leurres pour la chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; disques pour le sport; outils de remise en place du divot pratiqué ibles pour accessoires de golf; outils de remise en place des marques pitch interviendra accessoires de golf; arêtes de skis; coudières pour articles de sport survient; armes d’escrime; masques d’escrime; gants d’escrime; gants d’escrime; hameçons; attirail de pêche; palmes pour nageurs; palmes de natation couvrira flippers; flotteurs pour la pêche; disques volants jouets lettes; gants de jeu; clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; boyaux de raquettes; racines pour la pêche; appareils de gymnastique; ailes delta; harnais pour planches à voile; pistolets lance-harpons articles observateurs; crosses de hockey; Appeaux à chasse; patins à glace; patins à roulettes en ligne; genouillères protecteurs d’articles de sport survient; épuisettes pour la pêche; lignes pour la pêche; mâts pour planches à voile; slips de soutien pour sportifs insecticides (articles de sport); filets (articles de sport); pistolets paintball interviendra appareils de sport survient; munitions pour pistolets à peinture promouvant appareils de sport survient; parapentes; machines pour exercices corporels; boules à jouer; perches pour le saut de la perche; pageries de
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protection pour parties de tenues de sport survient; punching-balls; palets; raquettes; moulins pour la pêche; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; résine utilisée par les athlètes; planches à voile; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Racloirs pour skis; revêtements de peaux de phoques pour skis prescrire; protège-tibias pour articles de sport; volants; planches à roulettes; bottines patins (combiné); fixations de skis; skis; sleighs observateurs articles de sport interviendra; Lance-pierres encouru articles de sport survient; planches à neige; chaussures de neige; revêtements de skis; tremplins vitrines (articles de sport); blocs de départ pour le sport; bicyclettes fixes pour
l’entraînement; cordes de raquettes; planches de surf; kayaks de mer; sangles pour planches de surf; gilets de natation; sangles de natation; planches pour la natation; tables pour le tennis de table; cibles; filets de tennis; appareils de jet de balles de tennis; trampolines; cannes à majorer; ailes/objets d’eau pour le bain et la natation; skis nautiques; fart; ceintures dorsales pour haltérophiles (articles de sport); les pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produitsprécités relèvent de la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport. Ces produits présentent un faible degré de similitude avec les vêtements antérieurs compris dans la classe 25, et ce pour les mêmes raisons que ci-dessus.
Les signes
– La marque antérieure 3 est une marque figurative composée du mot «NEWYORKER», écrit en caractères assez standard et gras, la lettre «Y» étant plus grande que les autres lettres. Le mot entier est écrit en une sorte de ligne courbe, où les lettres autres que la lettre «Y» sont devenues plus petites vers le milieu de la marque.
– Le signe contesté est une marque verbale composée des mots «THE NEW YORKER».
– Les signes coïncident par leur (s) élément (s) verbal (s) «NEWYORKER»/«NEW YORKER». Pour la grande majorité du public pertinent, le (s) mot (s)
«NEWYORKER» ou «NEW YORKER» fait référence à «un habitant ou un habitant de New York» (Collins English Dictionary).
– L’élément «THE» du signe contesté est l’article défini anglais et sera perçu par les consommateurs pertinents comme remplissant l’objectif d’introduire les éléments suivants «NEW YORKER». Il est dépourvu de caractère distinctif.
– Le degré de caractère distinctif de «NEWYORKER» et de «NEW YORKER» est dénué de pertinence. En effet, les signes diffèrent par l’espace entre les éléments «NEW» et «YORKER» et l’élément non distinctif «THE» dans le signe contesté et la police de caractères de la marque antérieure qui n’attirera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
– Les signes sont quasi identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel .
Risque de confusion
– L’identité étroite entre les signes implique que les consommateurs ne les distingueront pas. Cela serait vrai même si le degré de caractère distinctif de l’élément commun «NEWYORKER»/«NEW YORKER» était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent. Il existe un risque de confusion et l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque
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antérieure no 3. La quasi-identité entre les signes compense même le faible degré de similitude entre certains produits. Le signe contesté est rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
– Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru.
– La demanderesse fait valoir que le signe contesté jouit d’une renommée pour un magazine établi en 1925 et qui a fait l’objet d’une publication continue. Le droit attaché à une MUE prend effet à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant.
L’accord de 2002
– En ce qui concerne les accords de coexistence, cette question est traitée dans les directives, qui indiquent que «lors de l’appréciation du risque de confusion, la politique de l’Office est que ces accords peuvent être pris en considération comme n’importe quel autre facteur pertinent, mais ne sont pas contraignants pour l’Office. Cela est particulièrement vrai lorsque l’application des dispositions pertinentes du RMUE et de la jurisprudence constante donne lieu à une conclusion qui n’est pas conforme au contenu de l’accord.
– La division d’opposition n’a aucune raison de rejeter une opposition à l’encontre d’une demande de MUE sur la base d’un accord de coexistence incluant toute entreprise d’une partie de ne pas s’opposer aux demandes de marque de l’autre partie (à moins que l’accord ne contribue d’une manière ou d’une autre à conclure à l’absence de risque de confusion).
– En règle générale, rien n’empêche l’opposant de former une opposition contre une demande de MUE, qu’il s’agisse ou non précédemment d’autres marques (nationales) du demandeur. Cela ne saurait être considéré comme un «comportement contradictoire» et interprété au détriment de l’opposante, d’autant plus que, dans une procédure d’opposition, contrairement à la procédure de nullité, la défense de la «forclusion par tolérance» n’est pas disponible (les règles relatives à la procédure d’opposition ne contiennent pas d’équivalent à l’article 61 du RMUE, selon lequel un titulaire de la MUE peut invoquer comme moyen de défense le fait que la demanderesse en nullité a toléré l’usage de la MUE depuis plus de 5 ans). L’article 60, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique qu’aux procédures d’annulation.
– Bien que la demanderesse affirme que l’accord s’appliquerait «généralement» à toutes les juridictions et à tous les signes des parties, contenant le libellé «New Yorker», sans référence spécifique à l’Union européenne, il n’apparaît pas clairement comment un tel accord pourrait empêcher l’opposante de former la présente opposition sur la base des marques antérieures, qui devaient encore être déposées à la date de l’accord.
– Il appartient à un juge de la juridiction compétente de déterminer s’il y a eu violation d’un accord juridiquement contraignant.
13 Le 30 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où le signe contesté avait été refusé. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 janvier 2021.
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14 Le 25 février 2021, une demande conjointe de suspension de six mois a été déposée, ce qui a été accordé par le greffe des chambres de recours le 1 mars 2021.
15 Le 15 octobre 2021, une nouvelle demande conjointe de suspension de six mois a été déposée, ce qui a été accordé par le greffe des chambres de recours le 21 octobre 2021. Il a été rappelé à l’opposante que le délai pour présenter ses observations était le 15 juin 2022 au plus tard.
16 Aucune autre demande de suspension n’a été présentée et la procédure de recours a repris.
17 Le 10 juin 2022, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
18 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’accord de 2002: le consentement
– L’accord de 2002 régit l’utilisation et l’enregistrement actuels et futurs de leurs marques respectives «NEW YORKER». Elle fixe des paramètres sur l’utilisation par les parties de leurs marques respectives et leur consentement, et ne conteste pas les demandes et les enregistrements actuels et futurs de ces marques pour des produits ou services.
– La clause 3 de l’accord de 2002 prévoit ce qui suit:
«Le nouveau YORKER JEANS GMBH s’engage, en vertu desdites dispositions, à tolérer l’usage et l’enregistrement de la marque THE NEW YORKER par AMPI, à retirer toutes les oppositions formées à l’encontre de cette marque et à émettre des lettres de consentement dans tous les pays où elle est nécessaire pour permettre l’enregistrement d’une marque THE NEW YORKER. En particulier, NEW YORKER JEANS GMBH s’engage à retirer ses oppositions formées à l’encontre des marques allemandes nos 39 820 027 et 30 820 028 ainsi que de la marque de l’Union européenne no 185 041.»
– Cette disposition est claire. Non seulement elle traite de la procédure d’opposition spécifique, qui suit les mots «En particulier», mais elle traite également des futures demandes et enregistrements de la demanderesse pour «THE NEW YORKER» en prévoyant que ceux-ci seront tolérés par l’opposante («zu dulden»), c’est-à-dire qu’elle ne les contestera pas, c’est-à-dire qu’ils sont «autorisés» et qu’elle consent donc et n’imposera pas ces demandes et enregistrements.
– Un consentement correspondant est fourni par la demanderesse à l’opposante en vertu de la clause 1 de l’accord de 2002. Plus précisément:
• l’objet de la clause 3 est «la marque» c’est-à-dire «THE NEW YORKER» au singulier. Il fait référence à la marque elle-même et non à une demande ou à un enregistrement particulier. Il ne se limite donc pas aux demandes de marques expressément mentionnées dans l’accord de 2002, mais couvre également des demandes futures;
• l’opposante est tenue par l’accord de 2002 de tolérer l’usage et l’enregistrement actuels et futurs («Benutzung und Eintragung») par la demanderesse de la marque «THE NEW YORKER» sans faire référence à des produits ou services spécifiques;
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• l’opposant est tenu de donner son consentement «dans tous les pays où il y a lieu» (c’est-à-dire que l’obligation ne se limite pas aux pays des demandes opposées et n’est pas limitée dans le temps mais couvre les demandes et enregistrements futurs);
• l’obligation de fournir un tel consentement est «pour permettre l’enregistrement d’une marque THE NEW YORKER». L’article indéfini «une marque» («um eine») est utilisé dans cette disposition, soulignant que l’obligation de consentement concerne toute demande d’enregistrement, qu’elle soit pendante ou qu’elle soit déposée à l’avenir, et non pas seulement les demandes expressément mentionnées dans l’accord de 2002;
• ce point est également étayé par l’utilisation du mot «insbesondere» ou «En particulier», qui ouvre la deuxième phrase de la clause 3, et serait compris, y compris en allemand, comme signifiant «inclusif» plutôt que «exclusif»;
• elle est également étayée par le fait que le contrat de 2002 ne contient pas de définition du terme «Marke THE NEW YORKER». Le préambule fait plutôt référence à «divers enregistrements correspondants pour «THE NEW YORKER» dans de nombreux pays». Cela confirme que l’accord de 2002 n’a pas été conclu par les parties dans le seul but de régler ensuite la procédure d’opposition; il était plutôt destiné à jeter les bases d’une coexistence actuelle et future à l’échelle mondiale. Cela est conforme au fait que l’accord de 2002 prévoit à l’avenir, comme indiqué ci-dessus, une obligation de consentement
«dans tous les pays où cela est requis».
– Dans ses observations du 24 avril 2020, l’opposante n’a fourni aucun argument convaincant à cet égard. L’accord de 2002 n’impose à l’évidence aucune restriction ni condition, ni dans le temps, ni dans le lieu, ni sur les produits/services en cause quant au consentement donné à la demanderesse par la clause 3 dudit accord.
– La demanderesse a présenté des observations détaillées à la division d’opposition quant aux raisons pour lesquelles, compte tenu de l’accord de 2002, l’opposition devait être accueillie en sa faveur. Toutefois, la décision attaquée les a rejetés dans quelques brèves paragraphes. La division d’opposition a considéré, premièrement, qu’elle était liée par la «politique» exposée dans les directives. Or, ce sont précisément les directives, à savoir les «orientations» et non la «loi». Il n’était donc pas approprié que la division d’opposition ait abrogé son obligation, par le simple recours aux directives, en ne répondant pas utilement aux arguments de la requérante.
– Deuxièmement, indépendamment des directives, la division d’opposition a précisément conclu, sans aucune analyse juridique ou factuelle, qu’elle n’avait aucune base pour rejeter une opposition fondée sur une relation contractuelle préexistante. Elle a procédé à cette constatation alors même que la relation contractuelle en l’espèce va à l’encontre du fait que l’opposition était et continue d’être contraire aux obligations juridiquement applicables de l’opposante et qu’elle est abusive. La division d’opposition était tenue d’examiner correctement les circonstances dans lesquelles l’opposition a été formée, y compris l’existence et les dispositions du contrat de 2002, ce qu’elle n’a pas fait.
– L’Office est compétent pour interpréter les contrats et les relations contractuelles. C’est vrai non seulement dans le cas de la division d’annulation en ce qui concerne, par exemple, la question du «consentement à un enregistrement», mais aussi de la
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division d’opposition. À titre d’exemple, de temps à autre, la division d’opposition est appelée à déterminer si, lors de l’examen de la preuve de l’usage déposée, il est revendiqué que l’usage en question a été effectué par un licencié ou un distributeur dûment désigné, de sorte que l’usage profite à l’opposante. Bien que la division d’opposition puisse valablement décider de déduire un tel «consentement» des circonstances de l’espèce, elle n’est pas tenue de le faire et peut inviter la partie en question à prouver l’existence du consentement, par exemple en produisant une copie de l’accord de licence ou de distribution par lequel il est allégué que le consentement naît et que l’usage est préjudiciable à la partie. À titre d’exemple supplémentaire, la division d’opposition est expressément tenue, en vertu du règlement, de statuer sur les revendications au titre de l’article 8, paragraphe 3, du
RMUE, à savoir une allégation selon laquelle un agent ou un représentant de l’opposante a demandé, en son propre nom, la marque en cause sans le consentement de l’opposante. Cela pourrait bien exiger de la division d’opposition qu’elle interprète l’accord sous-jacent et tout accord additionnel par lequel la demanderesse pourrait revendiquer une «justification».
– Par conséquent, si la demanderesse reconnaît le fait que le RMUE ne fait aucune référence expresse à la notion de «consentement» en ce qui concerne les oppositions à des demandes de MUE (sauf en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 3, du RMUE), la notion de consentement reste essentielle pour statuer correctement sur les oppositions. La division d’opposition doit donc être prête à comprendre si une relation contractuelle entre deux parties suffit ou non à soutenir le consentement allégué.
– L’article 60, paragraphe 3,du RMUE, qui concerne l’annulation, dispose ce qui suit:
«La nullité de la marque de l’Union européenne ne peut être déclarée lorsque le titulaire d’un droit visé au paragraphe 1 ou 2 (motifs relatifs) consent expressément à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.»
– Par conséquent, une demanderesse en nullité, qui revendique un droit antérieur, est empêchée d’obtenir une déclaration de nullité s’il est démontré qu’elle a expressément consenti à l’enregistrement contesté.
– La question du «consentement» en ce qui concerne les annulations est examinée dans les Directives dans la section «Defences à l’encontre d’une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative». La division d’annulation est d’avis que le mot «expressément» dans «consent expressément» signifie que le consentement doit être exprimé dans une «déclaration» (verbale ou écrite) et non par le simple «comportement».
– Les tribunaux de l’Union n’ont pas hésité à interpréter et à donner effet à des arrangements contractuels appelés «accords de coexistence», en particulier lorsque la question du «consentement» est encause (14/10/2008, R 946/2007-2 indirects R
1151/2007-2, VISIONIC/Visonic Ltd.; 29/09/2011, R 1736/2010-2, SkyRadio).
Estoppel/Confiance légitime
– Dans la décision SkyRadio, la chambre de recours a considéré que, si l’accord de coexistence n’était pas expressément exprimé en termes de consentement à l’enregistrement en question, il constituait un tel consentement (29/09/2011, R 1736/2010-2, SkyRadio, § 32).
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– La question du «consentement» qui concerne généralement la division d’opposition, à tout le moins dans le cadre d’une opposition «standard», est celle du consentement à l’usage d’une marque plutôt que de son enregistrement. Toutefois, il n’y a aucune raison de principe pour laquelle la division d’opposition, à l’instar de la division d’annulation, n’aurait pas compétence pour déterminer si un accord entre deux parties prévoit un consentement pertinent à l’enregistrement et à l’usage. En effet, comme il a également été souligné, la division d’opposition est tenue de trancher cette question en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La «justification» archéypale dans une opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE serait un consentement exprès donné par l’opposante à la demanderesse lui permettant d’enregistrer la marque en son propre nom.
– Deuxièmement, la décision «SkyRadio» soutient la position de la demanderesse selon laquelle un consentement exprès à la demande en question constitue une défense absolue à une opposition formée sur la base de motifs relatifs, dans la mesure où il s’agirait d’une défense contre l’annulation d’un enregistrement correspondant (29/09/2011, R 1736/2010-2, SkyRadio, § 31).
– Si le «consentement» ne constituait pas un moyen de défense à l’encontre d’une opposition formée à l’encontre d’une demande, mais seulement une annulation, la finalité de l’accord de 2002 serait écartée. La demanderesse ne pourrait jamais se trouver dans une situation où sa défense du «consentement» pourrait être invoquée si son enregistrement prospectif n’a jamais été obtenu à l’issue d’une procédure d’opposition. Comme l’a observé la chambre de recours dans la décision SkyRadio, une telle position serait fondamentalement erronée et inéquitable.
– La position de la demanderesse est également corroborée par la décision «CompAir» (30/07/2002, R 590/1999-2, CompAir). Dans cette affaire, la demanderesse avait invoqué l’existence d’un accord de coexistence antérieur qui, selon elle, empêchait l’opposante de contester l’octroi futur de la demande de marque de l’Union européenne en cause. La division d’opposition avait refusé de prendre en considération l’accord de coexistence et la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition:
«16. De l’avis de la chambre de recours, l’accord ne peut tout simplement pas être ignoré. Le fait que la demanderesse possède une marque enregistrée en Allemagne qui est antérieure à l’enregistrement de l’opposante n’est pas non plus pertinent.»
– La chambre de recours a ensuite interprété le prétendu accord de coexistence. Elle a considéré, en effet, qu’en raison de l’accord qu’elle avait conclu avec la demanderesse, l’opposante dans cette affaire devait être empêchée (c’est-à-dire «abandonnée») d’invoquer un risque de confusion. Ainsi, la chambre de recours a indiqué ce qui suit:
«19. Pour déterminer s’il existe un risque de confusion en Allemagne, l’Office doit tenir dûment compte de l’accord, qui était clairement conçu par les parties comme juridiquement contraignant. L’opposante ne peut faire valoir, sans violer l’accord, qu’il existe un risque de confusion en Allemagne entre sa marque et la marque de la demanderesse dans la mesure où celle-ci est revendiquée pour les produits couverts par l’enregistrement allemand no W 940 945.»
– En effet, la Chambre indiquait que la demanderesse avait une «confiance légitime» dans le fait que l’opposition ne serait pas formée et que l’opposante était «forclose» en raison de l’accord de coexistence et des représentations et des engagements qu’elle avait offerts, de faire valoir un risque de confusion, c’est-à-dire de s’opposer à la demande en cause pour les motifs qu’elle avait avancés dans l’opposition en
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question. En résumé, la division d’opposition a mal interprété la logique sous- tendant la décision «CompAir».
– Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition n’avait pas la possibilité, en l’espèce, d’ignorer simplement l’accord de 2002. Au contraire, elle aurait dû interpréter l’accord de 2002, compte tenu de son effet et considérer qu’il empêchait la requérante de poursuivre ou de maintenir l’opposition et que l’opposition devait donc être rejetée. L’opposante a consenti à l’enregistrement du signe contesté. Elle ne devrait pas être autorisée à faire valoir ses enregistrements (dont beaucoup ont été eux-mêmes obtenus en vertu de l’accord de 2002 à l’encontre de la demanderesse).
– Le principe de l’estoppel est reconnu en droit de l’Union (voir conclusions de l’avocat général 16/10/1980, C-63/79 et C-64/79, Boizard, EU:C:1980:192):
«Il ressort d’un principe général (applicable à une autorité publique sauf dans les cas où cela serait inconciliable avec son devoir public) que l’un qui, ayant des relations juridiques avec l’autre, induit à tort l’autre en ce qui concerne un fait matériel (y compris l’existence d’un droit) ne saurait ensuite fonder une action à son encontre si (cette autre) a agi de manière pertinente en s’appuyant sur ce qu’il a été amené par ce comportement à croire.»
– L’affaire «Boizard» concernait les pensions et le droit du travail et la demande était dirigée contre une autorité plutôt qu’un particulier. Toutefois, ce principe s’applique néanmoins, comme le confirme la décision «CompAir».
– La demanderesse a également fait remarquer à la division d’opposition qu’en ce qui concerne bon nombre des produits en cause dans la présente procédure, elle détenait (et détient toujours) des droits antérieurs dans l’Union européenne, y compris, par exemple, la marque de l’Union européenne no 185 041 «THE NEW YORKER», désignant des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25 et 41 avec une date de priorité au 1 avril 1996. En effet, c’est la clause 3 de l’accord de 2002 qui obligeait l’opposante à retirer son opposition à cette marque, ce qu’elle a fait, et la marque a été enregistrée le 8 mai 2003. La demanderesse a également attiré l’attention de la division d’opposition sur le fait qu’il existe de nombreux autres exemples d’enregistrements dans le contrôle de la demanderesse qui sont efficaces dans l’Union européenne et qui couvrent des produits/services pertinents, mais antérieurs à ceux avancés par l’opposante dans la présente procédure. Une sélection de ces enregistrements a été présentée aux annexes 3 à 6 des observations de la requérante du 2019 novembre.
– La division d’opposition a mal interprété l’argument de la demanderesse en portant à son attention l’existence de ces enregistrements. L’argument de la requérante n’était pas que ces enregistrements constituaient, d’une manière ou d’une autre, un moyen de défense contre l’opposition. Au contraire, ces enregistrements ont été portés à l’attention de la chambre de recours à la lumière de la décision «Compare». Dans l’affaire «Compare», la chambre de recours a conclu que l’enregistrement antérieur allemand de la demanderesse était pertinent pour l’opposition de l’UE, ce qui corroborait davantage la position de l’opposante dans cette affaire, à savoir que l’accord entre les parties devait avoir un effet déterminant.
– Dans ses observations du 24 avril 2020, l’opposante a cité trois décisions des chambres de recours qui, selon elle, étayent sa thèse selon laquelle l’accord de 2002 est dénué de pertinence (19/12/2002, R 973/2001-4, Piccolino/Pikolinos, § 9;
30/04/2003 R 35/2002-4, V Vitaliano Pancaldi/Pancaldi, § 17-18; 03/09/2007 R
1253/2006-2, Les irrestibles d’ETAM/eram, § 31). L’affaire «Les irréstibles
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d’ETAM» était principalement une affaire concernant ce qui, en réalité, était une revendication d’une «utilisation simultanée honnête». La référence aux juridictions nationales ne faisait donc pas partie de la ratio de la décision. «Piccolino/Pikolinos» et «V Vitaliano Pancaldi/Pancaldi» concernaient, entre autres, des accords de coexistence que les chambres de recours ont jugés non contraignants pour des tiers, y compris les chambres de recours, ce qui est correct. Toutefois, la question n’est pas de savoir si de tels accords sont contraignants, mais de déterminer si les chambres de recours et la division d’opposition sont compétentes pour interpréter et donner effet à de tels accords. Pour les raisons indiquées, il convient de répondre par l’affirmative à cette question.
– Enfin, la division d’opposition fait remarquer que «les marques de l’Union européenne antérieures n’étaient même pas déposées au moment de l’accord (2002)». Il ressort clairement de cette observation que la division d’opposition n’a pas compris les termes et l’effet de l’accord de 2002. L’accord s’applique non seulement aux demandes et aux enregistrements en cours et délivrés au moment de l’exécution de l’accord, mais également à ceux dont les parties pourraient à l’avenir déposer leurs marques respectives.
Comportement abusif
– La demanderesse a signalé à la division d’opposition (en même temps que ses observations concernant l’estoppel et l’intérêt légitime) que, face à l’accord de 2002, l’opposition de l’opposante constituait un abus de procédure. La demanderesse s’est référée à cet égard, à un résumé du droit applicable, à la décision «keynote»
(23/10/2017, 13 568 C, keynote).
– La division d’opposition ne fait aucune référence à la décision «keynote» ni aux allégations de détournement de procédure de la demanderesse. En ce sens, la décision attaquée est à nouveau entachée d’un vice. Dans l’intervalle, la grande chambre de recours a rendu la décision «Sandra Pabst» (11/02/2020, R 2445/2017- G. Sandra Pabst), dans laquelle elle a conclu que l’action en déchéance pour non- usage était «abusive». Rien dans les procédures de déchéance ne les rend particulièrement susceptibles d’alléguer un abus. Comme dans la décision «keyemarque», la décision «Sandra Pabst» était fondée sur le comportement de la partie en question et le contexte dans lequel la procédure a été engagée, et non sur le fait qu’il s’agissait d’une revendication de non-usage qui était invoquée. Un abus de procédure peut survenir dans le cadre d’une procédure d’opposition empêchant qu’une marque ne soit enregistrée autant qu’elle le peut dans le cadre d’une procédure d’annulation. La décision «Sandra Pabst» (comme dans «keynote» devant elle) s’est largement appuyée sur les orientations données par la Cour dans l’arrêt Kratzer (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604). L’arrêt Kratzer a confirmé que les actions administratives ou judiciaires d’un tribunal de l’UE ne peuvent pas être prises en considération lorsqu’elles constituent un abus de droit ou de procédure. La grande chambre de recours a résumé les orientations données dans
«Kratzer» dans sa décision, qui incluaient le principe découlant de la décision Kratzer, à savoir que pour qu’il y ait pratique abusive, il faut qu’il y ait une combinaison d’éléments objectifs et subjectifs.
– L’élément subjectif en l’espèce est satisfait par les faits suivants: en 2002, l’opposante a volontairement conclu l’accord de 2002 avec la demanderesse et, à toutes les périodes pertinentes, elle avait et continue de connaître ses obligations au
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titre de l’accord de 2002 de s’abstenir de s’opposer aux demandes existantes et futures de la demanderesse d’enregistrer «THE NEW YORKER». L’élément objectif est satisfait par le fait qu’en violation de ses obligations, elle a formé opposition et a continué à poursuivre l’opposition devant l’EUIPO (opposition copendante B 2 280 009, faisant actuellement l’objet du recours R 2173/2020-5). Le contexte dans lequel l’opposition a été formée et le comportement de l’opposante en formant l’opposition (ainsi que l’opposition dans l’affaire R 2173/2020-5), en violation manifeste de ses obligations contractuelles, constituent simplement un tel abus.
– Elle est abusive, non pas seulement à l’égard du requérant, mais par rapport au Tribunal devant lequel la procédure a été engagée. En s’opposant au signe contesté en présence d’une obligation juridiquement contraignante de ne pas le faire, l’opposante a, de fait, conduit la division d’opposition et la chambre de recours à détourner des ressources qui auraient pu être engagées à défaut de statuer sur des litiges correctement fondés. Le litige en l’espèce n’est pas correctement fondé et l’opposante en avait pleinement connaissance au moment de l’engagement de la présente procédure.
Conclusion
– L’accord de 2002 empêchait l’opposante d’introduire et de poursuivre l’opposition. Dans la mesure où la décision attaquée a accueilli l’opposition, elle doit être annulée. Le signe contesté devrait être accepté pour l’ensemble des produits et la demanderesse devrait être condamnée aux dépens.
– À titre subsidiaire, l’affaire devrait être renvoyée à la division d’opposition pour qu’elle statue et donne effet à l’accord de 2002.
19 Les arguments de l’opposante soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
L’accord de 2002 ne fait pas obstacle à la présente opposition
– La requérante fait une interprétation erronée de l’accord de 2002. C’est à tort qu’elle soutient que l’accord de 2002 empêche l’opposante de former des oppositions contre l’une ou l’autre des futures marques de la demanderesse. La clause 3 dudit accord fait référence aux demandes existantes de la requérante qui faisaient l’objet du litige à l’époque. Il prévoit ce qui suit:
«Le nouveau YORKER JEANS GMBH s’engage, en vertu desdites dispositions, à tolérer l’usage et l’enregistrement de la marque THE NEW YORKER par AMPI, à retirer toutes les oppositions formées à l’encontre de cette marque et à émettre des lettres de consentement dans tous les pays où elle est nécessaire pour permettre l’enregistrement d’une marque THE NEW YORKER. En particulier, NEW YORKER JEANS GMBH s’engage à retirer ses oppositions formées à l’encontre des marques allemandes nos 398 20 027 et 308 20 028 ainsi que de la marque de l’Union européenne no 185 041.»
– Rien dans cette clause (ni dans l’ensemble de l’accord de 2002) n’indique que New Yorker Jeans GmbH constira à de futurs dépôts de marques et ne s’y opposera pas. La clause 3 fait référence à la tolérance de l’usage et de l’enregistrement des marques opposées (alors). C’est la raison pour laquelle il est indiqué que New Yorker Jeans GmbH retirera les différentes oppositions. La clause 3 n’indique pas spécifiquement que l’opposante tolère tout enregistrement futur de «THE NEW YORKER» par la demanderesse.
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– L’opposante n’a consenti à l’enregistrement de marques existantes pour des produits liés à la non-publication que dans la mesure où ces produits se limitent à des articles de merchandising (c’est-à-dire des articles commercialisés en lien avec le magazine de la demanderesse). L’opposante n’a jamais donné l’autorisation ou le consentement de la demanderesse à enregistrer à l’avenir «THE NEW YORKER» pour des produits et services identiques et similaires à ceux pour lesquels la demanderesse elle-même utilise des marques «THE NEW YORKER» (c’est-à-dire les produits pour lesquels la présente opposition a été accueillie).
La requérante comprend mal la jurisprudence de l’Union en matière d’accords de délimitation — la décision attaquée a conclu à juste titre qu’elle n’est pas liée par des accords de limitation
– L’article 60, paragraphe 3, du RMUE dispose qu’une MUE ne peut être déclarée nulle si le titulaire du droit antérieur consent expressément à l’enregistrement de la MUE avant de déposer la demande en nullité. Les règles relatives aux procédures d’opposition ne contiennent pas de disposition équivalente ni l’article 61 du RMUE, selon lequel le titulaire d’une MUE peut invoquer comme moyen de défense le fait que la demanderesse en nullité a toléré l’usage de la MUE depuis plus de cinq ans.
– Par conséquent, le prétendu «consentement» à la marque en cause (qui est contesté par l’opposante et sur lequel la division d’opposition n’a pas non plus trouvé de fondement) n’a aucune conséquence automatique sur une opposition et ne lie pas l’Office. Si elle peut parfois agir comme un facteur susceptible de réduire la confusion, contrairement aux allégations de la demanderesse, elle ne met pas simplement fin automatiquement à une procédure d’opposition.
– Ce point a également déjà été confirmé par de nombreuses décisions de la chambre de recours dans la réponse en première instance du 13 mai 2020 (19/12/2002, R 973/2001-4, Piccolino/Pikolinos, § 9; 25/10/2006, R 35/2002-4, Univet/Univete, §
17-18; 03/09/2007, R 1253/2006-2, Les irréstibles d’ETAM/eram, § 31).
– L’argument selon lequel la division d’opposition a rejeté sommairement la pertinence de l’accord de coexistence en se fondant sur ses directives est incorrect. La division d’opposition a d’abord fait référence aux directives pour préciser qu’elle n’est pas liée par un accord de coexistence, ce qui ne saurait l’empêcher automatiquement de statuer sur l’opposition. Cette affirmation est correcte sur l’état du droit. La division d’opposition a examiné l’accord et a conclu qu’il ne ressortait pas clairement de son libellé que New Yorker Jeans GmbH s’était engagée à ne pas former d’oppositions contre les marques en cause en l’espèce.
Le dépôt d’une opposition n’est pas abusif
– La demanderesse soutient en outre que l’opposition devrait également être rejetée au motif qu’elle constitue un «comportement abusif» en invoquant le précédent de la décision «Sandra Pabst» (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst) ainsi que la décision «keynote» (23/10/2017, 13 568 C). Selon la requérante, la prétendue violation de l’accord contractuel entre les parties constitue un comportement abusif comparable à celui constaté dans les décisions «Sandra Pabst» et «keynote». Cet argument est erroné. La présente opposition n’a été formée en violation d’aucun contrat.
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– En tout état de cause, la jurisprudence relative à l’abus de procédure ne saurait s’appliquer au cas d’espèce. La jurisprudence, en particulier les affaires «Sandra Pabst» et «keynote», concerne l’engagement vexatoire d’un certain nombre de procédures de déchéance dans le but d’enlever au titulaire d’une marque des actions procédurales visant à obtenir un avantage. Dans les deux cas, les actions ont été intentées par un chariot de marque soupçonné, qui a abusé de la législation existante de l’UE pour former un nombre important de demandes en déchéance contre deux titulaires de marques.
– La présente opposition ne relève tout simplement pas d’une telle matrice factuelle. L’objectif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est de permettre aux titulaires de droits antérieurs d’empêcher les demandeurs de marques juniors d’enregistrer des signes similaires prêtant à confusion. Le RMUE (à dessein) ne prévoit aucune exception de forclusion par tolérance ou de consentement dans le cadre d’une procédure d’opposition. Les actions de l’opposante atteignent l’objectif de la réglementation de l’UE, qui est d’éviter un risque de confusion par l’usage et l’enregistrement de marques identiques ou similaires pour des produits et services identiques ou similaires, et ne sauraient être qualifiées d’abusive.
Motifs
20 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Droit applicable
22 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 10 septembre 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (29/09/2021,-592/20, AGATE, EU:T:2021:633, § 19). En outre, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur (08/09/2021, T 84/20-, Eductor, EU:T:2021:555, § 17), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (CE) no 2017/1001. Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, les références à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2017/1001 faites par les parties et dans la décision attaquée doivent être comprises comme faisant référence, respectivement, à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009, qui sont libellés de manière identique à ces dispositions ultérieures.
Portée du recours
23 Dans l’acte de recours, la demanderesse a expressément indiqué qu’elle contestait la décision attaquée dans la mesure où elle rejetait le signe contesté, à savoir pour les produits énumérés au paragraphe 9.
24 En particulier, dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté ces produits sur la base de la constatation d’un risque de confusion compte tenu de la quasi-identité de la
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marque antérieure no 3 avec le signe contesté, de l’identité ou de la similitude à différents degrés des produits précités avec les sacs antérieurs compris dans la classe 18 et des vêtements; chaussures comprises dans la classe 25 pour lesquelles l’usage de la marque antérieure a été démontré, même si la marque antérieure présentait un faible degré de caractère distinctif.
25 Toutefois, la demanderesse ne formule aucune remarque dans le mémoire exposant les motifs du recours concernant l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
26 En outre, devant la division d’opposition, la requérante a expressément indiqué qu’elle ne reconnaissait pas la similitude des marques, ni l’identité ou la similitude des produits en cause, ni le risque de confusion. Elle s’est bornée à i) contester la preuve de l’usage et ii) faire valoir que l’opposante avait été empêchée de former opposition, ce qui constituait en outre un abus de procédure à la lumière de l’accord de 2002 des parties.
27 Dans le cadre du recours, la demanderesse maintient uniquement les arguments énoncés au point ii) et ne remet pas en cause la conclusion relative à l’usage sérieux de la marque antérieure no 3 pour les sacs compris dans la classe 18 et les vêtements; chaussures comprises dans la classe 25.
28 La chambre de recours rappelle à cet égard que, même s’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (-06/04/2017, 39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C- 62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35), dans les procédures inter partes, la portée du litige est délimitée par les parties, notamment par la portée du recours telle que définie par celles-ci (voir également considérant 9 du RDMUE). Dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’examen de la chambre de recours est dès lors limité aux moyens invoqués par les parties et aux demandes présentées par les parties (article 95, paragraphe 1, du RMUE) et l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
29 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et non équivoque des motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée, ainsi que des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués. Comme l’a également confirmé la Cour, pour une identification claire des motifs soutenant le recours, il est nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours contienne une indication claire des observations pertinentes en fait et en droit expliquant les raisons pour lesquelles la décision attaquée était erronée. Cette identification ne peut être effectuée par la chambre de recours à titre de déductions (28/04/2010-, 225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 26;
02/03/2011, C-349/10P, Claro, EU:C:2011:105). La requérante doit en effet exposer par écrit et suffisamment clairement quels sont les éléments de fait et/ou de droit qui soutiennent sa demande à la chambre de recours d’annuler et/ou de réformer la décision attaquée (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 46).
30 La demanderesse n’a avancé aucun argument concernant les conclusions de la division d’opposition concernant la preuve de l’usage et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
31 Par conséquent, en ce qui concerne les conclusions relatives à la preuve de l’usage et à l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours approuve et renvoie à la décision attaquée.
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32 La question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’opposante est empêchée de former opposition par l’accord de 2002 des parties et si le dépôt de l’opposition constitue un abus de procédure.
33 Bien que l’acte de recours ne porte que sur la partie des produits pour laquelle le signe contesté a été rejeté (et ne peut être dirigé que vers cette partie), les questions relatives à l’habilitation de l’opposante à former opposition dans son intégralité sont pertinentes dans le cadre du recours. Néanmoins, il n’est fait droit aux prétentions de la demanderesse au sens de l’article 67 du RMUE que dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
Sur la compétence de la chambre de recours pour interpréter l’accord de 2002
34 Même si le contenu de l’accord de 2002 est discuté par les parties dans leurs observations et constitue en outre le seul motif sur lequel le recours de l’opposante est fondé, il ne s’agit pas d’une question sur laquelle la chambre de recours doit se prononcer en l’espèce.
35 Toute discussion concernant le contenu de l’accord de 2002 signé entre les parties ne relève pas de la compétence de la chambre de recours, étant donné que le RMUE, qui régit les actions de l’Office et des chambres de recours, ne prévoit aucune compétence quelconque dans ce domaine. Il n’appartient pas à la chambre de recours d’interpréter un accord de coexistence ou de délimitation.
36 Par conséquent, si la demanderesse fait valoir, au regard de l’accord de 2002, que l’opposante n’était pas habilitée à former une opposition contre le signe contesté, cette question devrait être portée devant l’autorité nationale compétente et être tranchée par celle-ci (04/03/2016, R 1564/2015-2, SDC-888X BK/SDC-888X BK, § 89; 16/11/2015,
R 3067/2014-2, Hein Gericke/Hein Gericke (fig.) et al., § 39; 13/03/2015, R 354/2014-2,
Quilapayún (fig.)/QUILAPAYÚN (fig.) et al., § 25; voir également le point 55 ci- dessous).
37 Néanmoins, étant donné que les seuls arguments avancés par la demanderesse dans le cadre du recours concernent l’accord de 2002, la chambre de recours se prononce à ce sujet, en réitérant toutefois qu’elle est responsable et compétente pour statuer uniquement sur la question de savoir s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte de la preuve de l’usage. Sur ce point, la décision attaquée est approuvée compte tenu de l’absence d’arguments de la part de l’opposante concernant l’appréciation de la preuve de l’usage et du risque de confusion dans la décision attaquée.
L’accord de 2002
38 Le contrat de 2002 (signé le 7 septembre 2002) produit devant la division d’opposition est libellé comme suit dans la traduction anglaise:
«ACCORD DE DÉLIMITATION
entre
New Yorker S.H.K. Jeans GmbH, HansestraBe 48, 38112 Braunschweig (République fédérale d’Allemagne) (anciennement: SchmalbachstraBe 16, 38112 Braunschweig)
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Titulaire de l’enregistrement de marque et de la demande de marque allemands no 399 55 308.8 interrogé NewYorker développant (marque verbale) et no 399 17 118 New Yorker composer (marque verbale/figurative), no 396 51 767 attachées NEW YORKER THE FAB DEPARTMENT STORE alléguant (marque verbale/figurative), no 399 22 556 sollicitant de nouvelles captures d’Yorker disques compacts (marque verbale/figurative), no 398 02 038 reux (marque verbale/figurative) et no 301 27 213 new Yorker music indirects (marque verbale/figurative) no 685 373 tel. NEW YORKER THE FAB
DEPARTMENT STORE annoncés (mot/élément figuratif) et no 723 627 new Yorker record affilié (marque verbale/figurative) ainsi que divers enregistrements correspondants dans de nombreux pays
— ci-après dénommée New Yorker Jeans GmbH et
Advance Magazine Publishers Inc., 350 Madison Avenue, New York, N.Y. 10017, États-Unis d’Amérique
Titulaire des marques allemandes «THE NEW YORKER», no 398 20 027 et no 398 20 028, demanderesse de la marque communautaire «THE NEW YORKER» no 00185041 et titulaire de divers enregistrements correspondants «THE NEW YORKER» dans de nombreux pays
— ci-après dénommée AMPI
1. AMPI s’engage à ne pas établir de droits à l’égard de l’élément d’entreprise «NEW YORKER» ou de marques portant l’élément «NEW YORKER» de NEW YORKER JEANS GMBH en raison de leur enregistrement et de leur utilisation de leurs marques «THE NEW YORKER» et de tolérer de nouvelles demandes de marques similaires ou similaires au nom de NEW YORKER JEANS GMBH avec l’élément «New Yorker», à l’exception de «THE NEYW». En outre, AMPI s’engage à retirer toutes les oppositions formées à l’encontre de marques portant l’élément proportionnel New Yorker S.H.K. Jeans GmbH et à fournir des lettres de consentement dans tous les pays où ii est nécessaire pour permettre l’enregistrement de marques contenant l’élément prescrire New Yorker.1
2. AMPI est autorisée à utiliser la marque «THE NEW YORKER» pour des produits et services (et non des produits d’édition), à condition que ces produits et services soient proposés et vendus en lien avec le magazine» La New Yorker «of AMPI (par exemple dans le domaine du merchandising ou sous une forme similaire) et/ou en relation avec ces produits marqués, le lien avec le magazine «THE NEW YORKER» sera clairement identifié. À cetégard, les textiles sont en principe revêtus de l’écriture typique du magazine The New Yorker» selon la marque verbale/figurative 39820027 THE NEW YORKER «, tandis qu’AMPI est autorisée à placer la dénomination alléguant THE NEW YORKER» dans des cas individuels, en particulier sur des étiquettes dites Hang, sur des listes de prix ou sur des étiquettes, apposées à l’intérieur des textiles, en lettres majuscules ordinaires, dans la mesure où l’utilisation du logo dans de tels cas n’est pas possible ou n’est pas possible.
3. New YORKER JEANS GMBH s’engage, en vertu desdites dispositions, à tolérer l’usage et l’enregistrement de la marque «THE NEW YORKER» par AMPI, à retirer toutes les oppositions formées à l’encontre de cette marque et à émettre des lettres de consentement dans tous les pays où elle est nécessaire pour permettre l’enregistrement d’une marque «NEW YORKER». En particulier, NEW YORKER JEANS GMBH s’engage à retirer ses oppositions formées à l’encontre des marques allemandes nos 398 20 027 et 308 20 028 ainsi que de la demande de marque communautaire no 000185041.
4. New YORKER JEANS GMBH s’engage toujours à utiliser leurs marques sans saisir l’article anglais revendiqué. Elle ne présente pas non plus une représentation graphique identique ou similaire au graphisme de la marque enregistrée no 398 20 027 au nom d’AMPI.
5. New YORKER JEANS GMBH s’engage à ne pas utiliser la marque «New Yorker» pour des produits compris dans la classe 16, en particulier pour des produits de l’imprimerie et de la publication, ni pour des produits compris dans la classe 9, à l’exception des supports de musique et des lunettes, ainsi que pour des services dans le domaine de la culture ainsi que pour la diffusion d’informations et d’actualités, pas plus que sur l’internet. La société New YORKER JEANS GMBH est toutefois autorisée à utiliser la dénomination «New Yorker» en tant que titre d’un magazine interne avec un tirage d’environ 5,000 exemplaires. À cet égard, la société New YORKER JEANS GMBH s’engage exclusivement à diffuser ce magazine en interne uniquement aux employés et à ne pas proposer ou publier ce magazine en public, pas plus que dans ses propres bureaux d’affaires.
6. Les deux parties conviennent qu’elles sont autorisées à s’occuper de la planification, de l’organisation, de l’exécution et du parrainage d’événements de divertissement. Les nouvelles JEANS JEANS GMBH limiteront leurs manifestations de divertissement à de telles manifestations dans le domaine de la culture de
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la jeunesse, en particulier les concerts de pop, les spectacles de fêtes et de danse ainsi que les concours musicaux et les spectacles de récompenses dans ce domaine qui sont également diffusés par la télévision. L’AMPI n’interviendra pas dans le spectre de divertissement mentionné précédemment. Les deux parties veilleront à ce que l’organisateur de telles manifestations puisse être clairement identifié par les clients.
7. Cet accord est valable dans tous les pays où les parties sont titulaires de droits antérieurs.
8. Le présent accord est contraignant pour tous les successeurs légaux et sociétés liées des deux parties dans la mesure où ils utilisent ou ont enregistré des marques identiques pour les produits correspondants.
9. Les parties conviennent que le lieu de compétence pour les litiges judiciaires à la suite du présent accord ou en rapport avec le présent accord sera le tribunal de première instance de Munich 1. En outre, il est constant entre les parties que le droit allemand est applicable.
10. En cas d’invalidité d’une des dispositions de l’accord, l’effet juridique des autres dispositions n’en sera pas affecté. Les parties rechercheront une solution qui est la plus proche de ce que les parties avaient initialement prévu.
11. Toute modification de la présente convention doit se faire par écrit. Cette condition ne peut être cédée que sous forme écrite.»
39 Les négociations qui ont abouti à l’accord de 2002 ont été menées au cours de la procédure d’opposition no B 94 278 engagée par l’opposante à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne no 185 041 «THE NEW YORKER» déposée le 1 avril 1996, qui est citée dans le préambule de l’accord de 2002. À la suite de cet accord, l’opposition a été retirée le 28 novembre 2002 et la marque a été enregistrée le 26 mai 2003.
40 De l’avis de la demanderesse, le libellé de la clause 3 de l’accord de 2002 est clair et ne peut être interprété que comme signifiant que les parties ont accepté de tolérer et donc d’accepter non seulement leurs enregistrements et demandes respectifs existants, mais aussi les demandes et enregistrements futurs de l’autre partie consistant en, ou contenant respectivement, les mots «NEW YORKER» (New Yorker Jeans GmbH/opposante) ou
«THE NEW YORKER» (AMPI/demanderesse) pour les produits et services visés dans les demandes et autres.
41 À l’appui de l’interprétation de cette clause, la demanderesse fait essentiellement valoir ce qui suit:
(a) l’utilisation du terme «la marque»;
(b)l’obligation de donner son accord «dans tous les pays où cela est nécessaire»;
(c) l’expression «divers enregistrements correspondants pour «THE NEW YORKER» dans de nombreux pays»;
(d)l’utilisation de «In particular» (insbesondere) dans la deuxième phrase;
(e) l’absence de référence aux produits et services.
42 À la clause 3 de l’accord de 2002, l’opposante (ou AMPI) s’engage à tolérer l’usage et l’enregistrement de la marque «THE NEW YORKER» de la demanderesse (ou de New Yorker Jeans GmbH).
43 La contrepartie de la clause 3 est la clause 1, dans laquelle l’opposante accepte de tolérer de nouvelles demandes de ces marques ou similaires au nom de la demanderesse avec l’élément «New Yorker», à l’exception de «THE NEW YORKER» ainsi qu’à l’exception des marques, qui présentent une présentation graphique similaire telle que celle de la demanderesse.
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44 La chambre de recours convient avec la demanderesse que l’utilisation du terme «la marque» dans la clause 3 pourrait suggérer que l’accord de 2002 couvrait à la fois des demandes et des enregistrements existants et futurs consistant en, ou contenant, le libellé
«NEW YORKER» ou «THE NEW YORKER».
45 Toutefois, la chambre de recours estime qu’il n’est pas clair et concluant, comme le prétend la demanderesse, que l’accord de 2002 doive être interprété comme s’étendant à tous les produits et services que les parties respectives pourraient envisager à l’avenir d’être couverts par leurs marques respectives.
46 Si l’intention des parties avait été de s’accorder mutuellement sur l’usage de leurs marques respectives pour tous les produits et services, l’accord de 2002 contiendrait, dans toute logique, une disposition expresse à cet effet, ce qui n’est toutefois pas le cas.
47 La clause 2, qui autorise la demanderesse à utiliser la marque «THE NEW YORKER» «à des fins de marchandisage et de forme similaire» et «dans l’intérieur de textiles», ne suggère pas qu’il a également été convenu que l’opposante tolérerait l’usage de sa marque par la demanderesse pour des produits et services.
48 En outre, la clause 8, qui dispose que «&bra; l &ket; eprésent accord est contraignant pour tous les successeurs légaux et sociétés liées des deux parties dans la mesure où ils utilisent ou ont enregistré des marques identiques pour les produits correspondants», dans la mesure où il ne se lit pas «doit utiliser ou enregistrer», suggère également que l’accord de 2002 ne s’étendait pas aux enregistrements futurs pour des produits et services autres que ceux couverts par les marques existantes à l’époque.
49 Si le terme «En particulier» dans la deuxième phrase de la clause 2 introduit des exemples, ces exemples, bien que non exhaustifs, peuvent néanmoins servir à définir la portée des futurs enregistrements de la marque «THE NEW YORKER» que la demanderesse avait accepté de tolérer.
50 Les marques allemandes no 398 20 027 et no 398 20 028 «THE NEW
YORKER» de la demanderesse ont toutes deux été déposées le 8 avril 1998, et mentionnées dans le préambule de l’accord de 2002, pour les produits et services suivants compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 38, 41 et 42:
Produits de l’imprimerie; périodiques; instruments d’écriture;
Parfumerie, cosmétiques et produits de toilette, lotions pour les cheveux (comprises dans la classe 3);
Enregistrements visuels et sonores;
Bijoux, montres, montures de lunettes,
Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir sacs, ceintures et autres contenants non adaptés pour contenir les produits et petits articles en cuir; malles de voyage et valises, parapluies;
Vêtements, chaussures, chapellerie; télécommunications; services de données et d’informations en rapport avec le fonctionnement de bases de données (Internet);
Édition et édition de magazines, de journaux et de livres
51 À la suite de l’accord de 2002, l’opposition formée contre la demande de marque de l’Union européenne no 185 041 «THE NEW YORKER» de la demanderesse, déposée le
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1 avril 1996 et mentionnée dans le préambule de l’accord de 2002, a été retirée et la marque a été enregistrée le 26 mai 2003 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; DC-ROMs; cassettes audio et vidéo; publications électroniques, optiques et numériques; appareils et produits optiques, y compris lunettes de vue et lunettes de soleil.
Classe 16: Produits de l'imprimerie, magazines, bulletins d’information et livres; produits en papier, affiches, motifs en papier.
Classe 25: Vêtements.
Classe 41: Services de revues électroniques d’information et de divertissement accessibles via un réseau informatique mondial ou non mondial.
52 Aucune de ces demandes, citées à titre d’exemples, n’incluait des produits compris dans la classe 28, et la portée des produits, spécifiés dans la classe 18, n’était sensiblement plus restreinte que ceux pour lesquels la protection était demandée par le signe contesté compris dans la classe 18. Il pourrait donc être interprété, à titre d’exemples, que l’opposante n’acceptait pas de tolérer des demandes et enregistrements futurs pour des produits au-delà de ceux introduits par le libellé «En particulier» dans la deuxième phrase de la clause 3.
53 En outre, parmi les produits compris dans la classe 28, par exemple, on peut voir des appareils pour le culturisme et des appareils pour le culturisme; appareils pour le culturisme; machines pour exercices corporels; perches pour le saut de la perche; tables pour le tennis de table; cibles; filets de tennis; appareils de jet de balles de tennis; trampolines, qui ne sont pas couramment proposés comme merchandising, au sens de la clause 2.
54 À cet égard, il convient de noter que, si la demanderesse fait référence à ses nombreux enregistrements de marques dans différentes juridictions à la date de l’accord de 2002, leurs spécifications sont très comparables aux marques allemandes no 398 20 027 et no
308 20 028 de la demanderesse et MUE no 185 041 citées dans l’accord de 2002.
55 De même, en vertu de la deuxième phrase de la clause 3, l’opposante a obtenu des enregistrements de MUE pour la marque antérieure no 2 ( marque verbale «NEW
YORKER» ) et la marque antérieure no 3 (marque figurative), invoquée dans la présente opposition, qui couvrent les mêmes produits que la marque antérieure no 1 (marque verbale allemande no 39 955 308 «NEW YORKER»), qui avaient été déposées et enregistrées avant l’accord de 2002. Le fait que les enregistrements ultérieurs de l’opposante couvrent en substance les mêmes produits et services que ses enregistrements existants suggère en outre qu’elle a compris l’accord de 2002 comme faisant référence aux mêmes produits et services que ceux couverts par les enregistrements existants.
56 Par conséquent, la chambre de recours ne peut conclure, comme le prétend la demanderesse, qu’il est concluant et clair que l’opposante a donné son consentement à la demande du signe contesté «THE NEW YORKER» pour les produits visés. L’interprétation du requérant est sujette à discussion. Cela étant, la requérante aurait dû chercher à trancher la question de la portée de l’accord de 2002 devant le tribunal de première instance de Munich I, comme le prévoit la clause 9 de l’accord de 2002.
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57 Compte tenu des considérations qui précèdent, il serait superflu que la chambre de recours décide si la notion de consentement/estoppel est fondamentale pour la bonne appréciation des oppositions au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En tout état de cause, les trois affaires invoquées par la requérante à l’appui de sa position se distinguent.
58 Dans l’affaire «SkyRadio» (29/09/2011, R 1736/2010-2, SkyRadio, § 22-23), les parties avaient une longue histoire de contentieux devant les juridictions françaises compétentes.
La chambre de recours a notamment pris note du fait que le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé que la demanderesse en nullité dans cette affaire n’était pas habilitée
à intenter une action en contrefaçon et en nullité sur la base de ses marques «SKYROCK», contre les marques françaises no 1 500 752 «SKY RADIO», no
1 500 753 «SKY TELEVISION» et no 1 500 754 «SKY NEWS» contenant le mot «SKY», formée et utilisée par BSkyB en vertu des droits de Sky Television et de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, en considérant que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas compétente pour examiner elle-même la propriété intellectuelle.
59 Or, en l’espèce, il n’y a pas eu de jugement définitif du tribunal de première instance de Munich I, la juridiction compétente, conformément à l’accord de 2002.
60 Dans l’affaire «VISIONIC/Vionic Ltd.» (14/10/2008, R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic Ltd.), la même opposante qui avait retiré l’opposition compte tenu de l’accord des parties par lequel le signe contesté était limité, demandait ensuite que l’enregistrement de la même marque soit déclaré nul. Ce n’est pas le cas en l’espèce, lorsqu’il existe une marque postérieure couvrant une spécification différente et plus large.
61 L’affaire «CompAir» (30/07/2002, R 590/1999-2, CompAir) n’est pas comparable car elle concernait une opposition fondée sur un enregistrement de marque allemand, qui supplantait un enregistrement de marque allemand antérieur pour la marque identique et des produits identiques que l’opposante avait pu enregistrer à la suite d’un accord de coexistence dûment contraignant conclu en Allemagne avec la demanderesse de la MUE, dans lequel les parties ont convenu que les marques pouvaient coexister en Allemagne, pour autant que les produits soient suffisamment différents.
62 En l’espèce, la marque antérieure no 1 de l’opposante était déjà enregistrée en Allemagne à la date de l’accord de 2002 et c’est la demanderesse qui a obtenu les marques allemandes no 398 20 027 et no 308 20 028 (ainsi que la demande de marque de l’Union européenne no 185 041) en vertu dudit accord. En outre, le signe contesté élargit l’étendue de la protection des marques citées dans le préambule de cet accord.
63 En outre, la demanderesse se trompe dans ce contexte en faisant référence à la question de l’usage par des tiers avec le consentement du titulaire de la marque dans des affaires de preuve de l’usage. La preuve de l’usage, une fois invoquée, est une question de droit et l’Office est habilité à déterminer si le titulaire de la marque a consenti à l’usage de tiers. L’accord de 2002 est un accord privé entre les parties et son effet n’est pas une question régie par le droit des marques de l’Union européenne.
64 L’argument de la demanderesse selon lequel le fait de ne pas donner effet à l’accord de 2002 en sa faveur priverait son droit d’invoquer l’article 53, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 (devenu l’article 60, paragraphe 3, du RMUE) ne saurait non plus être suivi, étant donné qu’elle n’a pas choisi de régler le litige comme le prévoit la clause 9 dudit accord.
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Sur la question de l’abus de procédure
65 Même si l’accord de 2002 devait être interprété comme donnant son consentement au signe contesté, cela ne constituerait pas un abus de procédure.
66 Les faits de l’espèce ne peuvent être comparés à ceux de l’affaire «Sandra Pabst» (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst), étant donné que cette affaire était caractérisée par des circonstances exceptionnelles, qui font défaut en l’espèce.
67 L’affaire «Sandra Pabst» concernait, premièrement, une société artificiellement créée dans le seul but d’introduire de multiples demandes en déchéance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
68 D’autre part, elle concernait le dépôt quasi simultané, par une seule société, de 37 demandes de déchéance à l’encontre de la même partie, ainsi que de multiples demandes en déchéance déposées auprès de l’EUIPO, 850 demandes sur une période de deux ans. Or, en l’espèce, l’opposante n’a formé que deux oppositions contre les dépôts de marques de la demanderesse.
69 Troisièmement, dans l’affaire «Sandra Pabst», il n’existait aucune explication rationnelle pour le dépôt de demandes en déchéance, alors qu’en l’espèce, il semble qu’il existe une raison rationnelle.
70 Par ailleurs, il n’est pas loisible à la requérante de faire valoir un abus de procédure, lorsqu’elle a choisi de ne pas se saisir de l’affaire devant le tribunal de première instance de Munich I, comme le prévoit la clause 9 de l’accord de 2002.
71 Par conséquent, à la lumière de toutes les considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, qui ne sont pas affectés.
28/03/2024, R 2075/2020-5, THE NEW YORKER/New Yorker (fig.) et al.
35
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/03/2024, R 2075/2020-5, THE NEW YORKER/New Yorker (fig.) et al.
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