EUIPO, 23 mai 2024, R 1915/2022‑1, Powerball

EUIPO 23 mai 2024

Arguments

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Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La chambre de recours a conclu que la titulaire de la marque avait effectivement agi de mauvaise foi en cherchant à monopoliser l'usage de la marque 'Powerball' pour empêcher d'autres concurrents d'utiliser ce signe, malgré la connaissance de l'existence de droits antérieurs sur cette marque.
Rejeté
Droits légitimes sur la marque
La chambre de recours a rejeté cet argument, considérant que la titulaire n'avait pas démontré qu'elle avait l'intention d'utiliser la marque conformément à sa fonction essentielle d'indication d'origine.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 23 mai 2024, n° R1915/2022-1
Numéro(s) :	R1915/2022-1
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 mai 2024
Dans l’affaire R 1915/2022
European Lotto and Betting Limited
Valley Towers, Suite 5, Valley Road BKR titulaire de la MUE/requérante
9022 Birkirkara, Malte représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2 (Irlande) contre
Multi-State Lottery Association
8101 Birchwood Court, Suite R Johnston, demanderesse en
50131 Iowa, États-Unis annulation/licenciée/défenderesse
représentée par Abel & Imray LLP, Crommelinplein 1, 2627 BM Delft, Pays-Bas
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 49 690 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 851 556)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2014, European Lotto and Betting Limited (la «titula ire de la MUE» ou «ELBL») a sollicité l’enregistrement de la marque
Powerball
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; publication et reportages; traduction et interprétation.
Classe 42: Services de conception; services des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; services scientifiques et technologiques.
2 La demande a été publiée le 14 mai 2014 et enregistrée le 14 décembre 2020.
3 Le 30 avril 2021, Multi-State Lottery Association (la «demanderesse en annulatio n», également dénommée «MUSL») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités au motif de la mauvaise foi, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 La demanderesse en annulation fait valoir qu’elle exploite la loterie POWERBALL aux États-Unis depuis 1992. POWERBALL est établie depuis mai 2014 comme l’une des plus grandes loteries du monde, sinon la plus grande. La MUE contestée a été déposée par un particulier allemand nommé M. Tobias Roth. Les faits et circonstances de l’espèce démontrent que M. Roth agissait en tant qu’intermédiaire en déposant cette MUE pour le compte de Lottoland. La demanderesse en annulation fait référence à Lottoland en tant que groupe de sociétés qui comprend diverses sociétés mères et filiales telles que
Lotto Holdings Ltd, Cavour Limited et European Lotto and Betting Limited, qui fonctionnent comme une entité économique unique contrôlée par une source commune. Lottoland est une société de paris sur loterie qui propose des paris en ligne sur les résultats des tirages de loteries primaires telles que la loterie POWERBALL de MUSL. Le modèle commercial de Lottoland s’appuie sur cette dernière, en faisant référence aux noms des loteries internationales sur lesquelles Lottoland place des paris, alors qu’elle profite également de la renommée de ces loteries pour attirer des clients vers ses services de paris sur loterie. Lottoland reconnaît qu’elle n’a aucun lien avec les opérateurs officiels des loteries primaires.
Il est de toute évidence à l’avantage de Lottoland de créer une association avec les loteries primaires telles que POWERBALL et Lottoland a délibérément brouillé la distinction entre les loteries officielles et ses services de paris sur loterie afin de créer une confusion et d’induire les clients en erreur en pensant qu’ils jouent à la loterie officielle sous-jacente. L’enregistrement de la marque «Powerball» par la titulaire est un comportement malhonnête et une tentative illégale de détourner les droits de propriété intellectuelle de
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MUSL. Outre l’enregistrement de «POWERBALL» en tant que marque de l’Unio n européenne, Lottoland a également déposé de nombreuses autres marques sur différe nt s territoires qui correspondent aux noms de loteries internationales, sur lesquelles elle place des paris. Ce schéma de demande d’enregistrement de marques de loteries sur lesquelle s Lottoland n’a aucun droit légitime, et qui sont détenues par les opérateurs de loterie dans d’autres juridictions, constitue une stratégie de dépôt illégale.
Il ressort clairement de l’utilisation de «Powerball» par Lottoland que le signe est utilisé pour identifier la loterie de MUSL comme la loterie sous-jacente sur laquelle elle place des paris; l’utilisation de «Powerball» par Lottoland n’identifie pas et ne saurait identifie r l’origine de ses propres services de paris sur loterie. Cela est contraire à la fonctio n essentielle d’une marque. L’enregistrement par Lottoland de «World Millions», un nom qui a été divulgué de manière confidentielle à M. Roth, constitue une preuve supplémentaire de la mauvaise foi de Lottoland. Les faits exposés ci-dessus montrent que Cavour/ELBL a tenté de «mettre la main» sur la marque «POWERBALL», d’une manière qui ne répond pas aux critères d’un comportement commercial acceptable et qui doit clairement être qualifiée de comportement malhonnête et de mauvaise foi.
La demanderesse explique que la manière dont Lottoland s’est présentée elle-même, ainsi que ses activités et la marque «POWERBALL» sur son site internet pour créer une impression claire (mais erronée) qu’elle a un quelconque lien avec la loterie sous-jacente POWERBALL, ainsi que le dépôt de nombreuses autres marques dans des circonstance s similaires, suffisent à établir, avec le degré de certitude requis, que Lottoland a déposé la
MUE contestée de mauvaise foi.
L’origine du signe contesté
Le signe contesté «Powerball» a été inventé par MUSL dès 1992, lorsque la loterie
Powerball a remplacé son jeu Lotto America, qui couvrait plusieurs États des États-Unis. le certificat d’enregistrement de la marque américaine n° 1 740 192 «POWER BALL» montre qu’elle a été utilisée pour la première fois dans le commerce le 16 avril 1992.
L’utilisation du signe depuis sa création
«POWERBALL» a été utilisé en permanence par MUSL depuis 1992 dans le cadre de sa loterie américaine. En outre, «Powerball» a été utilisé par des revendeurs de tickets de loterie, puis par des sociétés de paris sur loterie, pour faire référence à la loterie de MUSL et l’identifier.
La logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne
La demande d’enregistrement de la MUE a été déposée par Lottoland (par un intermédiaire) afin de créer délibérément une association aussi étroite avec l’une des plus grandes loteries au monde et de tirer profit de la force d’attraction de la marque «Powerball» de MUSL, de sorte que les clients seraient induits en erreur et penseraient que
l’activité de Lottoland leur permettait de participer à la véritable loterie Powerball. L’intention de Lottoland était d’obtenir un avantage financier en exploitant l’incapac ité actuelle de MUSL de vendre des billets de loterie en dehors des États-Unis et d’empêcher ses concurrents (c’est-à-dire d’autres fournisseurs de loteries synthétiques) de proposer également des paris sur la loterie POWERBALL ou d’obtenir un paiement en leur «permettant» de faire référence à la loterie POWERBALL. La logique commerciale est donc évidente (à savoir obtenir un avantage indu du système de la marque de l’Unio n européenne), mais il n’existe aucune logique commerciale légitime étant donné que Lottoland n’a aucun intérêt légitime dans la marque. La demanderesse fait valoir que
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l’intention de Lottoland, avec le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, était de tromper le public, et de continuer à le tromper, quant à l’origine commerciale de ses services. Le seul objectif de la titulaire était de mettre la main sur le nom notoireme nt connu de MUSL et de se livrer à une concurrence déloyale en tirant profit de la renommée qu’il a acquise. Une telle intention ne peut jamais être considérée comme étant compatib le avec les principes reconnus de comportement honnête ou éthique ou dans la poursuite d’un objectif légitime.
Chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la demande de marque de l’Union européenne
Lottoland a été créée en mai 2013 et, à la date de dépôt de la MUE contestée, elle s’était établie en tant que bookmaker qui prenait des paris sur les résultats de loteries internationales. Son utilisation des noms de ces loteries internationales ainsi que la langue et la présentation qu’elle utilisait pour faire référence à ses services démontre qu’elle induisait ses clients en erreur quant à la nature de ses activités. En outre, en date du 7 mai
2014, Lottoland avait déjà déposé des demandes de MUE pour les signes «Mega Millio ns », «DailyMillions», «Eurojackpot», «EuroMillions», «EuroMillionen» et «MegaSena».
Cette séquence d’événements et de faits antérieurs au dépôt de la MUE contestée suggère que l’usage trompeur de la marque «POWERBALL» par Lottoland découle de son intention de s’approprier la propriété de ce signe pour la commercialisation de ses propres services de paris sur loterie.
La demanderesse fait également valoir que cela est démontré par la chronologie des événements survenus après le dépôt de la demande. Tous les faits se combinent pour établir l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir qu’elle a été déposée délibérément pour utiliser le pouvoir d’attraction de la marque de MUSL pour créer une confusion parmi ses clients et une association avec la marque de MUSL afin d’induire les clients en erreur quant à l’origine commerciale des services, profitant ainsi injustement de la renommée de la marque de MUSL.
La titulaire de la MUE devait avoir connaissance de la marque de la demanderesse en annulation, et les circonstances de l’espèce indiquent son intention d’utiliser le pouvoir d’attraction de la marque de la demanderesse et d’induire ses clients en erreur quant à l’origine commerciale de ses produits/services, profitant ainsi injustement du nom/de la marque de la demanderesse.
La demanderesse fait également valoir qu’une conclusion positive de mauvaise foi devrait être établie à l’encontre de tous les services contestés, étant donné que le comportement malhonnête de Lottoland jette une ombre sur la MUE dans son ensemble, indépendamme nt de la question de savoir si tous les services couverts sont de nature similaire à l’activité de la demanderesse en annulation.
Premièrement, les références antérieures de Lottoland à la loterie POWERBALL de MUSL
(par exemple, la «célèbre loterie américaine») montrent non seulement qu’elle connaissa it bien la loterie de MUSL, mais aussi qu’elle reconnaissait sa renommée dans le secteur des loteries. En déposant la marque contestée, ELBL a cherché à mettre la main sur la marque de MUSL afin d’exploiter de manière parasitaire sa renommée, de sorte qu’un tel un comportement ne saurait être considéré comme acceptable par un acteur économiq ue raisonnable: comme dans l’affaire 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, la demande a été «enregistrée dans le seul but d’usurper la notoriété du nom d’un signe largement reconnu».
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En outre, Lottoland a systématiquement utilisé Powerball de manière trompeuse et confuse afin de tirer profit de sa renommée et d’attirer des clients, qui pensaient jouer à la véritable loterie Powerball de MUSL. Les éléments de preuve montrent clairement que Lottoland a utilisé (et continue d’utiliser) «PowerBall» dans l’UE uniquement pour identifier la loterie américaine de MUSL sur laquelle ses clients peuvent parier; l’argument d’ELBL selon lequel l’utilisation de «PowerBall» par Lottoland en rapport avec ses services de paris sur loterie ne fait pas clairement référence à la loterie Powerball de MUSL est absurde. Dès lors, la demande n’a pas été déposée dans l’intention d’utiliser «Powerball» dans un but qui relève de la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’indiquer l’origine des services. Lors du dépôt de la demande, l’intention d’ELBL était de porter atteinte aux intérêts de tiers et de les empêcher d’utiliser ou de continuer à utiliser une marque. En d’autres termes, en déposant la demande, l’objectif d’ELBL n’était pas de participer de manière équitable sur le marché, mais plutôt d’empêcher ses concurrents prestataires de paris sur loterie de continuer à se référer à Powerball pour identifier la loterie sous-jacente sur laquelle ils proposaient des paris.
Ces autres parties avaient utilisé Powerball avant la date de dépôt et ELBL n’avait aucun droit prépondérant sur cette marque que ses concurrents (dont beaucoup reconnaissent qu’il s’agit de la marque de MUSL).
D’autres facteurs pertinents indiquant la mauvaise foi sont le dépôt de la demande par l’intermédiaire d’un homme de paille pour tenter de dissimuler la véritable identité de la demanderesse, ainsi que la pratique du groupe Lottoland consistant à déposer des demandes de marques de tiers, à savoir les noms de plusieurs loteries les plus importante s au monde (par exemple, Powerball, Mega Millions, EuroMillions, EL GORDO – en Australie). Il n’est pas crédible qu’une partie enregistre systématiquement, ou tente d’enregistrer, le nom de certaines des plus grandes et célèbres loteries au monde de bonne foi, lorsque les éléments de preuve montrent de manière concluante qu’elles sont (ou seront) utilisées aux fins d’obtenir un avantage commercial.
À l’appui de ses revendications, la demanderesse en annulation a déposé les éléments de preuve suivants:
– 1: un article intitulé «MUSL – The Little Company Behind the Rideau» («MUSL – La petite entreprise derrière le rideau») – présentant un bref historique de la Multi- State Lottery Association («MUSL»), publié dans Public Gaming International en août 2003;
– 2: enregistrements de marques de MUSL aux États-Unis, au Mexique et en Australie;
– 3: un témoignage de M. Charles Strutt, directeur exécutif de MUSL, daté du 21 octobre 2014;
– 4: «Lottery jackpot records» extrait de Wikipédia (daté du 2 mars 2015);
– 5: «Jackpots – The Top 10 biggest Jackpots ever won» (Les 10 plus gros jackpots gagnés) – extrait de www.lottoland.co.uk/jackpots;
– 6: «Biggest jackpots in the U.S. lottery history» (Les plus grands jackpots de l’histoire de la loterie américaine) – article du site www.philly.com daté du 6 novembre 2014;
– 7: diapositive d’une étude de marché réalisée aux États-Unis par Ipsos en 2013 concernant une proposition de nouveau jeu complémentaire au jeu de loterie
Powerball;
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– 8: «POWERBALL Awareness by Jurisdiction» — résultats d’une enquête menée en 2008 par Crestwood et Associations concernant la connaissance du jeu de loterie
POWERBALL de MUSL;
− 9 à 23: des copies d’articles de journaux et de sites web autrichiens, belges, tchèques, danois, néerlandais, français, allemands, grecs, irlandais, italiens, polonais, portugais, espagnols, suédois et britanniques concernant le jeu de loterie Powerball de MUSL, y compris des traductions en anglais et des informations concernant les journaux;
– 24: lettre du 10 août 2018 de Grau Rechtsanwälte adressée à l’Office concernant une demande en nullité déposée contre la MUE n° 15 065 964 Cash4Life – documents officiels montrant que Lottoland Holdings Limited est la société mère de Cavour Limited;
– 25: une copie de la décision D2019-2391 de l’OMPI relative aux noms de domaine, datée du 24 décembre 2019;
– 26: détails Whois pour le domaine lottoland.at;
– 27: faits saillants des travaux pour Dentons sur le site web Legal 500 (https://www.legal500.com/c/london/tmt-technology- media-andtelecoms/patma- trade-mark-attorneys/);)
– 28: Statuts de Cavour Limited;
– 29: registres du Companies House pour la société britannique n° 7785737 OPERATION FELIX (INVESTMENTS) LIMITED;
– 30: l’adresse de EU Lotto Ltd extraite du site https://www.gibraltar.gov.gi/new/sites/default/files/HMGoG_Documents/
Coordonnées de Gibraltar Company Lottoland Holdings Limited;
– 31: coordonnées de la société EUROPEAN LOTTO AND BETTING LIMITED extraites de https://opencorporates.com/companies/mt/C84690;
– 32: 32: licence accordée à European Lotto and Betting Limited par l’autorité maltaise des jeux;
– 33: coordonnées Whois de lottoland.fr et de 1lottoland.com;
– 34: les «rôles de Lottoland» énoncés dans les conditions générales de Lottoland;
– 35: section «About us» du site web britannique de Lottoland;
– 36: la section «What is Lotto Betting ?» (Que sont les paris sur loterie?) extraite du site web britannique de Lottoland;
– 37: un extrait du site web lottoland.co.uk daté du 25 juin 2014 faisant référence à «PowerBall»;
– 38: des extraits de la base de données de l’Office montrant que Grau Rechtsanwälte est le représentant de la majorité des marques de l’UE de Lottoland Holdings Ltd. et de Cavour Limited, et montrant que Grau Rechtsanwälte est basé à Wiesbaden, en
Allemagne;
– 39: les formulaires de demande en nullité pour non-usage déposés par Tobias Roth contre les MUE n° 6 078 422 «Powerball» et n° 6 082 226 «Powerball & Design» le 7 mai 2014;
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– 40: demande d’enregistrement de la cession de la demande de MUE n° 12 851 556 «Powerball» de M. Roth à Cavour Limited;
– 41: des extraits du site internet de Grau Rechtsanwälte, portant le numéro de télécopieur 0611 585 337 11, dont un extrait daté du 19 juin 2013;
– 42: détails des demandes de MUE n° 12 851 556 «Powerball», 12 561 544 «Win-o- Meter», 12 561 445 «Numbershield» et 12 561 478 «Cashkuh»;
– 43: des extraits du site internet lottoland.co.uk datés des 6 novembre 2013, 9 février 2014 et 2 mars 2017 montrant l’usage de POWERBALL pour faire référence au jeu de loterie POWERBALL de MUSL;
– 44: les conditions générales du site internet lottoland.co.uk datées du 9 février 2014 (dernière mise à jour le 1 février 2014);
– 45: les conditions générales du site internet lottoland.co.uk datées du 26 avril 2021 (dernière mise à jour le 11 février 2021);
– 46: captures d’écran et transcriptions de sections de l’audio provenant de vidéos YouTube «Elicia Bravo, Lottoland – NOAH16 London» (https://www.youtube.com/watch?v=wpDufEBwIWQ) et «Welcome to Lottoland
HD» (https://www.youtube.com/watch?v=zUkhyGF8vEA);
– 47: capture d’écran de l’application Lottoland UK provenant de l’App Store du Royaume-Uni, datée de septembre 2018;
– 48: capture d’écran de l’article de la page web http://www.sunshinecoastcasinos.com.au/another-huge-us- powerballjackpot/showing «Another Huge US POWERBALL Jackpot» du 18 août
2016;
– 49: un extrait du site internet lottoland.co.uk daté du 21 septembre 2018 faisant référence à Powerball 500;
– 50: des extraits du site internet lottoland.co.uk datés des 26 décembre 2013, 4 janvier 2014 et 8 février 2014;
– 51: un extrait du site internet lottoland.ie daté du 26 juin 2014;
– 52: un extrait du site internet lottoland.se daté du 14 octobre 2014;
– 53: un extrait du site internet lottoland.pl daté du 8 avril 2014;
– 54: extraits du site internet lottoland datés du 23 juillet 2014;
– 55: un extrait du site internet lottoland.hu daté du 15 mars 2015;
– 56: «Betting on non-UK EuroMillions draws» (Paris sur les tirages EuroMillions non britanniques) — Lottoland soumission à la consultation DCMS;
– 57: un extrait du site web wintrillions.com daté du 27 février 2014;
– 58: extrait du site web lottery.jackpot.com daté du 6 février 2015;
– 59: extrait du site web lottokings.com daté du 29 septembre 2020;
– 60: extrait du site internet worldlotteryclub.com daté du 5 février 2017;
– 61: extrait du site internet victorylottoclub.com;
– 62: extrait du site internet wshful.com;
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– 63: extrait du site web giantlottos.com;
– 64: «The Damage to Brand Lottery Caused by Lottoland and Illegal 'Secondary’ Lotteries: A Call to Action» (les dégats causés aux loteries de marque par Lottoland et les loteries «secondaires» illégales: un appel à l’action) – article publié en mai/juin 2017 dans le magazine Public Gaming International Magazine;
– 65: un extrait du site web lottoland.co.uk expliquant comment Lottoland fonctionne («Is Lottoland a scam? How does Lottoland work? Answers here!» (Lottoland est- il une escroquerie? Comment Lottoland fonctionne-t-il? Les réponses sont ici!»); articles de journaux/publireportages en ligne au Royaume-Uni pour Lottoland provenant du Bristol Post et de The Sun;
– 66: extraits de wintrillions.com datés du 27 février 2014, multilotto.com daté du 2 mars 2013, et giantlottos.com daté du 6 septembre 2013;
– 67: captures d’écran et transcription d’une section de l’audio de la vidéo YouTube «Elicia Bravo, Lottoland – NOAH17 London» (https://www.youtube.com/watch?v=10yZnk-h-LY);
– 68: «Fact Sheet – Lottoland, the fake 'lotto’ that is not a lottery» (fiche d’informa t io n
- Lottoland, le faux «lotto» qui n’est pas une loterie) – document de l’Austra lia n
Lottery and Newsagents Association;
– 69: lettre/courriel daté du 3 mai 2017 de Ben Kearney de l’Australian Lottery and Newsagents Association au sénateur Mitch Fifield, ministre australien des communications;
– 70: un extrait du site internet lottoland.com daté du 26 mai 2013;
– 71: un extrait du site internet lottoland.com daté du 10 février 2014;
– 72: un extrait du site internet lottoland.com daté du 8 février 2014;
– 73: captures d’écran du site internet lottoland.com datées du 31 mars 2014;
– 74: un extrait du site web lottoland.co.uk daté du 12 juillet 2014 montrant l’application Lottoland;
– 75: section «About us» du site web lottoland.co.uk;
– 76: annexe AT-1 de la déclaration sous serment datée du 15 août 2016 d’Anne Elizabeth Tucker, conseillère juridique de Tatts Group Limited;
– 77: exemples de courriers électroniques publicitaires envoyés par Lottoland Australia;
– 78: exemples de correspondance envoyée à MUSL par le public;
– 79: «CBW Omnibus Results» de décembre 2014 – enquête Camelot sur la façon de jouer EuroMillions par l’intermédiaire de Lottoland;
– 80: Section 3 «Problèmes avec la législation actuelle» du cinquième rapport de la session 2014-2015 du Comité de la culture, des médias et des sports sur les loteries sociales;
– 81: «consultation sur l’interdiction des paris de tiers sur les résultats d’EuroMillio ns non britanniques» du département ministériel britannique pour la culture les médias et le sport (DCMS), datée de mars 2017;
– 82: réponse de MUSL au document de consultation du DCMS daté du 1 mai 2017;
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– 83: Département du numérique, de la culture, des médias et du sport, «Réponse à la consultation: Interdiction des paris par des tiers sur les tirages EuroMillions non britanniques», datée de novembre 2017;
– 84: extrait du site web lottoland.co.uk du 9 août 2018;
– 85: décision de la Haute Cour du Royaume-Uni relative à EU Lotto Ltd & Ors/Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport [2018] EWHC 3111
(Admin) datée du 15 novembre 2018;
– 86: décision de la UK Advertising Standards Authority (ASA) relative à EU Lotto Ltd t/a Lottoland datée du 1 février 2017;
– 87: 87: article de conformité de la Commission des jeux d’argent et de hasard du Royaume-Uni intitulé «Betting on lotteries and lottery themed gaming products: being clear to consumers» (Paris sur les loteries et les jeux connexes à la loterie: soyez clairs avec les consommateurs);
– 88: déclaration publique de la Commission britannique des jeux d’argent et de hasard, «EU Lotto Limited trading as Lottoland – Regulatory settlement following a licence review» (EU Lotto Limited exerçant sous le nom de Lottoland – décision réglementaire à la suite d’un examen de licence), datée du 22 juin 2017;
– 89: extrait du site web myvouchercodes.co.uk daté du 6 août 2016;
– 90: article de presse de la Commission des jeux d’argent et de hasard du Royaume – Uni intitulé «Lottoland to pay 150 000 GBP for advertising deficiencies» (Lottoland va payer 150 000 GBP pour des manquements en matière de publicité), daté du
27 juin 2017;
– 91: décision de la UK Advertising Standards Authority (ASA) concernant EU Lotto du 4 juillet 2018;
– 92: sélection d’avis de clients sur Lottoland UK sur le site web britannique Trustpilo t : uk.trustpilot.com;
– 93: décision officielle de l’organisme suédois de réglementation des jeux d’argent Spelinspektionen concernant United Lottery Solutions Ltd datée de juin 2019, accompagnée de la traduction en anglais des sections pertinentes;
– 94: un article de presse intitulé «Swedish regulator sanctionne Lottoland operator» (Le régulateur suédois pénalise le gestionnaire de Lottoland), daté du 19 juin 2019, extrait du site web igamingbusiness.com;
– 95: la décision n° 101166 du tribunal d’arbitrage tchèque concernant le nom de domaine sportka.org du 21 mars 2016;
– 96: extrait du site web reallotteries.com.au daté du 3 février 2018 montrant la campagne «Lottoland’s Gotta Go !» (Lottoland doit dégager) de l’Australian Lottery and Newsagents Association et du Tatts Group;
– 97: exposé des motifs de l’amendement de la loi australienne sur les jeux interactifs de hasard (Lottery Betting) 2018;
– 98: extrait du site lottoland.com.au expliquant «What is Jackpot Betting» (Que sont les paris sur jackpots);
– 99: extrait de lottoland.com.au faisant référence à «US Power»;
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– 100: «It’s in the fine print – why your lotto ticket is not what it seems» (Lisez bien le contrat – votre ticket de loterie vous ment) , article du 19 janvier 2016 tiré du site web news.com.au -https://www.news.com.au/finance/money/wealth/its- in-the-fi ne- print--why-your- lotto-ticket-is-not-what- it- seems/newsstory/411b8ec4605f8b4995a2aa943f2338e7;
– 101: publications Twitter provenant du public australien;
– 102: article intitulé «Lotto to land Cup» (Lottoland va sponsoriser la Melbourne Cup) daté du 21 avril 2017 tiré du site Herald Sun, Melbourne;
– 103: ordonnance n° QUD634/2016 du Tribunal fédéral d’Australie du 6 décembre 2016;
– 104: avis correctif publié par Lottoland Australia en réponse à l’ordonnance;
– 105: annexe SLV-47 de la déclaration sous serment de Susan Lynn Van Der Merwe, directeur opérationnel des loteries (Australie), montrant une copie des registres des centres d’appels du groupe Tatts;
– 106: décision n° D2016-0536 du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI;
– 107: des extraits d’un forum sur le site internet whirlpool.net.au intitulé «USA Powerball… where to buy online.?»; publications datées du 12 au 14 janvier 2016;
– 108: des informations provenant de la base de données de l’EUIPO sur les marques de l’UE de Lottoland Limited et de Lottoland Holdings Ltd.;
– 109: des informations provenant de la base de données de l’EUIPO sur les MUE de Lottoland Holdings Ltd., Cavour Limited et European Lotto and Betting Limited;
– 110: des exemples d’utilisation de Daily Million, d’Eurojackpot, de CASH4LIFE, d’EuroMillions, de Mega-Sena et de Sportka par les propriétaires/opérate urs légitimes de ces loteries et des tiers, ainsi que des références à ceux-ci;
– 111: enregistrements de marques de noms de loterie (MEGA MILLIONS, Daily Million, EURO JACKPOT, EUROMMILLIONS, CASH 4 LIFE, MEGA SENA, SPORTKA) détenues par les propriétaires/opérateurs légitimes de ces loteries; ces enregistrements ont tous une date de dépôt antérieure à celle de la MUE déposée pour les marques identiques ou très similaires de Lottoland;
– 112: lettre du 10 août 2018 de Grau Rechtsanwälte à l’EUIPO concernant une demande en nullité déposée contre la marque de l’UE n° 15 065 964 Cash4Life, accompagnée d’une traduction en anglais des paragraphes pertinents;
– 113: des informations provenant de la base de données australienne des marques commerciales (Australian Trademark Register) déposée au nom de Cavour Limited;
– 114: Mémoire exposant les motifs du recours et renseignements déposés par la Société aux Loteries en Europe (S.L.E.) dans le cadre de la procédure d’opposition à l’encontre de la demande de marque australienne n° 1 743 112 «EuroMillions»;
– 115: mémoire exposant les motifs du recours et renseignements déposés par Sociedad Estatal Loterias y Apuestas del Estado, S.M. E. dans le cadre d’une procédure d’opposition contre la demande de marque australienne n° 1 824 067 «EL GORDO»;
– 116: mémoire exposant les motifs du recours et renseignements déposés par Sociedad Estatal Loterias Y Apuestas del Estado, S.M. E. dans le cadre d’une
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procédure d’opposition contre la demande de marque australienne n° 1 980 614 «EL
GORDO»;
– 117: exemples d’utilisation de SuperEnalotto et de références à SuperEnalotto par le propriétaire/l’exploitant légitime de cette loterie et des tiers;
– 118: exemples d’utilisation d’El Gordo et de références à celui-ci par le propriétaire/l’exploitant légitime de cette loterie et des tiers;
– 119: lettre et injonction de cessation envoyées à Tipp24 Services Ltd. par PREU Bohlig & Partner datée du 30 novembre 2017, accompagnées d’une traduction en anglais; lettre et promesse envoyées à Multi Pay N.V. par Lottoland datée du 14 février 2017; courrier électronique envoyé à Helmut Becker de Zeal Network par David von Rosen de Lottoland daté du 9 mai 2017;
– 120: informations officielles extraites de la base de données Madrid Monitor de l’OMPI concernant l’enregistrement international de la marque n° 1 267 667 «World Millions»;
– 121: informations officielles extraites de la base de données allemande des marques concernant l’enregistrement de la marque allemande n° 30 2018 007 065 Powerball et un extrait du site web powerball.com montrant le logo Powerball A de MUSL;
– 122: définition du terme «piggyback» (profiter du travail d’autrui) tirée du dictionnaire Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/piggyback;
– 123: extraits du site web lottoland.co.uk expliquant le terme «Lotto Betting» datés du 21 mars 2016 (page 1) et du 18 novembre 2021;
– 124: article du site web de Lottoland Corporate intitulé «Secondary lotteries and the capital markets: a match made in heaven ?» (Loteries secondaires et marchés des capitaux: une équipe qui gagne?);
– 125: traduction en anglais des détails des enregistrements des marques mexica ines n° 1 365 039 «Powerball» et n° 1 369 791 «Powerball» de MUSL;
– 126: extraits de www.LottoReport.com montrant les ventes totales de tickets Powerball de MUSL aux États-Unis en 2013 et le nombre total de tickets Powerball vendus aux États-Unis en 2013;
– 127: copies d’articles de presse tirés de sites web américains concernant la loterie Powerball de MUSL;
– 128: extrait du site web lottoland.co.uk daté du 10 avril 2014 montrant le PowerBall Magazine de MUSL;
– 129: extrait du site web lottoland.co.uk daté du 3 mars 2021 montrant le PowerBall Magazine de MUSL;
– 130: extrait du site web lottery.co.uk daté du 23 mars 2010 fournissant des informations sur la loterie Powerball de MUSL;
– 131: copie de l’article de presse britanniq ue https://www.prnewswire.co.uk/newsreleases/powerball- lottery-jackpot-reaches-
157-million-144618005.html dated 08/02/2012;
– 132: extrait du site web loterij.net daté du 26 août 2013 contenant des articles de presse sur la loterie Powerball de MUSL (et sa traduction en anglais);
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– 133: données et graphiques montrant le nombre de recherches concernant «Powerball» sur Google au Royaume-Uni et aux États-Unis entre mai 2013 et mai 2014;
– 134: copies d’articles de presse publiés le 19 mai 2013 et le 5 juin 2013 dans le journal britannique The Daily Mail concernant la loterie Powerball de MUSL;
– 135: extrait du site web www.powerball.com daté du 21 février 2014 montrant l’utilisation de Powerplay par MUSL;
– 136: détails de l’enregistrement de la marque américaine n° 2 606 545 «Powerplay» de MUSL;
– 137: un extrait du site web lottoland.co.uk daté du 6 novembre 2013 montrant l’usage de PowerPlay et de DoublePot;
– 138: définition du terme «parasitic» (parasitaire) donnée par le dictionnaire Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/dictionary/parasitic;
– 139: extrait du site web lottoland.co.uk daté du 8 juillet 2014 montrant une fonctionnalité publiée le 21 janvier 2014 concernant la réintroduction par MUSL de la fonctionnalité Power Play;
– 140: article en ligne intitulé «Ways to Engage With The Lotto From The UK» (Comment jouer à la loterie au Royaume-Uni) du www.omparethelotto.com site web;
– 141: extraits du site playuklottery.com datés du 9 février 2014, playhugelottos. co m datés du 1 mars 2014 et playlottoworld.com datés du 24 avril 2013;
– 142: Détails WHOIS pour powerball-lottery.co.
5 En réponse, la titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse en annulation, MUSL, est une association américaine non constituée en société, sans but lucratif et d’utilité publique détenue et exploitée par ses loteries membres. Lottoland a été fondée en mai 2013 et est basée à Gibraltar, où son principal secteur d’activité consiste à proposer des paris en ligne sur les résultats de plus de 30 tirages de loterie, appelés «paris sur loterie». Cela permet aux clients de placer des paris (par le biais des sites web et des applications de
Lottoland) sur les résultats des tirages de loterie de tiers, entre autres. Les paris sur loterie n’ont aucune affiliation à la loterie; il s’agit d’une activité de jeux de hasard régleme ntée et sous licence. Les paris sur loterie sont un service complètement différent d’une loterie. Il s’agit d’une entreprise de jeux d’argent et de hasard, et non d’une entreprise de loterie. Les billets de loterie officiels, comme US POWERBALL, ne sont pas achetés parce que ces billets de loterie officiels ne peuvent pas être achetés dans l’Union européenne.
Dans le cadre de l’action en déchéance contre l’ancienne marque de l’Union européenne de la demanderesse en annulation, l’Office a déjà conclu que MUSL n’a pas, et n’a jamais eu, de droits sur le signe «Powerball» dans l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle la déchéance des marques Powerball de MUSL a été prononcée avec succès à compter de la date de dépôt de la marque contestée et c’est également la raison pour laquelle MUSL n’a pas formé d’opposition contre la marque contestée (parce qu’elle n’avait pas de droits à faire valoir). N’ayant pas formé d’opposition à l’encontre de la marque contestée, la demanderesse tente à présent d’obtenir une déclaration de nullité sur la base de différents motifs juridiques (mauvaise foi), mais là encore sur la base de droits inexistants. Cette demande en nullité constitue une tentative illégitime de la part de la demanderesse de porter atteinte à une concurrence loyale.
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La principale raison pour laquelle Lottoland a utilisé un homme de paille pour déposer la marque contestée en l’espèce était de préparer un lancement pour de nouveaux produits sous le nom «POWERBALL» et de contrôler eux-mêmes le marketing autour de cette marque. Le dépôt par l’intermédiaire d’un homme en paille a facilité la réalisation de cet objectif, plutôt que le dépôt au nom de Lottoland ou de l’une de ses sociétés liées. En outre, la raison pour laquelle la marque contestée a été cédée de Cavour à ELBL était de nature fiscale; elle n’avait rien à voir avec la «dissimulation» de la chaîne de titre. Tous les éléments de preuve montrent que «POWERBALL» ne jouissait pas d’une renommée dans l’Union européenne et n’était utilisé qu’aux États-Unis, et Lottoland en avait connaissance. C’est la raison pour laquelle, à la même date que celle du dépôt de la marque contestée, ELBL (par l’intermédiaire de M. Roth) a cherché à «ouvrir la voie» en prononçant la déchéance des marques verbales et figuratives «Powerball» de MUSL, ce qu’elle a fait avec succès. La chambre de recours (04/08/2020, R 2741/2019 5, POWERBALL/POWERBALL et al.) (il est fait référence à l’annexe 5) a également estimé que «POWERBALL» n’était pas une marque notoirement connue dans l’Unio n européenne, en ce sens qu’elle ne jouissait pas d’une renommée dans l’Union et n’était pas reconnue par les consommateurs moyens du secteur de la loterie. En l’espèce, ELBL savait qu’il n’y avait aucun usage par des tiers de «POWERBALL» et qu’elle était parfaiteme nt en droit de déposer la marque contestée, ce qu’elle a fait.
L’essentiel de l’argument de MUSL en l’espèce est qu’ELBL avait l’intention de créer une association avec la loterie Powerball américaine de MUSL. Lorsque l’ELBL (par l’intermédiaire de M. Roth) a déposé la marque contestée, ELBL savait que MUSL ne pouvait pas exploiter des services de loterie dans l’Union, raison pour laquelle ELBL a gagné dans la procédure de déchéance des marques POWERBALL de MUSL. En tout état de cause, la raison pour laquelle ELBL a déposé la marque contestée est simple: elle était légalement habilitée à le faire et a choisi de le faire, afin de proposer ses produits de paris légitimes, le tout de bonne foi. La marque contestée n’est pas non plus enregistrée pour des services de loterie. Lottoland permet simplement aux consommateurs de parier sur l’issue de la loterie Powerball américaine. MUSL n’a aucune activité dans l’UE; elle n’a jamais eu d’activité dans l’UE. Personne autre qu’ELBL n’a jamais enregistré et utilisé «POWERBALL» en tant que marque dans l’Union européenne. Dans ces conditions, la marque contestée pouvait uniquement servir à identifier ELBL, et personne d’autre, en tant que fournisseur des services POWERBALL pour lesquels elle est enregistrée dans l’Unio n. L’UE est une juridiction dite de «premier déposant». Si les éléments de preuve produits par MUSL montrent quelque chose, c’est que le groupe américain Powerball était inconnu dans l’UE à la date de dépôt de la marque contestée et que Lottoland a déployé des efforts pour éduquer les consommateurs à la loterie américaine Powerball pour la première fois. Il s’agissait de poursuivre un objectif commercial légitime, à savoir la création de son entreprise de paris sur loterie. US Powerball n’a jamais exercé d’activités dans l’Unio n européenne, de sorte qu’il serait impossible qu’il y ait une modification du comportement économique des consommateurs. ELBL a d’abord déposé la marque contestée (de bonne foi) et elle a désormais droit aux droits conférés par une MUE en vertu de l’article 9 du RMUE. Il s’agit notamment d’empêcher ses concurrents de fournir des services de paris sous une marque à laquelle personne d’autre n’avait (et n’a) droit, à l’exception d’ELBL. Les éléments de preuve établissent que la loterie Powerball américaine de MUSL n’était pas utilisé dans l’UE à la date de dépôt, qu’elle ne jouissait pas d’une renommée dans l’UE à cette date et qu’elle n’était pas connue des consommateurs moyens du secteur de la loterie à la date de dépôt. Il était bien entendu connu d’ELBL, mais il ne s’agit que d’une petite partie de l’argument de MUSL et les autorités énoncent clairement que cela ne constitue pas un acte de mauvaise foi. La marque contestée est utilisée en tant que marque, désignant
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en l’espèce des «services de divertissement» (jeux de hasard) portant sur le résultat de la loterie Powerball américaine.
MUSL affirme que l’intention d’ELBL, lors du dépôt de la marque contestée, était de «porter atteinte aux intérêts de tiers et de les empêcher de continuer à utiliser la marque». Cet argument est erroné au regard des faits: MUSL n’a fourni que trois exemples d’autres sociétés de paris sur loterie utilisant Powerball avant la date de dépôt – il est fait référence à l’annexe 141. En outre, l’argument est erroné en droit, premièrement parce que les éléments ne sont suffisants pour constater la mauvaise foi dans l’arrêt (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009: 361), et deuxièmement en vertu du principe du
«premier déposant».
À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants:
– 1: 29/04/2016, C 9 326, POWEBALL (fig.) (déchéance);
– 2: 29/04/2016, C 9 325, POWERBALL (déchéance);
– 3: 10/10/2017, R 1191/2016-4, POWERBALL;
– 4: 04/10/2019, B 2 398 769, Powerball c. POWERBALL;
– 5: 04/08/2020, R 2741/2019-5, POWERBALL/POWERBALL et al.;
– 6: Licence britannique combinée de jeux d’argent et de hasard à distance n° 066 délivrée à EU Lotto Limited par le gouvernement britannique de Gibraltar le 17 mars 2020;
– 7: Licence d’exploitation à distance de Gibraltar délivrée à EU Lotto Limited par la Commission des jeux d’argent et de hasard le 1 novembre 2014 et modifiée le 20 avril 2020;
– 8: Licence maltaise de jeux d’argent délivrée à EU Lotto Limited par l’autorité maltaise des jeux d’argent en février 2019;
– 9: Licence irlandaise de bookmaker à distance délivrée à EU Lotto Limited par l’Office national irlandais des licences des accises le 1 juillet 2021;
– 10: informations sur le site web irlandais de l’administration fiscale et douanière relatives aux licences de bookmaker à distance;
– 11: page Wikipédia concernant Lottoland;
– 12: page web de la FAQ de l’Association européenne des paris sur loterie sur les États- Unis;
– 13: «The Damage to Brand Lottery Caused by Lottoland and Illegal 'Secondary’ Lotteries: A Call to Action» (les dégats causés aux loteries de marque par Lottoland et les loteries «secondaires» illégales: un appel à l’action) article publié en mai/juin 2017 dans le magazine Public Gaming International Magazine;
– 14: site web du Tatts Group énumérant les loteries australiennes officielles gérées par le Tatts Group;
– 15: page web de Lottoland – How Many People Play the Lottery (Combien de personnes jouent à la loterie?) datée du
16 mars 2016https://web.archive.org/web/20160703201135/https://www.lottoland.c
o.uk/magazine/lottery-demographics.html;
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– 16: demandes de marques de l’Union européenne MUSL n° 15 498 694 «POWERBALL», 15 498 744 «POWERBALL» (figurative), et 18 363 961
«POWERBALL»;
– 17: décisions dans les procédures d’opposition (08/09/2016, B 2 767 336; 08/09/2016, B 2 767 559; 01/09/2021, B 3 153 964) contre les demandes de MUE n° 15 498 694 «POWERBALL», 15 498 744 «POWERBALL» (figurative) et 18 363 961
«POWERBALL» respectivement.
6 Par décision du 2 août 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité.
7 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− La date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 7 mai 2014.
− Les parties ne sont pas concurrentes car, comme l’a indiqué la titulaire de la MUE, l’une est une entité de loterie aux États-Unis et l’autre est une entreprise de paris en Europe. Néanmoins, ils agissent tous deux dans le domaine du divertissement et sont liés étant donné que les paris proposés par la titulaire sous la marque contestée portent sur les résultats de la loterie Powerball américaine (la loterie primaire). Même si la titulaire reconnaît qu’elle n’a aucun lien avec les opérateurs officiels des loteries primaires, elle utilise la même marque pour relier ses propres services à ceux proposés par la demanderesse. Outre l’enregistrement de «Powerball» en tant que marque de l’Union européenne, Lottoland a également déposé de nombreuses autres marques sur différents territoires qui sont les noms de loteries internationales sur lesquelles elle place des paris.
Chronologie des faits
− 16 avril 1992: première utilisation dans le commerce de la marque américaine «POWERBALL» par le demandeur de services de loterie;
− 6 juillet 2007: demande de marque de l’Union européenne n° 6 078 422 «POWERBALL» et n° 6 082 226 déposée par Multi-State Lottery Association dans la classe 41, déchue pour défaut d’usage;
− 14 janvier 2013: demande de MUE n° 11 483 881 «Mega Millions» déposée par European Lotto and Betting Limited pour des produits et services compris dans les classes 35, 41 et 42;
− 22 novembre 2013: demande de Lottoland Holdings Ltd. pour la MUE n° 12 334 645 (marque figurative) dans les classes 35, 41 et 42 et pour la MUE n° 12 334 728
(marque figurative) dans les classes 35, 41 et 42;
− 7 mai 2014: demande de la marque contestée et demande en déchéance pour non- usage des MUE n° 6 078 422 «POWERBALL» et n° 6 082 226 «POWERBALL»
(fig.) de la demanderesse montrant que la titulaire de la MUE avait connaissance des marques antérieures: cela est également évident compte tenu du fait que ses activités sont liées à la loterie américaine;
− 2 février 2016: demande de MUE n° 15 065 964 «Cash4Life» déposée par European Lotto and Betting Limited;
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− 1 juin 2016: demande de Multi-State Lottery Association pour les MUE n° 15 498 694 «POWERBALL» et n° 15 498 744 dans les classes 28 et 41, à l’encontre desquelles une opposition a été déposée par European Lotto and Betting Limited.
− 8 juin 2018: demande de Cavour Limited pour la MUE n° 17 916 137 «EUROMILLIONAIRE»;
− 25 décembre 2020: demande de Multi-State Lottery Association pour les marques n° 18 363 961 «POWERBALL», 18 523 731 «US POWERBALL», 18 523 735 «INTERNATIONAL POWERBALL», 18 617 473 «POWERED BY US
POWERBALL» et 18 617 476 «POWERED BY INTERNATION AL
POWERBALL» dans les classes 28 et 41, à l’encontre desquelles une opposition a été déposée par European Lotto and Betting Limited.
Le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la MUE contestée
− La demanderesse en annulation a démontré qu’elle a utilisé une marque identique pour des services similaires aux États-Unis pendant une longue période. Bien que la marque contestée ne soit pas connue dans l’Union européenne (04/08/2020, R 2741/2019-5, POWERBALL/POWERBALL et al.), il ne s’agit pas d’une condition obligatoire en vertu des dispositions relatives à la mauvaise foi et elle est connue aux États-Unis. Même si, d’un point de vue juridique, les loteries américaines ne peuvent pas opérer en Europe, elles pourraient décider de concéder des licences sur leur marque et il n’est pas juste de supposer que, parce qu’elles ne peuvent pas opérer au sein de l’Union européenne, elles ne sont pas en droit de détenir une marque et de l’utiliser ou de la céder comme n’importe quel autre titre de propriété. Bien que la déchéance de la marque de la titulaire ait été prononcée pour non-usage, cela ne permet pas aux tiers de considérer qu’ils peuvent valablement solliciter l’enregistrement de la marque en leur propre nom sans conséquences, en particulier lorsqu’ils font explicite me nt référence à la marque d’origine aux États-Unis.
− La titulaire de la MUE a admis avoir eu connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en annulation au moment du dépôt de la MUE, ce qui semble évident compte tenu du fait qu’elle propose des paris sur la loterie américaine appelée Powerball.
L’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne d’empêcher les tiers d’utiliser le signe;
− La titulaire de la MUE utilise la marque et prétend être la seule habilitée à l’utiliser au sein de l’UE, alors qu’elle reconnaît qu’elle l’utilise directement en relation avec la marque enregistrée aux États-Unis et utilisée sur le marché américain.
− Les signes sont identiques.
− La titulaire de la MUE admet clairement qu’une fois l’enregistrement obtenu, elle a ouvert la voie et a tenté de monopoliser l’usage de «Powerball» au sein de l’UE pour entraver non seulement la titulaire initiale de la marque, mais aussi les autres concurrents européens. En empêchant des tiers d’utiliser ou de continuer à utiliser le signe «Powerball», l’objectif de la titulaire n’était pas de participer de manière équitable à la concurrence, mais plutôt d’empêcher ses concurrents dans le marché des paris sur loterie de continuer à faire référence à «Powerball» pour identifier la loterie
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sous-jacente sur laquelle ils proposaient des paris (il est fait référence à l’annexe 141 montrant trois exemples d’autres sociétés de paris de loterie utilisant «Powerball» avant la date de dépôt). En déposant la marque contestée, la titulaire visait à monopoliser les droits sur cette marque, ce qui va à l’encontre du principe reconnu de bonne foi.
− Elle a également demandé l’enregistrement d’autres marques créées par d’autres grandes loteries dans le monde, ce qui constitue un facteur supplémentaire démontrant sa mauvaise foi (01/06/2010, C 3 429). Le fait que le comportement de la titulaire de la MUE ait suivi un schéma concret peut constituer un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marques (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLO R et al.,
EU:T:2019:357, § 154-155).
Le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
− La demanderesse en annulation a démontré qu’elle a créé la marque aux États-Unis en 1992 et qu’elle utilise sa marque pour ses services de loterie depuis lors. Bien que la marque ne soit pas utilisée et qu’elle ne soit connue que de professionnels au sein de l’Union européenne, cela ne constitue pas un facteur à l’encontre de la mauvaise foi étant donné qu’il est prouvé en l’espèce que la marque jouit d’un degré élevé de protection aux États-Unis d’Amérique et que la titulaire non seulement le savait, mais relie ses propres services à la loterie primaire américaine en utilisant la même marque.
La question de savoir si la titulaire de la MUE, lors du dépôt de la MUE contestée, poursuivait un objectif légitime.
− Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, ses objectifs ne sont pas légitimes étant donné qu’elle propose des services liés à des loteries notoirement connues en utilisa nt le nom de ces loteries, alors qu’elle pourrait parfaitement utiliser d’autres marques pour distinguer ses propres services. En outre, elle utilise ses marques à l’encontre de leurs titulaires dans le cadre de procédures en déchéance pour non-usage et de procédures d’opposition, démontrant son intention non seulement d’utiliser ses marques pour distinguer ses services au sein de l’Union européenne, mais aussi de s’assurer que leur titulaire légitime à l’étranger ne sera pas en mesure d’exercer ses droits au sein de l’Union européenne (par exemple, en concédant sa marque à ses concurrents ou en la cédant s’ils ne sont pas en mesure de l’utiliser directement). Par conséquent, l’intention de Lottoland est également de monopoliser l’usage du nom en créant un avantage indu par rapport à ses concurrents.
− La demanderesse en annulation a démontré que ce schéma est, en outre, appliqué à de nombreuses autres loteries (en déposant leurs marques, puis en les attaquant en faisant valoir qu’elle exerce des droits légitimes sur ces marques). Comme indiqué par la demanderesse, en date du 7 mai 2014, Lottoland avait déjà déposé des demandes de MUE pour les signes «Mega Millions», «DailyMillions», «Eurojackpot»,
«EuroMillions», «EuroMillionen» et «MegaSena».
− Les intérêts poursuivis ne sont donc pas considérés comme légitimes.
Portée du refus
− En l’espèce, la demanderesse exige que la portée soit totale.
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− La demanderesse indique que le terme «divertissement» compris dans la classe 41 est de toute évidence le plus pertinent pour les activités de loterie de MUSL et qu’il est suffisamment large pour couvrir les «services de loterie», et que l’annulation est demandée pour tous les services couverts par la MUE.
− La demande est également accueillie en ce qui concerne le reste des services contestés, étant donné que la protection de l’intérêt général en matière d’affaires et de commerce menée de bonne foi justifie l’annulation d’une MUE également pour des services qui sont différents de ceux fournis par la demanderesse en annulation et qui n’appartiennent même pas à un marché adjacent ou voisin.
− Compte tenu de la nature des services compris dans les classes 35, 41 et 42, la décision attaquée partage l’avis de la demanderesse selon lequel l’étendue devrait être totale.
8 Le 29 septembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 décembre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse, reçu le 7 février 2023, la demanderesse en annulation a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Prétendu détournement des droits de la demanderesse
− La titulaire avait connaissance des éléments suivants lorsqu’elle a déposé la marque de l’Union européenne contestée:
- La loterie Powerball américaine de la demanderesse;
- La demanderesse n’utilisait pas «Powerball» dans l’UE et, par conséquent, la déchéance de la marque a été prononcée à juste titre après le délai de grâce de la demanderesse en annulation;
- La demanderesse en annulation ne pouvait légalement pas utiliser «Powerball» pour des services de loterie dans l’UE. Elle pourrait décider de concéder une licence sur la marque, ce qu’elle n’a fait à aucun moment dans le passé. Rien dans les nombreux éléments de preuve n’indique que la demanderesse en annulatio n avait l’intention de concéder des licences sur la marque ou de la céder.
− La titulaire fait la publicité de son propre produit de paris sur loterie «Powerball» en faisant référence aux énormes jackpots proposés aux États-Unis, montants qu’elle promet d’égaler ou même de dépasser avec ses paiements, étant donné que cela incite les consommateurs à parier (et non à jouer à la loterie américaine). Lorsque la MUE contestée a été déposée (au plus tôt), les consommateurs de l’UE ne connaissaient pas la loterie américaine Powerball et ont été incités à miser sur les paris sur loterie «Powerball» à la suite de l’investissement de la titulaire dans la marque dans l’UE et des montants à gagner proposés par la titulaire. Par conséquent, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la titulaire de la MUE «fait explicitement référence à la marque d’origine aux États-Unis» doit être corrigée.
− Le seul fait que les professionnels au sein de l’UE connaissent la marque américaine n’est pas concluant. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu
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compte a) de l’absence d’usage de la marque Powerball dans l’UE pour des services de loterie (points 5 à 14 des premières observations de la titulaire), b) du fait qu’il a été démontré qu’elle n’avait pas un caractère notoirement connu dans l’UE (points 15 à 19 des premières observations de la titulaire) et c) du fait que les services réels de la titulaire (paris sur loterie, qui est une forme de jeux de hasard par opposition à la loterie) ne sont pas les mêmes que ceux de la demanderesse (premières observations de la titulaire aux points 26 à 33).
Allégation d’abus du registre
Prétendue intention d’entraver des tiers
− Rien ne permet d’étayer l’allégation selon laquelle la titulaire avait la «seule intention» d’entraver la présence de tiers sur le marché, ou qu’en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire a «prétendu» quoi que ce soit.
− La MUE contestée a été et reste utilisée conformément à sa fonction essentielle. En tout état de cause, la connaissance de l’usage de la marque par des tiers n’est pas une raison suffisante pour qu’il y ait mauvaise foi.
− Le dépôt d’actes d’opposition n’est pas un facteur constitutif de la mauvaise foi.
− Il est étrange que la titulaire soit pénalisée pour avoir ouvert la voie en sollicitant avec succès la déchéance de la marque «Powerball» de la demanderesse et en se défendant contre une procédure d’opposition engagée par la demanderesse en invoquant des droits antérieurs inexistants. Cela ne prouve pas une intention de mauvaise foi, mais le contraire: cela a montré que la titulaire a pris des mesures pour se défendre et s’assurer qu’elle agissait légalement et qu’il n’existait pas d’obstacles à ses activités dans l’UE sous la MUE contestée et faisant référence à celle-ci.
− La titulaire visait à monopoliser les droits sur la MUE contestée, ce qu’elle était en droit de faire dans la mesure où personne d’autre n’avait de revendication antérieure concernant l’enregistrement de la marque. Depuis le dépôt de la marque contestée, la titulaire a déployé beaucoup de temps, d’argent et d’efforts pour construire sa renommée concernant ses services de paris sur loterie Powerball dans l’Union, ce qu’elle a fait avec succès.
− Aucun des dépôts de Lottoland ne démontre une intention malhonnête de s’approprier ces marques au profit de Lottoland. En fait, la mauvaise foi n’a été alléguée que dans deux cas, mais elle n’a jamais été prouvée. Il en va de même en ce qui concerne les dépôts australiens.
− Même si la chambre de recours confirme l’annulation au motif qu’il existe un certain chevauchement en ce qui concerne les services compris dans la classe 41, rien ne justifie d’annuler la marque pour les services de traduction et interprétation compris dans la classe 41 ou les services scientifiques et technologiques compris dans la classe 42.
11 Les arguments présentés par la demanderesse en annulation en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Prétendu détournement des droits de la demanderesse
− La requérante concède (comme elle doit) qu’elle avait connaissance de la loterie «POWERBALL» de MUSL lors du dépôt de la marque contestée.
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− Le fait que la demanderesse en annulation n’ait démontré aucune intention de céder sous licence la marque dans l’Union européenne est dénué de pertinence. Il n’était pas nécessaire que la demanderesse en annulation rende public ses projets liés à ses activités. En fait, la demanderesse en annulation avait précédemment divulgué – de manière confidentielle – des projets dans les demandes en nullité correspondantes pour non-usage déposées par Tobias Roth contre les MUE de MUSL n° 6 078 422
POWERBALL et n° 6 082 226 POWERBALL & design relatives à une proposition de loterie World Millions. Peu de temps après, Lottoland Holdings Ltd. a déposé la demande de marque de l’Union européenne n° 13 598 561 World Millions.
− Le point essentiel (et le fondement pertinent de la décision attaquée) est que le signe POWERBALL de la demanderesse en annulation avait une valeur commerciale pour cette dernière malgré son incapacité à opérer une loterie dans l’UE.
− La majorité des consommateurs de Lottoland ont ainsi visité le site de Lottoland (ou le site d’une autre société proposant des paris sur loterie) parce qu’ils connaissent bien les loteries étrangères avec d’énormes jackpots tels que POWERBALL et ils souhaitaient pouvoir participer à de telles loteries. Ces clients n’ont pas pu jouer à la loterie officielle POWERBALL par les voies officielles, et nombre d’entre eux ont été induits en erreur en pensant que Lottoland offrait la possibilité de jouer à la véritable loterie POWERBALL.
− Les circonstances de l’espèce sont les suivantes: La partie A obtient la déchéance de la marque de l’UE de la partie B pour non-usage, puis la partie A enregistre sa seule marque de l’UE pour un signe identique couvrant des produits et services identiques/très similaires à ceux de la partie B, alors que cette dernière n’a utilisé sa marque qu’aux États-Unis. Dans un cas simple, il pourrait y avoir une importance variable accordée au degré d’usage et à la renommée de la marque de la partie B. Toutefois, lorsque la partie A utilise la marque pour identifier la marque de la partie B aux États-Unis, cette marque jouissant d’une forte renommée dans l’ensemble de l’industrie de la loterie en raison du fait qu’elle offre les plus gros paiements et jackpots au monde, et qu’il est prouvé que la partie A a délibérément induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que ses services sont directement liés
à la partie B, ce détournement et ce parasitisme ne peuvent que constituer de la mauvaise foi. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas explicite me nt fait référence au grand nombre d’éléments de preuve démontrant que la titulaire (ou des parties associées) avait induit ses clients en erreur en leur faisant croire qu’ils pouvaient jouer et jouaient effectivement à l’authentique loterie Powerball, mais ces éléments de preuve renforcent encore la conclusion selon laquelle la marque a été demandée de mauvaise foi.
Allégation d’abus du registre
− La demanderesse en annulation a produit les annexes 66 et 141 démontrant que les six sociétés suivantes avaient toutes utilisé POWERBALL pour identifier la loterie américaine de MUSL avant la date de dépôt de la marque de l’UE n° 12 851 556, Powerball:
- WinTrillions.com;
- MultiLotto.com;
- GiantLottos.com;
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- PlayUKLottery.com;
- PlayHugeLottos.com;
- PlayLottoWorld.com.
− Par conséquent, d’autres sociétés qui proposaient des paris sur loterie au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne utilisaient «POWERBALL» exactement de la même manière qu’ELBL/Lottoland, à savoir simplement pour identifier la loterie sous-jacente de la demanderesse en annulation. Bon nombre de ces sociétés de paris sur loterie ont reconnu que POWERBALL était une marque de MUSL ou qu’elles ne sont ni associées ni approuvées par MUSL (il est renvoyé aux annexes 57 à 63).
− Il ressort clairement du langage utilisé dans la lettre adressée à Tipp24 Services Limited et dans le courriel adressé à Zeal Network (il est fait référence à l’annexe 119) que Lottoland cherchait à faire valoir ces marques fictives à l’encontre de ses concurrents sans autre justification que le fait qu’elle était titulaire d’une marque de l’Union européenne déposée de mauvaise foi pour une marque qu’elle n’avait aucun droit légitime à enregistrer. La titulaire de la MUE n’a aucun droit légitime d’empêcher ses concurrents d’utiliser une marque pour faire référence à l’origine de la loterie pour laquelle ces derniers proposent des paris — en abusant du système des marques pour enregistrer une marque à cette fin.
− La titulaire n’avait pas l’intention d’utiliser, et n’utilisait pas, PowerBall dans l’UE conformément à la fonction essentielle d’une marque, à savoir indiquer l’origine de ses services de paris sur loterie; cependant, ses services s’appuient sur les résultats et les jackpots de loteries authentiques, donc la titulaire doit identifier ces loteries authentiques afin d’inciter ses clients et communiquer sur le fait qu’elle propose des paris sur les (mêmes) résultats de ces loteries, avec des montants à gagner identiques. La titulaire de la MUE n’a fourni aucun élément de preuve permettant d’identifier ses propres services de paris sur loterie.
− La titulaire de la MUE fait référence à son prétendu droit à l’enregistrement de la marque alors qu’elle n’a jamais utilisé la marque PowerBall conformément aux fonctions essentielles d’une marque et qu’elle a usurpé la marque de la demanderesse en annulation. La titulaire fait référence au fait qu’elle a consacré du temps, de l’argent et des efforts à la construction d’une renommée pour le signe Powerball, mais, comme en témoignent ses observations antérieures (et les annexes 5, 34 à 37, 43 à 55, 70 à 78, 123 et 129), elle a toujours utilisé le signe Powerball pour faire référence à la loterie de la demanderesse en annulation. Un tel usage ne saurait conduire à la création ou à l’acquisition d’une renommée par Lottoland/ELBL.
− De nombreux éléments corroborent le prétendu détournement des droits de la demanderesse, au-delà du fait que i) ELBL savait que MUSL utilisait POWERBALL aux États-Unis, et que ii) le signe POWERBALL de MUSL était protégé juridiquement.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt
(UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Mauvaise foi
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
15 Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, et la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.),
EU:T:2018:314, § 20).
16 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législatio n (13/07/2022, T-284/21, RENČKI HRAM/RENŠKI HRAM (fig.) et al., EU:T:2022:439,
§ 29; 29/11/2018, T-683/17, Khadi Ayurveda, EU:T:2018:860, § 62; 28/01/2016, T-
335/14, DoggiS (fig.)], EU:T:2016:39, § 45; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 44; 08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 4).
17 Selon la jurisprudence, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective du demandeur d’une marque, à savoir une intention malhonnête ou tout autre «motif dommageable». Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus de l’éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (13/07/2022, T- 284/21, RENČKI HRAM/RENŠKI HRAM (fig.) et al., EU:T:2022:439, § 30; 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 28).
18 Lorsqu’une notion figurant dans le RMUE n’est pas définie par celui-ci, la déterminatio n de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement (12/09/2019, C-104/18 P, Stylo & Koton (fig.),
EU:C:2019:724, § 43).
19 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMUE a pour objectif l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la MUE visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18 P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724;
§ 45).
20 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du
RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamme nt de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724; § 46).
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21 Lorsqu’il ressort des circonstances de l’espèce que le titulaire de la MUE contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque dans cette intention, cela doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/11/2019, C-528/18P, Outsource 2 India, EU:C:2019:961, § 61).
22 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (12/09/2019, C-104/18P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, § 47; 08/03/2017, T-23/16,
Formata, EU:T:2017:149, § 44).
23 En outre, dans l’arrêt Lindt Goldhase (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 53), la Cour de justice a indiqué qu’aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la MUE, notamment:
− premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
− deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que
− troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
24 Il ressort en outre de la formulation utilisée par la Cour de justice dans l’arrêt «Lindt Goldhase» précité que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que MUE au moment du dépôt de la demande de marque (13/07/2022, T-287/21, SALATIN A,
EU:T:2022:441, § 35; 14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 83 et jurisprudence citée).
25 D’autres circonstances factuelles peuvent, dans certains cas, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur de marque. Lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intentio n d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, une telle intention doit conduire à l’applicatio n de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’il y ait eu risque de confusion dans l’esprit du public ou non (13/11/2019, C-528/18P, Outsource 2 India, EU:C:2019:961, § 61)..
26 Par ailleurs, c’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.,
EU:T:2019:357, § 34; 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 31).
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27 Cela étant, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque contestée, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausib les concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. Le titulaire de la marque est le mieux placé pour éclairer l’EUIPO sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de convaincre l’Office que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, cette intention était légitime (23/05/2019, T- 3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36, 37; 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 32, 33).
28 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’existence de signes identiques ou similaires utilisés pour des produits appartenant à un segment de marché voisin de celui des produits pour lesquels la marque en cause a été enregistrée peut être pertinente aux fins d’établir la mauvaise foi du demandeur (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 64-65).
Chronologie des événements
29 En l’espèce, la chronologie des événements est la suivante:
− 16 avril 1992: première utilisation dans le commerce de la marque américaine «POWERBALL» par la demanderesse en annulation pour des services de loterie;
− 6 juillet 2007: demande de MUE n° 6 078 422, «POWERBALL» déposée par Multi- State Lottery Association dans la classe 41, déchue pour défaut d’usage;
− 9 juillet 2007: demande de MUE n° 6 082 226, déposée par Multi-State Lottery Association dans, entre autres, la classe 41, déchue pour non- usage;
− 14 janvier 2013: demande de MUE n° 11 483 881 «Mega Millions» déposée par European Lotto and Betting Limited pour des produits et services compris dans les classes 35, 41 et 42;
− 31 mars 2013: Publicité de la loterie Powerball sur lottoland.com (c’est-à-dire sur le site web appartenant à la titulaire de la MUE):
− 22 novembre 2013: demande de Lottoland Holdings Ltd. pour la MUE n° 12 334 645
(marque figurative) comprise dans les classes 35, 41 et 42 et pour la
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MUE n° 12 334 728 (marque figurative) comprise dans les classes 35, 41 et 42;
− 8 février 2014, 10 février 2014 (entre autres): publicité pour la loterie Powerball sur lottoland.com:
− 07 mai 2014: demande de marque contestée et demande en déchéance pour non-usage des MUE n° 6 078 422 «POWERBALL» et n° 6 082 226 «POWERBALL» (fig.) de la demanderesse montrant que la titulaire de la MUE avait connaissance des marques antérieures: cela est également évident compte tenu du fait que ses activités sont liées à la loterie américaine;
− 2 février 2016: demande de MUE n° 15 065 964 «Cash4Life» déposée par European Lotto and Betting Limited;
− 1 juin 2016: demande de Multi-State Lottery Association pour la MUE n° 15 498 694 «POWERBALL» comprise dans les classes 28 et 41, opposée par European Lotto and
Betting Limited et demande de Multi-State Lottery Association pour la MUE
15 498 744 comprise dans les classes 28 et 41, opposée par Cavour Limited;
− 8 juin 2018: demande de Cavour Limited pour la MUE n° 17 916 137 «EUROMILLIONAIRE»;
− 25 décembre 2020: demande de Multi-State Lottery Association pour les marques n° 18 363 961 «POWERBALL», 18 523 731 «US POWERBALL» (29/07/2021),
18 523 735 «INTERNATIONAL POWERBALL» (29/07/2021), 18 617 473 «POWERED BY US POWERBALL» (7/12/2021) et 18 617 476 «POWERED BY
INTERNATIONAL POWERBALL» (7/12/2021) comprises dans les classes 28 et 41 opposées par European Lotto and Betting Limited.
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Circonstances objectives
30 Il n’est pas contesté par la titulaire de la MUE que la demanderesse en annulation (en fait, ses membres) exploite le jeu de loterie POWERBALL aux États-Unis depuis 1992. Il n’est pas non plus contesté par la titulaire de la MUE que US POWERBALL est l’une des plus grandes loteries au monde (il est fait référence à l’annexe 1 et à l’annexe 7 déposées par la demanderesse en annulation).
31 La demanderesse en annulation est titulaire de plusieurs enregistrements américains ainsi que d’enregistrements mexicains et australiens pour la marque «POWERBALL» (référence est faite à l’annexe 2 déposée par la demanderesse en annulation).
32 La loterie POWERBALL proposée par la demanderesse en annulation est reconnue par les joueurs de l’UE (il est fait référence aux annexes 9 à 23 déposées par la demanderesse en annulation). Ces éléments de preuve et leur contenu n’ont pas été contestés par la titula ire de la MUE.
33 Il est constant que la demanderesse en annulation ne propose pas de services de loterie aux consommateurs de l’UE en raison d’exigences réglementaires.
34 Il est également constant que des tiers ont revendu des billets authentiques de loterie POWERBALL par l’intermédiaire de leurs sites web, ce qui a permis aux joueurs de loteries en dehors des États-Unis, notamment les joueurs de l’Union, de participer à la loterie POWERBALL.
35 Comme l’affirme la titulaire de la MUE elle-même, cette dernière avait connaissance de la loterie US POWERBALL avant de déposer la marque contestée (il est fait référence, par exemple, à la réponse datée du 31 janvier 2022, p. 12, point ii).
36 La titulaire de la MUE admet que la demande de marque contestée a été déposée par un homme de paille, à savoir M. Tobias Roth.
37 Le jour du dépôt de la marque contestée, à savoir le 7 mai 2014, des demandes en déchéance pour non-usage de la MUE no 6 078 422 «POWERBALL» et no 6 082 226
«POWERBALL» (fig.) de la demanderesse en annulation ont été déposées par M. Tobias Roth (l’homme de paille de la titulaire de la MUE).
38 Il est constant qu’ELBL, c’est-à-dire l’actuelle titulaire de la MUE, Cavour et Lottoland, sont des sociétés liées, comme l’admet la titulaire de la MUE elle-même dans sa réponse initiale du 12 juillet 2021, page 12, point 34.
39 Il n’est pas contesté que la titulaire de la MUE propose des services de paris en ligne sur les résultats de tirages de loterie primaire tels que la loterie POWERBALL de MUSL, sous différents domaines de niveau, tous étiquetés «lottoland».
40 La titulaire de la MUE ne conteste pas que son modèle commercial s’appuie sur le fait qu’elle fait référence aux noms des loteries internationales sur lesquelles elle place des paris. Si un joueur de l’Union européenne mise sur le jackpot de la loterie américaine POWERBALL par l’intermédiaire du site web de la titulaire de la MUE, et devine correctement tous les chiffres qui ont été tirés, c’est bien la titulaire de la MUE, et non l’exploitant officiel de la loterie américaine POWERBALL, à savoir la demanderesse en annulation, qui versera les gains au joueur. Ainsi, la titulaire de la MUE permet aux consommateurs de l’UE de parier sur l’issue de la loterie de la demanderesse en annulat io n.
41 En particulier, d’après les éléments de preuve versés au dossier, à savoir les annexes 37 et 47 déposées par la demanderesse en annulation, au moment du dépôt de l’enregistre me nt contesté, à savoir le 7 mai 2014, la titulaire de la MUE offrait déjà aux joueurs de l’UE la
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possibilité de jouer à la loterie Powerball en faisant référence à la loterie de la demanderesse en annulation:
42 À la lumière de ce qui précède, les circonstances susmentionnées montrent que la titula ire de la MUE avait non seulement connaissance des activités de la demanderesse en annulation sous la marque «POWERBALL» (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS
(fig.), EU:T:2016:39, § 50-74) avant le dépôt de la marque contestée (date de dépôt:
7 mai 2014), mais y faisait également référence sur ses sites web («usage aux fins de référence»):
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(annexe 44)
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43 L’exactitude de ces extraits n’a jamais été contestée par la titulaire de la MUE.
44 Par conséquent, la titulaire de la MUE ne saurait être suivie dans son affirmation selon laquelle la MUE contestée identifie les services POWERBALL pour lesquels elle est enregistrée comme provenant de la titulaire de la MUE, et personne d’autre. À l’inverse, il ressort des éléments de preuve que la titulaire de la MUE a utilisé la marque POWERBALL dans l’UE, mais cet usage a exclusivement pour but d’identifier ou de faire référence aux services du titulaire légitime de cette marque. En résumé, il est raisonnable de conclure que la titulaire de la MUE a utilisé POWERBALL car il lui est nécessaire d’indiquer la destination de ses services, à savoir parier sur la loterie sous-jacente POWERBALL et permettre à ses clients de gagner le même montant que le jackpot officiel de la loterie américaine s’ils choisissent les chiffres tirés de la loterie officielle.
45 Selon l’annexe 66 déposée par la demanderesse en annulation, avant mai 2014, d’autres sociétés de paris sur loterie et sociétés d’achat de billets de loterie intermédia ires
(WinBillions le 27 février 2014, Multilotto le 2 mars 2013, Giant Lottos le
6 septembre 2013) faisaient référence à POWERBALL afin d’identifier la loterie sous- jacente sur laquelle leurs clients pouvaient parier.
46 Selon l’annexe 119 produite par la demanderesse en annulation, la titulaire de la MUE tente d’empêcher ses concurrents, c’est-à-dire d’autres fournisseurs de loteries secondaires, de proposer les mêmes services de paris sur loterie que Lottoland, ou de les contraindre à souscrire une licence pour utiliser les marques (et donc à payer une redevance).
47 En effet, comme l’admet la titulaire de la MUE elle-même, cette dernière a empêché ses concurrents d’utiliser la marque à des fins de référence en exerçant prétendument son droit sur la marque contestée, il est fait référence au paragraphe 25 de sa réponse du
31 janvier 2022:
«ELBL [c’est-à-dire la titulaire de la MUE] empêche d’autres personnes d’utiliser sa marque; des tiers peuvent toujours parier sur l’issue de la loterie US POWERBALL, mais sans utiliser la marque contestée. [c’est-à-dire POWERBALL]» lu conjointement avec le paragraphe 49:
«[…] Il en va de même pour la marque POWERBALL utilisée pour miser sur le résultat de la loterie «US POWERBALL», qui identifie toujours POWERBALL comme provenant d’ELBL dans l’Union européenne.»
En outre, il est fait référence au paragraphe 70, point c), de sa réplique du 31 janvier 2022, dans lequel la titulaire de la MUE affirme ce qui suit:
«Si d’autres veulent offrir des services de paris de loterie sur le résultat de la loterie
POWERBALL, ils peuvent le faire – c’est leur droit, mais sous un nom différent. [c’est- à-dire à l’exclusion de POWERBALL]».
48 D’après les éléments de preuve versés au dossier (il est fait référence aux annexes 38, 108 et 109 ainsi qu’à l’annexe 111 – éléments de preuve de l’enregistrement de ces marques au nom des titulaires légitimes), la titulaire de la MUE poursuit un schéma de dépôt des marques de loterie tierces. À titre d’exemple:
− marque de l’Union européenne n° 11 483 881 «Mega Millions» déposée le 14 janvier 2013 au nom de Lottoland Limited (demande en nullité n° 14 611 déposée par Multi Pay N.V. – la décision de la division d’annulation du 4 décembre 2018 a partiellement accueilli la demande en nullité concernant les services de divertissement
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compris dans la classe 41 sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, au motif que Mega Millions est dépourvu de caractère distinctif; demande en nullité n° 23 344 déposée par la Tipp24 Services; la décision du 10 octobre 2019 a rejeté la demande en nullité (N.B. les services de divertissement ayant déjà été déclarés comme nuls);
− la marque de l’Union européenne n° 12 162 954 «DailyMillions» déposée le 23 septembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd. [la demande a été partiellement rejetée en ce qui concerne les activités sportives et culturelles (en particulier entreprise d’un casino), jeux de hasard, exploitation de salles de jeux, services de jeux proposés en ligne [à partir d’un réseau informatique], organisation de loteries compris dans la classe 41 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b); demande en nullité n° 34 922 déposée par le ministre des dépenses publiques et de la réforme – la décision de la division d’annulation du 4 juin 2020 a rejeté la demande en nullité dans son intégralité);
− la marque de l’Union européenne n° 12 334 645 EuroJackpot logo déposée le 22 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd.;
− la marque de l’Union européenne n° 12 334 686 Euro-Jackpot logo déposée le 22 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd.;
− Demande de marque de l’Union européenne n° 12 334 728 EuroMillions logo déposée le 22 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd. (opposition
n° 2 333 907 déposée le 18 mars 2014 par S.L.E. Services aux Loteries en Europe, Société coopérative à responsabilité limitée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base du logo de la marque de l’Union européenne n° 9 656 638 EURO MiLLiONS. La divisio n d’opposition a rejeté la demande. Lottoland Holdings Ltd a formé un recours contre la décision de la division d’opposition; la décision de la chambre de recours n° R 792/2015-5 a confirmé la décision de la division d’opposition);
− Demande de marque de l’Union européenne n° 12 334 744 Euro-Millions logo déposée le 22 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd. (opposition
n° 2 333 915 déposée le 18 mars 2014 par S.L.E. Services aux Loteries en Europe, Société coopérative à responsabilité limitée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base du logo de la marque de l’Union européenne n° 9 656 638 EURO MiLLiONS. La divisio n d’opposition a rejeté la demande. Lottoland Holdings Ltd a formé un recours contre la décision de la division d’opposition; la décision de la chambre de recours n° R 1280/2015-5 a confirmé la décision de la division d’opposition);
− demande de marque de l’Union européenne n° 12 334 769 EuroMillionen logo déposée le 22 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd. (opposition
n° 2 333 865 formée le 18 mars 2014 par S.L.E. Services aux Loteries en Europe, Société coopérative à responsabilité limitée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base du logo de la marque de l’Union européenne n° 9 656 638 EURO MiLLiONS. La divisio n d’opposition a rejeté la demande; Lottoland Holdings Ltd a formé un recours contre la décision de la division d’opposition; la décision de la chambre de recours n° R 791/2015-5 a confirmé la décision de la division d’opposition.);
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− Demande de marque de l’Union européenne n° 12 334 785 Euro-Millionen logo déposée le 22 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd. (opposition
n° 2 333 931 formée le 18 mars 2014 par S.L.E. Services aux Loteries en Europe, Société coopérative à responsabilité limitée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base du logo de la marque de l’Union européenne n° 9 656 638 EURO MiLLiONS. La divisio n d’opposition a rejeté la demande. Lottoland Holdings Ltd a formé un recours contre la décision de la division d’opposition; la décision de la chambre de recours n° R 786/2015-5 a confirmé la décision de la division d’opposition);
− la marque de l’Union européenne n° 12 334 868 MegaSena logo déposée le 22 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd.;
− la marque de l’Union européenne n° 12 355 426 DailyMillions logo déposée le 29 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd.;
− la marque de l’Union européenne n° 12 355 541 Daily-Millions logo déposée le 29 novembre 2013 au nom de Lottoland Holdings Ltd.;
− La marque de l’Union européenne no 15 065 964 Cash4Life déposée le 2 février 2016 au nom de Cavour Limited (une cession à European Lotto and Betting Limited a été enregistrée le 16 septembre 2020; la demande en nullité no 22 382 déposée par Tipp24 Services — décision de la division d’annulation du 4 décembre 2019 a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, au motif que Cash4Life est dépourvue de caractère distinctif et/ou descriptif. Tipp24 Services a également allégué la mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), mais ce motif n’a pas été examiné étant donné que le recours a été accueilli sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE; European Lotto and Betting Limited a formé un recours contre cette décision le 3 février 2020; la chambre de recours a rejeté le recours R0264/2020-1, un recours devant le Tribunal a été formé par European Lotto and Betting Ltd.; le Tribunal a rejeté le recours T-554/21);
− Demande de marque de l’UE n° 15 394 489 KeNow déposée le 3 mai 2016 au nom de Cavour Limited (Cession à European Lotto and Betting Limited enregistrée le 16 septembre 2020. Opposition n° 2 710 757 formée le 31 mai 2015 par
AB Svenska Spel sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, sur la base de l’enregistrement de la marque suédoise n° 3527678 KENO et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), sur la base de la marque de l’Union européenne n° 14 897 813 KENO. La divisio n d’opposition a partiellement rejeté la demande en ce qui concerne les services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services de publicité, de marketing et de promotion compris dans la classe 35 et les services d'éducation, loisirs; publication et reportages compris dans la classe 41);
− la marque de l’UE n° 17 196 247 Kenoland déposée le 12 septembre 2017 au nom de Cavour Limited (cession à European Lotto and Betting Limited enregistrée le
16 septembre 2020). Opposition n° 3 009 282 formée le 15 décembre 2017 par Danske Lotteri Spil A/S sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), sur la base de l’enregistrement de la marque danoise n° VR 2016 00240, logo keno, et sur le
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fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), sur la base de la marque de l’Union européenne n° 14 897 813 KENO. Par décision du 18 décembre 2018, la divisio n d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services d’éducation, loisirs et sports; publication et reportages; services de jeux d’argent compris dans la classe 41; opposition n° 3 015 487 formée le 27 décembre 2017 par SAZKA a.s. sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), sur la base des enregistrements de la marque tchèque n° 356199 KENO EXPRESS, 207414 KENO
SAZKA, 247099 WWW.KENO.CZ et 330903 logo keno. enregistrée unique me nt pour des services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs compris dans la classe 35);
− Marque de l’UE n° 17 203 902 Keno 24/7 déposée le 12 septembre 2017 au nom de Cavour Limited (cession à European Lotto and Betting Limited enregistrée le 16 septembre 2020. Opposition no 3 052 883 déposée le 25 mai 2018 par SAZKA a.s. sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base des enregistrements de marques tchèques nos 356199 KENO EXPRESS, 207414 KENO
SAZKA et 247099 WWW.KENO.CZ. Par décision du 20 mai 2019, la divisio n d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour l’ensemble des services compris dans la classe 35. N.B. Les services de loisirs; publication et reportages; services de jeux d’argent compris dans la classe 41 avait déjà été refusés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Elle n’a été enregistrée que pour les services d’éducation compris dans la classe 41);
− Demande de marque de l’Union européenne no 18 265 214 LOTTO X5 logo, déposée le 2 juillet 2020 au nom de European Lotto and Betting Limited [opposition no
3 132 568 formée le 13 octobre 2018 par LOTTO SPORT ITALIA S.p.A sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la MUE no 2 109 312 logo lotto, et sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la MUE no 8 243 669 LOTTO LEGGENDA, 8 479 644 logo lotto WORKS, 8 699 753 logo lotto et enregistre me nt italien no 1376863 logo lotto. opposition en cours).
49 En outre, d’après les éléments de preuve versés au dossier, la titulaire de la MUE a déposé 17 marques en Australie, entre autres la demande de marque australienne n° 1743112
EuroMillions déposée le 22 décembre 2015, la demande de marque australie nne n° 1824067 EL GORDO déposée le 6 février 2017, cette dernière a été retirée le
2 janvier 2019 et déposée ultérieurement le 3 janvier 2019, à savoir la demande de marque australienne n° 1980614 EL GORDO, et s’est opposée à l’allégation, entre autres, de «mauvaise foi». Cette dernière demande a finalement expiré étant donné que l’acte d’intention de défendre l’opposition n’a pas été déposé.
50 Parallèlement, le 12 août 2015, Lottoland Holdings Ltd a déposé une demande internationale (enregistrement n° 1 267 667) pour «World Millions», désignant 23 pays à travers le monde (référence est faite à l’annexe 120). La titulaire de la MUE ne conteste pas que les informations relatives à la marque «World Millions» ont été obtenues le
12 novembre 2014 dans le cadre de la procédure d’annulation engagée par Tobias Roth (homme de paille de la titulaire de la MUE) contre les marques de l’UE n° 6 078 422 POWERBALL et n° 6 082 226 POWERBALL & design de MUSL, présentées à l’EUIPO le 22 octobre 2014 et contenant des documents confidentiels (une déclaration sous serment de Charles Strutt de MUSL – référence est faite à l’annexe 3)
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faisant référence à une loterie «World Millions» proposée par des «membres du consortium».
51 D’après les éléments de preuve versés au dossier (il est fait référence à l’annexe 95), Lottoland a enregistré le domaine sportka.org le 27 août 2014 et a commencé à proposer
«un nouveau jeu en ligne» appelé «Sportovka 6 from 49» (correspondant à la demande de marque de l’Union européenne n° 15 106 859 – il est fait référence au paragraphe 48 ci- dessus et à l’annexe 109). Le 9 février 2016, SAZKA a introduit une réclamation UDRP (règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine) à l’encontre du domaine sportka.org et la décision du panel n° 101166 (faisant référence à l’annexe 95) a été rendue le 21 mars 2016. Ainsi qu’il ressort de la présente décision, Lottoland était tenue de transférer le domaine à SAZKA. Le panel a décidé que le plaignant avait démontré, à sa satisfaction, que le nom de domaine avait été enregistré et était utilisé de mauvaise foi.
52 En outre, le 12 juin 2019, l’autorité suédoise de réglementation des jeux d’argent Spelinspektionen a adressé à United Lottery Solutions Ltd (l’exploitant du site web www.lottoland.se) un avertissement officiel et une sanction financière de 700 000 SEK après avoir jugé que l’opérateur de Lottoland avait enfreint les lois nationales en matière de paris sur les loteries (référence est faite à l’annexe 93).
53 En outre, il a été porté à l’attention de la chambre de recours qu’en Australie, il existe une longue histoire de litiges et d’oppositions depuis le lancement de Lottoland dans ce pays en 2016. Lottoland a été critiqué par des marchands de journaux australiens, car une grande partie de leurs activités repose sur les loteries officielles, qui se voit ainsi menacée par des clients utilisant des services de paris sur loterie, ainsi que par des opérateurs de loterie nationaux, y compris Tatts Group, en raison de préoccupations quant au fait que Lottoland cannibalise et sape l’activité des loteries locales. L’Australian Lottery and Newsagents Association (ALNA) et Tatts Group ont lancé une campagne intitulée «Lottoland’s Gotta Go!» (Lottoland doit dégager!) (il est fait référence à l’annexe 96) une campagne visant à interdire les «faux paris sur loterie». En juin 2018, le parlement australien a formelle me nt approuvé le projet de loi modifiant la loi interactive sur les jeux de hasard (Lottery Betting) de 2018 (il est fait référence à l’annexe 97 montrant l’exposé des motifs), qui interdit aux
«prestataires de services de jeux de hasard de fournir aux clients physiquement présents en Australie un service de prise, de réalisation, de réception ou d’acceptation de paris sur l’issue, ou une éventualité qui pourrait se produire ou non au cours de la conduite, de tirages de loterie australiens et étrangers».
54 Enfin, dans l’affaire n° D2016-0536 du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (référence est faite à l’annexe 106), Tatts Group et les parties associées ont déposé une plainte contre l’enregistrement des noms de domaine ozlotto.co, powerball.org et setforlifelottery.org par Lottoland Gibraltar Ltd ou Lottoland Ltd de Gibraltar. L’un des arguments avancés était que ces domaines étaient enregistrés et utilisés de mauvaise foi.
Appréciation globale
55 Sur la base des principes énoncés dans la jurisprudence précitée, compte tenu de la chronologie des faits et des circonstances objectives présentées en l’espèce, telles que l’usage de longue date de «POWERBALL» par la demanderesse en annulation (qui ne se limite pas au marché de l’Union européenne, 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47), la connaissance évidente par la titulaire de la MUE d’un tel usage avant le dépôt de la marque contestée par son propre usage de référence à la loterie de la demanderesse en annulation et l’interdiction pour des tiers de faire référence à «US POWERBALL» que la demanderesse en annulation avait rendu populaire dans le
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secteur pertinent, la chambre de recours conclut que les explications de la titulaire de la
MUE, qui se fondent essentiellement sur la première procédure engagée par la titulaire de la MUE contre la demanderesse en annulation et qui contestent la jurisprudence citée par cette dernière en l’espèce, sont considérées comme insuffisantes pour démontrer qu’elle a déposé la marque contestée dans l’objectif de l’utiliser conformément à sa fonctio n essentielle.
56 Compte tenu de ce qui précède, les enregistrements qui ne poursuivent pas une fonction légitime de marque – en particulier la fonction essentielle d’indication de l’origine – et ne sont destinés qu’à:
a) accroître l’étendue de la protection de l’autre ou des autres droit(s) antérieur(s) du demandeur, sans aucune logique commerciale honnête; et/ou
b) empêcher des tiers d’enregistrer ou d’utiliser des droits identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires à l’avenir (pour tout ou partie des produits ou services identifiés), sans logique commerciale honnête; sera considérée comme ayant été faite de mauvaise foi.
57 Lors de l’appréciation de la mauvaise foi dans le contexte de ce scénario, le demandeur de la marque contestée ne doit pas être tenu de prouver l’usage qui a été fait de cette marque. En effet, il ne s’agit pas d’examiner l’usage sérieux, mais d’apprécier si, au moment du dépôt de la marque contestée, le demandeur avait la finalité ou l’intention (ou la finalité ou l’intention éventuelle) de l’utiliser sur le marché (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57-58 – en l’espèce, la mauvaise foi n’a pas été constatée par le
Tribunal); 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 68 (et jurisprude nce citée); 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 64 (et jurisprudence citée), conformément aux fonctions essentielles d’une marque. Aux fins de cette appréciation, toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce doivent être prises en considération et, en particulier, l’absence de logique commerciale honnête sous-tendant le dépôt de la marque contestée peut être un indicateur de l’intention malhonnête de la demanderesse (29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 69).
58 En particulier, il ressort des éléments de preuve qu’au moment du dépôt de la marque contestée, la titulaire de la MUE utilisait la marque POWERBALL pour identifier la loterie de MUSL comme étant la loterie sous-jacente sur laquelle elle place des paris. Par conséquent, l’usage par la titulaire de la MUE de «POWERBALL», comme le montre le dossier, n’a jamais identifié l’origine de ses propres services de paris sur loterie, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE. Un tel usage ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque et ne saurait donc attester des bonnes intentions du titulaire au jour du dépôt.
59 En l’espèce, la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, à savoir celle de veiller à ce que le consommateur ou l’utilisateur final puisse identifier l’origine du produit ou du service concerné en lui permettant de distinguer sans confusion ce produit ou ce service de ceux ayant une autre provenance.
60 La mauvaise foi ne peut être établie que lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamme nt
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de la fonction essentielle d’indication d’origine (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 75).
61 Les publicités ou les publications présentées ci-dessus sont trompeuses étant donné qu’elles représentent à tort aux joueurs i) qu’ils peuvent participer et jouer à la loterie POWERBALL de MUSL par l’intermédiaire du site web ou de l’application de Lottoland, ii) que le site web et l’application de Lottoland sont associés à MUSL, iii) que le produit de Lottoland est le même que le produit POWERBALL de MUSL, et iv) qu’en concluant une transaction par l’intermédiaire du site web ou de l’application de Lottoland, ils jouent à ladite loterie POWERBALL de MUSL.
62 La titulaire de la MUE affirme que tout autre usage de «POWERBALL» par la titulaire de la MUE hormis un usage de facto de référence – l’usage en rapport avec la loterie américaine – est dénué de pertinence. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas expliqué la raison pour laquelle un tel usage est dénué de pertinence. Même s’il est vrai que la marque contestée se trouve encore dans sa période de grâce, la défense la plus efficace serait la preuve de l’usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, à savoir l’indication de l’origine commerciale.
63 La titulaire de la MUE affirme en outre que la loterie POWERBALL américaine n’était pas connue du consommateur moyen dans le secteur des loteries. Toutefois, à la suite des éléments de preuve versés au dossier, dont l’exactitude a été confirmée par la titulaire de la MUE elle-même, à savoir la publicité de ses services de loterie par référence à la plus grande loterie américaine POWERBALL, même avant la date de dépôt, était elle-même de nature à accroître la connaissance de l’activité de la demanderesse en annulation par les joueurs de loteries de l’Union et s’est clairement fondée sur son succès.
64 La chambre de recours souscrit aux allégations de la demanderesse en annulation selon lesquelles une telle pratique est susceptible d’altérer substantiellement le comportement économique des consommateurs pertinents, étant donné qu’ils ne savent pas qu’ils ne participent pas à la loterie sous-jacente. À titre d’exemple, il est fait référence à l’annexe 78 déposée par la demanderesse en annulation, entre autres, un courriel daté du
27 septembre 2014:
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65 Outre le caractère trompeur de l’usage de sa marque en faisant référence à la loterie américaine, comme l’admet la titulaire de la MUE elle-même, elle a empêché ses concurrents d’en faire usage à titre de référence en exerçant son prétendu droit d’enregistrement. Il est constant que la titulaire de la MUE tente d’empêcher ses concurrents, c’est-à-dire d’autres prestataires de loterie secondaires, d’offrir les mêmes services de paris sur loterie que Lottoland, ou de les contraindre à souscrire une licence pour utiliser les marques (et donc à payer une redevance, il est fait référence à l’annexe 119).
66 En effet, l’usage de référence est «US Powerball», en ce sens que la titulaire de la MUE fait la publicité de ses services; elle est titulaire de la MUE «Powerball» et, par la suite, elle a empêché des tiers dans l’UE d’utiliser la référence à «US Powerball».
67 À cet égard, il convient de souligner que les droits de la titulaire résultant de
l’enregistrement de la marque distinctive (invoqués par la titulaire de la MUE dans ses mémoires en tant que «premier déposant») sont soumis aux limitations prévues à l’article 14, paragraphe 1, du RMUE. En particulier, une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires: C) de la marque de l’Union européenne aux fins de l’identification ou de la référence à des produits ou à des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, notamment lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un service. Cela s’applique aussi longtemps que l’usage par le tiers est conforme aux usages honnêtes en matière industrie lle ou commerciale.
68 Ces concurrents ne sauraient invoquer l’article 14, point c), du RMUE à l’égard de la titulaire de la marque de l’Union européenne parce qu’ils ne font pas référence à la marque de l’Union européenne, mais à la marque américaine.
69 La logique commerciale est donc celle d’un monopole sur l’usage de la marque américaine en tant que référence, ce qui prouve l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions essentielles d’une marque, à savoir l’objectif d’empêcher des concurrents d’entrer ou de rester sur le marché, ce qui ne saurait être considéré comme un moyen légitime de protéger la marque en cause contre l’usage abusif d’un signe identique/similaire par un tiers.
70 À cet égard, il convient de rappeler que «l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque […] peut être suffisante pour considérer que le demandeur de la marque était de mauvaise foi» (28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 27).
71 En outre, les demandes d’enregistrement de marques qui sont détournées de leur finalité initiale et déposées en vue d’obtenir une compensation financière constituent des facteurs d’appréciation de la mauvaise foi (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
72 Enfin, le fait que le comportement/les actions du demandeur aient suivi un schéma concret peut constituer un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation de la mauvaise foi des demandes de marque (23/05/2019, T-3/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 154-155; 14/05/2019, T-795/17,
NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48,
51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37). L’intent io n malhonnête et, partant, la mauvaise foi, ne se limitent pas à un certain territoire, ni aux actes commis uniquement à l’égard de la demanderesse en annulation en question. Il s’agit d’un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des
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usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, indépendamment du fait qu’il se rapporte à des actes commis en dehors de l’Union européenne (conclusions de l’avocat général du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361 § 41, 60).
73 À cet égard, premièrement, selon les éléments de preuve versés au dossier (il est fait référence aux annexes 38, 108 et 109 ainsi qu’à l’annexe 111 — preuve de l’enregistre me nt de ces marques au nom des titulaires légitimes), le fait que la titulaire de la MUE suit un schéma de dépôt de marques de loterie tierces non seulement dans l’Union européenne, qui remonte à janvier 2013 (marque de l’Union européenne no 11 483 881 «Mega Millions»), mais également en Australie (demande de marque australienne no 1 743 112 EuroMillions déposée le 22 décembre 2015); demande de marque australienne no 1824067 EL GORDO déposée le 6 février 2017) est un facteur à prendre en considération (25/02/2013,
R 2448/2010-4, AERMACCHI MILANO, § 22; 12/01/2016, R 3135/2014-2, § 89-96).
74 En outre, comme le montre le dossier (référence est faite à l’annexe 120) et comme la preuve du contraire n’a pas été apportée, le dépôt de l’enregistrement internatio na l n° 1 267 667 pour «World Millions» désignant 23 pays par Lottoland Holdings Ltd le 12 août 2015 peut être qualifié de spéculatif (08/05/2014, T-327/12, Simca,
EU:T:2014:240, § 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
75 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, comme l’a récemment déclaré le Tribunal, ces éléments ne sauraient être ignorés simplement parce qu’ils concernaient des marques différentes des signes en cause dans le présent litige (06/03/2024, T-639/22, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, EU:T:2024:149, § 89).
76 Deuxièmement, conformément à la décision du panel n° 101166 (référence est faite à
l’annexe 95) rendue le 21 mars 2016, le nom de domaine a été enregistré et a été utilisé de mauvaise foi par Lottoland. Même s’il est clair, comme l’a souligné à juste titre la titula ire de la MUE, qu’il ne s’agit pas d’une affaire de domaine, dans le cadre de l’exame n de la mauvaise foi, tous les litiges concernant le comportement frauduleux de la titulaire de la MUE, même concernant d’autres droits de propriété intellectuelle, doivent être pris en compte.
77 Troisièmement, le 12 juin 2019, l’autorité suédoise de réglementation des jeux d’argent
Spelinspektionen a adressé à United Lottery Solutions Ltd (l’exploitant du site web www.lottoland.se) un avertissement officiel et une sanction financière de 700 000 SEK après avoir jugé que l’exploitant de Lottoland avait enfreint les lois nationales en matière de paris sur loterie (référence est faite à l’annexe 93).
78 Quatrièmement, il a été porté à l’attention de la chambre de recours que Lottoland a été critiqué par des marchands de journaux australiens, étant donné que leurs activités reposent en grande partie sur les loteries officielles et se voient ainsi menacées par des clients utilisant des services de paris sur loterie, ainsi que par des opérateurs de loterie nationaux,
y compris Tatts Group, en raison de préoccupations quant au fait que Lottoland canniba lise et sape l’activité des loteries locales. L’Australian Lottery and Newsagents Association (ALNA) et Tatts Group ont lancé une campagne intitulée «Lottoland’s Gotta Go!» (Lottoland doit dégager!) (il est fait référence à l’annexe 96) une campagne visant à interdire les «faux paris sur loterie».
79 Cinquièmement, dans l’affaire n° D2016-0536 du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (référence est faite à l’annexe 106), Tatts Group et les parties associées ont déposé une plainte contre l’enregistrement des noms de domaine ozlotto.co, powerball.org et setforlifelottery.org par Lottoland Gibraltar Ltd ou Lottoland Ltd de Gibraltar. L’un des arguments avancés était que ces domaines étaient enregistrés et utilisés de mauvaise foi.
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80 Il n’est pas crédible qu’un parti enregistre systématiquement, ou tente d’enregistrer, de bonne foi, les noms de certaines de loteries parmi les plus importantes et les plus célèbres au monde.
81 Enfin, selon la titulaire de la MUE, il s’agit d’une pratique commerciale courante pour toutes sortes de raisons commerciales. La chambre de recours partage l’avis de la titula ire de la MUE selon lequel le simple fait d’effectuer un dépôt au moyen d’un homme de paille ne prouve pas l’existence d’une mauvaise foi; toutefois, dans l’appréciation globale de l’espèce, il s’agit d’une circonstance à prendre en considération.
Conclusion
82 En l’espèce, il n’y a aucune intention d’utiliser la marque comme une indication de l’origine de ses services sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistrement et la titula ire de la MUE n’a pas démontré qu’elle poursuivait des objectifs légitimes lors du dépôt de la MUE contestée.
83 D’après les éléments de preuve produits par les parties, il existe de solides indices montrant qu’au moment du dépôt de la marque, la titulaire de la MUE n’avait pas d’intérêt légitime à demander l’enregistrement de la marque contestée (elle utilisait la marque en référence à la loterie de la demanderesse en annulation) et a décidé de demander l’enregistrement de la marque essentiellement afin de créer des obstacles aux activités des tiers en leur empêchant toute utilisation à des fins de référence dans l’Union européenne. En déposant la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait l’intention de tirer profit de l’absence de protection de la marque de la demanderesse en annulation dans l’Union européenne afin de reprendre les clients et les parts de marché créées par ses concurrents dans l’UE et de tirer profit du succès reconnu de la loterie «US POWERBALL». La titulaire de la MUE s’est donc écartée des usages honnêtes en matière commerciale et des normes de principes reconnus d’un comportement éthique lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque «POWERBALL» dont elle savait qu’elle était utilisée par la demanderesse en annulatio n et des tiers (usage aux fins de référence), pour des services identiques ou similaires. Cela est d’autant plus vrai que la demande de MUE a été déposée précisément au moment où l’homme de paille a introduit des actions en déchéance contre les MUE de la demanderesse en annulation.
84 Aucune circonstance ne justifierait le comportement de la titulaire de la MUE. Les circonstances objectives de l’espèce attestent la mauvaise foi du titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE.
85 Par conséquent, la chambre de recours est d’avis qu’en demandant l’enregistrement de la MUE contestée, le comportement de la titulaire de la MUE s’est écarté des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers.
86 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE affirme, dans la section «portée du refus», qu’il n’existe aucun fondement pour l’annulation de la marque en ce qui concerne les services de traduction et interprétation compris dans la classe 41 ou les services scientifiques et technologiques compris dans la classe 42. La demanderesse en annulation n’a pas formulé d’observations sur ce point dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
87 À cet égard, la chambre de recours rappelle que la mauvaise foi existera, en général, pour l’ensemble des produits et/ou services contestés pour lesquels la marque contestée a été demandée ou enregistrée (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48).
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Toutefois, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice, un refus/une annulation partiel est effectivement possible (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 81).
88 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que l’existence de signes identiques ou similaires utilisés pour des produits appartenant à un segment de marché voisin de celui des produits pour lequel la marque contestée a été enregistrée peut s’avérer pertinente aux fins d’établir la mauvaise foi du demandeur.
89 En effet, même si, dans une telle hypothèse, les produits désignés par les signes identique s ou similaires sont différents, la proximité des segments de marché respectifs peut offrir au demandeur de la marque contestée l’opportunité, si telle est son intention, de déployer des stratégies d’exploitation de celle-ci contraires à l’éthique ou aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Par exemple, il lui sera loisible de l’utiliser afin de provoquer délibérément, dans l’esprit des professionnels ou du public, une association avec la société qui détient ou utilise des signes identiques ou similaires ou afin d’empêcher une expansion des activités de cette entreprise dans le segment de marché pour lequel sa marque est enregistrée, alors que l’expansion de ces activités pourrait constituer, pour cette entreprise, une stratégie d’expansion commerciale légitime (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLO R et al., EU:T:2019:357, § 64-65).
90 En l’espèce, compte tenu de toutes les circonstances factuelles pertinentes en l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée ne permet pas au consommateur de distinguer sans confusion possible les services de la titulaire de la MUE, y compris ceux qui se trouvent sur des marchés voisins, de ceux qui ont une autre provenance, à savoir ceux de la demanderesse en annulation (12/09/2019, C-104/18 P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724,
§ 45):
Classe 35: Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; publication et reportages; traduction et interprétation.
Classe 42: Services de conception; services des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; services technologiques.
91 Par conséquent, en ce qui concerne les services susmentionnés, la chambre de recours rejette le recours et accueille la demande en nullité.
92 La chambre de recours accueille le recours et rejette la demande en nullité en ce qui concerne les services suivants, qui sont considérés comme n’étant pas liés au marché des services de loterie US Powerball:
Classe 42: Services scientifiques.
Frais
93 Étant donné que la procédure de recours et la demande en nullité sont accueillies pour une partie des services, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et ont succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
par la présente: 1. annule la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli la demande en nullité pour les services suivants: Classe 42: Services scientifiques;
2. rejette la demande en nullité en ce qui concerne ces services;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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