LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 avril 2024
Dans l’affaire R 1494/2023-5
Starbuzz Tobacco, Inc.
20155 ellipse
Foothill Ranch Califorch Californie 92610
États-Unis Opposante/requérante représentée par Kuhnen lobbying Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Partg mbB, Prinz-
Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne)
contre
Shisha Tobacco Factory, S.L.
C/Castilla, 19
28840 Mejorada del Campo (Madrid) Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Abril Abogados, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 641 (demande de marque de l’Union européenne no 18 535 900)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 août 2021, Shisha Tobacco Factory, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 4: houppkah.
Classe 34: Tabac et succédanés de tabac; Articles à utiliser avec du tabac; Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Produits du tabac; Tabac en vrac, à rouler et pour pipe;
Pipes; narguilés; Hookahs électroniques; MU assel; Pierres à vapeur pour hookahs;
Cigarettes; Cigarettes électroniques; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée;
Vaporisateurs oraux pour fumeurs.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants: Tabac et succédanés du tabac, articles à utiliser avec le tabac, articles pour fumeurs: allumettes, produits du tabac, tabac en vrac, tabac à rouler et pipes, pipes, cigares, cigarillos, Mu assel, charbon à houille, pierres d’équipe pour hookahs, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi, vaporisateurs personnels et cigares, arômes et autres solutions à ces fins, vaporisateurs pour cigarettes sans fumeurs, vaporisateurs buccaux pour fumeurs.
2 La demande a été publiée le 30 septembre 2021.
3 Le 3 décembre 2021, Starbuzz Tobacco, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 286 890
MIST
déposée le 10 août 2020 et enregistrée le 16 décembre 2020 pour les produits suivants:
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Classe 4: Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies de fruits; bougies sonnant le parfum de la fumée brisha; bougies en boîte; bougies parfumées au musc; charbon de bois.
Classe 34: Hookahs et hookahs électroniques et leurs accessoires; produits du tabac;
Succédanés du tabac, en particulier ceux à base de thé et de plantes à thé; thé coupé et non coupé à fumer en tant que succédané du tabac; tabac à cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à pipe; tabac pour narguilé; articles pour fumeurs en tous genres, en particulier les allumettes; shishas, shishas électronique et leurs accessoires; cigarettes électroniques; cigares; petits cigares; cigares électroniques; dispositif électronique de vaporisation; Liquide électronique destiné aux dispositifs électroniques à fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, recharges liquide pour dispositifs de fumage électroniques et cigarettes électroniques; pipes; pierres à vapeur, en particulier pierres vapeur pour conduites d’eau; substances porteuses minérales pour arômes, destinées aux conduites d’eau; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; tous les produits précités non à usage médical.
5 L’acte d’opposition ne contenait pas d’exposé détaillé des motifs, des faits et des arguments sur lesquels l’opposition était fondée, ni d’éléments de preuve à l’appui.
6 Le 26 janvier 2022, l’Office a informé les parties du début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition et du fait que le délai imparti à l’opposante pour étayer les droits antérieurs et produire d’autres pièces expirait le 31 mai 2022.
7 Dans ses observations du 30 mai 2022, l’opposante a produit des preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 286 890 « mist» et des autres marques suivantes, que l’opposante n’a pas invoquées dans l’acte d’opposition:
− La marque de l’Union européenne no 11 809 738«BLUE mist»;
− La marque de l’Union européenne no 12 280 137«IRISH mist»;
− La marque de l’Union européenne no 12 280 641«BLACK PEACH mist»;
− La marque de l’Union européenne no 13 705 711«DARK MUST»;
− La marque de l’Union européenne no 17 884 200«GREEN mist»;
− La marque de l’Union européenne no 18 391 080«CITRUS mist»;
− Marque de l’Union européenne no 18 451 010«OCEAN mist».
8 L’opposante fait valoir que les marques appartiennent à sa série de marques utilisées sur le marché pour des produits du tabac. Les éléments de preuve étaient les suivants:
• Catalogues de produits 2018 et 2020. Les catalogues sont en anglais et en bas de chaque page, deux numéros de téléphone, qui semblent provenir des États-Unis, une adresse électronique et «Lake Forest, CA. USA»; selon un logo sur FrontPage, la société Starbuzz Tobacco existe depuis 2005;
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• trois captures d’écran, toutes datées du 23 mai 2022, des sites Internet www.shisha- nil.de, www.smokaz.de et www.paradise-shisha.de montrant des produits du tabac à vendre; les captures d’écran montrent les produits «Starbuzz Tabak 200 g — Blue Mist», «Starbuzz Tobacco — Blue Mist 200 g» et «Starbuzz Tabak 200 g — Citrus
Mist»;
• onze factures adressées à des clients en Espagne; les produits facturés sont, entre autres, «mist STARBUZZ kilos», «CITRUS mist STARBUZZ kilos», «BLACK
PEACH mist STARBUZZ», «OCEAN mist STABRUZZ», «BLUE mist STARBUZZ kilos» et «VINTAGE TOBACCO 200G DARK mist».
9 Par décision du 18 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’examen sera effectué comme si tous les produits et services étaient identiques, ce qui, pour l’opposante, constitue le meilleur contexte dans lequel l’opposition peut être examinée.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fidélité à la marque, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− L’élément commun «mist» a une signification dans une partie de l’Union européenne. Pour la partie anglophone du public pertinent, elle fait référence, notamment, à «une fine fog résultant d’une condensation dans l’air près de la surface de la terre» (Collins English Dictionary). Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, il est distinctif. Cet élément revêt également une signification dans d’autres langues, comme en tchèque et en allemand, signifiant, entre autres, «un point ou une étendue dans l’espace» (tchèque) et «du matériel sans valeur qui doit être éliminé» (allemand). Étant donné qu’aucune des significations n’a de rapport avec les produits et services pertinents, cet élément est distinctif. Pour la partie du public pour laquelle l’élément «mist» est dépourvu de signification, il est également distinctif.
− Dans le signe contesté, «SAVAANA» peut être associé, au moins par une partie du public pertinent, à «SAVANNA», qui fait référence à des «prairies ouvertes, généralement à base de arbustes ou d’arbres, caractéristiques d’une grande partie de l’Afrique tropicale», en raison de sa ressemblance dans plusieurs langues telles que «salanna» en anglais, «Savana» en hongrois, en italien, en portugais et en roumain ou
«savane» en français. Qu’il soit pourvu d’une signification ou d’une absence de signification, il est distinctif étant donné que sa signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
− Pour le public anglophone, «mist OF LONDON» sera associé au brouillard caractéristique dans la capitale du Royaume-Uni. Cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et est distinctive. La partie non anglophone percevra les éléments «OF LONDON» comme quelque chose ou quelqu’un qui vient/vient de Londres étant donné que le mot «OF» sera perçu comme une préposition anglaise de base tandis que «LONDON» est la capitale du Royaume-Uni. Par conséquent, cette partie du public percevra ces termes comme une indication de
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l’origine des produits et services pertinents. Par conséquent, ils ont un faible caractère distinctif.
− L’élément figuratif peut être perçu comme un chiffre stylisé «8» placé au-dessus d’une arabesque ou comme un élément fantaisiste. Il est distinctif. La stylisation des éléments verbaux est limitée.
− L’élément verbal «SAVAANA» et l’élément figuratif sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «mist», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’un des éléments secondaires du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal dominant «SAVAANA» du signe contesté et son élément figuratif. En outre, ils diffèrent par les éléments secondaires et faibles «OF LONDON» et par les polices de caractères de ce signe pour une partie du public pertinent. Les signes diffèrent par leur structure étant donné que la marque antérieure est un seul élément verbal et que le signe contesté comprend plusieurs éléments figuratifs et verbaux disposés en trois niveaux. Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la syllabe «mist», étant donné que l’unique syllabe de la marque antérieure et une syllabe des éléments secondaires du signe contesté. La prononciation diffère par les éléments
«SAVAANA» et «OF LONDON». La prononciation diffère également par le nombre «8» dans le cas où il est perçu par l’élément figuratif du signe contesté. La marque antérieure est une syllabe, tandis que le signe contesté en compte au moins six. Les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés. L’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés alors que d’autres seront omis. Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser. Il est plus probable que le signe contesté soit désigné comme
«SAVAANA» par au moins une partie significative du public pertinent, étant donné que cette partie de ce signe l’emporte sur «mist OF LONDON». Par conséquent, il est peu probable que ces derniers éléments verbaux soient prononcés. Les signes présentent un très faible degré de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle l’élément «mist» est dépourvu de signification, la marque antérieure est dépourvue de signification et le public percevra des significations dans le signe contesté. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Pour la partie du public pour laquelle l’élément «mist» a une signification, les signes seront associés à une signification similaire. Les signes diffèrent par la signification des signes contestés «OF LONDON», ainsi que par la signification du nombre «8» si celui-ci est perçu. Toutefois, la différence conceptuelle découlant des éléments verbaux «OF LONDON» est d’une importance limitée, étant donné qu’elle découle d’une faible signification. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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− Compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Bien que les signes coïncident par le seul élément «mist» de la marque antérieure, celui-ci est inclus en tant qu’élément secondaire dans le signe contesté. Les différences au niveau des éléments supplémentaires qui diffèrent dans le signe contesté suffisent
à neutraliser la similitude résidant dans un seul élément verbal des signes. Les produits contestés et les services contestés sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des établissements dans lesquels les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (et, en l’espèce), les signes n’ont été jugés visuellement similaires qu’à un très faible degré. Les différences sont suffisantes pour exclure avec certitude tout risque de confusion, et ce d’autant plus si l’on tient compte du degré d’attention plus élevé du public pertinent à l’égard de certains des produits et services.
− En ce qui concerne l’argument tiré de la «famille de marques», l’opposante a fondé son opposition sur une marque antérieure et n’a pas revendiqué d’autres marques antérieures comme base de l’opposition et n’a pas revendiqué une famille de marques au cours du délai d’opposition, qui a expiré le 3 janvier 2022. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire «Bainbridge» [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.), EU:T:2006:65]. Le risque d’association ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies: en premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série». En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel ne pourrait être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans la marque contestée soit dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique distinct.
− En l’espèce, l’élément commun est placé dans une position différente dans le signe contesté, qui comprend d’autres éléments qui évitent une telle association. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
10 Le 17 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 septembre 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 novembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
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− Tous les arguments présentés à l’appui de la demande en date du 30 mai 2022, en particulier les arguments tirés de la «famille de marques» ou des «marques de série», ont clairement été déposés dans les délais et doivent être pris en considération. Dans la communication à l’opposante de la date d’ouverture de la phase contradictoire de la procédure d’opposition et l’invitation à compléter l’opposition en fournissant des faits, preuves et observations datés du 26 janvier 2022, le délai était clairement indiqué comme le 31 mai 2022.
− La marque antérieure est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits et services et présente un degré normal de caractère distinctif.
− Le signe contesté est une marque figurative complexe composée des éléments verbaux «SAVAANA» et «mist OF LONDON» représentés en lettres majuscules noires standard, au-dessus duquel figure un élément figuratif consistant en un ombris stylisé. L’élément «mist» possède un caractère distinctif normal. Les mots «OF LONDON» doivent être perçus comme une indication de l’origine des produits, à savoir provenant de Londres.
− Aucun des éléments du signe contesté ne domine clairement l’impression visuelle produite par ce signe.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «mist», qui est la marque antérieure et une partie distinctive du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par le mot «SAVAANA» et par l’indication de l’origine «OF LONDON». Étant donné qu’au moins une partie du public reconnaîtra la marque antérieure dans le signe contesté complexe, ces différences ne l’emportent pas sur les similitudes. L’examen de la similitude des marques doit prendre en considération l’impression d’ensemble produite par lesdites marques, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient de tenir compte du fait que, d’une manière générale, le public pertinent n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal, plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Il existe au moins un degré moyen de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de «mist» et sont donc similaires.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont également similaires en ce qui concerne l’élément commun.
− En raison de la preuve de l’usage de la marque antérieure produite le 30 mai 2022, celle-ci possède un caractère distinctif accru parmi les cercles concernés.
− La similitude entre les signes entraîne le fait que la marque antérieure est entièrement et identiquement contenue dans le signe contesté. Les différences entre les signes, bien qu’elles ne soient pas négligeables, ne seraient pas suffisantes pour éviter tout risque de confusion. D’autant plus que les consommateurs pertinents n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.
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− Bien que le public soit composé de professionnels ou du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, cela n’est pas suffisant pour exclure qu’ils puissent penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Lorsque les produits et services désignés par les marques sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
− L’opposante a remarqué que, dans les lounges hookah, ledit tabac est commercialisé sous le nom de «Mist», et non sous le nom de «SAVAANA». Comme le montre, entre autres, la série de marques, les consommateurs de ce tabac dans l’Union européenne établissent clairement un lien entre la marque «mist» et l’opposante.
13 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Sur le plan visuel, il est évident que le signe contesté est dominé par le mot «SAVAANA» et l’élément graphique initial, et non par le terme «mist». Le fait que les premiers éléments des signes ne coïncident pas est pertinent aux fins de la comparaison. Les marques diffèrent par leur structure, étant donné que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal, tandis que le signe contesté comprend plusieurs éléments figuratifs et verbaux disposés en trois niveaux; par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, il est plus probable que le signe contesté sera uniquement appelé «SAVAANA» par au moins une partie significative du public pertinent, étant donné que cette partie de ce signe l’emporte sur «mist OF LONDON» (en raison de sa petite taille et de sa position secondaire). Par conséquent, il est peu probable que ces derniers éléments verbaux soient prononcés. Les signes présentent un très faible degré de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, le signe contesté inclut d’autres termes que «mist» et donc d’autres concepts différents.
− La preuve de l’usage mentionnée par l’opposante se limite à onze factures, trois exemples de ventes en ligne et deux catalogues datés de 2018 et 2020, ce qui est insuffisant pour revendiquer un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
− En ce qui concerne la «famille de marques», l’élément commun est placé dans une position différente dans le signe contesté, qui comprend d’autres éléments qui évitent une telle association. En outre, l’opposante n’a fondé son opposition que sur une seule marque antérieure et n’a pas invoqué d’autres marques antérieures à l’appui de l’opposition ou n’a pas revendiqué une famille de marques au cours du délai d’opposition.
− Le niveau d’attention moyen à élevé des consommateurs, associé aux différences importantes entre les signes, évitera tout risque potentiel de confusion. Les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires différents dans le signe contesté l’emportent sur la similitude résidant dans un seul élément verbal.
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Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
19 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne.
20 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 29/04/2015, 717/13-, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
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21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (24/11/2021, T-
551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered,
EU:T:2021:770, § 27; 16/12/2020, T-883/19, HELIX Elexir, EU:T:2020:617, § 22;
13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
22 Les produits et services concernent des cigarettes, des cigarettes électroniques, des pipes de brisha, des vaporisateurs pour fumeurs, des produits du tabac compris dans la classe 34 et des produits connexes compris dans les classes 4 et 34, ainsi que des services connexes de vente au détail et de vente en gros compris dans la classe 35. Les produits et les services de vente au détail s’adressent principalement au grand public, tandis que les services de vente en gros s’adressent à un public de professionnels. Bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac (-19/12/2019, 743/18, IJTI I. J. Tobacco Industry, EU:T:2019:872, § 28; 03/07/2013, T-205/12, Liberte american blend,
EU:T:2013:341, § 23).
23 Le degré d’attention en ce qui concerne les produits et services en cause varie donc de moyen (dans le cas de pièces telles que des allumettes) à élevé (pour des articles tels que le tabac, les cigarettes, les cigares ou les vaporisateurs). Le niveau d’attention du public professionnel sera élevé.
Comparaison des produits et services
24 La chambre de recours, suivant la même approche que la division d’opposition, part du principe que les produits et services en cause sont identiques, ce qui constitue le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée pour l’opposante.
Comparaison des signes
25 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique la comparaison des signes afin de déterminer s’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, §
71).
26 Il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
27 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, §
26).
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28 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (13/03/2024, T-117/23, Bar Paris, EU:T:2024:163, § 32; 21/02/2024, T-180/23, BI blue pigment, EU:T:2024:103, § 26; 26/07/2023 — T-590/21,
CAMEL Crown, EU:T:2023:440, § 110).
29 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (13/03/2024, T-
117/23, Bar Paris, EU:T:2024:163, § 33; 21/02/2024, T-180/23, BI blue pigment,
EU:T:2024:103, § 27; 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 35).
30 En règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque verbale comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, selon une jurisprudence constante, un terme ayant une signification claire n’est considéré comme descriptif que s’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/01/2021, T-817/19, Hydrovision, EU:T:2021:4, § 51; 11/10/2019, T-428/18, c dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 40).
31 Lorsque certains éléments d’une marque sont descriptifs des produits ou des services, ces éléments ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (27/01/2021, T-817/19, Hydrovision, EU:T:2021:4, § 52).
32 Enfin, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (13/07/2022,-176/21, Ccty, EU:T:2022:449, § 48; 08/06/2022, T-
355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33; 20/01/2021, T-811/19, CABEÇA de Toiro, EU:T:2021:23, § 37; 02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, §
63; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL sucre epil, EU:T:2019:415, § 126).
33 Néanmoins, lorsque des signes sont composés d’éléments figuratifs et verbaux, l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, 54/12, Sport-, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, être classé au même titre que l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU: T: 2010: 476, § 37).
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34 Les signes à comparer sont les suivants:
MIST
Marque antérieure Signe contesté
35 La marque antérieure est la marque verbale «mist».
36 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «SAVAANA», écrit dans une police de caractères plutôt standard, à l’exception de la lettre « », placée au-dessous des éléments
verbaux «mist OF LONDON», et au-dessus de l’élément figuratif « ».
Éléments dominants et distinctifs
37 En ce qui concerne la marque antérieure, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, l’élément verbal «mist» a une signification dans une partie de l’Union européenne.
38 Le public anglophone le comprendra comme «un fard fin résultant d’une condensation dans l’air près de la surface de la terre» (Collins English Dictionary). En outre, l’élément revêt également une signification dans d’autres langues du territoire pertinent, par exemple, en tchèque, il signifie, entre autres, «un point ou une étendue dans l’espace» et, en allemand, «engrais» ou «matière sans objet à éliminer, fumier» (Duden). Ce point n’est pas contesté par les parties. En outre, il n’est pas contesté que l’élément verbal «mist» n’a de signification concrète en rapport avec les produits antérieurs (ni avec les produits et services contestés) dans aucune des langues du territoire pertinent et doit donc être considéré comme normalement distinctif.
39 Les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant dans la mesure où, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022-, 149/21,
Vitadha, EU:T:2022:103, § 79).
40 En ce qui concerne le signe contesté, la chambre de recours souscrit aux conclusions incontestées de la division d’opposition selon lesquelles l’élément verbal «SAVAANA» peut être associé, au moins par une partie du public pertinent, au terme «SAVANNA», qui fait référence à des «prairies ouvertes, généralement à bustes ou arbres épissés, caractéristique d’une grande partie de l’Afrique tropicale», en raison de sa ressemblance dans plusieurs langues telles que «savanna» en anglais, «Savana»en hongrois, en italien, en portugais etenportugais. En outre, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que cet élément est dépourvu de signification claire en ce qui concerne les produits et services pertinents, qui est normalement distinctif. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties.
41 La chambre de recours souscrit également aux conclusions incontestées de la division d’opposition selon lesquelles, pour le public anglophone, «mist OF LONDON» sera associé à du fog, qui est la norme caractéristique dans la capitale du Royaume-Uni, et étant
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donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, elle est distinctive.
42 La chambre de recours souscrit également à la conclusion incontestée selon laquelle le public non anglophone percevra «OF LONDON» comme «quelque chose ou quelqu’un qui vient/est de Londres» étant donné que le mot «OF» sera perçu comme une préposition anglaise de base tandis que «LONDON», comme la capitale du Royaume-Uni. Par conséquent, cette partie du public percevra ces termes comme une indication de l’origine des produits et services pertinents et, dès lors, elle aura un caractère distinctif faible.
43 L’élément figuratif « » consiste en une forme de taureau grise et noire allongée, avec une petite forme plate grise au-dessus. La forme de taureau semble reposer sur deux lignes décorées entrelacées de couleur noire. De l’avis de la chambre de recours, en raison de la stylisation globale spécifique de cet élément, celui-ci est abstrait lorsqu’il est perçu par le public pertinent. Ainsi, même s’il n’est pas tout à fait impossible pour le consommateur moyen d’identifier la silhouette d’un ombris ou le chiffre 8 dans l’appareil, cela obligerait néanmoins le consommateur moyen à effectuer une analyse qui va au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat (09/11/2022, T-639/21, CCB, EU:T:2022:698, § 80; 24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson,
EU:T:2021:156, § 50; 01/09/2021, T-463/20, GT Racing, EU:T:2021:530, § 68). Cela vaut également pour le public professionnel pertinent.
44 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (13/03/2024,-117/23, Bar Paris, EU:T:2024:163, § 45; 12/07/2023, 662/22-,
Aurus, EU:T:2023:393, § 78; 20/06/2019, 390/19-, WKU, EU:T:2019:439, § 65). Néanmoins, il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit toujours être considéré comme l’élément dominant unique (24/10/2018, T-63/17, Bingo Viva! Slots, EU:T:2018:716, § 43]. En l’espèce, l’élément figuratif ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, en raison de sa taille et de sa position au- dessus de l’élément verbal «SAVAANA».
45 En raison de sa taille, l’élément verbal «SAVAANA» et, dans une moindre mesure, l’élément figuratif, sont les éléments les plus accrocheurs dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Ce point est également étayé par le fait que ces deux éléments apparaissent également au début du signe contesté, auquel le public pertinent prête généralement une plus grande attention (17/03/2004,-183/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65) et la lecture normale des mots de gauche à droite et de haut en bas (06/10/2004, T-117/03, NL,
EU:T:2004:293, § 28).
46 En revanche, les éléments verbaux «mist OF LONDON» sont placés à la fin/au bas de la marque (troisième rangée dans l’agencement général de la marque) et sont représentés dans une police de caractères nettement plus petite que celle de l’élément «SAVAANA». Tout au plus, «mist OF LONDON» peut être considéré comme ayant un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. En d’autres termes, en raison de leur position et de leur taille importante plus petite, les éléments verbaux «mist OF LONDON» attireront moins l’attention du consommateur et ne seront pas perçus comme des éléments codominants du signe contesté.
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47 Sur le plan visuel, la marque antérieure «mist» est entièrement incluse dans le signe contesté. Toutefois, dans le signe contesté, le mot «mist» est contenu dans une position secondaire.
48 Les signes diffèrent par l’élément verbal «SAVAANA», qui, associé à l’élément figuratif
« », domine visuellement le signe contesté. Ces éléments n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
49 En outre, les signes diffèrent par les éléments verbaux «OF LONDON», qui, tout comme l’élément «mist», ne jouent tout au plus qu’un rôle secondaire dans le signe contesté.
50 En outre, les signes ont une structure différente, la marque antérieure étant une marque verbale unique, le signe contesté étant une marque complexe qui est formée sur trois plans horizontaux.
51 Par conséquent, même si la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, l’élément commun ne joue qu’un rôle secondaire dans le signe contesté. En outre, compte tenu du fait que les différences entre les signes résident effectivement dans les éléments qui dominent l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, dans l’ensemble, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
52 Sur le plan phonétique, l’élément figuratif du signe contesté n’a pas d’incidence sur la comparaison (11/09/2014, T-536/132, Aroa, EU:T:2014:770, § 45; 07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46). En effet, le public pertinent n’est pas susceptible de décrire ce qu’il voit dans l’élément figuratif qui peut varier d’une personne à l’autre (08/10/2014, T-342/12, Star dans un cercle, EU:T:2014:858, § 46-48).
53 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, Liberte american blend, EU:T:2013:342, § 44) et que l’économie de langage peut constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44) et que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments qui sont plus faciles à renvoyer à des éléments qui sont plus faciles
à voir (T-648/16, 17/04/2018, EU:T:2018:194, § 57); 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids
Company, EU:T:2013:68, § 42; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 48;
30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009,
400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58).
54 Dans ce contexte, il est probable qu’une partie importante du public pertinent fera simplement référence à la marque antérieure par le terme «SAVAANA» et, pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique.
55 Même si les éléments secondaires du signe contesté, «mist OF LONDON», étaient prononcés, qui comprennent le seul élément «mist» de la marque antérieure, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique, étant donné que les signes diffèrent par la prononciation des trois premières syllabes et sept lettres «SA/VAA/NA» ainsi que par les trois dernières syllabes et huit lettres «OF/LON/DON».
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56 Sur le plan conceptuel, dans la mesure où l’élément «mist» est perçu comme ayant une signification, les signes sont similaires dans cette mesure.
57 Toutefois, étant donné que l’élément «mist» sera perçu comme faisant partie de l’unité conceptuelle «mist OF LONDON», qui ne joue également qu’un rôle secondaire par rapport à la notion d’élément «SAVAANA» dans le signe contesté, pris dans son ensemble, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
58 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
59 Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, au cours de la procédure d’opposition, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le fait que l’opposante, dans ses observations du 30 mai 2022, a fait valoir qu’elle est titulaire d’une famille de marques, ne doit pas être interprété comme impliquant une revendication d’un caractère distinctif accru.
60 L’opposante a simplement fait référence au caractère distinctif de sa marque antérieure comme normal, étant donné que la marque antérieure était fantaisiste et, en particulier, non descriptive des caractéristiques des produits en cause (observations du 30 mai 2022, page
5 de 8).
61 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office. En l’espèce, le délai imparti par l’Office était le 31 mai 2022.
62 La revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a toutefois été présentée par l’opposante pour la première fois au stade du recours, c’est-à-dire avec son mémoire exposant les motifs du recours du 18 septembre 2023.
63 Par conséquent, la revendication d’un caractère distinctif accru a été déposée après l’expiration du délai fixé (31 mai 2022) pour présenter les faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition ainsi que pour produire des preuves de l’existence et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE. L’allégation de l’opposante relative au caractère distinctif accru est donc tardive et ne peut être prise en considération.
64 Par souci d’exhaustivité, les éléments de preuve produits ne sont en tout état de cause pas suffisants pour démontrer que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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65 En ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage des marques antérieures, il convient de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent, mais pas nécessairement qu’elle jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé.
66 Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, tous les facteurs pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie (T-12/18, EU:T:2019:328, § 61).
67 À cet égard, il convient de noter qu’il n’est pas exigé que les éléments de preuve présentés pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage portent directement sur la part de marché détenue par la marque ou la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée, mais qu’il suffit que ces éléments permettent de tirer des conclusions sur cette part de marché ou cette proportion (14/05/2019, T-12/18, Triumph/TRIUMPH, EU:T:2019:328, § 62).
68 Les éléments de preuve consistent simplement en deux catalogues, trois captures d’écran, qui sont postérieurs de près d’un an à la date de dépôt du signe contesté, et en un nombre plutôt limité de factures. Certes, il ressort des factures produites que certaines ventes de produits du tabac portant la marque antérieure ont été réalisées à des clients en Espagne au cours des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Toutefois, les onze factures ne démontrent qu’un peu plus de deux ventes annuelles de produits du tabac portant la marque antérieure. Les éléments de preuve versés au dossier sont loin d’être suffisants pour démontrer que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent.
69 En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
70 Étant donné que la marque antérieure n’a pas de signification concrète par rapport aux produits antérieurs pertinents, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Famille de marques
71 Comme déjà indiqué, dans ses observations du 30 mai 2022, l’opposante a fait valoir qu’elle était titulaire d’une «famille de marques».
72 Ce n’est que lorsqu’une opposition est fondée sur l’existence de plusieurs marques présentant des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant
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partie d’une même «famille» ou «série» de marques qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du risque de confusion, du fait que, dans le cas d’une «famille» ou d’une «série» de marques, un risque de confusion résulte du fait que le consommateur peut se méprendre quant à la provenance ou à l’origine des produits ou des services couverts par la marque demandée (100e P ou famille de marques, EU:C:2008:739, § 101); 23/02/2006,
T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge,
EU:C:2007:514, § 62).
73 Cet argument ne peut être valablement fondé que sur des droits antérieurs qui ont été invoqués avant l’expiration du délai d’opposition.
74 Étant donné que le délai d’opposition a expiré le 3 janvier 2022, soit trois mois après la publication de la demande du signe contesté, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no
18 286890«mist» seule et cet argument doit être écarté comme étant inopérant pour cette seule raison.
75 En tout état de cause, un risque de confusion lié à l’existence d’une série ou famille de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127; 13/09/2007, C-
234/06 P, Bainbridge (fig.), EU:C:2007:514, § 63; 27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA, EU:T:2013:40, § 85-86; 18/12/2008, T-287/06, Torre Albéniz,
EU:T:2008:602, § 80-81).
76 Premièrement, le titulaire d’une série de marques antérieures doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un certain nombre de marques susceptibles de constituer une «série» (c’est-à-dire au moins trois).
77 Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. L’association doit amener le public à croire que le signe contesté fait également partie de la série de marques, c’est-à-dire que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Tel peut ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans le signe contesté, soit dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique distinct.
78 Pour qu’il existe un risque de confusion, le public doit se méprendre quant à l’appartenance de la marque demandée à la série de marques et les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché (04/05/2022, T-298/21,
Alegra de beronia, EU:T:2022:275, § 28).
79 La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l’élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série, considérées individuellement, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant, comme en l’espèce, le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge.,
EU:T:2006:65, § 126).
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80 De l’avis de la chambre de recours, les éléments de preuve produits qui consistent en onze factures, deux catalogues et trois captures d’écran sont trop peu nombreux pour permettre de conclure que l’élément «mist», seul élément de la marque antérieure invoquée dans l’acte d’opposition et le second et dernier élément des autres marques de l’opposante, est présent sur le marché d’une manière telle que les marques peuvent effectivement être considérées comme constituant une série de marques aux yeux du public pertinent.
81 Même si l’élément «mist» devait être considéré comme un élément susceptible de constituer une «série» de marques aux yeux du public pertinent, le signe contesté doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de l’associer à la série (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 126; 13/05/2015, T-102/14, TPG Post, EU:T:2015:279, § 72).
82 Dans la mesure où la signification du mot «mist» est comprise par une partie du public pertinent, celui-ci sera lu conjointement avec les éléments «OF LONDON». Dans cette mesure, le contenu sémantique de l’élément commun «mist» n’est pas le même dans le signe contesté et dans les marques de l’opposante.
83 Plus important encore, à l’exception de la marque antérieure «mist», toutes les autres marques verbales de l’opposante ont en commun le fait que «mist» est leur élément final. Au contraire, l’élément «mist» étant le deuxième élément verbal et le troisième élément
verbal, il n’est pas placé au tout début ni à la fin du signe contesté « ».
84 Ainsi, l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans le signe contesté dans une position complètement différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,
EU:T:2006:65, § 126; 13/05/2015, T-102/14, TPG Post, EU:T:2015:279, § 72) et, dès lors, selon la chambre de recours, il ne présente aucune caractéristique susceptible de l’associer à la série.
85 En conclusion, il y a lieu de considérer que, même si l’argument d’une «famille de marques» avait été soulevé en temps utile ˗ ce qui n’est pas le cas en l’espèce ˗ à tout le moins, la deuxième de la condition susmentionnée n’est pas remplie et cet argument doit également être écarté pour cette raison.
86 Par souci d’exhaustivité, alors que l’opposante n’a pas étayé son allégation selon laquelle, dans l’hookah lounges, les produits du tabac de la demanderesse font l’objet d’une promotion en tant que «Mist» et non «SAVAANA», il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, la stratégie commerciale des parties concernées n’est pas pertinente (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, E, EU:T:2011:651, § 39). Étant donné que les modalités particulières de commercialisation des produits et services désignés par les marques peuvent varier dans le temps et dépendre de la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales des titulaires des marques, mises en œuvre ou non, qui sont par nature subjectives (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 35; 20/04/2018, T-15/17,
YAMAS, EU:T:2018:198, § 52; 27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid, EU:T:2018:611, §
50; 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 63; 15/03/2007, C-171/06 P,
Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
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87 L’usage effectif joue un rôle dans le contexte de la marque antérieure, qui est soumise à l’exigence d’usage, sous réserve qu’une demande de preuve de l’usage valable ait été déposée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure n’est pas encore soumise à l’obligation d’usage (22/04/2008, T- 233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 30). Ce qu’il convient de comparer, ce sont les marques et leurs listes respectives de produits telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales réelles des parties respectives (16/06/2010, T-487/08,
Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 34; 13/04/2005, T-286/03, juste Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33).
Appréciation globale
88 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
89 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
90 Les produits et services sont supposés identiques, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
91 Bien que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont limitées et résultent de la présence de l’élément «mist» dans le signe contesté, qui ne joue toutefois qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Les différences entre les signes résident dans les éléments (co-) qui dominent l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Par conséquent, l’attention du public pertinent sera naturellement attirée par les éléments qui différencient le signe contesté de la marque antérieure.
92 Comme déjà indiqué ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire
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(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il soit composé de professionnels ou du grand public, ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68; 17/09/2015, T-323/14, Bankia, EU:T:2015:642, § 77; 16/07/2014,
T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48;).
93 Ainsi, le consommateur moyen se rappellera simplement des éléments les plus accrocheurs, qui, dans le cas du signe contesté, se limitent aux seuls éléments qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
94 Dans ce contexte, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est suffisamment différente pour l’emporter sur les similitudes et pour exclure avec certitude tout risque de confusion entre les signes, même pour des produits et services identiques.
95 Par conséquent, à l’issue de l’appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne.
96 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
97 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
98 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision n’est pas affectée.
99 Le montant total des frais à payer pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 850 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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