DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 137
Rothmans Of Pall Mall Limited, Route de France 17, 2926 Boncourt, Suisse (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Inocencio González Díez, Roc Codo 6, 31, 1ª, 08174 Sant Cugat Del Vallés, Espagne (demanderesse), représentée par Silex Ip, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 14/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 137 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 740 781 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 740 781 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 218 412 «Rothmans» (marque verbale — marque antérieure no 1) et l’enregistrement de la MUE no
11 434 081 (marque figurative — marque antérieure no 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
ÉLÉMENTS DE PREUVE — RENOMMÉE ET USAGE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE
L’issue de l’opposition dépend dans une large mesure des conclusions tirées à l’égard des éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver l’usage sérieux et la renommée des marques antérieures. Par conséquent, dans cette section, la division d’opposition exposera tout d’abord les éléments de preuve produits dans leur intégralité et déterminera si les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux et si elles ont acquis une renommée.

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Le 19/05/2023, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication de renommée.
Le 11/12/2023, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Tout élément de preuve fourni par l’opposant à tout moment au cours de la procédure, avant l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’usage, voire avant la demande de preuve de l’usage introduite par le demandeur, doit systématiquement être pris en considération pour apprécier la preuve de l’usage. Par conséquent, pour apprécier si l’usage sérieux et la renommée des marques antérieures ont été prouvés, il sera tenu compte de tous les éléments de preuve énumérés ci-dessous, qui ont tous été produits en temps utile.
Les éléments de preuve sont en particulier les documents suivants:
— Pièce jointe 2: Déclaration sous serment démontrant la renommée des marques antérieures en Italie: Annexe 1: Présentation de l’emballage de Rothmans et de produits de vente au détail; Annexe 2: Répartition des chiffres de ventes et des parts de marché pour 2013 jusqu’en 2022; Annexe 3: La législation italienne qui interdit la publicité pour les produits du tabac.
— Pièce jointe 3: Déclaration sous serment démontrant la renommée des marques antérieures en Pologne:
Annexe 1: Extrait de 2009 Superbrands sur BAT;
Annexe 2: Rapport annuel British American Tobacco;
Annexe 3: Part de marché des produits de la marque Rothmans pour la période 2017-2022;
Annexe 4: Chiffres de vente des produits de la marque Rothmans pour la période allant de 2017 à 2022;
Annexe 5: La législation polonaise qui interdit la publicité pour les produits du tabac.
— Pièce jointe 4: Enquêtes réalisées en Pologne sur la perception de Rothmans en 2021 et 2022. Enquêtes sur la perception de Rothmans réalisées en Italie en 2021 et 2022. Résumé des enquêtes réalisées en Italie en 2002, 2003 et 2011/2012.
— Pièce jointe 5: Marque Finance — BrandDirectory: Tabac 10 2021 Clasking
Marque Finance — BrandDirectory: Tabac 10 2022 Clasking
Marque Finance — BrandDirectory: L’article intitulé «The Rothmans cases — Partie 1 — L’accord», intitulé «The Rothmans», article précédent intitulé «The Rothmans».

— Pièce jointe 6: Des informations sur le parrainage par l’opposante des événements de courses automobiles suivants:
Rothmans 12-heure (1966)
Rothmans Dublin Grand Prix (1969)
Rothmans Formula 5000 Championnat (1971)
Rothmans sponsoring Formula One racine (1971)
Rothmans Manx International Rally (1981) Le Mans (1982, 1983, 1986, 1987) Championnat européen (1985)

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Championnat du monde entier (1985) Paris-Dakar Rally (1984, 1985, 1986) Rothmans British Grand Prix (1992).
— Pièce jointe 7: Informations sur le parrainage par l’opposante d’équipes de courses motorisées avec Rothmans en tant que titre ou grand parrain: Team Rothmans International (1977) Rothmans March Grand Prix Team (1982) Rothmans Opel Rally Team (1982-1983) ROTHMANS-Porsche (1982-1986) Allan Moffat Racing (1987) Rothmans Williams-Renault (1994-1997).
— Pièce jointe 8: Extraits desites web montrant une image d’un véhicule de la marque Rothmans, à savoir Porsche 911 SC RS, une voiture rallée par Roger Clark en 1984, avec luminaires.
— Pièce jointe 9: Extraits de sites web montrant des modèles réduits de voitures de Rothmans.
— Pièce jointe 10: Article intitulé «Tobacco and motorsport» — La saga longue du parrainage a débuté en 1968 et dure encore aujourd’hui malgré les bans de Pietro Galimberti publiés le 6 mars 2019.
— Pièce jointe 11: Extraits de sites internet montrant que la requérante commercialise une gamme de produits automobiles et de sports motorisés, tels que des volants de course, des systèmes de séchage en ligne, des kits de transmission, des Kart Gear et PADDOCK Gear qui reproduisent les marques antérieures et leur police de caractères distinctive.
— Pièce jointe 12: Factures démontrant l’usage des marques antérieures en Pologne pour les années 2017 à 2022;
— Pièce jointe 13: Factures démontrant l’usage des marques antérieures en Italie pour les années 2017 à 2022;
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.

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La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 02/08/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 02/08/2017 au 01/08/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 34: Cigarettes, tabac et produits du tabac; briquets, allumettes et articles pour fumeurs. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 07/08/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/10/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 11/12/2023, après une prolongation de deux mois et donc dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
En ce qui concerne le lieu de l’usage, la plupart des documents susmentionnés, et en particulier les factures, montrent que le lieu de l’usage est la Pologne et l’Italie. Cela peut être déduit des langues (polonais et italien) des documents, tels que des factures et des emballages de produits et la devise mentionnée dans les chiffres de vente et sur les factures («PLN» et «euro»). Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
En ce qui concerne la durée de l’usage, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente. As regards the items of the evidence that are undated or fall outside the relevant period, the Opposition Division states that material submitted without any indication of date of use may, in the context of an overall assessment, still be relevant and taken into consideration in conjunction with other pieces of evidence that are dated (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig. tm) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 33). En l’espèce, les factures ont été présentées comme un échantillon de factures par année et relèvent de la période pertinente. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’usage au cours de ladite période pertinente a été prouvé à suffisance de droit. En effet, les volumes de vente et les factures montrent un délai suffisant, couvrant toute la période pertinente, où les factures portent des numéros non consécutifs, ce qui montre qu’elles ne sont que des exemples de relations commerciales continues et constantes (ce qui peut également être déduit des énormes quantités de produits vendus).

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En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, surtout les factures, les volumes de vente, les parts de marché, les enquêtes, les articles de presse décrits en détail dans la liste des éléments de preuve ci- dessus, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage des signes «Rothmans» pour des cigarettes.
En ce qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent que les signes «Rothmans» ont été utilisés en tant que marque conformément à leur fonction, en relation avec des cigarettes. Elle est clairement indiquée sur les factures et figure sur l’emballage du produit d’une manière qui montre un lien clair entre ces produits et la marque qui les désigne comme une indication de l’origine commerciale.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’une marque antérieure au sens de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure au regard de sa nature.
Les marquesantérieures sont enregistrées tant en tant que marque verbale, «Rothmans»,
que sous la forme figurative . La marque figurant sur l’emballage du produit est principalement accompagnée de la stylisation graphique suivante
.
La division d’opposition est d’avis que la stylisation ci-dessus n’empêcherait pas que le mot soit lu comme «Rothmans». Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a

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été enregistré, ou des variations acceptables de celui-ci, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, en ce qui concerne les cigarettes.
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits sur lesquels l’opposition est fondée et sur lesquels se concentre la présente appréciation.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En particulier, toutes les preuves et tous les documents fournis concernent uniquement des cigarettes. À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques antérieures uniquement pour les produits suivants:
Classe 34: Cigarettes. Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signesen conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 218 412 (marque antérieure no 1)
Classe 34: Cigarettes.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 434 081 (marque antérieure no 2)
Classe 34: Cigarettes.
Les produits contestés sont les suivants:

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Classe 9: Logicielsde simulation de véhicules; simulateurs d’instruments; conditionneurs d’alimentation; dispositifs d’alimentation électrique; testeurs de puissance; contrôleurs électroniques de puissance; casques de protection; logiciels de jeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules.
Classe 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
Classe 28: Commandes de jeux sous forme de volants pour la conduite de jeux; volants à navette.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 9, 11, 12 et 28:

Les produits contestés sont différents des logiciels, des produits liés à l’alimentation électrique, des protections de têtes, des casques, des verres, des luminaires, des moteurs, des commandes de jeux et des manches. Ces produits n’ont rien en commun avec les cigarettes de l’opposante comprises dans la classe 34. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. En outre, ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre. Ils ne sont pas concurrents et ne sont pas proposés par les mêmes producteurs ou fournisseurs. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable quand bien même l’on devrait considérer que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion tirée ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué à la fois la marque antérieure no 1 et la marque antérieure no 2.

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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1, à savoir l’enregistrement de la MUE no 218 412 «Rothmans» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/08/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure

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doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
L’opposante a revendiqué une renommée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Toutefois, l’usage sérieux n’a été prouvé que pour certains des produits. Étant donné que l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE dispose qu’en l’absence de preuve de l’usage, l’opposition sera rejetée, l’analyse de la renommée ne sera effectuée que pour les produits pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, à savoir:
Classe 34: Cigarettes.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 9: Logicielsde simulation de véhicules; simulateurs d’instruments; conditionneurs d’alimentation; dispositifs d’alimentation électrique; testeurs de puissance; contrôleurs électroniques de puissance; casques de protection; logiciels de jeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules.
Classe 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
Classe 28: Commandes de jeux sous forme de volants pour la conduite de jeux; volants à navette.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Appréciation des éléments de preuve Sur la base des éléments de preuve énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une grande renommée dans l’Union européenne, à tout le moins pour une partie des produits pour lesquels une renommée a été revendiquée.
Bien que les éléments de preuve ne concernent pas tous les pays de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, PAGO, EU:C:2009:611, § 30). Par conséquent, la division d’opposition reconnaît que la preuve de la renommée — en l’espèce — en Pologne et en Italie est suffisante pour conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Les résultats des enquêtes, les ventes intensives et importantes de l’opposante, sa part de marché et ses activités de parrainage sont considérés comme des indices sérieux que la

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marque a acquis une reconnaissance significative auprès du public pertinent et que, au cours de l’activité de longue date, l’opposante a pris des mesures pour créer une image de marque et accroître la notoriété de la marque auprès du public.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 218 412 «Rothmans» occupe une position consolidée sur le marché et jouit d’un degré élevé de reconnaissance et de renommée en ce qui concerne certains des produits compris dans la classe 34, à savoir: cigarettes.
b) Les signes
ROTHMANS
Marque antérieure Signe contesté

Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni la marque antérieure ni l’élément verbal «Rothmans» du signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent et ne sont dès lors distinctifs.
La marque antérieure est une marque verbale; La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. L’élément figuratif du signe contesté consiste uniquement en la stylisation des lettres et d’une ligne colorée et est considéré comme ayant une capacité distinctive assez réduite (le cas échéant), étant donné que la police de caractères, la ligne et la couleur utilisées sont relativement banales; en effet, les consommateurs n’ont pas pour habitude d’attribuer une importance particulière à de tels éléments graphiques courants dans les signes commerciaux et ils les perçoivent principalement comme des éléments ayant un rôle purement décoratif.
L’élément «Rothmans» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «Rothmans», qui est pleinement distinctif et constitue l’unique élément de la marque antérieure. The signs only differ in the contested sign’s stylisation and graphic features and the colour used, which have, however, a rather reduced distinctive capacity (if any).

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Par conséquent, compte tenu des poids différents des éléments des signes, comme expliqué ci-dessus, les signes sont très similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Rothmans», présentes à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La marque antérieure «Rothmans» présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits pertinents. En outre, il a été établi que la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans l’Union européenne pour les cigarettes.
Dans certains secteurs, il est courant d’utiliser une marque renommée pour d’autres produits (ou services) afin de transférer les caractéristiques positives perçues par le public aux nouveaux produits et d’exploiter les investissements antérieurs réalisés pour promouvoir la

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marque. L’opposante a prouvé que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif en rapport avec des événements sportifs, tels que Formula 1 et MotoGP. En particulier, l’opposante a parrainé des événements et des équipes de courses automobiles depuis des décennies. Dans les années 1960 à 1990, Rothmans était l’un des principaux parraineurs d’une variété d’événements de sports motorisés, d’équipes de séries et de courses automobiles, dont des voitures et des motocyclettes. Outre le signe Rothmans sur les voitures de course et les motocyclettes, la marque Rothmans a également été apposée sur les uniformes de conduite et d’équipe, panneaux d’affichage et programmes de souvenir. L’opposante a, entre autres, averti Porsche et a poursuivi sa compétition lors de nombreux événements de course, notamment la course Le Mans à 24 heures en 1982 et 1983. L’opposante a également sponsorisé Paris-Dakar Rally en 1984, 1985 et 1986, et la marque Rothmans a été apposée sur des voitures de course. En outre, l’opposante était le sponsor de l’équipe Williams-Renault Formula One pour la saison 1994, en concurrence avec Rothmans Williams-Renault. La marque Rothmans a été apposée sur des voitures de course, des tenues de course et des uniformes d’équipe portés par des courses célèbres dans le monde telles que Damon Hill, David Coulthard, Nigel Mansell, Jacques Villeneuve.
The signs have been found visually similar to a high degree and aurally identical on account of the coincidence in the word 'ROTHMANS’ which is the sole element of the earlier mark, whereas the conceptual comparison does not play a role in the overall assessment. En ce sens,plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que le signe contesté évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44). Toutefois, bien que les marques puissent être similaires, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien entre elles (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45).
Compte tenu de la nature des produits en cause, le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant une expertise et des connaissances professionnelles. Le niveau d’attention du public est moyen.
Bien qu’aucun lien direct ne puisse être établi entre les produits pour lesquels la renommée a été prouvée (cigarettes) et les produits contestés, étant donné qu’ils sont différents, une association avec la marque antérieure reste possible, compte tenu de la vaste collaboration et de la participation de l’opposante à divers projets, au parrainage d’équipes sportives, à l’organisation et à la participation à divers événements sportifs, qui ont eu une incidence significative sur la création d’une renommée et de l’image de la marque «Rothmans» de l’opposante. Ces activités de l’opposante ne se limitent pas au parrainage d’un événement, les éléments de preuve ont montré que divers événements ont été organisés par l’opposante elle-même. Toutes ces activités ont une incidence non seulement sur l’activité de l’entité organisant l’événement ou de l’entité qui parraine et qui participe à la planification et à l’organisation de cet événement, mais aussi, directement ou indirectement, sur l’activité des tiers, qu’ils agissent en qualité de partenaires et/ou de fournisseurs, ou qu’ils vendent et font la promotion de leurs produits, ou qu’ils contribuent de quelque autre manière à l’organisation de ces événements.
Certains des produits contestés sont clairement liés aux activités de course automobile et automobile, que ce soit dans la vie réelle (protection contre les têtes; éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules; moteurs électriques pour véhicules terrestres ou dans le monde virtuel (logiciels desimulation de véhicules; instrumentation simulators; logiciels dejeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; commandes de jeux sous forme de volants pour la conduite de jeux).
Les éléments de preuve de la renommée montrent que la marque antérieure est associée au succès étant donné qu’elle est choisie par les gagnants et les téléspectateurs. En outre, compte tenu de l’attrait de la marque antérieure, elle peut être exploitée même en dehors de

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son secteur de marché naturel, par la concession de licences et le merchandising. Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent la marque sur des voitures de course, des motos et des événements de course. En outre, la marque antérieure véhicule l’image d’une avancée technologique. Les produits contestés peuvent bénéficier de ces associations.

En ce qui concerne les autres produits contestés (conditionneursd’alimentation; dispositifs d’alimentation électrique; testeurs de puissance; contrôleurs électroniques de puissance; shuttlecocks) compte tenu du fait que le parrainage ou l’organisation d’événements crée un lien mental entre la marque et un événement populaire dans l’esprit des clients, ainsi qu’une renommée importante de la marque antérieure, le degré global élevé de similitude entre les signes et le fait que les produits contestés susmentionnés peuvent se rapporter, entre autres, à des événements sportifs et à des compétitions soit en tant qu’équipement utilisé lors des événements ou des produits utilisés pour le merchandising, le public pertinent serait en mesure d’établir un lien avec la marque de l’opposante en voyant le signe contesté-(affaire R 29/09/2022, R 326/2022).
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents de l’Union européenne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.

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L’opposante fait valoir les arguments suivants:
L’association du consommateur entre la demande contestée, telle qu’elle est appliquée à des produits qui — en raison des activités de marketing de l’opposante — sont étroitement liées aux produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle, conduira invariablement à un usage de la demande contestée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure et portera préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Comme l’a confirmé la Cour de justice, l’opposante n’est pas tenue de prouver l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque antérieure. Des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur de profit indu ou de préjudice sont suffisants (voir arrêt Spa Monopole, T-67/04, point 40; et du 11 avril 2019, Zara, T-655/17, point 41).

En tout état de cause, les activités de la requérante (à savoir sa tentative de reproduction de toutes les caractéristiques de la marque Rothmans), comme indiqué ci-dessous, prouvent clairement que ce préjudice est hautement probable.

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En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348,
§ 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et détient des parts de marché solides sur les marchés italien et polonais. L’opposante a investi des millions d’euros pour promouvoir et promouvoir la marque Rothmans dans toute l’Europe dans le secteur automobile et la marque antérieure a été utilisée sur un large éventail de produits de course, y compris des voitures de course, des motocycles de course, des tenues de course et des casques de course. En raison de la pratique consistant à promouvoir Rothmans dans une police de caractères identique pendant des décennies dans le secteur automobile, le terme «Rothmans» est associé par les consommateurs aux produits de course, y compris les produits contestés compris dans les classes 9, 11, 12 et 28.

L’usage de la demande contestée pour des produits de course donnerait lieu à une association avec la célèbre marque Rothmans, comme expliqué ci-dessus. Cela permettrait à la demanderesse de tirer profit du goodwill de l’opposante afin de bénéficier de la force d’attraction et de la renommée de la marque antérieure et d’exploiter, sans aucun investissement financier ni effort propre, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de ces marques.

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En l’espèce, l’image de qualité de la marque antérieure de l’opposante serait facilement transférée à la demande contestée, étant donné qu’elle a été déposée pour des produits dans un secteur dans lequel les marques antérieures étaient largement utilisées. À la lumière de ce qui précède, il est fort probable que les consommateurs attribueront aux produits de la demanderesse l’image positive qu’ils associent aux produits de l’opposante. Par conséquent, en n’ayant pas à entreprendre ses propres efforts de marketing, la demanderesse exploiterait clairement la renommée et le prestige de la marque antérieure de l’opposante.

Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et il a été démontré qu’elle jouit d’une solide renommée, fondée sur de nombreuses années, pour les cigarettes et qu’elle a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle a été largement connue du public dans le secteur automobile et automobile. Le public pertinent ne manquerait pas de remarquer que le signe contesté, bien que certaines caractéristiques graphiques et une ligne colorée, contiennent l’élément verbal identique et distinctif «Rothmans», qui est le seul élément de la marque antérieure renommée.
À la lumière de tous les facteurs pertinents, le public sera susceptible d’établir un lien entre les marques. Comme expliqué ci-dessus, compte tenu de l’attrait de la marque antérieure, celle-ci peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel, grâce à la concession de licences et au merchandising. En outre, ainsi qu’il ressort des documents produits par l’opposante, la marque «Rothmans» véhicule une image de succès et des progrès techniques grâce à l’investissement de l’opposante. Dans le contexte des produits contestés qui peuvent bénéficier de ces associations, une partie de l’aura de la marque antérieure est susceptible d’avoir une incidence positive sur la demanderesse, ce qui permet aux consommateurs d’attribuer les qualités des produits de l’opposante aux produits contestés, ce qui a une incidence sur le choix des consommateurs à leur égard sans efforts commerciaux significatifs de la part de la demanderesse. Cela placerait la demanderesse dans la situation d’un avantage commercial consistant en l’exploitation de la renommée et de l’image de la marque antérieure sans compensation.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent dans l’Union européenne.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus,

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la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;

e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Judit CSENKE Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.