LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 juillet 2024
Dans l’affaire R 1307/2023-5
Igor Institut de tissus et d’organes Ges.m.b.H. Bernadingasse 12 4600 Wels Autriche Titulaire/requérante
représentée par Guido Donath, Salurnerstrasse 1/DG, 6020 Innsbruck, Autriche
contre
Celtis Medizintechnologie GmbH Cour de Schäferhof 44 3552 Dross Autriche Demanderesse en nullité/ défenderesse
représentée par Wildhack & Jellinek Patentanwälte, Landstraßer Hauptstrasse 50, 1030 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure de nullité no 48566 C (marque de l’Union européenne no 18104942)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
22/07/2024, R 1307/2023-5, Osmycine/Osteomycin et al.

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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 7 août 2019, Igor Institut für Gewebe und Organrebau Ges.m.b.H. («la titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Osmycine
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Tissus de transplantation allogénique humaine; Les transplantations (tissus vivants); Implants de tissus vivants; Produits et articles d’hygiène; Désinfectants; préparations et produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical; Emplâtres; les préparations et produits dentaires, en particulier les matières pour plomber les dents et les matières pour empreintes dentaires; Masses d’assainissement dentaire; Fongicides; Herbicides; Les produits destinés à l’éradication d’animaux nuisibles.
2 La demande d’enregistrement a été publiée le 13 septembre 2019 et la marque a été publiée le 21 septembre 2019. Enregistré en décembre 2019.
3 Le 8 janvier 2021, Celtis Medizintechnologie GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Marque verbale
Ostéomycine
demandée le 11 juillet 2008 et enregistrée le 23 janvier 2009 en tant que marque de l’Union européenne no 7060569 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Résines synthétiques à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; Engrais; Agents extincteurs; Produits de dureté et de brasage des métaux; les produits chimiques destinés à la conservation et à la conservation des denrées alimentaires; Produits tannants; Adhésifs à usage industriel.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes
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dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
Fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture;
b) Marque verbale
OSTEOMYCIN
demandée le 3 mai 2006 et enregistrée le 18 juillet 2006 en tant que marque autrichienne no 233120 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
5 Par décision du 25 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits en raison de la mauvaise foi. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− La demanderesse en nullité fait valoir qu’elle est titulaire des marques antérieures «OSTEOMYCIN» et qu’elle a développé le produit homonyme ainsi que le procédé de fabrication de celui-ci.
− Au cours des dernières années, le produit «Osteomycin» n’a pas été commercialisé par la demanderesse en nullité elle-même, mais par l’Österreichische Gewebebank
Körperschaftnütziger Verein (ÖGGV), qui opère également dans le commerce international en tant que European Cell and Tissue Bank (ECTB). L’ECTB aurait été autorisée, en vertu d’un accord de licence, à utiliser les marques «OSTEOMYCIN» en tant que licenciée.
− À cet égard, l’ECTB aurait également eu recours, pour certaines activités, à un cocontractant externe, à savoir la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée, l’Institut für Gewebe und Organrebau Ges.m.b.H. (IGOR). Il s’agirait d’une entreprise privée biopharmaceutiques dont le domaine d’activité consisterait à produire des cultures de cellules autologues à usage humain. La titulaire, en tant que prestataire de services sous la forme d’un atelier sous la forme d’un atelier externalisé, s’occupait principalement des aspects du procédé et de l’entreposage intermédiaire du produit «Osteomycine». La distribution finale aurait eu lieu par l’intermédiaire de l’ECTB.
− Le gérant de la titulaire de la marque de l’Union européenne, habilité à représenter de manière autonome, serait également secrétaire général de l’ECTB. En outre, les deux sociétés auraient la même adresse.
− L’accord de licence entre la demanderesse en nullité et l’ECTB a été résilié par la demanderesse en nullité par lettre du 7 juin 2019. Or, l’ECTB aurait continué d’utiliser le signe «OSTEOMYCIN» et aurait également payé le coût de la licence de marque pendant la durée de la production effective des produits. L’utilisation pratique du signe «OSTEOMYCIN» et les paiements mensuels de licences n’auraient été interrompus
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par l’ECTB que le 31 juillet 2020. Ce n’est donc qu’à partir de cette date butoir que, selon l’ECTB, le contrat était réputé avoir pris fin et jusqu’alors il existait un accord de licence fondé entre la demanderesse en nullité et l’ECTB.
− Malgré la relation contractuelle encore établie entre la demanderesse en nullité et l’ECTB, la titulaire a demandé l’enregistrement de la marque «Osmycin» le 7 août 2019.
− Entre-temps, la titulaire aurait même commencé à commercialiser sous le nom «Osmycin» le même produit qui avait été précédemment commercialisé sous les marques «OSTEOMYCIN». À l’instar de l'«Osteomycine», cela se ferait désormais par les mêmes canaux de distribution établis, à savoir par l’intermédiaire de l’ECTB en coopération avec la titulaire, et que les produits sont transformés par cette dernière pour l’ECTB. En ce sens, en ce qui concerne les emballages «osmycine», il convient également d’observer ce qui suit: «processed for ECTB by. AT680031 IGOR Institut f. Gewebe u Organrekonstr». En outre, même les emballages d'«ostéomycine» et d'«osmycine» seraient presque identiques sur le plan visuel.
− Par la demande d’enregistrement d’un signe extrêmement similaire, la titulaire avait l’intention d’entrer dans la sphère de la demanderesse en nullité et d’entrer en concurrence directe avec celle-ci. Cela aurait été confirmé par le lancement des transactions effectives portant sur cette nouvelle marque, en utilisant les mêmes structures de distribution. En tant que mandataire à façon de la licenciée ECTB, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait nécessairement connaissance de l’existence et de l’usage des marques antérieures «OSTEOMYCIN» en raison des liens commerciaux et des liens personnels entre les entreprises. La similitude entre la marque contestée et les marques antérieures ne serait donc «manifestement pas un hasard» (28/01/2016, T--335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 60).
− Des liens directs ou indirects auraient donc existé entre la licenciée ECTB, la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne (-01/02/2012, T 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87;
11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32).
− La demande d’enregistrement, en son nom propre, d’une marque similaire aux marques antérieures de la demanderesse en nullité devrait être considérée, ne serait- ce que dans des circonstances normales, comme une violation de pratiques commerciales et commerciales honnêtes ainsi que d’obligations accessoires ou de bonne foi entre partenaires commerciaux.
− À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
• A: Photo des emballages de produits «Osmycin V» et «Osteomycine T»:
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• B: Extraits du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’adresse www.igor.at du 22/12/2020 contenant des informations sur l’entreprise.
• C: Extraits du site web de l’ancienne titulaire de la licence ECTB de la demanderesse en nullité à l’adresse suivante: www.ectb.eu/de/uber-uns/, Copyright 2018, avec des informations sur l’entreprise.
• D: Extrait du registre du commerce et des sociétés contenant des données historiques concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne, igor — Institut für Gewebe und Organrebau Ges.m.b.H., Bernadingasse 12, 4600 Wels,
29/12/2020. Martin Franz Fußenegger est inscrit en tant que gérant et un des associés (représenté de manière indépendante depuis sa création le 14/02/2001).
• E: Extrait du registre des associations contenant des données relatives à l’Österreichische Gewebebank Körperschaftnütziger Verein (ÖGGV), Bernardingasse 12, 4600 Wels, du 29 décembre 2020. Martin Fussenegger est inscrit en tant que secrétaire général pour la période fonctionnelle 18/02/2019 à
17/02/2029.
• F: Lettre de l’ÖGGV/ECTB du 20/07/2020 confirmant la réception de la résiliation du contrat de licence le 7 juin 2019 et rappelant que, à cet égard, il a été notifié le 26 juin 2019 que les frais de licence de marque seraient payés pendant la durée de la production effective des deux médicaments. Il est également annoncé que la poursuite de l’utilisation des marques «Osteopur» et «Osteomycin» prendrait fin avec effet au 31/07/2020 et que, par conséquent, le paiement mensuel de la licence obtenu jusqu’à présent cesserait d’exister. Le contrat serait donc réputé avoir pris fin à cette date.
• G: Photo de l’emballage du produit «Osmycin T» avec la mention «processed for ECTB by IGOR Institut für Gewebe und Organrebau Ges.m.b.H.»
• H: Notice d’accompagnement «Osmycin V».
− En ce qui concerne l’argument tiré de la mauvaise foi, la titulaire rétorque que les marques antérieures invoquées par la demanderesse en nullité ont déjà été transférées à Biotechnologie GmbH (BIOTISS) avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ont ensuite fait l’objet de la masse de la faillite de cette entreprise tierce et ont ensuite été achetées par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− Il a notamment été envisagé de demander l’enregistrement d’une marque propre afin de pouvoir commercialiser les produits à l’avenir. Au préalable, le représentant légal
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de la titulaire de la marque, désigné ici, aurait également été invité à présenter ses observations. Il a été conclu que la demande d’enregistrement d'«osmycine» constituerait une voie viable, compte tenu notamment de l’appréciation de la similitude des signes au regard du droit des marques et du fait que le public ciblé est toujours composé d’un public spécialisé faisant preuve d’une attention accrue. Cette appréciation aurait été confirmée a posteriori par la décision du Handelsgericht Wien
(tribunal de commerce de Vienne), selon laquelle il n’existait précisément pas de risque de confusion.
− À cela s’ajoute le fait que la demanderesse en nullité n’a jamais utilisé activement les marques enregistrées pour elle. Elle n’aurait pas non plus été autorisée à le faire en ce qui concerne les produits pour lesquels les marques ont été concrètement utilisées dans le passé.
− Les critères de la mauvaise foi visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ne seraient pas remplis en l’espèce. La demande en annulation fondée, notamment, sur ce fondement, devrait être rejetée.
− À l’appui de ses arguments, la titulaire produit les documents suivants:
• 1. Extraits d’un contrat de coopération entre BIOTISS Biotechnologie GmbH et la titulaire de la marque de l’Union européenne du 10 mai 2016. Conformément au point 1.3, «le titulaire des droits d’osteopur, d’ostéomycinT et d’osteomycinV, ainsi que des droits pour la procédure de nettoyage eCO® pour l’Europe», est la BIOTISS. Au point 15.3, BIOTISS confirme que les dispositions du présent contrat ne sont pas contraires à des contrats conclus avec d’autres contractants ou à d’autres droits de propriété intellectuelle et s’engage à maintenir IGOR sans préjudice et en justice d’éventuelles créances.
• 2. Extraits d’un contrat de coopération entre l’ECTB et la titulaire de la marque de l’Union européenne du 18 avril 2017 complétant le contrat existant entre les mêmes parties, qui doit rester pleinement valable. Conformément au point 1.3, «le titulaire des droits d’osteopur, d’ostéomycinT et d’osteomycinV, ainsi que des droits pour la procédure de nettoyage eCO® pour l’Europe», est la BIOTISS; «ECTB confie à IGOR, au nom de BIOTISS, les activités susmentionnées.»
[point 1.2: Igor, en tant que producteur à façon, effectuera le nettoyage des tissus humains pour l’ECTB].
• 3. Contrat de transfert de droits de marque entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et le liquidateur de BIOTISS Biotechnologie GmbH du 19/03/2021. La société BIOTISS Biotechnologie GmbH, représentée par Mme
Ulla Reisch, administrateur de la masse, revend irrévocablement à la titulaire de la marque de l’Union européenne toutes les marques de brevet et les droits de licence qui sont en jeu, ainsi que les droits de marque pour les marques Osteopur,
OsteomycinT, OsteomycinV, ainsi que les droits relatifs à la procédure de nettoyage eCO® pour l’Europe. L’acheteur sait que BIOTISS Biotechnologie GmbH n’est pas inscrite au registre des marques en tant que titulaire. La vendeuse indique explicitement qu’elle ne dispose pas d’informations vérifiables concernant la cession de droits de marque.
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• 4. Ordonnance du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) du 25 février 2021 dans l’affaire 43 Cg 4/21t, par laquelle la demanderesse en nullité en l’espèce attrait la titulaire de la marque de l’Union européenne et l’ECTB en cessation d’actes portant atteinte à une marque en ce qui concerne la dénomination «Osmycin».
• 5. Extrait duregistre du commerce du 23 avril 2021 contenant des informations sur la demanderesse en nullité.
• 6. Extrait du plan d’entreprise stratégique de BIOTISS.
• Procès-verbal de l’assemblée générale de BIOTISS du 27 novembre 2018.
• 8. Accord de fourniture («supply agreement») conclu entre BIOTISS et ECTB le 24 Décembre 2018.
• 9. Déclarationsous serment du vice-président de l’ECTB du 28 février 2022. Il affirme que les paiements effectués par l’ECTB à la demanderesse en nullité ne constituaient pas des redevances pour la marque «OSTEOMYCIN», mais le remboursement d’un crédit de promotion. Le directeur général de la demanderesse en nullité l’aurait constamment confirmé lors de nombreuses réunions et entretiens, tant à titre privé qu’auprès du conseiller fiscal. Le texte du virement aurait été, à un moment quelconque, modifié par lui en «droits de marque OSTEOmycin». En outre, dans un procès-verbal de 2014 dont dispose l’auteur, le gérant de la demanderesse en nullité indique qu’il a mis gratuitement à la disposition de l’association la marque «OSTEOmycin TM» il y a plus de
14 ans.
• 10. Déclarationsous serment du secrétaire général de l’ECTB (octobre 2015 à février 2019) du 28 février 2022. Il indique que les paiements effectués par l’ECTB à la demanderesse en nullité ne constituaient pas des redevances pour la marque «OSTEOMYCIN», mais le remboursement d’un crédit contracté par la demanderesse en nullité auprès de la Raika Zwettl avant 2010. Le texte du virement n’a été modifié rétroactivement par le gérant de la demanderesse en nullité et ancien président de l’ECTB qu’en juin 2016 en «droits de marque OSTEOmycin». Il n’existerait pas de contrat relatif aux droits de marque entre la demanderesse en nullité et l’ECTB.
Sur la mauvaise foi
− Après avoir apprécié les circonstances prouvées, la décision attaquée a conclu que la demande de marque de l’Union européenne contestée avait été déposée après la résiliation de l’accord de licence de l’ECTB, mais avant la résiliation effective du contrat de licence d’utilisation des signes «OSTEOMYCIN».
− En outre, à la date de la demande de marque, il existait un lien indirect entre les parties, d’une part, en raison du fait que la titulaire de la licence de licence (ECTB) de la demanderesse en nullité était titulaire d’un contrat à façon et, d’autre part, en raison du fait que, à l’époque des faits, son gérant était également secrétaire général de l’ECTB. Bien qu’il puisse être douteux que cette relation entre les parties ait été suffisamment étroite pour fonder une-obligation de fairplay, l’approche de la titulaire
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est contraire aux usages commerciaux honnêtes et suggère que, par la demande de marque de l’Union européenne, elle entendait acquérir la marque d’un tiers par son enregistrement.
− Dans l’ensemble, la raison de la titulaire est révélatrice d’une intention malhonnête, c’est-à-dire d’un comportement qui s’écarte des principes reconnus de comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale (07/07/2016-,
T 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 41).
− Les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage depuis sa création, la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne et la succession des événements qui ont conduit à ce dépôt plaident en faveur du fait que la titulaire a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée afin d’entrer dans une concurrence déloyale en exploitant le signe antérieur et, en fin de compte, d’évincer le droit antérieur du marché.
− La demande de marque de l’Union européenne contestée a donc été déposée de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 22 juin 2023, la titulaire a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 26 juin 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 29 août 2023, la demanderesse en nullité a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
8 Le 16 avril 2024, la titulaire a produit spontanément une lettre par laquelle le
Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) no 43 Cg 4/21t a rendu le 15 avril
2024 entre les deux parties, déclarant que la propriété des marques antérieures invoquées avait été transférée à BIOTISS au cours de l’année 2016. La titulaire a demandé qu’il soit tenu compte de cet arrêt et qu’il soit statué en conséquence.
9 À la suite de la transmission de ce courrier de la titulaire à la demanderesse en nullité, celle-ci a, à son tour, déposé, le 23 mai 2024, un mémoire indiquant que le 14 mai 2024, le jugement no 43 Cg 4/21t du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) no 43 Cg 4/21t du 15 avril 2024 a fait l’objet d’un appel. Le transfert de la demanderesse en nullité à BIOTISS, constaté par le tribunal de commerce, serait erroné du point de vue juridique et échapperait aux conditions nécessaires de l’opération d’engagement et d’injonction correspondante.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments de la titulaire dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir attribué à tort une faible valeur probante aux déclarations solennelles, étant donné que les déclarations ont été faites par des personnes qui ne proviennent pas de la sphère de la titulaire.
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− L’ECTB était autorisée à utiliser les marques antérieures «OSTEOMYCIN» de manière exclusive et gratuite. Au début de cette autorisation d’utilisation, aucune redevance ou redevance similaire n’a été versée à la demanderesse en nullité pendant une décennie.
− En outre, il convient de noter que de nombreux documents précisent clairement que tous les droits de propriété intellectuelle/IP-Rights (dont bien entendu, et en particulier les marques «OSTEOMYCIN», ainsi que cela a été explicitement mentionné) appartiennent à BIOTISS.
− À la suite de la faillite de cette dernière, la titulaire a acquis les marques antérieures «OSTEOMYCIN» à partir de la masse de la faillite en mars 2021.
− Selon la jurisprudence, s’agissant de l’existence d’une mauvaise foi du demandeur de marque, il convient de tenir compte du fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise déjà, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire prêtant à confusion pour des produits similaires.
− Dans ce contexte, il convient de souligner que la demanderesse en nullité ne peut pas fabriquer la pharmacie en cause ou, en l’absence d’autorisations correspondantes, peut le faire. De ce fait, il ne saurait y avoir de mauvaise foi à cet égard.
− La demande d’enregistrement de la marque contestée a été présentée pour des raisons tout à fait compréhensibles et économiquement indispensables. En juin 2019, il existait une situation extrêmement critique pour la titulaire, qui l’a gravement menacée dans son patrimoine économique. Indépendamment de la question de savoir s’il existait effectivement ou non une relation de licence entre la demanderesse en nullité et l’ECTB, il était urgent d’agir en raison de la «lettre de résiliation» du 7 juin 2019 de la part de la demanderesse en nullité.
− La titulaire était indirectement affectée par la résiliation du contrat et menacée dans son existence économique, étant donné qu’elle travaillait exclusivement pour l’ECTB, qui a commercialisé et vendu les produits concernés de manière exclusive pendant une longue période et était établie sur le marché avec ce produit. L’incertitude suscitée par la lettre de résiliation susmentionnée l’obligeait en quelque sorte à agir. Il a donc fallu trouver un nom de produit qui décrivait le produit — du moins de manière allusive. Après évaluation et examen internes et en concertation avec l’ECTB, la décision portait ensuite sur la dénomination «osmycine». À cet égard, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait preuve d’une prudence particulière afin d’éviter tout risque de confusion.
− Plaide également contre l’existence d’une mauvaise foi le fait que la titulaire n’a jamais utilisé la marque de l’Union européenne «Osmycin» qu’elle a demandée et enregistrée pour interdire à des tiers l’utilisation de signes identiques ou similaires ou pour utiliser la marque d’une autre manière contraire aux usages honnêtes.
− En résumé, il convient de retenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation de la mauvaise foi à plusieurs égards. En particulier, elle ne tient pas compte de l’ensemble des circonstances.
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− En outre, compte tenu des différences entre les signes et de l’attention élevée des consommateurs, il n’y a pas de risque de confusion.
11 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− La demanderesse en nullité a demandé et enregistré les marques antérieures.
− Elle est enregistrée en tant que titulaire au registre des marques de l’Office autrichien des brevets et au registre des marques de l’EUIPO depuis près de 20 ans.
− Il n’existe pas de contrat, d’accord ou d’autres documents prouvant un transfert, un transfert ou une vente des deux marques «OSTEOMYCIN» à un tiers, ni à BIOTISS, ni à ECTB, ni à quelqu’un d’autre.
− La base juridique de l’utilisation des marques «OSTEOMYCIN» dans le cadre de la coopération entre Celtis, ECTB, IGOR et BIOTISS était également claire — il existait un accord de licence de marque entre la titulaire de la marque Celtis et l’ECTB, chargée de la distribution et de la commercialisation des produits «Osteomycin T» et «Osteomycin V». Cet accord de licence a servi de base à l’utilisation des marques «OSTEOMYCIN» dans le cadre de la coopération commerciale. Cette base juridique n’a pas non plus été modifiée par l’inclusion de BIOTISS.
− En tout état de cause, la titulaire et l’ECTB étaient étroitement coordonnées et dépendantes les unes des autres sur le plan organisationnel et économique à plusieurs égards.
− En outre, la titulaire de l’ECTB a concédé les droits d’utilisation de la marque «OSMYCIN» afin de commercialiser conjointement à l’avenir les nouveaux produits «OSMYCIN».
− La titulaire a précisément demandé l’enregistrement de la marque contestée «OSMYCIN» dans le but d’établir, avec ECTB, un système parallèle proche des marques «OSTEOMYCIN», sans intervention de la demanderesse en nullité.
− Les marques en conflit sont susceptibles de confusion.
− Il y a donc lieu de constater que la logique économique du titulaire et les raisons qui pourraient rendre la demande d’enregistrement économiquement compréhensible justifient la mauvaise foi constatée dans la décision attaquée par rapport aux autres facteurs.
Considérants
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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14 Toutefois, compte tenu de la mauvaise foi avérée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le recours n’a pas abouti.
Nouveaux éléments de preuve présentés avec la plainte
15 La titulaire a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants devant la chambre de recours:
• Facture de conception de l’emballage du produit
• Présentation des emballages des produits et de leur développement
• Correspondance par courrier électronique et preuve de virement «remboursement partiel du prêt»
• Mise à disposition de NÖ Garantieen und Beteiligungen GmbH («nö beg») à la demanderesse en nullité
• Contrat de coopération BIOTISS/titulaire dans son ensemble, non signé
• Plan d’entreprise stratégique BIOTISS élargi
• Déclaration sur l’honneur
• Procès-verbal de l’assemblée générale ECTB
• Supply Agreement BIOTISS/Leader Biomedical Europe B.V.
16 Pour sa part, la demanderesse en nullité a produit devant la chambre de recours les preuves supplémentaires suivantes:
• Échange de courriels entre la titulaire et l’AGES
• Décision rendue dans la procédure devant le Landgericht Krems 33 Cg 15/9t-29
• Courrier électronique du 26 juin 2019 du représentant légal de l’ECTB
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut tenir compte de faits et de preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves satisfont aux exigences suivantes: (a) ils sont, à première vue, réellement pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés dans les délais pour des motifs légitimes, en particulier lorsqu’ils ne complètent que des faits et éléments de preuve importants qui ont déjà été présentés dans le délai imparti ou qui ont été adoptés ou examinés d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
18 Dans ce cas, il est clair que les éléments de preuve produits devant la chambre ne visent qu’à compléter les éléments de preuve produits en première instance et à clarifier les allégations des parties.
19 Les éléments de preuve supplémentaires produits par les parties dans le cadre de la procédure de recours seront donc pris en considération.
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Nouvel élément de preuve des parties: Arrêt du Handelsgericht Wien no 43 Cg 4/21t du
15 avril 2024 et mémoire en appel du 14 mai 2024
20 Le 16 avril 2024, la titulaire a produit, spontanément et après la fin de la procédure contradictoire devant la chambre, une lettre contenant l’arrêt no 43 Cg 4/21t du 15 avril 2024 du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne).
21 Dans cet arrêt, qui concerne une procédure entre les deux parties, il est notamment constaté qu’il ressort de l’ensemble des éléments de preuve produits que, dans une probabilité suffisamment élevée au sens des dispositions procédurales applicables, les droits de marque sur la marque de l’Union européenne no 7060569, «OSTEOMYCIN» ainsi que sur la marque autrichienne no 233120, portant le même nom, ont été transférés à la société BIOTISS en 2016, à l’occasion de l’investissement réalisé par Leader Biomedical, une société de dispositifs médicaux opérant au niveau international.
22 Le 23 mai 2024, la demanderesse en nullité a, pour sa part, déposé une lettre dans laquelle elle indiquait qu’elle avait interjeté appel du jugement susmentionné le 14 mai 2024.

23 Après avoir examiné en détail la pertinence de cet arrêt, la chambre conclut que l’arrêt n’est pas pertinent pour l’issue de la procédure pendante en l’espèce, pour les raisons exposées ci-après.
Qualité pour agir en ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
24 À l’instar de la décision attaquée, la chambre examinera d’abord le motif de nullité tiré de la mauvaise foi, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25 En ce qui concerne la qualité pour agir de la demanderesse en nullité, la titulaire soutient que celle-ci n’existe pas, ce qui est notamment confirmé par l’arrêt du Handelsgericht de Vienne déposé le 16 avril 2024.
26 À cet égard, il convient de constater que, conformément à l’article 63 du RMUE, la demande en nullité, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, peut être présentée par toute personne physique ou morale et qu’il n’est donc pas nécessaire de remplir d’autres conditions particulières en ce qui concerne la qualité pour agir, par exemple en ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, où, conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, la propriété ou l’octroi d’une licence constituent une condition de recevabilité au regard du droit antérieur invoqué.
27 En outre, il convient de noter que la demanderesse en nullité est propriétaire de la marque autrichienne no 233120 «OSTEOMYCIN» ainsi que de la marque de l’Union européenne no 7060569 portant le même nom depuis 2006 et 2009, à tout le moins d’un point de vue formel.
28 Il n’est pas non plus contesté que l’ECTB a utilisé les marques antérieures «OSTEOMYCIN» précédemment visées avec le consentement de la demanderesse en nullité, et ce avec l’aide de la titulaire, et que ce droit d’utilisation a perduré jusqu’à la fin du mois de juillet 2020.
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29 Il a donc été démontré que la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée par la titulaire constitue une atteinte à la sphère juridique de la demanderesse en nullité en ce qu’elle entre ainsi en concurrence directe avec celle-ci, indépendamment du point de savoir si l’arrêt du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) no 43 Cg 4/21t du 15 avril 2024, contre lequel la demanderesse en nullité a interjeté appel, est finalement confirmé ou non. C’est pourquoi la demanderesse en nullité a un intérêt à la nullité de la marque contestée.
30 Il n’y a donc pas lieu d’attendre l’issue de la procédure de pourvoi contre l’arrêt du Handelsgericht Wien no 43 Cg 4/21t du 15 avril 2024.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
31 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, une MUE est déclarée nulle si le demandeur en nullité était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
32 Il incombe au demandeur en nullité qui entend faire valoir ce moyen d’exposer les circonstances permettant de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017,-T 23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 Inde, EU:T:2018:314, § 20.
33 La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est nullement définie, circonscrite ou décrite dans la législation (29/11/2018-, T 683/17, Khadi
Ayurveda, EU:T:2018:860, § 62; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 44; 08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 4. Lorsqu’un terme défini par le RMUE n’est pas défini dans ce règlement, sa signification et sa portée doivent être déterminées en tenant compte de son sens habituel dans le langage courant, en tenant également compte du contexte dans lequel il se présente et des objectifs poursuivis par le règlement (12/09/2019, C-104/18 P, Stylo propose Koton,
EU:C:2019:724, § 43).
34 S’il est vrai que, selon son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi suppose l’existence d’une intention malhonnête ou intentionnelle, il n’en demeure pas moins que cette notion doit également être comprise dans le cadre du droit des marques. Les règles relatives à la marque de l’Union européenne visent à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin d’attirer et d’obtenir les clients par la qualité de ses produits ou de ses services, avoir enregistré en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance
(12/09/2019, C 104/18-P, Stylo Name Koton, EU:C:2019:724, § 45).
35 Par conséquent, le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il apparaît clairement que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit une demande d’enregistrement de cette marque dans le but de porter atteinte, d’une manière contraire aux usages honnêtes, aux intérêts des tiers ou d’obtenir un droit exclusif pour d’autres fins que celles qui relèvent des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’origine.
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36 Si les circonstances de l’espèce indiquent que le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque dans des intentions malhonnêtes, cela doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue prévue à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/11/2019, C 528/18-P, Outsource 2 India, EU:C:2019:961, § 61).
37 L’intention d’un demandeur de marque est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé objectivement par les autorités et les juridictions compétentes. Par conséquent, l’invocation de la mauvaise foi doit faire l’objet d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce (-12/09/2019, C 104/18 P, Stylo proposer Koton, EU:C:2019:724, § 47; 08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, §
44.
38 En outre, dans l’arrêt «Lindt Goldhase» (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361-, § 53), la Cour a jugé que, pour déterminer si le demandeur a agi de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, notamment:
− premièrement, le demandeur sait ou devrait savoir qu’un tiers utilise, au moins dans un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou prêtant à confusion avec le signe demandé;
− deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
− troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe tiers et le signe demandé (11/06/2009, C--529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
39 Il ressort en outre de la formulation utilisée par la Cour dans l’arrêt «Lindt Goldhase» précité que les facteurs énumérés ne sont que des exemples tirés d’un grand nombre de facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (13/07/2022,-T 287/21, SALATINA, EU:T:2022:441, § 35; 14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88,
§ 83 et jurisprudence citée).
40 À cet égard, il convient de noter que l’analyse d’ensemble effectuée dans le cadre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE peut également tenir compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale qui sous-tend la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant donné lieu à cette demande [31/05/2018-, T 340/16,
Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T-100/13, Camolilla, EU:T:2015:481, § 35.
Entreprises impliquées et faits avérés
Entreprises concernées
− Celtis Medizintechnologie GmbH: Demanderesse en nullité
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− Igor Institut de tissus et d’organes Ges.m.b.H.: Propriétaire et fabricant de salaires de l’ECTB
− ECTB — European Cell and Tissue Bank: Bénéficiaires effectifs des marques antérieures de la demanderesse en nullité
− BIOTISS — BIOTISS Biotechnologie GmbH: impliquée dans le système de production et de distribution de la demanderesse en nullité, titulaire et de l’ECTB
Faits avérés
− La demanderesse en nullité est titulaire de l’enregistrement de la marque autrichienne no 233120 «OSTEOMYCIN», demandé le 3 mai 2006 et enregistré le 18 juillet 2006 pour des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, ainsi que de l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 7060569 «Osteomycine», demandé le 11 juillet 2008 et enregistré le 23 janvier 2009 pour des produits compris dans les classes 1, 5 et 10.
− Depuis 2006, l’ECTB est titulaire d’un droit d’usage en ce qui concerne les marques antérieures de la demanderesse en nullité. En l’absence des autorisations de mise sur le marché requises pour la fabrication des produits pharmaceutiques, l’ECTB a coopéré avec la titulaire, qui, en tant que fabricant à façon, fabriquait la pharmacie de l’ECTB sous les marques antérieures «OSTEOMYCIN». Ce droit d’utilisation a été résilié par la lettre de résiliation de la demanderesse en nullité du 7 juin 2019, mais, à la demande de l’ECTB, il n’a été effectivement mis fin qu’au 31 juillet 2020.
− La date de dépôt de la marque contestée (7 août 2019) correspond certes à la période postérieure à la résiliation du droit d’utilisation des marques antérieures par la demanderesse en nullité, mais avant sa cessation définitive.
− Le produit pharmaceutique précédemment mis sur le marché sous les marques «OSTEOMYCIN» de la demanderesse en nullité par l’ECTB et par la titulaire est commercialisé par l’intermédiaire de l’ECTB depuis 2020, après l’enregistrement de la marque contestée, par la titulaire sous le nouveau nom «Osmycin». La présentation des différents emballages est presque identique sur le plan visuel:
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Appréciation juridique
41 À la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la titulaire fabriquait des produits pharmaceutiques pour l’ECTB à des fins thérapeutiques. Les marques antérieures de la demanderesse en nullité ont été imprimées sur les emballages.
42 La titulaire savait que la titulaire des marques «OSTEOMYCIN» était la demanderesse en nullité. Elle le confirme elle-même dans le mémoire exposant les motifs du recours par l’affirmation selon laquelle l’ECTB pouvait utiliser gratuitement les marques antérieures. La titulaire savait également que l’ECTB détenait le droit d’utilisation des marques antérieures, «OSTEOMYCIN», pendant des années. Cette circonstance apparaît clairement, compte tenu du fait que la titulaire elle-même a participé de manière substantielle au processus de fabrication de la pharmacie.
43 Selon les déclarations de la titulaire dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle était concernée par la résiliation du droit d’utilisation de l’ECTB sur les marques «OSTEOMYCIN» de la demanderesse en nullité. En raison de son activité exclusive de fabrication des produits pharmaceutiques pour l’ECTB sous les marques «OSTEOMYCIN», son existence économique dépendait de l’autorisation d’utilisation visée de l’ECTB sur les marques antérieures. Compte tenu de ces circonstances et de l’incertitude suscitée par la résiliation, elle a demandé l’enregistrement de la marque contestée le 7 août 2019.
44 Les faits de l’espèce ainsi que les circonstances décrites démontrent que la titulaire savait, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, qu’une marque d’un tiers susceptible de confusion avait été utilisée sur le marché pendant des années.
45 À cela s’ajoute que, malgré des affirmations contraires, le but de la titulaire était d’exploiter la part de marché des marques antérieures «OSTEOMYCIN» par la demande d’enregistrement de la marque «OSMYCIN», susceptible de confusion.
46 Cela résulte du fait qu’aucune tentative n’a été entreprise pour obtenir de la demanderesse en nullité une nouvelle autorisation d’usage des marques antérieures «OSTEOMYCIN» ou, par exemple, pour demander l’enregistrement d’une marque non susceptible de confusion. Au lieu de cela, il a été décidé d’enregistrer une marque similaire pour des produits identiques, avec l’intention claire de revendiquer la présence sur le marché pendant des années ainsi que la protection juridique des marques «OSTEOMYCIN» dans leur propre intérêt et pour eux-mêmes, en sachant positivement que cette présence sur le marché et la renommée des marques «OSTEOMYCIN» appartiennent à un tiers.
47 Le fait que la marque contestée, qui est utilisée sur le marché depuis 2020, présente exactement le même emballage de produit que celui des marques antérieures de la demanderesse en nullité est un autre élément qui souligne l’intention de la titulaire d’associer autant que possible la marque contestée aux marques antérieures, de sorte que la présence sur le marché pendant des années ainsi que la réputation des marques antérieures soient transférées à la marque contestée, ce qui profite à la titulaire.
48 Une telle demande de marque n’est pas conforme aux usages commerciaux honnêtes, mais constitue une tentative manifeste de tirer indûment profit d’un droit de marque d’un tiers,
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afin de revendiquer un avantage dans la concurrence qui n’est pas accordé à un demandeur malhonnête.
49 À cela s’ajoute, en l’espèce, le fait que la titulaire, en tant que garante de l’exécution de l’ECTB, connaissait, d’une part, ce fait lors de la fabrication des produits pharmaceutiques sous la marque de la demanderesse en nullité et, d’autre part, avait certaines obligations de protection et accessoires en ce qui concerne le maintien des droits sur la marque
«OSTEOMYCIN» par rapport à la demanderesse en nullité.
50 Compte tenu de ces relations contractuelles parfois indirectes entre la titulaire, l’ECTB et la demanderesse en nullité, la demande d’enregistrement de la marque contestée se révèle d’autant plus malhonnête et de mauvaise foi (01/02/2012-, T 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini,
EU:T:2013:372, § 25-32).
51 Les circonstances objectives du cas d’espèce indiquent donc la mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a permis à la titulaire de tirer indûment profit de la connaissance du public pertinent ainsi que de la réputation sur le marché des marques antérieures «OSTEOMYCIN» dont un tiers bénéficiait de manière injustifiée et déloyale.
52 Les arguments de la titulaire ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion juridique.
Usage par un tiers d’une marque identique/similaire pour des produits identiques/similaires
53 La titulaire objecte que la demanderesse en nullité n’a utilisé ni en droit ni en fait les marques «OSTEOMYCIN».
54 Ainsi que la décision attaquée l’a constaté à juste titre, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage d’une marque de l’Union européenne par un tiers avec le consentement de la propriétaire est considéré comme un usage par la propriétaire elle- même. Ainsi que la titulaire l’a elle-même indiqué, l’ECTB a même utilisé les marques antérieures «OSTEOMYCIN» de la demanderesse en nullité de manière exclusive et avec son consentement pendant des années. Il est donc évident que, à la date en cause, la titulaire savait que les marques «OSTEOMYCIN» appartenaient à un tiers et avaient déjà été utilisées sur le marché pendant une longue période.
55 L’existence d’un rapport de licence entre la demanderesse en nullité et l’ECTB en ce qui concerne les marques antérieures «OSTEOMYCIN» n’est pas une condition nécessaire pour considérer que l’usage par l’ECTB est en même temps considéré comme un usage par la demanderesse en nullité.
56 Il n’est donc pas nécessaire d’examiner en détail la question de savoir si un contrat de licence formel a effectivement été signé entre les entreprises visées, les obligations réciproques correspondantes, au sens du consentement à l’utilisation des marques
«OSTEOMYCIN», et en contrepartie du paiement des redevances correspondantes.
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57 Dès lors, l’examen de la valeur probante des déclarations solennelles du vice-président et du secrétaire général de l’ECTB ainsi que des griefs formulés à cet égard par la titulaire est également dénué de pertinence.
58 L’aveu de la titulaire selon lequel l’ECTB était autorisée à utiliser les marques antérieures «OSTEOMYCIN» pendant des années avec le consentement de la demanderesse en nullité, que ce droit d’utilisation a été résilié par la lettre du 7 juillet 2019 et qu’il a finalement duré jusqu’à la fin du mois de juillet 2020 confirme et corrobore la constatation selon laquelle les marques antérieures «OSTEOMYCIN» ont été utilisées par la demanderesse en nullité.
59 Enfin, les affirmations de la titulaire quant à la circonstance alléguée selon laquelle
BIOTISS est en réalité propriétaire des marques antérieures «OSTEOMYCIN» sont également dénuées de pertinence.
60 La titulaire objecte que, en réalité, BIOTISS est propriétaire des marques antérieures «OSTEOMYCIN» ou, à tout le moins, qu’elle l’a accepté, d’autant plus que cela a été expressément mentionné dans différents accords de coopération ou accords de coopération. En fin de compte, à la suite de la faillite de BIOTISS en mars 2021, la titulaire
a acquis les droits de marque sur le signe OSTEMYCIN de la masse de la faillite.
61 L’affirmation de la titulaire selon laquelle elle a considéré que BIOTISS était propriétaire des marques antérieures n’est pas compatible avec l’affirmation selon laquelle, le 7 juillet 2019, la demanderesse en nullité a résilié le droit d’utilisation de l’ECTB sur les marques «OSTEMYCIN». Si la demanderesse en nullité n’avait plus de droit sur ces marques, un tel licenciement serait caduc.
62 En outre, on supposerait que, après l’acquisition des droits sur la marque «OSTEOMYCIN», la titulaire demanderait un transfert correspondant aux offices des marques concernés. Toutefois, ce n’est pas le cas aujourd’hui.
63 En fin de compte, l’indication avancée par la titulaire selon laquelle, dans un jugement qui n’est pas définitif à la suite de l’appel interjeté, il a été constaté que les droits de marque antérieurs avaient été attribués à BIOTISS en 2016 peut être laissée en suspens, étant donné qu’il est indifférent de savoir si, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, les droits sur la marque «OSTEOMYCIN» appartenaient à la demanderesse en nullité ou à BIOTISS. En tout état de cause, en déposant la marque contestée, la titulaire avait indûment porté atteinte à l’acquis d’un tiers en matière de droit des marques, ce qui constitue un indice fort d’une mauvaise foi.
64 Ainsi, l’affirmation de la titulaire selon laquelle la condition de l’usage d’un signe identique/similaire à la marque demandée par un tiers n’est pas remplie au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée est inopérante.
Existence d’un degré élevé de similitude entre les signes
65 En ce qui concerne le risque de confusion constaté dans la décision attaquée, la titulaire fait valoir que celui-ci n’existe pas. Les signes seraient clairement identifiables sur les plans visuel et phonétique en raison de l’élément supplémentaire «TEO» au milieu des marques antérieures. À cela s’ajoute le faible caractère distinctif des parties communes des signes, à savoir «OS» et «MYCIN».
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66 La chambre de recours ne peut pas suivre les observations de la titulaire.
67 Les produits visés par les signes sont identiques.
68 Les signes Osmycine/Osteomycine coïncident par leurs débuts, «OS» et les terminaisons
«MYCIN». Les différences dans la partie centrale des signes sont compensées par les similitudes entre les débuts et les terminaisons des marques et aboutissent, en fin de compte, à une similitude visuelle et visuelle entre les marques.
69 En particulier, les éléments «OS» et «Osteo» renvoient tous deux à des os. Ce contenu sémantique est d’emblée reconnu par le public ayant reçu une formation médicale. Par conséquent, les signes sont également similaires sur le plan conceptuel.
70 Dans l’ensemble, les signes présentent de nombreux points communs, ont la même structure et comprennent des produits identiques. Par conséquent, même un public très attentif associera les marques les unes aux autres. La thèse contraire de la titulaire doit donc être rejetée.
Appréciation globale de la mauvaise foi
71 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’ordre chronologique des événements et de la logique commerciale, que la titulaire a demandé l’enregistrement de la marque contestée afin d’exploiter directement pour elle-même, compte tenu de la cessation de la possibilité d’usage des marques antérieures de la demanderesse en nullité, un signe très similaire qui s’est déjà établi sur le marché en raison d’un usage de plusieurs années et qui jouit donc d’une certaine réputation auprès du public concerné dans le domaine médical, et donc d’obtenir un avantage indu.
72 Une telle manière d’agir est malhonnête et remplit les conditions de mauvaise foi prévues à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que la demanderesse en nullité l’a également exposé de manière plausible et compréhensible.
73 Étant donné que la marque contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité en raison de la mauvaise foi invoquée avec succès, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen de nullité invoqué.
Coûts
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures de nullité et de recours.
75 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de la demanderesse en nullité pour un représentant agréé, d’un montant de 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais de représentation de la demanderesse en nullité à hauteur de 450 EUR et la taxe d’annulation à hauteur de
630 EUR. Cette décision reste inchangée.
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77 Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 630 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours et de nullité, qui sont fixés à 1 630 EUR.


Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
22/07/2024, R 1307/2023-5, Osmycine/Osteomycin et al.