EUIPO, 9 décembre 2025, n° 000060915

EUIPO 9 décembre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 9 déc. 2025, n° 000060915
Numéro(s) :	000060915
Textes appliqués :	Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE annulée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 60 915 (NULLITÉ)
Cromology Italia S.p.A., Via IV Novembre, 4, 55016 Porcari (LU), Italie (requérante), représentée par le Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Akzo Nobel Coatings International B.V., Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’UE), représentée par le département de la propriété intellectuelle d’Akzo Nobel N.V., Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 09/12/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 1 550 680 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 06/07/2023, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 1 550 680 «DULUX» (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’UE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 846 964 (qui, sur la base des explications de la requérante et des preuves soumises concernant les renouvellements successifs de la marque antérieure, correspond désormais à l’enregistrement de marque italienne n° 36 2018 000 038 204) «DULOX» (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La requérante a déposé une demande en nullité le 06/07/2023, alléguant qu’il existe un risque de confusion entre les marques «DULOX» et «DULUX» pour les produits et services pertinents. Elle explique que la marque italienne antérieure «DULOX» a été déposée en 1938 pour les émaux et les apprêts de peinture, avant l’introduction de la classification de Nice, ce qui a conduit à son attribution ultérieure d’office aux classes 1, 2 et 3 avec des spécifications identiques dans chaque classe. La requérante soutient que les produits couverts par la marque antérieure sont similaires aux services de vente au détail et en gros contestés relatifs aux produits de décoration et de bricolage. Elle fait valoir que les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et

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sont dépourvus de tout sens sur le plan conceptuel. Elle fait valoir en outre que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, en se référant aux preuves fournies. Elle conclut dès lors qu’il existe un risque de confusion.

Enfin, elle souligne que la partie requérante en annulation n’a eu connaissance de l’usage de la marque contestée sur le marché italien qu’au début de l’année 2022 et considère dès lors que la forclusion par tolérance ne s’applique pas.

La partie requérante soumet les documents suivants à l’appui de sa demande:

Annexes 1-3: Premiers certificats de dépôt et de renouvellement et extraits relatifs à la marque antérieure «DULOX».

En outre, le 23/08/2023, la partie requérante a soumis les preuves supplémentaires suivantes:

Annexe 4: Extraits de www.amazon.it, www.amazon.com.be, www.brillux.it et www.boero.it, en italien et en anglais, datés du 03/07/2023, montrant des produits tels que des peintures émail avec différentes marques. Des produits «DULUX» sont visibles parmi les résultats dans certains des extraits d’Amazon.

Annexe 5: Extrait de l’encyclopédie en ligne gratuite Wikipédia contenant un article intitulé «Primer (peinture)» consacré aux apprêts et sous-couches – revêtements préparatoires appliqués sur les matériaux avant la peinture.

Annexe 7: Extraits de sites web relatifs à Cromology Italia (la partie requérante):

- Extraits de www.cromology.it datés du 03/02/2023 contenant des informations en italien sur Cromology Italia.

- Un article en italien daté du 19/01/2022, publié sur https://forbes.it, avec une traduction en anglais. L’article mentionne que «Cromology Italia, connue en Italie pour les marques MaxMeyer, Duco, Baldini Vernici, Settef et Viero, a réussi, ces dernières années, à renforcer sa position sur le marché national des vernis et peintures pour le bâtiment». Il donne également des informations sur la position de l’entreprise en Italie, où il est expliqué que l’entreprise opère sur un marché très fragmenté avec environ 700 producteurs en activité. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est estimé à environ 1,2 milliard d’euros.

Annexe 8: Documents relatifs à l’enregistrement de la marque «DULOX» dans le registre spécial italien des marques historiques, en italien, avec des traductions en anglais:

- Un extrait du registre spécial des marques historiques de l’Office italien des marques, montrant que la marque verbale «DULOX» a été inscrite au registre en 2022.

- Un extrait du manuel du décret ministériel italien sur les marques historiques d’intérêt national daté de 2020, avec une traduction partielle en anglais, donnant des informations sur les demandes

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pour l’enregistrement au registre spécial des marques historiques d’intérêt national.

- Une déclaration de notoriété faite par le représentant légal du demandeur, datée du 21/12/2021, déclarant que la société a l’intention de se prévaloir du droit de demander l’enregistrement de la marque « DULOX » au registre spécial des marques historiques. Il est indiqué que la société est une entreprise de production nationale, faisant partie du groupe Cromology basé en France, qui est un acteur mondial dans le secteur des peintures et vernis pour la construction, pour la décoration intérieure et extérieure et pour les usages industriels. Elle fournit des informations sur le chiffre d’affaires et les positions sur le marché de la société, ainsi que sur l’historique de la marque « DULOX » remontant à 1928, avec sa première enregistrement en Italie en 1938.

Annexe 9: Extraits de catalogue « DUCO », non datés, en italien avec des traductions partielles en anglais, montrant des émaux « DULOX » et des revêtements pour bois « DULOX ».

Annexe 10: Un extrait de site web de www.duco.it daté du 05/07/2023 listant les points de vente et les détaillants de « DUCO » en Italie.

Annexes 11 et 12: Extraits de sites web datés du 05/07/2023 ou non datés, de www.colourshop.it, https://ferramentaconcadoro.it et www.amazon.it, montrant des émaux « DULOX » proposés à la vente. Le demandeur a attiré l’attention sur le fait que dans l’extrait Amazon présentant les résultats pour les émaux « DULOX », des produits « DULUX » sont également affichés dans la bannière « produits sponsorisés ».

Annexe 13: Extraits de sites web relatifs aux produits « DULUX » du titulaire de la MCUE, en italien avec des traductions partielles en anglais :

- Un extrait de www.dulux.it daté du 03/07/2023, donnant des informations sur la marque « DULUX » créée au Royaume-Uni. La publication indique que la marque arrive finalement en Italie en 2021.

- Un extrait de www.amazon.it daté du 07/09/2021 montrant de la peinture « DULUX » proposée à la vente, avec une indication que le produit a été mis à disposition sur la plateforme Amazon depuis le 18/06/2021.

Bien que le demandeur fasse référence à une annexe 6 dans ses observations, aucun document de ce type n’a été fourni.

Dans sa réplique du 04/01/2024, le titulaire de la MCUE déclare que le groupe AkzoNobel est l’un des plus grands fabricants mondiaux de peintures et de revêtements et note qu’une division de la société est active sur le marché italien depuis 1958. Il fait valoir que « DULUX » est l’une de ses marques clés, utilisée au Royaume-Uni depuis 1931 et prétendument vendue en Italie depuis 2012.

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S’agissant de la requérante, la titulaire de la MUE soutient que la marque « DULOX » ne couvre qu’une gamme étroite de produits destinés exclusivement aux utilisateurs professionnels et représente une part de marché très limitée. Elle explique qu’avant d’entrer sur le marché italien, le groupe AkzoNobel a contacté la requérante en 2002 pour obtenir son consentement à l’utilisation de la marque « DULUX » en Italie ; le consentement a été refusé. Néanmoins, lorsque la titulaire de la MUE est entrée par la suite sur le marché sous la marque « DULUX », la requérante n’a pas agi. La requérante n’a envoyé sa première lettre de mise en demeure que le 29/03/2022, suivie d’une procédure en contrefaçon devant les tribunaux italiens, qui a été rejetée au motif que la tolérance avait été établie.

La titulaire de la MUE soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion. Elle fait valoir que les marques ne sont pas similaires, ou seulement minimalement similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement, et qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les produits et services respectifs. Elle fait en outre valoir que « DULUX » sera associée à « luxury » ou « de luxe », alors qu’aucune association de ce type ne se produit pour la marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, combiné au niveau d’attention élevé du public pertinent, elle conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion.
La titulaire de la MUE conteste l’allégation de la requérante concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure « DULOX », réitérant que la marque ne détenait qu’une part de marché de 0,065 % en 2021.

Elle soumet les documents suivants à l’appui de ses allégations :

Annexe 1 : Rapport de marché en italien daté de mars 2022 concernant le secteur des peintures et vernis pour la construction. La requérante et la titulaire de la MUE sont toutes deux répertoriées parmi les entreprises actives. Le rapport fournit les chiffres de parts de marché pour 2019-2021 pour les principaux acteurs du marché, montrant 5,2-5,7 % pour la titulaire de la MUE (Akzo Nobel Coatings) et 5,1-6,0 % pour la requérante (Cromology Italia), classées respectivement première et troisième. Le rapport ne semble pas mentionner les marques spécifiques des parties.

Annexe 2 : Fac-similé daté du 12/11/2002 indiquant que, suite à une lettre de l’autre partie en juillet 2002, la société italienne Lafarge, propriétaire de la marque « DULOX », n’accorde pas son consentement à l’utilisation du signe « DULUX VALENTINE » pour les peintures.

Annexes 3 et 4 : Décision italienne de première instance du Tribunal de Milan datée du 08/05/2023, accompagnée d’une traduction en anglais. Dans cette décision préliminaire, le Tribunal a jugé invraisemblable que Cromology Italia n’ait pas eu connaissance des activités d’Akzo Nobel Coatings, cette dernière affirmant avoir proposé des produits « DULUX » en Italie depuis 2015, et a donc rejeté la demande de mesure provisoire de Cromology.

Annexes 5 et 6 : Décision italienne en appel du Tribunal de Milan datée du 27/07/2023, avec une traduction en anglais. Le Tribunal a jugé que la coexistence pacifique entre les marques « DULOX » et « DULUX » avait été démontrée pendant plus de cinq ans et a par conséquent rejeté la demande en contrefaçon et la demande de mesure provisoire.

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Dans ses observations du 19/05/2024, le requérant conteste les arguments du titulaire de la MUE et soutient que ses produits sont également vendus en dehors de l’Italie (Annexe 14). Il fait valoir que les déclarations du titulaire concernant la part de marché de « DULOX », prétendument fondées sur l’annexe 1, sont incorrectes, étant donné que ce document ne fait pas spécifiquement référence à la marque « DULOX » ni ne contient de données correspondant aux pourcentages cités. Le requérant allègue en outre un comportement contraire à l’éthique de la part du titulaire de la MUE lors du lancement de la marque « DULUX » en Italie, relevant que le titulaire avait connaissance de la marque antérieure du requérant et que le consentement à l’utilisation de « DULUX VALENTINE » avait été expressément refusé par le requérant en 2002. Sur cette base, le requérant fait valoir que la forclusion par tolérance ne devrait pas s’appliquer parce que la MUE contestée a été utilisée de mauvaise foi et contrairement au refus explicite du requérant.

Le requérant déclare que la marque contestée « DULUX » a été lancée en Italie seulement en 2021, et non en 2015 comme l’affirme le titulaire de la MUE. Il explique qu’il a eu connaissance de cette utilisation en 2022 et fournit un extrait du propre site web du titulaire de la MUE (Annexe 15) indiquant que « DULUX » a été « finalement introduite » en Italie en 2021. Le requérant a ensuite envoyé une lettre de mise en demeure en mars 2022. En ce qui concerne les décisions des juridictions italiennes soumises par le titulaire de la MUE, le requérant observe qu’elles ne concernent que des procédures préliminaires relatives à des mesures provisoires et qu’une action au fond est pendante (Annexe 17).

Le requérant soutient que les marques et les produits et services respectifs sont similaires et qu’il existe un risque de confusion. Il affirme que la marque antérieure « DULOX » est connue en Italie et soumet les annexes 18 à 19 à l’appui de ses allégations. Il conclut que la marque « DULUX » devrait être rejetée.

Il soumet les documents supplémentaires suivants à l’appui de ses allégations:

Annexe 14: Article de presse du journal italien La Republica publié le 10/10/2016, intitulé « Cromology, la France a misé 25 millions sur les peintures italiennes ».

Annexe 15: Extrait de www.dulux.it daté du 14/02/2024, donnant des informations sur la marque « DULUX » créée au Royaume-Uni. La publication indique que la marque arrive finalement en Italie en 2021.

Annexe 16: Extrait du portail européen e-Justice à l’adresse www.e-justice.europa.eu, avec des informations sur la « Saisie conservatoire de biens dans les pays de l’UE », expliquant que « [l]e système juridique italien prévoit des mesures provisoires qui peuvent également être de nature anticipatoire et qui sont, en principe, conservatoires. Des mesures provisoires peuvent être prises « avant » l’introduction de l’affaire (mesures ante causam) ou pendant la procédure. Elles peuvent également être demandées lorsque le litige est engagé. »
Annexe 17: Copie de l’assignation, datée de janvier 2024, signifiée au titulaire de la MUE Akzo Nobel Coatings International par le requérant Cromology Italia pour une affaire devant le tribunal civil de Turin, Italie. Le requérant affirme que l’utilisation de la marque « DULUX » du titulaire de la MUE en Italie porte atteinte aux droits du requérant sur sa marque verbale italienne « DULOX » enregistrée en 1938 et utilisée dans le secteur des peintures et vernis.

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Annexe 18 : Extraits d’un rapport d’étude de marché réalisé par BVA Doxa daté de janvier 2023 (en italien, avec une traduction en anglais). Le rapport concerne une enquête menée en Italie sur la notoriété des marques de peinture « DULUX » et « DULOX ». L’enquête a porté sur 1 000 entretiens en ligne menés en janvier 2023 auprès d’un échantillon national de personnes âgées de 20 à 74 ans ayant acheté des peintures et/ou entrepris des activités de rénovation domiciliaire. Le document décrit en détail la méthodologie de l’enquête. Il
indique que, pour la marque et le pot de peinture, 16 % des personnes interrogées ont déclaré la reconnaître et 33 % — qu’elles pensaient la reconnaître (49 % au total).

Annexe 19 : Extrait de site internet daté du 15/05/2024 montrant une affiche vintage pour les émaux « DULOX » proposée à la vente sur la plateforme en ligne 1stdibs. L’annonce indique que l’affiche date de 1933.

Dans sa réplique du 04/10/2024, le titulaire de la marque de l’UE maintient ses arguments précédents. Il affirme que la division italienne du groupe AkzoNobel a été créée en 1944 et est bien connue des consommateurs italiens grâce à ses différentes marques. Il réitère que la requérante, qui fait partie du groupe Cromology, est principalement active en Italie et n’utilise la marque « DULOX » que pour une gamme relativement étroite de peintures pour bois et métaux destinées exclusivement aux utilisateurs professionnels, ce qui représente une part de marché très limitée.

Le titulaire de la marque de l’UE affirme que sa marque « DULUX » est présente sur le marché italien via un système B2B depuis 2012 et qu’en 2021, le titulaire de la marque de l’UE a simplement modifié sa stratégie commerciale pour vendre directement aux consommateurs. Le lancement de sites web de marque et de canaux de médias sociaux est présenté comme une conséquence naturelle de ce changement. Il note que sa présence sur le marché italien avant 2021 a déjà été confirmée par le tribunal de première instance et la cour d’appel de Milan, en Italie.

Le titulaire de la marque de l’UE réitère qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes et réitère ses arguments selon lesquels « DULUX » sera associé au « luxe » par les consommateurs de l’UE. Il soutient que les produits de la requérante ciblent les utilisateurs professionnels, tandis que les services contestés ciblent le grand public, et ne voit donc aucun chevauchement dans le public pertinent.

Le titulaire de la marque de l’UE conteste également l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque antérieure « DULOX » jouit d’un caractère distinctif accru, arguant que cela n’a pas été démontré. Il conclut donc qu’il n’existe aucun risque de confusion.

Il soumet les annexes supplémentaires suivantes :

Annexe 7 : Traduction en anglais du rapport de marché en italien daté de mars 2022, précédemment déposé en tant qu’annexe 1.

Annexe 8 : Extrait du Cogitatorium de la Truman State University concernant la relation historique entre le latin et l’anglais.

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Dans sa réplique du 06/02/2025, la demanderesse conteste à nouveau l’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle sa marque « DULUX » était présente sur le marché italien avant 2021, et réitère son point de vue selon lequel la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi en pénétrant le marché italien après que la demanderesse a expressément refusé la coexistence. Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir d’acquiescement à la coexistence entre « DULUX » et « DULOX » en Italie, car le refus de coexistence n’a pas de « date d’expiration ». La demanderesse soutient également que les décisions provisoires italiennes citées par la titulaire de la MUE ne sont pas contraignantes pour l’EUIPO. Elle réitère sa position selon laquelle il existe un risque de confusion.

Dans ses observations finales du 17/06/2025, la titulaire de la MUE conteste ce qui a été exposé par la demanderesse et réitère ses arguments précédents.

ACQUIESCENCE
Conformément à l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure sur le territoire où la marque ou le signe antérieur est protégé, tout en ayant connaissance de cet usage, il n’est plus en droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, de demander la nullité de la marque de l’Union européenne postérieure, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi.

Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque postérieure, après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).

Il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle de la demanderesse ou d’établir des indices conduisant à une présomption d’une telle connaissance, mais il est nécessaire de démontrer que la demanderesse a eu une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).

En l’espèce, la titulaire de la MUE affirme que la demanderesse a toléré l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en Italie.

La titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse devait avoir connaissance de l’usage de la marque contestée à partir de 2012 ou au moins depuis 2015, car les marques en cause coexistent sur le marché depuis plus de cinq années consécutives et la demanderesse pouvait raisonnablement être présumée avoir connaissance et être consciente de l’usage de la marque contestée. Elle se réfère aux conclusions du tribunal italien en 2023 pour étayer ces affirmations.

L’objectif de l’article 61 du RMUE est de sanctionner les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure tout en ayant connaissance de cet usage, en les excluant de la possibilité de demander la nullité de cette marque, laquelle pourra alors coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

La charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE contestée de démontrer que:

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la MUE contestée a été utilisée dans l’UE (ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée) pendant une période d’au moins cinq années consécutives;

le demandeur en nullité avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T- 150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);

bien que le demandeur en nullité aurait pu faire cesser l’usage, il est néanmoins resté inactif (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Tel n’est pas le cas lorsqu’il existait une relation de licence ou de distribution entre les parties, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait pas s’opposer légalement à l’usage du signe.

Les trois conditions doivent être remplies. Si tel est le cas, la forclusion par tolérance ne s’appliquera qu’aux produits ou services contestés pour lesquels la MUE postérieure a été utilisée.

Le délai de forclusion par tolérance commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la MUE postérieure. Cette date doit nécessairement être postérieure à celle de l’enregistrement de la MUE contestée, c’est-à-dire lorsque les droits sur une MUE sont obtenus et qu’elle est utilisée comme marque enregistrée sur le marché, les tiers ayant ainsi connaissance de son usage. C’est à ce moment que le titulaire de la marque antérieure a la possibilité de ne pas tolérer son usage et, par conséquent, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

En l’espèce, la MUE contestée a été enregistrée le 20/03/2002.

Il convient également de souligner d’emblée que, afin de satisfaire à l’exigence des cinq années d’usage successif, la période consécutive de cinq ans pendant laquelle le demandeur aurait dû avoir connaissance ou aurait pu raisonnablement être présumé avoir eu connaissance de l’usage de la MUE contestée et, en même temps, avoir toléré cet usage, doit avoir commencé avant la date du 06/07/2018 (étant donné que la demande en nullité a été déposée le 06/07/2023).

À l’appui de ses allégations, le titulaire de la MUE s’est référé aux documents décrits ci-dessus.

Le titulaire de la MUE se contente d’affirmer que des produits portant la marque « DULUX » sont vendus en Italie depuis 2012 et se réfère aux conclusions des juridictions italiennes, qui ont conclu que le demandeur avait toléré la coexistence des signes en relation avec les produits de peinture. Cependant, le titulaire n’a soumis aucune preuve démontrant l’usage de la MUE contestée en Italie pendant la période pertinente en relation avec les services de la classe 35 pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire se fonde exclusivement sur les conclusions de la juridiction italienne, telles que soumises aux annexes 3 à 6, qui sont basées sur l’usage par le titulaire de la MUE de la marque « DULUX » pour les produits de peinture. En outre, la demande de consentement à l’usage en 2002 discutée par les parties concernait l’usage de la marque « DULUX VALENTINE » pour les peintures, alors que la MUE contestée est enregistrée pour des services de vente au détail et en gros dans la classe 35. Par conséquent, ces arguments sont sans pertinence pour la présente évaluation, car ils ne se rapportent pas aux services en cause. Une telle demande

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concernant les peintures ne saurait être interprétée comme une indication selon laquelle la requérante aurait dû anticiper, tolérer ou surveiller l’usage du signe contesté pour des services de vente au détail ou en gros. En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a produit aucune preuve d’usage de la marque contestée « DULUX » pour les services contestés de vente au détail et en gros de la classe 35. Les décisions des juridictions italiennes ne font pas non plus référence à l’usage de la marque « DULUX » pour de tels services. En l’absence de toute preuve démontrant un usage sérieux et public de la MUE contestée sur le territoire pertinent pendant au moins cinq ans pour l’un quelconque des services contestés de la classe 35, la titulaire de la MUE n’a pas établi que la requérante avait ou aurait dû avoir connaissance d’un tel usage. Les informations soumises sont insuffisantes pour conclure que la marque contestée s’était implantée sur le marché dans une mesure telle que la connaissance de la requérante et son acquiescement ultérieur peuvent être présumés. En conséquence, la titulaire de la MUE n’a pas démontré que les conditions de l’article 61 du RMUE sont remplies. Dès lors, les allégations de la titulaire de la MUE quant à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’acquiescement de la requérante doivent être rejetées. Les conditions de l’acquiescement n’étant pas remplies, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de la requérante selon laquelle la MUE contestée a été utilisée de mauvaise foi.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RMUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).

Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :

Classe 1 : Émaux et apprêts pour peintures. Classe 2 : Émaux et apprêts pour peintures.

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Classe 3: Émaux et apprêts pour peinture.

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Les services contestés sont les suivants :

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros, notamment en relation avec des articles de décoration et des articles de bricolage.

À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice a un caractère purement administratif. Dès lors, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Il convient de préciser en outre que la marque italienne antérieure a été initialement déposée en 1938 pour des émaux et des apprêts de peinture, avant l’introduction de la classification de Nice. Elle a été ultérieurement attribuée d’office aux classes 1, 2 et 3, avec des libellés identiques dans chaque classe.

Le titulaire de la MUE fait valoir que les produits du demandeur visent les utilisateurs professionnels, tandis que les services contestés visent le grand public. Par conséquent, il n’y a pas de chevauchement du public pertinent, ce qui exclut un risque de confusion. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’annulation est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le titulaire de la MUE. Par conséquent, la comparaison des produits et des services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services de la marque contestée tels qu’enregistrés et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.

Les émaux antérieurs de la classe 2 désignent des peintures à surface dure qui sèchent pour donner une couche lisse et dure. Ces produits sont généralement utilisés pour la décoration (par exemple, la finition de surfaces intérieures et extérieures) ainsi que pour des projets de bricolage. Les émaux relèvent donc du sens naturel et usuel des articles de décoration et de bricolage couramment proposés dans les magasins de peinture spécialisés, les quincailleries et les magasins de bricolage généralistes.

Les services contestés de la classe 35 comprennent des services de vente au détail et en gros relatifs aux articles de décoration et articles de bricolage. De tels assortiments de produits englobent généralement des matériaux de revêtement décoratifs tels que des peintures et des émaux.

Selon la pratique établie, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services diffèrent, ils sont considérés comme similaires parce qu’ils sont complémentaires et sont généralement proposés aux mêmes endroits, ciblant le même public.

Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros de la classe 35.

En conséquence, les services de vente au détail et en gros contestés, notamment en relation avec des articles de décoration et des articles de bricolage, sont similaires aux émaux du demandeur de la classe 2.

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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés similaires visent soit le grand public, dont le degré d’attention est considéré comme moyen, soit, par exemple dans le cas des services de vente en gros contestés, un public professionnel, dont l’attention est susceptible d’être supérieure à la moyenne, les ventes concernant généralement de grandes quantités de produits et ayant lieu dans le cadre d’un accord concernant les termes et conditions préalablement étudiés avec soin par les parties.

c) Les signes
DULOX DULUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Contrairement aux affirmations du titulaire de la marque de l’UE, les marques en comparaison sont des mots fantaisistes sans signification claire pour la grande majorité du public italien pertinent. En particulier, la division d’annulation considère que la grande majorité du public italien pertinent ne percevrait pas de référence au « luxe » dans la marque contestée. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas soumis de preuve convaincante étayant la probabilité d’une telle perception. En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à une analyse de ses différents détails. En conséquence, une dissection artificielle des éléments d’une marque verbale doit être évitée lors de la comparaison des signes. Par conséquent, les termes qui composent les marques en comparaison sont distinctifs à un degré normal. Sur le plan conceptuel, une comparaison n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.

Décision d’annulation nº C 60 915 Page 13 sur 15
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « DUL*X », présente à l’identique dans les deux marques. Les signes diffèrent par les avant-dernières lettres des marques, « O » dans la marque antérieure et « U » dans le signe contesté. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « DUL*X », présentes à l’identique dans les deux signes. Les deux signes comportent deux syllabes et le même rythme phonétique. La seule différence réside dans le son vocalique de la deuxième syllabe (« O » contre « U »). En conséquence, les marques sont phonétiquement similaires à un degré élevé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon la requérante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par la requérante pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous « Appréciation globale »).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).

Décision en annulation n° C 60 915 Page 14 sur 15
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs ayant un niveau d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54). En l’espèce, les produits et services en comparaison sont similaires. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal pour les produits pertinents, ce qui lui confère une portée de protection normale. Le degré d’attention du public pertinent varierait de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé en raison des lettres et des sons coïncidents décrits ci-dessus. Les marques ne seront associées à aucune signification par la grande majorité du public pertinent et il n’existe donc aucun concept qui pourrait rendre les signes plus distinctifs et, ainsi, diminuer le risque de confusion entre eux qui découle de leurs similitudes visuelles et phonétiques. Considérant que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci, la division d’annulation estime que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les marques, du moins pour la grande majorité du public sur le territoire pertinent. Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins pour la grande majorité du public. À cet égard, il est noté qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être confondus (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, point 69).

Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne du demandeur n° 846 964 (correspondant au dernier n° 36 2018 000 038 204). Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services contestés.

Étant donné que la demande en annulation est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque antérieure en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par le demandeur. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

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Puisque le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation
Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.