EUIPO, 15 juillet 2025, n° 003164952

EUIPO 15 juillet 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 15 juil. 2025, n° 003164952
Numéro(s) :	003164952
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Rejet de l’opposition
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 164 952
Shopify Inc., 151 O’Connor Street, Ground Floor, K2P 2L8 Ottawa, Canada (opposante), représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater, Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shopee Singapore Private Limited, 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, 138522 Singapour, Singapour (titulaire), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 15/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 164 952 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 28/02/2022, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 526 171 « SHOPEE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes.

Enregistrement de marque de l’UE n° 8 727 083, « shopify » (marque verbale) – marque antérieure 1.

Enregistrement de marque de l’UE n° 14 499 156, « SHOPIFY » (marque verbale) – marque antérieure 2.

Enregistrement de marque de l’UE n° 18 380 292, « SHOPIFY » (marque verbale) – marque antérieure 3. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

Remarque préliminaire – Affaire renvoyée par les chambres de recours Le 30/01/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Cette décision a fait l’objet d’un recours, et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 627/2024-2 le 05/11/2024. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé que la division d’opposition avait présumé que les produits et services étaient identiques et avait considéré qu’ils s’adressaient au public général et spécialisé dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La Chambre souligne

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qu’il n’était pas précisé davantage quels produits et/ou services étaient destinés à quel public et avec quel niveau d’attention. La Chambre ajoute que le public concerne le public dans l’ensemble de l’Union européenne et que, comme l’a souligné l’opposante, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE s’appliquait si un risque de confusion existait pour une partie non négligeable du public pertinent au sein de l’Union européenne (par exemple, le public anglophone ou non anglophone).

En outre, la division d’opposition a procédé à l’examen en partant du principe que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru. Sans clarification supplémentaire quant au degré de caractère distinctif accru ni indication des produits ou services spécifiques de la marque antérieure qui étaient identiques à ceux du signe contesté, la Chambre, si elle devait conclure que la division d’opposition n’a pas commis d’erreur dans son appréciation, doit présumer le degré le plus élevé de caractère distinctif accru possible pour la marque antérieure dans son ensemble ainsi que le fait que ce caractère distinctif accru s’applique à tous les produits et services de la marque antérieure. La Chambre ajoute que les circonstances de la présente affaire ne sont pas identiques à celles d’une affaire antérieure devant l’Office et dans laquelle la Chambre (18/02/2021, R 785/2020-2, Shoppi (fig.) / Shopify) et, par la suite, le Tribunal (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633) ont constaté que le caractère distinctif accru n’avait pas été prouvé pour la marque de l’Union européenne n° 14 499 156 « SHOPIFY » (qui est également l’une des marques antérieures dans la présente affaire). En outre, la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 380 292, qui a été prise en compte par la division d’opposition dans la présente affaire, semble contenir une gamme de produits et services plus large que la marque de l’Union européenne n° 14 499 156 « SHOPIFY », et il existe plusieurs années de différence entre les dates de dépôt de la marque contestée dans les deux affaires et les preuves dans la présente affaire et l’affaire précédente ne sont pas les mêmes (bien qu’il puisse y avoir un chevauchement).

Dans la décision contestée, il n’a pas été jugé nécessaire d’évaluer davantage le poids des aspects visuels, phonétiques ou conceptuels des signes en conflit. À cet égard, la Chambre observe que, s’agissant de la comparaison des signes dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il convient alors d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent être présentes sur le marché (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 49).

L’importance des similitudes ou des différences entre les signes peut dépendre, en particulier, des qualités intrinsèques des signes ou des conditions dans lesquelles les produits ou services couverts par les signes sont commercialisés. Si les produits couverts par les marques en cause sont habituellement vendus dans des magasins en libre-service où les consommateurs choisissent eux-mêmes le produit et doivent donc se fier principalement à l’image de la marque apposée sur le produit, une similitude visuelle entre les signes sera en règle générale plus importante (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 80). Si, en revanche, le produit est principalement vendu oralement, un poids plus important sera généralement attribué à toute similitude phonétique entre les signes (08/02/2007, T-88/05, NARS (fig.) / MARS (fig.), EU:T:2007:45, § 68 ; 23/11/2010, T-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.) / ARTESO (fig.), EU:T:2010:476,
§ 37, 39).

La Chambre de recours a conclu que la division d’opposition ne pouvait pas, notamment mais non exclusivement, parvenir à la conclusion que le grand public avec un niveau d’attention moyen en relation avec des produits et services identiques et des signes similaires (en particulier lorsqu’ils sont phonétiquement pertinents) et une marque antérieure avec

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le degré le plus élevé de caractère distinctif accru pour l’ensemble des produits et services, ne serait pas susceptible de croire que les produits ou services fournis sous les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, et qu’il n’existait pas de risque de confusion, sans un examen exhaustif de tous les facteurs mentionnés ci-dessus.

Par conséquent, la Chambre de recours annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition afin de procéder à une évaluation complète au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE n° 18 380 292 de l’opposant.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour le commerce électronique et le secteur de la vente au détail permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients et la gestion des stocks ; logiciels téléchargeables pour le commerce électronique et le secteur de la vente au détail, à savoir, logiciels pour les transactions au point de vente ; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) téléchargeables permettant aux développeurs de créer des applications logicielles pour le secteur de la vente au détail et du commerce électronique ; Terminaux de point de vente ; Lecteurs de cartes de crédit et de débit ; Lecteurs de cartes à puce ; Lecteurs de cartes à encodage magnétique ; Kits de développement logiciel (SDK) téléchargeables ; outils de développement de logiciels informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques téléchargeables pour le scriptage de langage de balisage ; logiciels téléchargeables pour le commerce électronique et le secteur de la vente au détail, à savoir, logiciels pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le dropshipping, le développement de produits et les personnalisations ; logiciels téléchargeables pour le commerce électronique et le secteur de la vente au détail permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients et la personnalisation et la gestion des stocks ; logiciels téléchargeables pour la gestion des contacts professionnels, des informations et des relations ; logiciels téléchargeables pour la gestion des informations de contact de tiers, pour la saisie, l’enregistrement, l’organisation et la gestion des transactions commerciales, et pour la gestion

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interactions sociales entre individus liées aux relations commerciales ; logiciels téléchargeables pour la messagerie et les communications ; logiciels éducatifs téléchargeables proposant des instructions en matière de commerce électronique, de développement et de gestion d’entreprise, de publicité, de marketing numérique, de conception de sites web et de service client ; logiciels téléchargeables pour les transactions au point de vente (PDV), le suivi des performances de vente et la gestion des clients, des commandes et des stocks ; logiciels téléchargeables pour les achats en ligne, le suivi des livraisons, l’utilisation comme portefeuille numérique et la découverte d’entreprises locales ; logiciels téléchargeables pour la promotion, la publicité et le marketing en ligne, à savoir pour l’optimisation des moteurs de recherche et des sites web, la publicité ciblée et le reciblage publicitaire, la messagerie électronique et le marketing par SMS, la gestion des données clients et la gestion de la relation client ; logiciels téléchargeables pour la publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux de communications électroniques ; logiciels téléchargeables pour la publicité sur Internet pour le compte de tiers ; logiciels téléchargeables pour la publicité des produits et services de tiers par le biais de médias électroniques et spécifiquement d’Internet ; logiciels téléchargeables pour la compilation d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web sur Internet, la diffusion de publicité pour le compte de tiers via Internet ; logiciels téléchargeables pour la publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux informatiques et le placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; logiciels téléchargeables pour la fourniture de services de commerce électronique en association avec les achats en direct en ligne ; logiciels téléchargeables pour la génération de publicités en streaming sur les sites web de tiers ; logiciels téléchargeables pour une utilisation dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail qui fournit des informations sur la compensation carbone pour les livraisons de produits.

Classe 35 : Conseil en gestion commerciale et en marketing ; services de gestion commerciale pour les boutiques en ligne ; services de gestion commerciale relatifs à la compilation et à l’analyse d’informations et de données ; conseil en marketing commercial ; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne pour le compte de tiers ; services de publicité ciblée et de reciblage publicitaire ; promotion et marketing des produits et services de tiers par messagerie électronique et messagerie textuelle ; services de gestion des données clients ; services de gestion de la relation client ; optimisation de sites web en ligne pour des tiers ; optimisation des moteurs de recherche et des sites web ; exploitation de places de marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services ; services de gestion commerciale relatifs à la gestion de la chaîne d’approvisionnement ; services de gestion commerciale relatifs au dropshipping ; services de gestion commerciale relatifs au développement de produits et aux personnalisations ; consultation en gestion commerciale et en marketing ; consultation en marketing commercial ; conseil en gestion commerciale ; assistance en gestion commerciale ; services de marketing ; fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et services ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; fourniture de services d’administration de comptes commerciaux en ligne pour le compte de tiers dans le domaine de l’hébergement web ; services commerciaux, à savoir, services clients pour le compte de tiers consistant à fournir une assistance aux clients dans le domaine de l’hébergement de sites web de commerce électronique, de commerce social, de vente au détail et de marketing ; services commerciaux, à savoir, services clients pour le compte de tiers consistant à fournir une assistance aux clients dans le domaine de l’hébergement de sites web de commerce électronique, de commerce social, de vente au détail et de marketing, l’hébergement d’applications logicielles, l’hébergement de logiciels informatiques, l’hébergement de bases de données électroniques, l’hébergement de contenu numérique et l’hébergement d’applications logicielles commerciales de tiers accessibles via Internet ; services commerciaux, à savoir, services clients pour le compte de tiers consistant à fournir une assistance aux clients dans le domaine de la location, de la configuration, de la mise à jour, de la surveillance, de l’optimisation, de la réparation et du dépannage de serveurs informatiques et d’autres matériels informatiques ; services commerciaux, à savoir, services clients pour le compte de tiers consistant à

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fourniture d’assistance aux clients dans le domaine de la fourniture de bande passante pour les sites web de commerce électronique, de commerce social, de vente au détail et de marketing ; services aux entreprises, à savoir, services à la clientèle pour le compte de tiers consistant en la fourniture d’assistance aux clients dans le domaine du stockage de données géré, de la sauvegarde et de la restauration de sites web de commerce électronique, de commerce social, de vente au détail et de marketing ; services aux entreprises, à savoir, services à la clientèle pour le compte de tiers consistant en la fourniture d’assistance aux clients dans le domaine de la gestion de la sécurité des réseaux pour les sites web de commerce électronique, de commerce social, de vente au détail et de marketing ; marketing des produits et services de tiers au moyen de la publicité géolocalisée ; services de publicité et de marketing en ligne ; services de publicité, de marketing et de promotion ; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques ; publicité sur Internet pour le compte de tiers ; publicité des produits et services de tiers via des médias électroniques et spécifiquement Internet ; compilation d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web sur Internet ; diffusion de publicité pour le compte de tiers via Internet ; publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux informatiques ; placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers ; fourniture de services de commerce électronique en association avec des achats en direct en ligne ; diffusion de publicités en streaming destinées à être utilisées sur les sites web de tiers ; services d’exécution de commandes ; suivi et traçabilité informatisés de colis en transit pour assurer une livraison à temps à des fins commerciales.

Classe 36 : Services d’avance de fonds pour entreprises et commerçants ; fourniture de traitement électronique de transactions par carte de crédit et de paiements électroniques via un réseau informatique mondial ; services de prêt ; services de comptes financiers pour entreprises et commerçants ; services de paiement, à savoir, traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit initiés via des appareils électroniques mobiles et des portefeuilles numériques ; services de traitement de transactions par carte-cadeau ; traitement d’informations financières ; acceptation, traitement et rapprochement de transactions par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau et autres formes de paiement via un réseau informatique mondial ; acceptation, traitement et rapprochement de transactions par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau et autres formes de paiement ; services d’assurance, à savoir, services de couverture pour perte ou dommage lors de l’expédition de marchandises de tiers ; fourniture de contrats de service de garantie prolongée sur des biens de consommation de tiers.

Classe 38 : Transmissions de communications via des plateformes et portails Internet ; transmission d’informations sur divers sujets via des réseaux informatiques en ligne et mondiaux ; transmission informatique de messages ; transmission (téléchargement, publication ou affichage) de données, d’informations, de photographies, d’images via des forums en ligne, audio et vidéo ; fourniture d’inventaire d’informations informatiques en ligne ; fourniture de forums en ligne ; services de conseil liés à la transmission de communications ; services de communication informatique ; services de transmission de communications au point de vente ; fourniture de communication en ligne pour transférer les utilisateurs de sites web vers d’autres pages web régionales et lien de transmission de pages web mondiales ; services de messagerie électronique ; services de messagerie instantanée ; diffusion vidéo en continu de matériel vidéo sur Internet.

Classe 39 : Services d’expédition de colis ; services de transit de fret ; livraison de marchandises ; fourniture d’informations d’expédition et de livraison.

Classe 41 : Organisation et conduite de conférences éducatives ; services éducatifs, à savoir, développement, organisation et conduite de conférences et programmes éducatifs dans les domaines du commerce électronique et de la technologie ; organisation et conduite de conférences commerciales ; fourniture de cours de formation, séminaires et ateliers en ligne dans les domaines du commerce électronique, de la gestion d’entreprise, de la publicité, du marketing numérique, de la conception de sites web et du service client

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service ; services de divertissement sous forme de création, développement et production de programmes de télévision ; divertissement sous forme de programmes de télévision en continu dans les domaines du commerce électronique, de la gestion d’entreprise et de l’entrepreneuriat ; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission vidéo à la demande ; services de divertissement, à savoir, production et distribution de programmes de télévision en continu dans les domaines du commerce électronique, de la gestion d’entreprise et de l’entrepreneuriat ; divertissement, à savoir, émissions éducatives et de téléréalité continues diffusées sur internet, la télévision et les médias vidéo.

Classe 42 : Création de boutiques de vente au détail en ligne pour des tiers sous la forme d’un service basé sur le web permettant aux utilisateurs de créer des boutiques de commerce électronique hébergées pour vendre leurs produits et services en ligne ; fourniture d’une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de créer une URL unique pour une boutique en ligne et la possibilité pour les utilisateurs de gérer le contenu et l’inventaire de leur boutique en ligne ; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers ; Logiciel en tant que service (SAAS) pour logiciels destinés à être utilisés dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail afin de permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) pour logiciels destinés à être utilisés dans la gestion de bases de données, le suivi et la gestion des ventes et des clients, et la gestion des stocks pour le secteur de la vente au détail ; fourniture d’une plateforme en ligne donnant accès à des logiciels informatiques en ligne non téléchargeables destinés à être utilisés dans le secteur de la vente au détail et du commerce électronique pour faciliter les services de magasins de détail ; Services de support logiciel, à savoir, services de support technique sous forme de dépannage de problèmes de logiciels informatiques ; Services de support technique, à savoir, dépannage de problèmes de logiciels informatiques ; services de logiciel en tant que service (SAAS), à savoir, hébergement de logiciels destinés à être utilisés par des tiers en tant que service de traduction de code logiciel ; fournisseur de services d’applications fournissant des logiciels destinés à être utilisés en tant que service de traduction de code logiciel ; Services de logiciel en tant que service (SAAS) pour logiciels d’outils de développement de logiciels informatiques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables d’outils de développement et de logiciels informatiques pour le scriptage de langage de balisage ; services de logiciel en tant que service (SaaS) pour logiciels destinés à être utilisés dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail, à savoir, logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de livraison directe (drop shipping) et de développement et personnalisation de produits ; services de logiciel en tant que service (SaaS) pour logiciels destinés à être utilisés dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, automatisation de la tarification des produits, suivi des performances de vente, exécution des commandes, suivi des expéditions, gestion de bases de données, suivi des ventes et des clients et personnalisation et gestion des stocks ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables destinés à être utilisés pour la gestion des contacts commerciaux, des informations et des relations ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour la gestion des informations de contact de tiers, pour la capture, l’enregistrement, l’organisation et la gestion des transactions commerciales, et pour la gestion des interactions sociales entre individus liées aux relations commerciales ; Services informatiques sous forme de fourniture de pages web personnalisées et d’autres formats de flux de données présentant des informations définies par l’utilisateur ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la relation client et la gestion des données client ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la messagerie et les communications ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels éducatifs non téléchargeables avec des instructions en commerce électronique, développement et gestion d’entreprise, publicité, marketing numérique, conception de sites web et service client ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les transactions au point de vente (PDV), le suivi des performances de vente et la gestion des clients, des commandes et des stocks ; fourniture

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utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les achats en ligne, le suivi des livraisons, l’utilisation comme portefeuille numérique et la découverte d’entreprises locales ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la promotion, la publicité et le marketing en ligne, à savoir pour l’optimisation de moteurs de recherche et de sites web, la publicité ciblée et le reciblage publicitaire, la messagerie électronique et le marketing par SMS, la gestion des données clients et la gestion de la relation client ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la publicité sur Internet pour le compte de tiers ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la publicité des produits et services de tiers via des médias électroniques et spécifiquement Internet ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la compilation d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web sur Internet, la diffusion de publicité pour des tiers via Internet ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques et le placement d’annonces publicitaires pour des tiers ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la fourniture de services de commerce électronique en association avec des achats en direct en ligne ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la génération de publicités en streaming sur les sites web de tiers ; services de logiciel en tant que service (SaaS) pour logiciels destinés au commerce électronique et au secteur de la vente au détail qui fournissent des informations sur la compensation carbone pour les livraisons de produits.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 9 : Programmes d’ordinateur pour dispositifs de communication ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] ; logiciels informatiques enregistrés ; terminaux sécurisés pour transactions électroniques ; terminaux de point de vente électroniques ; logiciels informatiques de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial ; serveurs internet.

Classe 35 : Traitement administratif de commandes d’achat ; services de publicité ; publicité ; services de ventes aux enchères ; estimations commerciales ; informations commerciales ; enquêtes commerciales ; aide à la gestion commerciale ; conseils en gestion commerciale ; conseils en organisation commerciale ; recherches commerciales ; agences d’informations commerciales ; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs
[boutiques de conseils aux consommateurs] ; services d’intermédiation commerciale ; aide à la gestion commerciale ou industrielle ; compilation d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web sur internet ; compilation d’annuaires pour publication sur internet ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation de statistiques ; gestion informatisée de stocks ; analyse des prix de revient ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; diffusion de matériel publicitaire ; agences d’import-export ; facturation ; services de logistique (gestion commerciale et organisation d’installations et de ressources) ; études de marché ; marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; ventes aux enchères en ligne ; sondages d’opinion ; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ; publicité au coût par clic ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; services de comparaison de prix ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et services pour d’autres entreprises) ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; fourniture d’informations de contact commerciales et professionnelles ; publication de textes publicitaires ; publicité ; location de temps publicitaire sur des moyens de communication ; promotion des ventes pour des tiers ; optimisation pour les moteurs de recherche ; systématisation de

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informations dans des bases de données informatiques; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits à partir d’un site web de marchandises générales sur le réseau mondial de communications en relation avec les produits suivants : motocyclettes, scooters, véhicules, automobiles, pièces détachées et accessoires de motocyclettes, pièces détachées et accessoires de scooters, pièces détachées et accessoires d’automobiles, pièces détachées et accessoires de bicyclettes, pièces détachées de véhicules, pièces et accessoires pour véhicules, parfums pour automobiles, autocollants réfléchissants, pare-soleil pour automobiles, supports de téléphone ou de tablette pour automobiles, désodorisants pour automobiles, crochets pour automobiles, brise-vitres pour automobiles, tapis de sol pour automobiles, chargeurs de téléphone, de tablette et d’ordinateur portable adaptables pour automobiles, détecteurs numériques intelligents de pression des pneus, caméras pour automobiles, caméras de vision nocturne pour automobiles, démarreurs de batterie pour automobiles, aspirateurs pour automobiles, brosses de lavage pour automobiles, chiffons et serviettes de nettoyage pour automobiles, produits de nettoyage et de polissage pour automobiles, kits de réparation de rayures pour automobiles, sprays de revêtement hydrofuge pour automobiles, huiles et fluides pour automobiles, pièces de rechange pour automobiles, produits cosmétiques, parfumerie, produits de maquillage, produits cosmétiques et outils de soins capillaires, produits cosmétiques et outils de soins de la peau, appareils et outils de beauté, parfums, produits cosmétiques et outils de soins du bain et du corps, produits et outils de soins bucco-dentaires, drones et accessoires pour drones, caméras d’action et vidéo, appareils photographiques, appareils photographiques numériques, accessoires d’appareils photographiques, appareils photographiques instantanés, appareils photographiques argentiques, caméras de surveillance, films pour appareils photographiques, matériel informatique, logiciels informatiques, accessoires informatiques, composants informatiques, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, moniteurs, claviers et souris, imprimantes, accessoires pour matériel informatique, bons pour services de divertissement et services de restauration, bons pour services de voyage, bons pour services de soins personnels, bons pour services de réparation et d’entretien, aliments frais, aliments transformés, boissons, compléments alimentaires, compléments de beauté, compléments pour la gestion du poids, fournitures médicales, aliments et boissons diététiques, outils et compléments pour le bien-être sexuel, masques faciaux, médicaments en vente libre, couches, tests de grossesse, livres, DVD, CD, musique téléchargeable, films téléchargeables, jeux vidéo, instruments de musique, figurines et kits de modèles, magazines, livres électroniques, livres audio, cartes, aimants, jeux de société, papeterie, imprimés et articles de papeterie et fournitures éducatives, filtres en papier, serviettes jetables, œuvres d’art et figurines en papier ou en carton, sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques, dispositifs et outils de sécurité et de surveillance, fournitures de bureau et scolaires (papeterie), articles d’éclairage, outils et ustensiles de cuisine, articles et ustensiles de table, récipients, appareils de cuisine, articles de jardinage, ustensiles ménagers pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie, vaisselle, ustensiles de cuisson, ustensiles cosmétiques, ustensiles d’hygiène et de soins de beauté, articles pour animaux, à savoir brosses, lits, laisses, colliers, mangeoires et abreuvoirs, articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures, à savoir brosses et éponges, accessoires de salle de bain, articles et outils de décoration intérieure, literie, outils et appareils d’aromathérapie, linge de bain, outils et appareils de salle de bain, outils, ustensiles et appareils d’entretien ménager, outils, ustensiles et appareils à des fins de réparation et d’entretien domestiques, mobilier d’extérieur, outils et appareils de jardinage, meubles, téléviseurs, radios, brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, éclairage et réflecteurs d’éclairage, équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons, appareils de chauffage et de séchage personnels, installations de séchage, équipements de réfrigération et de congélation, accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz, équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (ambiante), allumeurs, machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons, machines et appareils de balayage, machines et appareils de nettoyage, machines et appareils de blanchisserie, machines et appareils à laver, machines de gestion des déchets et de recyclage, matériel informatique, déchiqueteuses de papier, scanners, photocopieuses, accessoires de télévision, projecteurs pour l’industrie du divertissement, dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision, dispositifs de film et vidéo, dispositifs de jeux vidéo, refroidissement

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et appareils de chauffage, bijouterie, coiffures, ceintures, foulards et gants, porte-clés, accessoires de bijouterie, articles de coiffure, bijoux fantaisie, lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes, vêtements pour bébés et enfants, vêtements pour enfants, sacs et accessoires pour enfants, chaussures et couvre-chefs pour bébés et enfants, portefeuilles, sacs, trousses de toilette, sacs à dos, sacs fourre-tout, housses à vêtements, bagages, trolleys, porte-documents, porte-monnaie, pochettes, sacs banane, chaussures, baskets, pantoufles, vêtements, vêtements de sport, vêtements thermiques, sous-vêtements, jouets, jouets sexuels, vêtements traditionnels, cravates, nœuds papillon, bretelles, bandanas, peignoirs, masques de sommeil, bretelles élastiques, cartes SIM, téléphones portables et tablettes, smartphones, accessoires pour téléphones portables, accessoires pour tablettes et smartphones, dispositifs numériques portables, batteries, batteries externes, dispositifs et outils audio, lunettes de protection, aliments pour animaux de compagnie, produits cosmétiques pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, colliers, laisses, outils et accessoires d’hygiène pour animaux de compagnie, outils et accessoires de soin et de toilettage pour animaux de compagnie, compléments alimentaires pour animaux de compagnie, articles pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de compagnie, tapis d’apprentissage pour animaux, litière pour chats, accessoires et équipements de sport, vêtements et chaussures de sport, aliments et boissons de nutrition sportive, équipements de fitness, vêtements et équipements de pêche, équipements de natation et de plongée avec tuba, équipements de yoga, vêtements de protection et dispositifs portables, préparations pour nourrissons, ceintures de maternité, ceintures de soutien de maternité à usage médical, coussins de maternité, sous-vêtements de maternité, lingerie de maternité, vêtements de nuit de maternité, porte-bébés, sacs à dos porte-bébés, tapis d’éveil pour bébés, tire-laits, poussettes, meubles pour enfants, outils et accessoires d’alimentation et d’allaitement pour bébés, couches, pots de chambre, produits cosmétiques et accessoires de soins pour bébés, dispositifs de sécurité pour bébés, articles de puériculture, accessoires de voyage, sacs de voyage, accessoires de bagages, consoles de jeux vidéo de salon, accessoires pour consoles de jeux, meubles et accessoires de jeu, montres, accessoires de montres, horloges, minuteries ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour de matériel publicitaire ; optimisation du trafic de sites web.

Classe 36 : Services financiers via des réseaux de communication mondiaux ; services
monétaires via des réseaux de communication mondiaux ; services de transactions
financières électroniques via des réseaux de communication mondiaux ; compensation et rapprochement de transactions financières par voie électronique via des réseaux de communication mondiaux ; services d’administration de paiements via des réseaux de communication mondiaux ; services de change électronique ; services d’intermédiation financière ; fourniture de services pour effectuer des paiements sur des cartes prépayées via des réseaux de communication mondiaux ; fourniture
de services pour effectuer des paiements sur des cartes prépayées aux comptoirs de magasins ; services
financiers permettant le transfert de fonds et l’achat de produits et services offerts par des tiers, tous fournis via des réseaux de communication mondiaux.

Classe 38 : Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de babillards électroniques [services de télécommunications] ; courrier électronique ; informations en matière de télécommunications ; services de communication par internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture de salons de discussion sur internet ; fourniture de forums en ligne ; fourniture de liens de communication en ligne qui transfèrent l’utilisateur de sites web vers d’autres pages web locales et mondiales ; fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; services de communication par voie électronique ; services de communication par voie sans fil ; services de télécommunications liés au commerce ; services de télécommunications liés aux paiements électroniques ; services de télécommunications liés aux paiements sans fil ; services de télécommunications via un réseau informatique en relation avec la communication d’informations entre banques de données ; conseils en télécommunications ; transmission de fichiers numériques.

Classe 39 : Services de courrier [messages ou marchandises] ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises par correspondance ; fret [expédition de marchandises] ; expédition de fret ;

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emballage de cadeaux; emballage de marchandises; stockage physique de données ou de documents stockés électroniquement; location de conteneurs de stockage; location d’entrepôts; informations en matière de stockage; stockage de marchandises; informations en matière de transport; logistique de transport; entreposage; conditionnement de marchandises.

Classe 42: Informatique en nuage; programmation informatique; conseils en sécurité informatique; conseils en logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; services d’intégration de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de protection contre les virus informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites web pour des tiers; conversion de données de programmes informatiques et de données [non physique]; services de cryptage et de décryptage de données; conception et développement de programmes informatiques pour téléphones mobiles; conception et développement de logiciels informatiques pour ordinateurs; diagnostic de pannes de programmes informatiques; hébergement de sites informatiques [sites web]; hébergement de logiciels en tant que service (SaaS); maintenance de logiciels informatiques liés à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; fournisseurs de services d’externalisation dans le domaine des technologies de l’information; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’authentification en ligne non téléchargeables pour les communications avec des ordinateurs via un réseau de communication mondial; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des paiements électroniques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des paiements sans fil; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le commerce électronique; hébergement de serveurs; logiciels en tant que service [SaaS]; conseils technologiques; conseils en technologie des télécommunications; dépannage de problèmes de logiciels informatiques [support technique]; mise à jour de logiciels informatiques liés à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; conseils en conception de sites web; conception de sites web; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie dans les transactions de commerce électronique.

Classe 45: Services de réseaux sociaux en ligne; fourniture d’informations concernant la gestion de la propriété intellectuelle par les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les politiques d’application y afférentes, le tout afin d’aider les participants au programme à répondre aux demandes de renseignements et aux requêtes concernant l’utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers sur un marché en ligne.

Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Les termes « à savoir » et « exclusivement », utilisés dans la liste des produits et services du titulaire et de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.

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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Produits contestés de la classe 9
Le programme informatique contesté pour dispositifs de communication ; les applications logicielles informatiques téléchargeables ; les programmes informatiques [logiciels téléchargeables] ; les logiciels informatiques enregistrés ; les logiciels informatiques de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial incluent ou chevauchent les logiciels téléchargeables de l’opposant destinés à être utilisés dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail pour permettre aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients et la personnalisation et la gestion des stocks. Par conséquent, ils sont considérés comme identiques.

Les terminaux sécurisés contestés pour transactions électroniques ; les terminaux de point de vente électroniques sont identiques aux terminaux de point de vente de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.

Les serveurs internet contestés sont au moins similaires aux logiciels téléchargeables de l’opposant destinés à être utilisés dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail pour permettre aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients et la personnalisation et la gestion des stocks, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.

Services contestés de la classe 35
L’assistance en matière de gestion commerciale ; les conseils en gestion commerciale ; la compilation d’annonces publicitaires destinées à être utilisées comme pages web sur l’internet ; la mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).

Les services de publicité contestés ; la publicité ; le marketing ; la promotion sont inclus dans la catégorie générale des services de marketing de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les services de vente aux enchères contestés ; les services de vente aux enchères en ligne peuvent être proposés en ligne et consistent à organiser des ventes aux enchères, c’est-à-dire des ventes dans lesquelles les articles mis en vente sont vendus au plus offrant. Ils impliquent l’intervention d’un commissaire-priseur qui agit comme intermédiaire entre vendeurs et acheteurs. L’exploitation par l’opposant de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et/ou

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services consiste à mettre à disposition un site de commerce électronique sur lequel les transactions sont traitées par l’opérateur de la place de marché qui agit en tant qu’intermédiaire. La place de marché peut prendre la forme d’une place de marché aux enchères. Par conséquent, les services en cause se chevauchent et sont identiques.

Les expertises en affaires; informations d’affaires; enquêtes commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; recherches en affaires; agences d’informations commerciales; services de logistique (gestion commerciale et organisation d’installations et de ressources); sondages d’opinion; fourniture d’informations commerciales via un site web; services d’intermédiation commerciale; analyse des prix de revient contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de conseils en gestion commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

L’assistance en gestion commerciale ou industrielle contestée se chevauche avec l’assistance en gestion commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

La diffusion de matériel publicitaire; la publication de textes publicitaires; la mise à jour de matériel publicitaire contestées sont incluses dans, ou se chevauchent avec, les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les études de marché; la publicité en ligne sur un réseau informatique; l’organisation et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; la publicité au coût par clic; la présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; la location de temps publicitaire sur des moyens de communication; la promotion des ventes pour des tiers; l’optimisation pour les moteurs de recherche; l’optimisation du trafic de sites web contestées sont au moins similaires aux services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant car elles coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.

Les services d’approvisionnement pour des tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises) contestés sont au moins similaires aux services de conseils en gestion commerciale de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de finalité, de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.

La fourniture d’informations de contact commerciales et d’affaires contestée est au moins similaire aux services de gestion de données clients de l’opposant car elle coïncide au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.

Les agences d’import-export contestées sont similaires aux services de conseils en gestion commerciale de l’opposant car elles coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.

Le traitement administratif de commandes; la compilation de répertoires pour publication sur internet; la compilation d’informations dans des bases de données informatiques; la compilation de statistiques; la gestion informatisée de stocks; la recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; la facturation; les services de comparaison de prix; la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques contestés sont au moins similaires aux services de gestion de données clients de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.

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Les informations et conseils commerciaux contestés pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] sont au moins faiblement similaires aux services de gestion de données clients de l’opposant étant donné qu’ils coïncident au moins en termes de public pertinent et de prestataire.

Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont moyennement similaires à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas identiques, ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.

Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques très similaires ou similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits très similaires ou similaires sont regroupés et offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.

Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.

Par conséquent, le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits à partir d’un site web de marchandises générales sur le réseau mondial de communications en relation avec les produits suivants : caméras de voiture, caméras de voiture à vision nocturne, caméras d’action et vidéo, caméras, appareils photo numériques, accessoires pour appareils photo, appareils photo instantanés, appareils photo argentiques, caméras de surveillance, films pour appareils photo, matériel informatique, logiciels informatiques, accessoires informatiques, composants informatiques, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, moniteurs, claviers et souris, imprimantes, CD, musique téléchargeable, films téléchargeables, jeux vidéo, cartes, matériel informatique, scanners, photocopieuses, dispositifs d’affichage, dispositifs de film et vidéo, dispositifs de jeux vidéo, dispositifs numériques portables, dispositifs et outils audio sont au moins faiblement similaires aux produits de l’opposant de la classe 9.

Les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits à partir d’un site web de marchandises générales sur le réseau mondial de communications en relation avec les produits suivants : motocyclettes, scooters, véhicules, voitures, pièces détachées et accessoires pour motocyclettes, pièces détachées et accessoires pour scooters, pièces détachées et accessoires pour voitures, pièces détachées et accessoires pour bicyclettes, pièces détachées pour véhicules, pièces et accessoires pour véhicules, parfums pour voitures, autocollants réfléchissants, pare-soleil pour voitures, supports de téléphone ou de tablette pour voitures, désodorisants pour voitures, crochets pour voitures, brise-vitres de voiture, tapis de sol pour voitures, chargeurs de téléphone, tablette et ordinateur portable adaptables pour voitures, détecteurs numériques intelligents de pression des pneus, saut de voiture

Décision sur opposition n° B 3 164 952 Page 14 sur 30
démarreurs, aspirateurs de voiture, brosses de lavage de voiture, chiffons et serviettes de nettoyage de voiture, produits de nettoyage et de polissage pour voitures, kits de réparation de rayures de voiture, sprays de revêtement hydrofuge pour voitures, huiles et fluides pour voitures, pièces de rechange pour voitures, cosmétiques, parfumerie, produits de maquillage, cosmétiques et outils de soins capillaires, cosmétiques et outils de soins de la peau, appareils et outils de beauté, parfums, cosmétiques et outils de soins du bain et du corps, produits et outils de soins bucco-dentaires, drones et accessoires pour drones, accessoires pour matériel informatique, bons pour services de divertissement et services de restauration, bons pour services de voyage, bons pour services de soins personnels, bons pour services de réparation et d’entretien, aliments frais, aliments transformés, boissons, compléments alimentaires, compléments de beauté, compléments pour la gestion du poids, fournitures médicales, aliments et boissons diététiques, outils et compléments pour le bien-être sexuel, masques faciaux, médicaments en vente libre, couches, tests de grossesse, livres, DVD, instruments de musique, figurines et kits de modèles, magazines, livres électroniques, livres audio, aimants, jeux de société, papeterie, imprimés, articles de papeterie et fournitures éducatives, filtres en papier, serviettes jetables, œuvres d’art et figurines en papier ou en carton, sacs et articles d’emballage, d’enveloppement et de stockage en papier, carton ou plastique, dispositifs et outils de sécurité et de surveillance, fournitures de bureau et scolaires (papeterie), articles d’éclairage, outils et ustensiles de cuisine, articles et ustensiles de table, récipients, appareils de cuisine, articles de jardinage, ustensiles ménagers pour le nettoyage, brosses et matériaux pour la fabrication de brosses, vaisselle, ustensiles de cuisson, ustensiles cosmétiques, ustensiles d’hygiène et de soins de beauté, articles pour animaux, à savoir brosses, lits, laisses, colliers, mangeoires et abreuvoirs, articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures, à savoir brosses et éponges, accessoires de salle de bain, articles et outils de décoration intérieure, literie, outils et appareils d’aromathérapie, linge de bain, outils et appareils de salle de bain, outils, ustensiles et appareils d’entretien ménager, outils, ustensiles et appareils à des fins de réparation et d’entretien domestiques, mobilier d’extérieur, outils et appareils de jardinage, meubles, téléviseurs, radios, brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, éclairage et réflecteurs d’éclairage, équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons, appareils de chauffage et de séchage personnels, installations de séchage, équipements de réfrigération et de congélation, accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz, équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance), allumeurs, machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons, machines et appareils de balayage, machines et appareils de nettoyage, machines et appareils de blanchisserie, machines et appareils à laver, machines de gestion des déchets et de recyclage, destructeurs de papier, accessoires de télévision, projecteurs pour l’industrie du divertissement, récepteurs de télévision, appareils de refroidissement et de chauffage, bijouterie, couvre-chefs, ceintures, écharpes et gants, porte-clés, accessoires de bijouterie, accessoires pour cheveux, bijoux fantaisie, lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes, vêtements pour bébés et enfants, vêtements pour enfants, sacs et accessoires pour enfants, chaussures et couvre-chefs pour bébés et enfants, portefeuilles, sacs, trousses de toilette, sacs à dos, sacs fourre-tout, housses à vêtements, bagages, chariots, porte-documents, porte-monnaie, pochettes, sacs banane, chaussures, baskets, pantoufles, vêtements, vêtements de sport, vêtements thermiques, sous-vêtements, jouets, jouets sexuels, vêtements traditionnels, cravates, nœuds papillon, bretelles, bandanas, peignoirs, masques de sommeil, bretelles élastiques, cartes SIM, téléphones portables et tablettes, smartphones, accessoires mobiles, batteries pour accessoires de tablettes et smartphones, batteries externes, lunettes de protection, aliments pour animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, colliers, laisses, outils et accessoires d’hygiène pour animaux de compagnie, outils et accessoires de soins et de toilettage pour animaux de compagnie, compléments alimentaires pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de compagnie, tapis d’apprentissage pour animaux, litière pour chats, accessoires et équipements de sport, tenues et chaussures de sport, aliments et boissons de nutrition sportive, équipements de fitness, vêtements et équipements de pêche, équipements de natation et de plongée avec tuba, équipements de yoga, vêtements de protection et dispositifs portables, préparations pour nourrissons, ceintures de maternité, ceintures de soutien de maternité à usage médical, oreillers de maternité, sous-vêtements de maternité, lingerie de maternité, maternité

Décision sur l’opposition n° B 3 164 952 Page 15 sur 30
vêtements de nuit, porte-bébés, sacs à dos pour bébés, tapis d’éveil pour bébés, tire-laits, poussettes, meubles pour enfants, outils et accessoires d’alimentation et d’allaitement pour bébés, couches, pots de chambre, produits cosmétiques et accessoires de soins pour bébés, dispositifs de sécurité pour bébés, articles de puériculture, accessoires de voyage, sacs de voyage, accessoires de bagages, consoles de jeux vidéo domestiques, accessoires pour consoles de jeux, meubles et accessoires de jeux, montres, accessoires de montres, horloges, minuteries et les produits de l’opposant, principalement des logiciels utilisés dans le commerce électronique, ne sont pas similaires. Outre leur nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.

Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et des produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont offerts aux mêmes endroits, appartiennent au même secteur de marché et intéressent le même consommateur. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, étant donné que les produits vendus au détail sont dissimilaires des produits eux-mêmes.

Services contestés de la classe 36
Les services financiers contestés via des réseaux de communication mondiaux ; services monétaires
via des réseaux de communication mondiaux ; services de transactions financières électroniques
via des réseaux de communication mondiaux ; compensation et rapprochement de transactions financières par voie électronique via des réseaux de communication mondiaux ; services d’administration de paiements via des réseaux de communication mondiaux ; services de change électronique ; services d’intermédiation financière ; fourniture de services pour effectuer des paiements sur des cartes prépayées via des réseaux de communication mondiaux ; fourniture
de services pour effectuer des paiements sur des cartes prépayées aux comptoirs de magasins ; services financiers
pour permettre le transfert de fonds et l’achat de produits et services offerts par des tiers, tous fournis via des réseaux de communication mondiaux, sont au moins similaires aux services de comptes financiers de l’opposant pour les entreprises et les commerçants, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.

Services contestés de la classe 38
La transmission assistée par ordinateur de messages et d’images contestée ; services de babillards électroniques [services de télécommunications] ; courrier électronique ; informations en matière de télécommunications ; services de communication par internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture de salons de discussion sur internet ; fourniture de forums en ligne ; fourniture de liens de communication en ligne qui transfèrent l’utilisateur du site web vers d’autres pages web locales et mondiales ; fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau mondial

Décision sur opposition n° B 3 164 952 Page 16 sur 30
réseau informatique; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; services de communication par voie électronique; services de communication par voie sans fil; services de télécommunication liés au commerce; services de télécommunication liés aux paiements électroniques; services de télécommunication liés aux paiements sans fil; services de télécommunication via un réseau informatique en relation avec la communication d’informations entre des banques de données; conseils en télécommunications; transmission de fichiers numériques sont au moins similaires au logiciel téléchargeable de l’opposant pour utilisation dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, automatisation de la tarification des produits, suivi des performances de vente, exécution des commandes, suivi des expéditions, gestion de bases de données, suivi des ventes et des clients et personnalisation et gestion des stocks dans la classe 9 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur.

Services contestés dans la classe 39
Les services de courrier contestés [messages ou marchandises] chevauchent les services d’expédition de colis de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Livraison de marchandises; expédition de fret sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).

La livraison de marchandises par correspondance contestée est incluse dans la catégorie générale de la livraison de marchandises de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Le fret contesté [expédition de marchandises]; les informations en matière de transport; la logistique de transport sont inclus dans, ou chevauchent, les services d’expédition de fret de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

L’emballage cadeau contesté; l’emballage de marchandises; le stockage physique de données ou documents stockés électroniquement; la location de conteneurs de stockage; la location d’entrepôts; les informations en matière de stockage; le stockage de marchandises; l’entreposage; le conditionnement de marchandises sont au moins similaires à un faible degré aux services d’expédition de colis de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseur.

Services contestés dans la classe 42
L’informatique en nuage contestée; la programmation informatique; les conseils en sécurité informatique; les conseils en logiciels informatiques; la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques; les services d’intégration de systèmes informatiques; les conseils en technologie informatique; les services de protection contre les virus informatiques; la conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; la création et la maintenance de sites web pour des tiers; la conversion de données de programmes informatiques et de données [non physique]; les services de cryptage et de décryptage de données; la conception et le développement de programmes informatiques pour téléphones mobiles; la conception et le développement de logiciels informatiques pour ordinateurs; le diagnostic de pannes de programmes informatiques; l’hébergement de sites informatiques [sites web]; l’hébergement de logiciels en tant que service (SaaS); la maintenance de logiciels informatiques liés à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; les fournisseurs de services d’externalisation dans le domaine des technologies de l’information; la fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web; la fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; la fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne

Décision sur opposition n° B 3 164 952 Page 17 sur 30
logiciels d’authentification non téléchargeables pour les communications avec des ordinateurs via un réseau de communication mondial; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements sans fil; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le commerce électronique; hébergement de serveurs; logiciel-service [SaaS]; conseils technologiques; dépannage de problèmes de logiciels informatiques [support technique]; mise à jour de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; conseils en conception de sites web; conception de sites web; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie dans les transactions de commerce électronique sont au moins similaires aux services de logiciel-service (SaaS) de l’opposant pour logiciels destinés au commerce électronique et au secteur de la vente au détail, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, automatisation de la tarification des produits, suivi des performances de vente, exécution des commandes, suivi des expéditions, gestion de bases de données, suivi des ventes et des clients, et personnalisation et gestion des stocks car ils coïncident au moins en termes de nature, de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.

Les services de conseils en technologie des télécommunications contestés sont au moins similaires aux services de support technique de l’opposant, à savoir, dépannage de problèmes de logiciels informatiques car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.

Services contestés de la classe 45
Les services contestés de réseaux sociaux en ligne; fourniture d’informations concernant la gestion de la propriété intellectuelle par les titulaires de propriété intellectuelle et les politiques d’application y afférentes, le tout afin d’aider les participants au programme avec des demandes et requêtes concernant l’utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers sur un marché en ligne et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.

Le degré d’attention peut varier de moyen (par exemple, services de vente au détail de la classe 35, livraison de marchandises de la classe 39) à supérieur à la moyenne (par exemple, services de publicité, assistance en gestion commerciale de la classe 35), en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix.

Décision sur opposition n° B 3 164 952 Page 18 sur 30
c) Les signes
SHOPIFY SHOPEE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Comme indiqué ci-dessus, la comparaison des signes effectuée par la Chambre de recours lie la division d’opposition.

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.

En outre, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il ou elle identifiera les éléments qui, pour lui ou elle, suggèrent un sens concret ou ressemblent à des mots qu’il ou elle connaît (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 44).

La marque verbale antérieure « SHOPIFY » sera décomposée par le public pertinent en ses éléments « SHOP- » et « -IFY » car, comme mentionné, lorsque les consommateurs perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si un seul des éléments composant ce signe lui est familier (27/09/2018, T 70/17, NorthSeaGrid (fig.) / nationalgrid (fig.) et al, EU:T:2018:611, § 138). De même, le public pertinent est susceptible d’identifier les parties « SHOP » et « EE » dans la marque contestée.

L’élément commun « SHOP » est un mot anglais bien connu et fondamental, compris dans toute l’Union européenne comme un établissement commercial où des biens sont vendus ou des services sont fournis. Ce mot peut donc être compris comme le lieu où les biens ou services en cause sont vendus ou fournis et est, par conséquent, de nature descriptive (06/12/2016, The Art Company B & S v EUIPO – Manifatture Daddato and Laurora (SHOP ART), T- 735/15, non publié, EU:T:2016:704, § 43 ; 18/02/2021, R 785/2020-2, Shoppi (fig.) / Shopify § 47, 48). Le terme « SHOP » peut également englober la vente de biens et de services dans des établissements virtuels ou dans des bureaux, puisqu’il se rapporte au lieu, qu’il soit physique ou virtuel, où il est traditionnellement possible d’acheter de tels biens ou services

Décision sur l’opposition n° B 3 164 952 Page 19 sur 30
(11/04/2019, Pharmadom c. EUIPO – Objective Pharma (WS wellpharma shop), T- 403/18, non publié, EU:T:2019:248, § 41).

En ce qui concerne la marque antérieure, l’autre composant verbal « IFY » est un suffixe qui, pour le public anglophone, évoquera la notion de transformation (ainsi que l’a relevé la décision de la Chambre de recours), et ainsi, avec le mot « SHOP », celle de « faire en sorte que quelque chose devienne un magasin ». Dès lors, la marque antérieure, prise dans son ensemble, est hautement allusive à l’égard de tous les produits et services, y compris ceux visant à créer des plateformes de commerce électronique ou des sites d’achat désignés pour le public anglophone. En revanche, pour le public non anglophone, le composant « IFY » est dépourvu de signification et présente donc un degré de caractère distinctif moyen. Dans les deux cas, cet élément additionnel « IFY » n’est pas négligeable, au sens de la jurisprudence citée au paragraphe 21 ci-dessus, dans la marque antérieure, et l’élément « SHOP », qui est au demeurant descriptif, ne saurait être considéré comme dominant dans cette marque (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 50).

En ce qui concerne la marque contestée, celle-ci comprend, outre le terme « SHOP », l’élément verbal « EE », qui est dépourvu de signification pour le public anglophone comme pour le public non anglophone et présente donc un degré de caractère distinctif moyen. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’élément « EE » de la marque contestée est négligeable, au sens de la jurisprudence citée au paragraphe 21 ci-dessus.

Par conséquent, l’élément « SHOP » commun aux marques en cause est descriptif et non dominant dans les marques en cause. Les marques en cause ne comportent pas d’élément dominant et l’appréciation de leur similitude doit être fondée sur ces signes pris dans leur ensemble.

Sur le plan visuel, les deux marques en cause sont similaires par leur longueur (sept lettres pour la marque antérieure et six pour la marque contestée) et en ce que quatre de ces lettres se trouvent dans la même séquence, « s », « h », « o », « p ». Cependant, ces quatre lettres constituent le terme « shop », lequel, bien que présent au début des deux marques, est, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, un terme descriptif et non dominant.

Le caractère descriptif d’un élément commun à deux signes réduit considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 60 et la jurisprudence citée).

Il convient dès lors de souligner que le fait que l’élément commun aux deux signes – « SHOP » – soit descriptif des produits et services en cause atténue considérablement la similitude résultant de cette séquence de lettres en commun, même si l’importance relative de ce préfixe doit, cependant, être prise en compte lors de la comparaison des signes en cause (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 61 et jurisprudence citée).

En revanche, les différences résidant dans les éléments « IFY » et « EE » placés à la fin des signes occupent une position distinctive importante aux fins de la détermination de l’origine commerciale des produits et services concernés.

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Au vu de ce qui précède et en soulignant que l’élément descriptif commun « SHOP » ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, il y a lieu de considérer que ces signes présentent une similitude visuelle tout au plus faible (05/11/2024, R 627/2024-2, SHOPEE / SHOPIFY et al. § 30-34).

Sur le plan phonétique, tout au moins le public anglophone est susceptible de prononcer, ainsi qu’il a également été considéré dans la décision attaquée, le double « ee » comme la lettre unique « i ». En particulier, mais pas nécessairement uniquement, pour ce public, les signes sont phonétiquement identiques dans les deux premières des trois syllabes de la marque antérieure (SHO-PI-(FY) et les deux seules syllabes (SHO-PEE) de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la troisième syllabe supplémentaire « FY » qui n’est pas présente dans la marque contestée.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu également du caractère descriptif de l’élément « SHOP » dans les deux signes, les signes en cause présentent, tout au moins pour le public anglophone, une similitude phonétique à un degré moyen.

Pour une autre partie du public, qui, sans évaluation supplémentaire, peut ne pas être équivalente au public non anglophone, le double « EE » et le « I » unique ne seront pas prononcés de manière identique.

Toutefois, de manière générale, il peut être considéré que, compte tenu du fait que les deux syllabes (SHO-PI/SHO-PEE) suivent le même rythme et que les lettres « EE » et « I » ne sont pas si éloignées lorsqu’elles sont précédées de la même consonne (P), l’impression d’ensemble est que les signes présentent une similitude phonétique inférieure à la moyenne pour cette partie du public (05/11/2024, R 627/2024-2, SHOPEE / SHOPIFY et al. § 35-37).

Sur le plan conceptuel, lorsque les signes en cause n’ont en commun qu’un terme descriptif, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible (12/10/2022, T- 222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 72).

Même si la similitude conceptuelle résultant de l’élément commun « SHOP » devait être considérée comme élevée, il ressort d’une autre partie de la jurisprudence que, lorsqu’une similitude conceptuelle est fondée sur un élément faiblement distinctif, voire descriptif, elle joue un rôle limité et a moins d’incidence sur l’appréciation du risque de confusion (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 73).

Les marques en cause présentent un faible degré de similitude conceptuelle tant pour le public anglophone que pour le public non anglophone (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 74 et la jurisprudence citée (05/11/2024, R 627/2024-2, SHOPEE / SHOPIFY et al. § 38-40) ).

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de son ancienneté et de son usage intensif dans l’européen

Décision sur opposition n° B 3 164 952 Page 21 sur 30
Union en relation avec des logiciels et des solutions de commerce électronique en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer des boutiques en ligne hébergées. Ces solutions fournissent des outils fiables pour démarrer, développer, commercialiser et gérer des activités de vente au détail de toute taille. Les logiciels et solutions de commerce électronique en ligne sous la marque 'SHOPIFY’ offrent aux commerçants une vue unique de leur activité et de leurs clients sur l’ensemble de leurs canaux de vente et leur permettent de gérer les produits et les stocks, de traiter les commandes et les paiements, d’exécuter et d’expédier les commandes, de bâtir des relations clients, de s’approvisionner en produits, d’exploiter les analyses et les rapports, et d’accéder au financement. Sous la marque 'SHOPIFY', des services de publicité, la vente de thèmes de boutique et d’applications ainsi que l’enregistrement de noms de domaine sont également proposés. Ceux-ci correspondent à une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés, à savoir des logiciels téléchargeables pour le commerce électronique et le secteur de la vente au détail permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients et la personnalisation et la gestion des stocks dans la classe 9 ; des services de publicité, de marketing et de promotion dans la classe 35 et des services de logiciel en tant que service (SaaS) pour logiciels destinés au commerce électronique et au secteur de la vente au détail, à savoir des logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients et la personnalisation et la gestion des stocks dans la classe 42.

Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus large que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister (i) au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité), et (ii) au moment de la décision.

L’appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure n’est effectuée qu’à l’égard des produits ou services protégés par le signe pour lesquels un caractère distinctif accru est revendiqué et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés.

La Cour a fourni des orientations concernant l’évaluation du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure et a fourni une liste non exhaustive de facteurs. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; le montant des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; la proportion du public pertinent qui, grâce à la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée ; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).

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L’opposante a produit, notamment, les preuves suivantes :

Pièce GL 1 : Déclaration sous serment datée du 03/02/2023 du conseiller juridique général adjoint en propriété intellectuelle (un directeur de l’opposante). Elle confirme que l’opposante propose des solutions de commerce électronique à l’échelle mondiale et dans toute l’UE et que la marque 'SHOPIFY’ est utilisée pour des solutions de commerce électronique dans l’UE depuis 2006. Le document comprend un tableau indiquant le nombre total de boutiques créées avec les solutions de commerce électronique 'SHOPIFY’ de l’opposante, ventilé par les données en Allemagne et dans/par l’UE entre 2015 et 2021. Un total de 354 247 boutiques ont été créées en Allemagne et plus de 2 millions dans/par l’ensemble de l’UE en 2021, avec un chiffre d’affaires total d’environ 27 millions USD en Allemagne et 132 millions dans l’Union européenne. Les dépenses publicitaires dans l’ensemble de l’UE au cours des mêmes années s’élèvent à environ 51 millions, avec un nombre total approximatif d’impressions (c’est-à-dire le nombre total de fois où les utilisateurs ont vu les publicités) de 5 milliards. Un document obtenu à partir des bases de données de l’opposante, avec des tableaux, des graphiques et des chiffres présentant les données de la déclaration sous serment, est joint.

Pièces GL 2 et 3 : captures d’écran non datées du site web de l’opposante sous le nom de domaine de l’Irlande et de divers États membres de l’UE. Les pages web sous la marque antérieure 'SHOPIFY’ affirment que 'vendre en ligne avec votre propre site web de commerce électronique n’a jamais été aussi facile, rapide ou évolutif. Créez votre boutique en quelques minutes et donnez vie à votre marque.'
Pièce GL 4 : capture d’écran non datée d’un article en allemand provenant du site web www.unternehmerkanal.de contenant une référence aux solutions de commerce électronique de 'SHOPIFY’ en 2021. La traduction partielle en anglais suivante est incluse : Rapport de test Shopify 2021 : expériences d’Allemagne. Shopify fournit des solutions de commerce électronique depuis 2006 et est devenue l’une des plus grandes plateformes dans ce domaine. Le système a été développé par l’émigré allemand Tobias Lütke parce qu’il était insatisfait des solutions proposées pour les boutiques en ligne. Son objectif était de créer une opportunité pour chacun de vendre des produits en ligne et de supprimer tous les obstacles techniques. A-t-il réussi ? Nous allons au fond de cette question dans cette revue de Shopify ! Les tests n’ont pas été effectués dans un système de démonstration, mais dans diverses boutiques en ligne en fonctionnement réel. Cet article vous donne notre expérience pratique de Shopify. Restez à l’écoute ! […] Pourquoi Shopify est-il si populaire en Allemagne aussi ? Dans le cas des propriétaires de boutiques inexpérimentés, la facilité d’accès et les conditions comparativement favorables contribuent à la popularité du système. Les boutiques en ligne de taille moyenne et établies bénéficient également de l’offre du fournisseur canadien. Étant donné que le changement de système de boutique est associé à beaucoup d’efforts et de risques, un nouveau système doit être soigneusement examiné à l’avance et les avantages et inconvénients possibles déterminés. D’un point de vue technique, offre-t-il toutes les solutions nécessaires à votre propre boutique en ligne et quelle est la flexibilité du système en matière de gestion. Est-ce un système pérenne, y a-t-il un support et le système est-il évolutif ? Notre rapport d’expérience Shopify tente d’examiner ces points de manière transparente et transmet nos propres expériences que nous avons acquises au cours de nos nombreuses années d’utilisation. Quelles sont les forces et les faiblesses et Shopify est-il adapté à une utilisation en Allemagne ? Commençons par les avantages.

Pièce GL 5 : captures d’écran de YouTube montrant de nombreuses vidéos de tutoriels 'SHOPIFY’ pour débutants. Bien que les documents ne soient pas datés, certains font référence aux années de publication 2020 et 2021, dont certains ont été visionnés environ 1 million de fois.

Décision sur l’opposition n° B 3 164 952 Page 23 sur 30
Pièce GL 6: captures d’écran du profil allemand 'SHOPIFY’ de Facebook montrant 3,8 millions d’abonnés. Bien que le document ne soit pas daté, il inclut la date de publication d’une publication, à savoir le 26/03/2020.

Pièce GL 7: impressions d’articles du magazine en ligne t3n- digital pioneers en allemand datés du 03/09/2008 et du 14/02/2013 concernant 'SHOPIFY'. Selon l’opposant, les deux articles en ligne décrivaient l’opposant comme un fournisseur de solutions d’achat en ligne. L’opposant affirme que le site web t3n.de compte environ 3,5 millions de pages vues par mois.

Pièce GL 8: impression d’articles allemands datés du 12/12/2013 de 'Computerwoche’ intitulés 'SHOPIFY-Professionelle Webshops im Nu erstellen', catégorisés comme commerce en nuage. L’opposant affirme que l’article indique que Shopify est l’un des systèmes de boutique les plus performants que le marché international du SaaS a à offrir.

Pièce GL 9: impression d’un article allemand daté d’avril 2013 dans iX – Magazin für Informationstechnik incluant une référence à 'SHOPIFY'. L’opposant affirme que l’article fait référence à 'SHOPIFY’ comme étant actuellement l’un des leaders dans le domaine des solutions SaaS pour le commerce électronique. Entre autres, il est également confirmé que la plateforme 'SHOPIFY’ est commercialisée comme un produit indépendant depuis 2006. Selon l’opposant, il s’agit d’une impression concernant le nombre d’exemplaires vendus.

Pièce GL 10: impression d’articles allemands de Handelsblatt datés de février 2014 en relation avec 'SHOPIFY’ incluant des images de leurs fondateurs. Selon l’opposant, une impression concernant le nombre d’exemplaires vendus est incluse et il affirme dans ses observations que Handelsblatt est l’un des magazines économiques et financiers allemands les plus renommés avec plus de 125 000 exemplaires vendus par jour.

Pièce GL 11: impression d’un article allemand daté du 17/04/2014 du Kölner Stadtanzeiger. L’opposant mentionne dans ses observations que le Kölner Stadtanzeiger fait référence dans cet article à la société de l’opposant, à son modèle commercial et à son histoire. Selon l’opposant, une impression concernant le nombre d’exemplaires vendus est incluse.

Pièce GL 12: impression d’un article allemand daté du 02/05/2014 de la Rhein- Zeitung, selon l’opposant en relation avec les produits et services de l’opposant. L’opposant affirme également qu’une impression concernant le nombre d’exemplaires vendus est incluse.

Pièce GL 13: impression d’un article en ligne daté du 12/05/2014 de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Selon l’opposant, l’article est en relation avec ses produits et services. Une impression des données médias de la Frankfurter Allgemeine Zeitung est incluse.

Pièce GL 14: impression d’un article en ligne du 13/02/2015 dans le Handelsjournal, selon l’opposant en relation avec ses produits et services. Une impression des exemplaires vendus est incluse.

Pièce GL 15: impression d’un article daté du 26/06/2015, du site web https://ecommercenews.eu/magento-dominates-in-europe intitulé 'Magento dominates in Europe'.

Décision sur l’opposition n° B 3 164 952 Page 24 sur 30
Pièce GL 16: impressions du site internet indépendant https://www.datanyze.com/market-share/e-commerce-platforms/shopify (date d’impression 19/02/2019). Il est indiqué à propos de « SHOPIFY » qu’il s’agit d’une plateforme de commerce électronique tout-en-un avec une boîte à outils intégrée pour la création de sites web, hébergeant une plateforme de paiement. Ses fonctionnalités peuvent être étendues grâce à de multiples plugins disponibles.

Shopify est classé :

#6 sur 118 technologies de plateformes de commerce électronique en Belgique avec une part de marché de 4,61 %.

#5 sur 135 technologies de plateformes de commerce électronique au Danemark avec une part de marché de 6,41 %.

#3 sur 147 technologies de plateformes de commerce électronique en Irlande avec une part de marché de 7,57 %.

#6 sur 42 technologies de plateformes de commerce électronique en Lettonie avec une part de marché de 4,88 %.

#5 sur 29 technologies de plateformes de commerce électronique à Malte avec une part de marché de 4,2 %.

#3 sur 280 technologies de plateformes de commerce électronique au Royaume-Uni avec une part de marché de 9,32 %.

Pièce GL 17: captures d’écran de www.statista.com concernant la part de marché des fournisseurs de logiciels de commerce électronique en Allemagne en août 2021. Les graphiques montrent que « SHOPIFY » détient une part de marché de 15,14 %.

Pièce GL 18: impressions du blog https://ecommercegermany.com concernant les 20 meilleures plateformes de commerce électronique dans la région DACH (la date d’impression est le 12/04/2022). L’article fait référence à « SHOPIFY » comme l’un des systèmes de commerce électronique basés sur le cloud les plus célèbres au monde, utilisé par environ 650 000 entreprises dans 175 pays à travers le monde. Il est conçu pour l’approche multicanal, des magasins physiques et éphémères aux médias sociaux et aux places de marché en ligne. Il constitue un excellent choix pour les entreprises en croissance, car il est axé sur l’évolutivité.

L’opposant a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer le caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure. Le RU n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures d’opposition »).

Toutefois, lorsque la renommée ou le caractère distinctif accru revendiqué s’étend au-delà du territoire de protection et qu’il existe des preuves à cet égard, cela doit être pris en compte, car cela peut renforcer la constatation de renommée / de caractère distinctif accru sur le territoire de protection, en l’espèce l’UE.

Décision sur opposition n° B 3 164 952 Page 25 sur 30
Ayant examiné les éléments susmentionnés, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par son usage sur le marché.

Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif, en particulier au cours des années précédant la date de dépôt du signe contesté (à savoir le 29/09/2021) et est, à tout le moins, connue du public spécialisé dans le domaine du commerce électronique, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché démontrés par les preuves ainsi que les diverses références dans la presse aux produits et services offerts sous la marque antérieure montrent tous que la marque jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent professionnel (c’est-à-dire les vendeurs / détaillants d’entreprises en ligne).

En particulier, la pièce GL 16 fait référence au classement de la marque antérieure dans, au moins, une partie substantielle du territoire pertinent, tels que la Belgique, le Danemark, l’Irlande, la Lettonie et Malte, où les positions de la marque se situent entre la 3ème et la 6ème place sur le marché pertinent et a atteint une part de marché variant entre 4,2 % et 7,57 % en 2019. En outre, la pièce GL 17 montre que la part de marché de « SHOPIFY » en Allemagne en 2021 a atteint jusqu’à 15,14 %.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un certain degré de caractère distinctif accru dans l’Union européenne en ce qui concerne le public pertinent professionnel. Cependant, les preuves ne parviennent pas à établir que la marque a un caractère distinctif accru pour tous les produits et services pour lesquels elle a été revendiquée et sur lesquels l’opposition est fondée. Les preuves concernent principalement les logiciels téléchargeables destinés à être utilisés dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients et la personnalisation et la gestion des stocks dans la classe 9 et les services de logiciel en tant que service (SaaS) pour logiciels destinés à être utilisés dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail, à savoir, des logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients et la personnalisation et la gestion des stocks dans la classe 42. Cependant, il y a peu de preuves (voire aucune) concernant les services de publicité, de marketing et de promotion dans la classe 35.

Lorsqu’il est prouvé que la marque antérieure a acquis un certain degré de caractère distinctif accru (comme en l’espèce), si la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la normale, la marque/le composant acquerra un degré normal de caractère distinctif.

Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif faible de la marque antérieure pour les produits et services concernés pour le public anglophone et du degré global de reconnaissance auprès du public professionnel tel que démontré par les preuves soumises, le caractère distinctif de la marque antérieure ne peut être considéré comme supérieur à la normale, à savoir pour les logiciels téléchargeables destinés à être utilisés dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, les ventes

Décision en matière d’opposition n° B 3 164 952 Page 26 sur 30
et le suivi des clients ainsi que la personnalisation et la gestion des stocks de la classe 9 et services de logiciel-service (SaaS) pour logiciels à utiliser dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients ainsi que la personnalisation et la gestion des stocks de la classe 42. La marque antérieure est faible en ce qui concerne les services restants.

En revanche, pour le public non anglophone, la marque antérieure est considérée comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèquement normal pour l’ensemble des produits et services en cause. Par conséquent, compte tenu du degré de reconnaissance global démontré pour le public professionnel, le caractère distinctif de la marque antérieure pour cette partie du public peut être considéré comme supérieur à la moyenne pour les logiciels téléchargeables à utiliser dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients ainsi que la personnalisation et la gestion des stocks de la classe 9 et les services de logiciel-service (SaaS) pour logiciels à utiliser dans le commerce électronique et le secteur de la vente au détail, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer la gestion d’entreprise via un réseau informatique mondial, à savoir, l’automatisation de la tarification des produits, le suivi des performances de vente, l’exécution des commandes, le suivi des expéditions, la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients ainsi que la personnalisation et la gestion des stocks de la classe 42. La marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif en ce qui concerne les services restants.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pertinent pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sàbel, EU:C:1997:528, § 22).

En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et, par conséquent, les marques qui ont un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que les marques ayant un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

En l’espèce, la marque antérieure est considérée comme bénéficiant d’une portée de protection accrue en ce qui concerne les produits et services mentionnés à la section d) de la présente décision, ce qui a pour conséquence que la marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif pour la partie anglophone du public professionnel et un caractère distinctif supérieur à la moyenne pour les mêmes produits et services à l’égard du public professionnel non anglophone.

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En l’espèce, les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires (au moins) à un faible degré et partiellement différents. Les produits et services s’adressent au public général et spécialisé dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement similaires, tout au plus, à un faible degré, conceptuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré moyen pour le public anglophone, alors qu’il est inférieur à la moyenne pour une autre partie du public.

Comme l’a rappelé la Chambre de recours, dans la comparaison des signes aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours la même importance et il convient alors d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent être présentes sur le marché (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 49). L’importance des similitudes ou des différences entre les signes peut dépendre, notamment, des qualités intrinsèques des signes ou des conditions dans lesquelles les produits ou services couverts par les signes sont commercialisés.

En l’espèce, la division d’opposition estime que l’aspect visuel des signes a clairement un poids plus important s’agissant des produits et services jugés partiellement identiques et partiellement (au moins) similaires à un faible degré. L’opposant n’a pas allégué, soutenu ou fourni de preuve du contraire. Toutefois, le principe général susmentionné ne signifie pas que, pour des produits qui sont normalement achetés visuellement, l’impression phonétique puisse être négligée. Ce dernier point a été souligné dans une affaire concernant les marques ci-dessous où le Tribunal, confirmant la constatation d’un risque de confusion, a jugé que, bien que les ordinateurs et les accessoires informatiques soient vendus aux consommateurs « tels quels » sur les étagères des zones de libre-service, l’identité phonétique entre les marques en cause était, en l’espèce, au moins aussi importante que leur similitude visuelle car une discussion orale des caractéristiques des produits et de leur marque est également susceptible d’avoir lieu au moment de l’achat. En outre, ces produits pouvaient être annoncés oralement, à la radio ou par d’autres consommateurs.

Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition n’estime pas que les similitudes limitées entre les signes puissent entraîner un risque de confusion car elles résident principalement dans un élément non distinctif. Il convient de rappeler que bien qu’une marque dans son ensemble puisse avoir acquis un caractère distinctif accru, il peut exister des éléments descriptifs qui auront un caractère distinctif inférieur à la normale ou aucun caractère distinctif. Par exemple, le caractère distinctif accru de la marque « Coca Cola » dans son ensemble ne modifie pas le fait que l’élément « Cola » reste entièrement descriptif pour certains produits. Par conséquent, en l’espèce, même si la marque antérieure « SHOPIFY » jouissait d’un caractère distinctif supérieur à la moyenne pour au moins le public professionnel non anglophone (qui faisait normalement preuve d’un degré d’attention plus élevé) s’agissant de certains des produits et services, cela ne change rien au fait que « SHOP » est un élément descriptif des produits et services concernés.

Si la marque antérieure consiste en, ou contient un mot ordinaire couramment utilisé dans le langage courant (tel que « SHOP » dans le cadre de la présente procédure), le titulaire (ou le demandeur) de cette marque ne peut se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque ultérieure contenant ce mot car cela entraînerait une monopolisation abusive de ce mot courant (23/09/2020, T 421/18, MUSIKISS / KISS et al., EU:T:2020:433, § 144).

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Bien qu’une entreprise soit libre de choisir et d’utiliser sur le marché une marque comportant des éléments verbaux descriptifs et non distinctifs, elle doit cependant, si elle le fait, accepter que ses concurrents aient le même droit d’utiliser d’autres signes comportant des éléments descriptifs identiques ou similaires (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (marque fig.)/REFUEL, § 15).

Lorsque les similitudes découlent d’éléments non distinctifs de la marque, l’importance des différences augmente proportionnellement au degré auquel la marque ou ses éléments sont considérés comme non distinctifs (14/05/2001, R 257/2000-4, e plus (marque fig.)/PLUS, § 22). En conséquence, lorsqu’une marque est descriptive, de petites différences peuvent suffire à éviter la confusion, car le consommateur moyen, en percevant des éléments descriptifs, sait que d’autres entreprises ou d’autres commerces utilisent des marques descriptives similaires, de sorte qu’il prêtera attention aux détails qui différencient un fabricant des autres.

Une coïncidence dans un élément ou un composant présentant un faible degré (ou une absence) de caractère distinctif n’entraînera normalement pas à elle seule un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres composants présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique. En l’espèce, les composants différents «-IFY» de la marque antérieure et «EE» du signe contesté ne créent pas une impression d’ensemble très similaire sous aucun des aspects évalués ; leur différence empêchera donc les consommateurs d’associer les signes, malgré le degré moyen de similitude phonétique pour une partie du public et inférieur à la moyenne pour la partie restante du public. En outre, l’aspect visuel aurait un poids plus important dans l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits et services visés.

Il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à la prise en considération d’un seul composant ou élément d’une marque complexe et à sa comparaison avec une autre marque. Au contraire, la règle générale est de comparer ces signes dans leur ensemble, en tenant compte principalement de l’impression d’ensemble qu’ils produisent. En conséquence, il est erroné d’écarter la comparaison d’éléments de signes simplement parce qu’ils sont, par exemple, plus petits que d’autres éléments des signes (à moins qu’ils ne soient négligeables comme expliqué ci-dessous) ou parce qu’ils sont non distinctifs (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42 ; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46). Certes, l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être fondée sur le seul élément dominant (12/06/2007, OHIM c. Shaker, 334/05 P, EU:C:2007:333-, § 41 ; 20/09/2007, Nestlé c. OHIM, 193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, § 35 et 42). En l’espèce, le composant commun ne domine pas l’impression d’ensemble des signes. En outre, comme expliqué, lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion doit être axée sur l’impact des composants non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques.

L’opposant se réfère à des décisions antérieures, et en particulier à une décision de l’UKlPO du 09/08/2023 pour étayer ses arguments. Toutefois, il convient de noter que

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les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux (y compris des offices nationaux tiers comme en l’espèce) concernant des conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). En outre, si l’Office a le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de chaque affaire dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure soumise à la division d’opposition est, dans une certaine mesure, factuellement similaire à la présente affaire, l’issue pourrait ne pas être la même. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

• enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 727 083, « shopify » (marque verbale) ;

• enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 499 156, « SHOPIFY » (marque verbale). Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne ces marques antérieures pour lesquelles des critères identiques en matière de caractère distinctif s’appliqueraient pour les produits et services concernés. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion à leur égard.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition

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Fernando María del Carmen Chantal CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.