LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours présentées le 19 mars 2020
Dans l’affaire R 959/2019-2
Bomatec Holding AG Hofstrasse 1 8181 Höri Suisse Opposante/requérante représentée par Siekierzyński Kochlewski SP.J., ul. Mickiewicza 9/U5, 01-517 Warsaw, Pologne contre;

BO-MA Sp. z o.o. UL. Jana III Sobieskiego 104/44 00-764 Warszawa Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Moya Kancelaria Patentowa, Marcin Momot, ul. Pomarańczowa 35/1, 70-781 Szczecin, Pologne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2703943 (demande de marque de l’Union européenne no 14984702)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2016, BO-MA Sp. z o.o. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après limitation de la liste des produits du 7 septembre 2018:
Classe 9 — Câbles électriques; Câbles coaxiaux; Conducteurs lumineux; Porte-téléphone.

Classe 12 — Véhicules électriques; Wagons [véhicules]; Véhicules télécommandés [à l’exclusion des jouets].

Classe 28 — Tableaux de bord; Bibords électriques; Matériel de gymnastique et de gymnastique; Patins à roulettes; [Jouets mobiles].

La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Blanc, noir, orange.

2 La demande a été publiée le 16 février 2016.
3 Le 17 mai 2016, Bomatec Holding AG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. Elle s’est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

4 À cet égard, elle a invoqué l’enregistrement international antérieur no 977564 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
BOMATEC
demandée et enregistrée le 30 juillet 2008 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 10, 12, 38, 41 et 42.

5 Par lettre du 29. Le 12 décembre 2016, l’opposante a fait valoir que l’opposition était également fondée sur l’enregistrement
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international antérieur no 977563 pour la marque verbale «BOMATEC».

6 À la demande de la demanderesse, l’opposante a été invitée à produire des preuves de l’usage du droit antérieur mentionné au point 4. Après avoir accordé une prolongation du délai jusqu’au 7 octobre 2017, l’opposante a produit plusieurs documents le 5 octobre 2017.

7 Par lettre du 17 septembre 2018, l’opposante s’est vu accorder un délai expirant le 18 octobre 2018 pour apporter la preuve du renouvellement de la marque internationale mentionnée au paragraphe 4. L’opposante a été expressément informée que les preuves devaient être produites avec une traduction dans la langue de procédure et que, en l’absence des preuves requises, l’opposition était rejetée comme non motivée.

8 Le 8 octobre 2018, l’opposante a produit les preuves suivantes du renouvellement du droit antérieur:
Un certificat de renouvellement de l’OMPI en français (sans traduction dans la langue de procédure);

Un extrait de la base de données eSearch de l’Office indiquant la liste des produits et services en français. Toutefois, toutes les autres dates, et notamment la date d’expiration du 30 juillet 2028, sont affichées en allemand.
9 Par décision du 6 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme non fondée, les droits antérieurs n’ayant pas été étayés. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Le droit antérieur mentionné au point 5 ne peut pas être pris en considération, étant donné que l’exercice de ce droit antérieur a eu lieu après l’expiration du délai d’opposition.
La confirmation en français de la prorogation du droit antérieur mentionné au point 4 ci-dessus n’est pas suffisante, étant donné que la langue de procédure est l’allemand et qu’aucune traduction n’a été fournie. L’attestation de renouvellement française de l’OMPI ne contient pas de codes INID qui permettraient de comprendre ce document sans être traduit dans la langue de procédure.
L’extrait eSearch relatif à la marque antérieure ne saurait être considéré comme une traduction, étant donné que la structure du document initial n’est pas reproduite. En outre, l’ancienne pratique consistant à accepter les impressions extraites d’eSearch plus (anciennement CTM Online) pour les enregistrements internationaux désignant l’UE ne s’applique
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qu’à toutes les oppositions dont la date de dépôt est antérieure au 1er juillet 2012.

La preuve du renouvellement n’ayant pas été dûment apportée, l’enregistrement international antérieur no 977564 n’est pas étayé et n’est pas pris en considération. Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMC (dans la version en vigueur au moment du début de la partie contradictoire), l’opposition est rejetée comme non fondée.
10 Le 2 mai 2019, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 4 juillet 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. La confirmation de l’OMPI concernant le renouvellement de la marque antérieure, accompagnée d’une traduction en allemand, a été déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours.

11 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de l’opposante
12 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:

La marque antérieure était valable jusqu’au 3 janvier 2017 dans le délai de motivation imparti. L’opposante a donc satisfait aux exigences de la règle 19 du REMC.

La demande de l’Office de produire des preuves de la prolongation de la durée de protection du droit antérieur ne relève pas du champ d’application de la règle 19 du REMC. L’Office a donc fait une application erronée de la règle 19, paragraphe 2, et de la règle 20 du REMC.

La règle 19, paragraphe 3, du REMC no 2868/95 a été appliquée de manière erronée. Le RDMUE no 2018/626 aurait dû s’appliquer, étant donné qu’il était applicable à la date des documents produits, c’est-à-dire le 16 août 2018. L’obligation de fournir des traductions pour les documents déposés après l’expiration du délai fixé conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMC ne découle pas de cette règle. Conformément à l’article 24 du RDMUE no 2018/626, l’opposante n’était pas tenue de produire une traduction du document rédigé dans l’une des langues officielles sans avoir été expressément invité à le faire par l’Office ou par une autre partie. Si la chambre de recours devait estimer qu’il y a lieu d’appliquer le RDMUE no 2868/95, la règle 96, paragraphe 2, de ce règlement s’appliquerait, en vertu de
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laquelle les documents peuvent être déposés dans n’importe quelle langue de l’Union et une traduction ne doit être produite qu’à la demande de l’Office ou d’une partie.
L’Office disposait d’éléments de preuve crédibles démontrant la prolongation de la durée de protection de la marque antérieure, tout en s’abstenant de les examiner dans son ensemble. L’Office aurait pu constater sans aucun doute, sur la base des preuves produites par l’opposante, que la protection de la marque antérieure avait été renouvelée. Le dépôt d’une copie imprimée à partir de la base de données eSearch constitue un élément de preuve fiable et crédible. Certes, dans l’affaire 26/11/2014, T- 240/13, Alifoods, EU:T:2014:994, le Tribunal a considéré que la base de données gérée par l’Office ne pouvait servir de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque internationale, mais ce point de vue du Tribunal ne porte pas sur les preuves de la prolongation de la durée de protection d’une marque, en particulier lorsque ce renouvellement a eu lieu pendant la procédure en cours devant l’Office et que l’opposante a préalablement satisfait aux exigences de la règle 19 du REMUE.

La prolongation de la durée de protection de l’enregistrement international no 977564 a été enregistrée par l’Office. C’est ce qui ressort de l’extrait de la base de données eSearch déposé dans les délais dans l’onglet «Correspondenz — prorogation» (date: 16/08/2018)» citée par l’Office comme base de la divulgation de la prolongation de la durée de protection. Lors de l’appréciation des documents présentés dans la présente affaire, l’Office disposait du numéro d’identification du certificat de renouvellement de l’enregistrement international, qui est identique au numéro de la lettre de l’OMPI du 16 août 2018, déposée dans le délai prévu.
Si la chambre de recours ne parvient pas à convaincre les arguments de l’opposante, nous concluons à ce qu’il soit tenu compte du dépôt tardif de la traduction allemande relative à la prolongation de la durée de protection conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 2, du RMUE). Le refus de la chambre de recours de les prendre en considération serait irrégulier au regard de la jurisprudence applicable en l’espèce (21/07/2016, C-597/14 P, Bugui va/ BUGUI et al., EU:C:2016:579).

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Considérants
13 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.

14 Le recours remplit les conditions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Elle est également fondée, car c’est à tort que la division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait pas prouvé le renouvellement de l’enregistrement international antérieur no 977564.

Preuve de l’enregistrement international antérieur no 977564 dans le délai imparti en vertu de la règle 19, paragraphe 1, du REMC
15 En l’espèce, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’article 7 du RDMUE ne s’applique pas, étant donné que la phase contradictoire de la procédure d’opposition a débuté avant le 1er octobre 2017. L’exposé des motifs du droit antérieur est donc régi par la règle 19 du REMC.
16 L’Office a fixé à l’opposant un délai pour étayer le droit antérieur conformément à l’article 19, paragraphe 1, du REMC, qui a expiré le 3 janvier 2017. Le 29 Le 12 décembre 2016, l’opposante a produit un extrait en langue anglaise du registre de l’OMPI pour l’enregistrement international no 977564. Bien qu’aucune traduction dans la langue de procédure de l’allemand n’ait été produite, l’extrait ROMARIN a permis d’obtenir, grâce aux codes INID existants, toutes les informations encore nécessaires concernant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de l’enregistrement international antérieur no 977564 invoqué. L’opposante avait déjà produit une traduction allemande de la liste des produits le 25 mai 2016. Selon l’extrait ROMARIN, la protection de la marque antérieure a existé jusqu’au 30 juillet 2018.

17 L’opposante a donc dûment étayé le droit antérieur dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 19, paragraphe 1, du REMC.
Preuve du renouvellement par les documents déjà produits dans le cadre de la procédure d’opposition
18 La division d’opposition n’ayant pas encore pris de décision sur l’opposition avant le 30 juillet 2018, elle a, conformément à la jurisprudence [05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.)/Castelló y
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Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et suivants], demandé à l’opposante de produire, avant le 18 octobre 2018, une preuve du renouvellement de l’enregistrement international antérieur no 977564.
19 Contrairement à l’avis de la division d’opposition, l’opposante a prouvé dans les délais la prolongation du droit antérieur. Certes, c’est à juste titre que la division d’opposition a relevé que le certificat de renouvellement de l’OMPI n’avait pas été déposé dans la langue de procédure et que l’extrait allemand de la base de données eSearch de l’Office ne constituait pas une traduction allemande du certificat de renouvellement de l’OMPI. La division d’opposition a toutefois omis d’apprécier les deux éléments de preuve produits dans leur ensemble.
20 L’extrait de la base de données eSearch de l’Office de l’enregistrement international no 977564 contient clairement, dans la langue de procédure, l’inscription suivante: «Date d’expiration: 30/07/2028». Le fait que la liste des produits et services du droit antérieur figure dans l’extrait non pas en allemand, mais en français est sans importance, étant donné qu’une traduction correspondante avait déjà été produite pendant le délai de motivation initial. Les seules informations pertinentes concernant le renouvellement (date d’expiration) et l’identification de la marque concernée (nom, numéro de référence, base de la marque, date de réception, type et date d’enregistrement) sont toutes indiquées dans la langue de procédure allemande.
21 Le fait que l’extrait de la base de données eSearch de l’Office ne provient pas de l’organisme chargé de la gestion des enregistrements internationaux, à savoir l’OMPI, est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que l’extrait eSearch n’a pas été produit en tant que seul élément de preuve, mais en combinaison avec le certificat de renouvellement délivré par l’OMPI. Même si le certificat de renouvellement a été déposé exclusivement en français, et donc pas dans la langue de procédure, l’allemand permet, en combinaison avec l’extrait du registre de la base de données eSearch de l’Office produit en allemand, une vérification fiable de la prolongation. Ainsi que l’opposante l’a exposé à juste titre, l’extrait eSearch, sous l’onglet «Correspondance», se réfère expressément à la lettre de l’OMPI produite par l’opposante dans la première entrée intitulée «Renouvellement». Cela résulte du fait que la date du certificat de renouvellement, à savoir le 16 août 2018, coïncide avec la date indiquée sous la mention «prolongateurs». En outre, même en l’absence de code INID, l’extrait eSearch permet de constater que la date «30 juillet 2028» indiquée dans la date de prorogation de l’OMPI est la date d’expiration de la
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période de protection. Cela est d’autant plus vrai que le mot allemand «juillet» est très similaire au mot français «juillet».
22 Considérés dans leur ensemble, les documents produits par l’opposante le 8 octobre 2018 sont suffisants pour prouver le renouvellement de la marque antérieure. Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit qu’en l’espèce, aucune exigence excessive ne peut être imposée en ce qui concerne la preuve de la prolongation, étant donné que l’opposante avait suffisamment étayé le droit antérieur dans le délai qui lui avait été imparti en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du REMC, à savoir le 3 janvier 2018. Pour les raisons exposées ci-dessus, la jurisprudence selon laquelle un extrait eSearch n’est pas suffisant pour étayer le droit antérieur dans le délai prévu à l’article 19, paragraphe 1, du REMC ne peut pas être automatiquement transposée à la preuve du renouvellement du droit antérieur. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’extrait eSearch n’est pas produit en tant que seul document, mais en même temps que le certificat de prorogation correspondant de l’OMPI, même si, contrairement à l’extrait eSearch, celui-ci n’est pas rédigé dans la langue de procédure.
Preuve du renouvellement par les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours
23 En tout état de cause, les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours suffisent à prouver le renouvellement, étant donné que l’opposante a produit a posteriori, avec son mémoire exposant les motifs du recours, une traduction allemande du certificat de renouvellement de l’OMPI.
24 La traduction allemande du certificat de renouvellement n’a été produite qu’après l’expiration du délai prévu à cet effet. Elle est donc tardive. Toutefois, la chambre de recours exerce le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE pour tenir compte du document malgré son caractère tardif.
25 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE s’applique en l’espèce, étant donné que le recours a été formé après le 1er octobre 2017.
26 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut prendre en considération des faits ou des preuves qui lui ont été présentés pour la première fois si: a) ces faits ou preuves sont à première vue pertinents pour l’issue de la procédure et b) ils n’ont pas été présentés dans les délais
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pour des motifs légitimes, notamment s’ils ne font que compléter des faits et preuves pertinents déjà présentés dans les délais ou s’ils visent à contester des constatations qui ont été établies ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.

27 La traduction tardive du certificat de renouvellement est, à première vue, pertinente pour l’issue de la procédure, étant donné que, en cas de preuve du renouvellement, l’opposition ne peut être rejetée comme non fondée sans examen au fond. Elle n’a pas non plus été produite au préalable pour des raisons légitimes, étant donné qu’elle ne fait que compléter les documents présentés dans le délai fixé au 8 octobre 2018.
28 Une traduction qui a été déposée tardivement ne peut être considérée comme complémentaire si le document en langue étrangère, dont elle sert à traduire dans la langue de procédure, est le seul document prouvant le fait en cause. Les documents qui ne sont pas déposés dans la langue de procédure ne sont généralement pas pris en considération et sont traités comme s’ils n’avaient pas été produits. En l’espèce, il convient toutefois de tenir compte du fait qu’un extrait en langue allemande eSearch de la marque antérieure a également été déposé avec le certificat de renouvellement déposé dans les délais. L’extrait eSearch a été déposé dans la langue de procédure, de sorte qu’il ne peut être considéré comme n’ayant pas été produit, indépendamment de la question de sa valeur probante. Il s’ensuit que la traduction du certificat de renouvellement de l’OMPI ne constitue pas le premier document prouvant le renouvellement, mais complète l’extrait eSearch déposé dans les délais.
29 Étant donné que la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation pour tenir compte de la traduction tardive du certificat de renouvellement de l’OMPI, il existe une preuve suffisante du renouvellement.
30 C’est donc à tort que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour défaut de motivation de l’enregistrement international antérieur no 977564. Le recours est donc fondé et la décision attaquée est annulée.
31 Si la chambre de recours fait droit au recours, elle peut, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, soit agir dans le cadre de la compétence des instances qui ont adopté la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à cette instance pour suite à donner.
32 Compte tenu du fait qu’il n’y a pas encore eu d’examen au fond de l’opposition, et notamment d’examen des preuves de l’usage produites, la chambre de recours renvoie l’opposition à la
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division d’opposition pour examen plus approfondi. Aucune instance devant l’Office ne doit être dissoute des parties.
Coûts
33 En l’absence de décision sur le fond de l’opposition, la décision sur les dépens de la procédure d’opposition reste réservée à la décision finale et, en l’espèce, il n’est statué que sur les dépens de la procédure de recours.
34 En l’espèce, l’équité exige, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:

1. Annule la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour examen complémentaire.
3. Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:

Signés
H.Dijkema
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