DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 183
T-Systems ITC Iberia, S.A.U., C/ Sancho de Ávila 110-130, Edifici 22@, 08018 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P, Edifici Prisma, Av. Diagonal núm. 611 – 613 Planta 2, 08028 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tao Performance SAS, 27 Rue Alfred Kastler Pat De La Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan, France (demanderesse), représentée par Elvina Mathieu, 24 Rue Erlanger, 75016 Paris, France (mandataire professionnel).

Le 16/09/2025, la division d’opposition prend la décision suivante:

DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 183 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 27/12/2023, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 932 071 «TAO PERFORMANCE» (marque verbale), pour les classes 9, 38 et 42. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque espagnole n° 2 461 299 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.

PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

---

Décision sur opposition nº B 3 209 183 Page 2 sur 10
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque espagnole nº 2 461 299, .

La date de dépôt de la demande contestée est le 29/09/2023.

La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.

L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 29/09/2018 au 28/09/2023 inclus.

En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :

Classe 42 : Programmation, traitement de données et services informatiques.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du REUMC, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l'étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 20/08/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du REUMC, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 25/10/2024 pour produire les preuves de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposant, l’Office a accordé une prorogation du délai pour produire lesdites preuves jusqu’au 25/12/2024. Si un délai expire un jour non ouvrable, il est automatiquement prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. La prorogation est automatique mais ne s’applique qu’à l’expiration du délai (12/05/2011, R 924/2010-1, whisper power (fig.) / WHISPER). En l’espèce, le délai pour produire la preuve d’usage étant échu un jour non ouvrable, l’opposant disposait du jour ouvrable suivant pour le faire. Le 27/12/2024, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.

Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :

Document 1 : Une impression du site web de 'Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos’ (Congrès national de l’innovation et des services publics), www.cnis.es, en espagnol, datée de septembre 2021, où il est indiqué : 'Avec une infrastructure de centres informatiques et de réseaux mondiaux, T-Systems Iberia est fortement présente dans le secteur public espagnol, avec une présence à tous les niveaux de l’Administration, et est un pionnier dans la gestion des villes intelligentes, tant au niveau national qu’international. T-

---

Décision sur l’opposition n° B 3 209 183 Page 3 sur 10
Systems a sa marque de produit TAO, une référence en matière de gestion et de relations avec les citoyens pour l’Administration.`
Une marque de l’opposant est citée sous la forme suivante : ,
Document 2 : Une impression du site internet www.cnis.es, contenant des informations sur le prochain événement CNIS, qui devait avoir lieu les 27-28/03/2025, à Madrid.

Document 3-8 : Impressions de courriels envoyés depuis la plateforme Adjudicaciones y Licitaciones TIC, un outil pour les entreprises souhaitant participer aux appels d’offres de services publics. Selon les informations fournies par l’opposant, le service faisant l’objet de l’appel d’offres dans tous les cas cités ne peut être exécuté que par l’opposant, en raison du fait que les appels d’offres se réfèrent à des programmes conçus par l’opposant, qui portent la marque 'TAO'. En particulier :

o Document 3, daté d’octobre 2022, se réfère à un appel d’offres émis par la mairie de La Línea de la Concepción pour la 'fourniture de licences et de services de conseil et d’assistance pour l’implantation d’une nouvelle version de l’application de comptabilité municipale en technologies web, par le biais de l’exécution dénommée GEMA TAO 2.0'. La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

o Document 4, daté de février – mars 2023, se réfère à un appel d’offres émis par la mairie d’Alcázar de San Juan pour la 'fourniture de licences logicielles ainsi que pour les travaux d’établissement nécessaires à la modernisation de l’application de gestion des impôts GTWIN'. La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

o Document 5, daté de février – mars 2023, se réfère à un appel d’offres émis par la mairie d’Alcázar de San Juan pour la 'fourniture de licences logicielles ainsi que pour les travaux d’établissement nécessaires à la modernisation de l’application de gestion des impôts GTWIN'. La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

Document 6, daté de novembre – décembre 2023, se réfère à un appel d’offres émis par la mairie d’Alcázar de San Juan pour la 'fourniture de licences logicielles ainsi que pour les travaux d’établissement nécessaires à la modernisation de l’application de gestion des impôts GTWIN'. La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

Document 7, daté de novembre – décembre 2023, se réfère à un appel d’offres émis par la mairie d’Alcázar de San Juan pour la 'fourniture de logiciels

---

Décision sur l’opposition n° B 3 209 183 Page 4 sur 10
licences ainsi que pour les travaux de mise en place nécessaires pour moderniser l’application de gestion des impôts GTWIN». La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

o Document 8, daté d’avril – mai 2023, se réfère à un appel d’offres lancé par la mairie de Burjassot pour les «services de maintenance et de support, d’assistance technique et de conseil des applications de gestion administrative TAO». La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

Document 9 : Impression du site web www.adjudicacionestic.com, datée du 17/12/2024. Selon les observations de l’opposant, il s’agit d’un portail d’information dont l’objectif principal est de diffuser les principales adjudications, appels d’offres, achats centralisés et avis préalables dans le domaine technologique émis par l’administration publique au niveau local, autonome et étatique en Espagne. La marque de l’opposant n’est pas visible sur l’impression.

Document 10 : Impression du site web www.adjudicacionestic.com, datée du 17/12/2024, avec les informations suivantes provenant du même portail : «Notre plateforme offre des informations détaillées et actualisées sur les appels d’offres dans le domaine technologique, facilitant les opportunités commerciales avec l’administration publique en Espagne… Accédez à des projets et contrats dans des domaines tels que les logiciels, le matériel, les réseaux, les services dans le cloud, la cybersécurité et l’intelligence artificielle, entre autres». La marque de l’opposant n’est pas visible sur l’impression.

Document 11 : un document en espagnol, daté du 09/11/2018, qui, selon la traduction fournie par l’opposant, comprend «les conditions techniques d’appel d’offres pour la passation d’un service de conseil pour la mise en place d’eDicta (application de gestion des décisions et accords pris par les organes gouvernementaux) émises par la mairie de Molina de Segura». Dans la section «3-Portée du projet», il est expliqué qu’une partie de cette portée est «l’intégration d’eDicta avec les différentes applications de la société T-Systems (applications TAO)».

La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante : .

Document 12 : un document en espagnol, daté du 18/12/2018, qui, selon la traduction fournie par l’opposant, comprend «les conditions techniques d’appel d’offres qui serviront de base à l’adjudication du contrat pour la mise en place du dossier électronique de passation de marchés de la mairie de Vall d’Uixó». La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

Document 13 : un document en espagnol, daté du 01/03/2019, qui, selon la traduction fournie par l’opposant, comprend «les

---

Décision sur opposition n° B 3 209 183 Page 5 sur 10
conditions techniques d’appel d’offres émises par la mairie d’Aspe avec les applications de maintenance acquises auprès de T-SYSTEMS ITCD IBERIA S.A.U. pour les années 2019 et 2020.' Le document 'mentionne la maintenance TAO 2.0. ePac (Fichiers)'. La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

Document 14 : un document en espagnol, signé le 27/06/2019, émis par la mairie d’Oropesa qui, selon la traduction fournie par l’opposant, comprend 'les conditions techniques d’appel d’offres pour la passation du marché de maintenance des applications d’entreprise TAO'. Il est également précisé que 'la mairie d’Oropesa utilise des applications de gestion TAO dans différents domaines municipaux depuis plus de 15 ans'.

La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante : TAO,
.

Document 15 : un document en espagnol, daté du 09/11/2018, émis par la mairie de Molina de Segura, qui, selon la traduction fournie par l’opposant, comprend 'les conditions techniques d’appel d’offres pour la maintenance du logiciel de gestion municipale'.

La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante : .

Document 16 : un document en espagnol, daté du 18/03/2019, émis par la mairie d’Almassora, qui, selon la traduction fournie par l’opposant, comprend 'les conditions techniques d’appel d’offres pour la passation du marché de maintenance des applications d’entreprise du logiciel de gestion municipale.

La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

.

Document 17 : un contrat en espagnol, daté du 06/02/2023, signé par l’opposant et la mairie de La Línea de la Concepción, suite à un appel d’offres dont les données principales figurent au document 3.

La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante :

Document 18 : un document en espagnol, daté du 10/01/2019, émis par la mairie de Molina de Segura qui, selon la traduction fournie par l’opposant, comprend 'appel d’offres de clauses administratives pour la passation du marché de maintenance des applications informatiques d’entreprise (applications TAO), pour l’année 2019'.

La marque de l’opposant est citée sous la forme suivante : .

Document 19 : un document en espagnol, daté du 28/04/2020, émis par la mairie de Villa Joiosa qui, selon la traduction fournie par l’opposant, comprend 'approbation de la maintenance des applications informatiques

---

Décision sur opposition n° B 3 209 183 Page 6 sur 10
dossier de contractualisation'. Le tableau figurant à la fin du document fait référence aux produits suivants de l’opposante : TAO2.0Epob, TAO2.0Gema, TAO2.0ePAC, myTAOEscritorio, myTAOBuscador.

Document 20 : une impression du site internet de l’opposante www.tao.es, en espagnol, datée du 24/12/2024. Selon la traduction fournie, 'l’opposante propose une gestion publique intelligente, avec des solutions pour tous les environnements de la gestion publique'. 'Elle a fourni ses services à plus de 2800 municipalités, plus de 300 entités publiques et onze des vingt plus grandes villes d’Espagne'.

La marque de l’opposante est représentée dans le coin supérieur gauche sous la
forme suivante : .

Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression 'nature de l’usage’ comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses variantes conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1 : l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

La finalité de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme de la marque telle qu’utilisée et la forme sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, dans l’exploitation commerciale du signe, d’apporter des variations qui, sans altérer son caractère distinctif, lui permettent de mieux s’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de telles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce ne diffère de la forme sous laquelle il a été enregistré que par des éléments insignifiants, et que les deux signes peuvent donc être considérés comme largement équivalents, la disposition susmentionnée prévoit que l’obligation d’utiliser la marque qui a été enregistrée peut être remplie en fournissant la preuve de l’usage du signe qui constitue la forme sous laquelle elle est utilisée dans le commerce (27/02/2014, T-226/12, Lidl, ECLI:EU:T:2014:98, point 49 et la jurisprudence citée).

---

Décision sur opposition nº B 3 209 183 Page 7 sur 10
En l’espèce, la marque espagnole antérieure nº 2 461 299 est enregistrée sous la forme suivante:
Les preuves soumises le 27/12/2024 montrent l’usage de la marque antérieure principalement en tant que marque verbale « TAO », et en tant que marque verbale avec des ajouts identifiant des versions ou des applications, tels que « TAO 2.0 », , ,
, myTAOEscritorio, myTAOBuscador, et une marque figurative
utilisée sur le site web de l’opposant .

Premièrement, il convient de noter qu’il n’est pas manifestement clair que la marque antérieure serait perçue de manière claire et définie comme « TAO » par l’ensemble du public pertinent. L’inscription « Tecnics en Automatitzacio d’Oficines S.A » placée sous les éléments figuratifs pourrait visuellement aider les consommateurs à lire les
éléments comme son acronyme « TAO ». Cependant, elle est si petite qu’elle est à peine lisible, et son impact sur la perception est donc très limité, voire nul.

La stylisation de l’élément est très frappante et fantaisiste au point que le mot « TAO » peut être inidentifiable pour une partie du public.

Même si les consommateurs rencontrant une stylisation fantaisiste d’un élément verbal ont normalement tendance à trouver le moyen le plus simple de l’aborder (auditivement) et, sur la base de leurs connaissances communes et de leur expérience antérieure du marché, seront enclins à percevoir un signe au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal, une partie du public peut néanmoins percevoir la marque antérieure comme trois lignes imaginaires.

Le mot « TAO », s’il est perçu dans la marque antérieure, a plusieurs significations en espagnol, notamment « 1. insigne porté sur la poitrine par les parents et dépendants de l’Ordre de Saint-Jean »; « 2. insigne porté sur la poitrine et la cape par les commandeurs de l’Ordre de Saint-Antoine Abbé »; « 3. Dans le taoïsme, principe créateur et directeur de tout ce qui existe. » (informations extraites le 04/09/2025, du dictionnaire en ligne de la Real Academia Española, à l’adresse https://dle.rae.es/tao?m=form). Ces significations n’ayant aucun rapport avec les services pertinents, le mot « TAO » est distinctif

---

Décision sur l’opposition n° B 3 209 183 Page 8 sur 10
dans une mesure moyenne. L’élément est également normalement distinctif, pour une partie du public qui ne lui attribue aucune signification.

Deuxièmement, la triplication de l’élément dans le signe tel qu’enregistré constitue sa caractéristique même, qui prédomine son impression d’ensemble.

Troisièmement, en ce qui concerne l’élément verbal «Tecnics en Automatitzacio d’Oficines S.A», il s’agit d’une expression catalane signifiant «Techniciens en automatisation de bureaux S.A.». Étant donné qu’elle est très proche de l’équivalent espagnol «Tecnicos en Automatizacion de Oficinas S.A.», elle sera comprise par l’ensemble du public pertinent. Compte tenu des services pertinents, cet élément est non distinctif, car il décrit leur nature et leurs prestataires. De plus, il est si petit par rapport aux éléments restants qu’il peut être considéré comme négligeable.

Sur la base des considérations qui précèdent, il convient de conclure que l’élément distinctif de la marque telle qu’enregistrée réside dans la triplication de l’élément très stylisé
, qu’une partie du public peut déchiffrer comme le mot «TAO», et pour une partie du public, il peut rester sans signification.

Selon les directives de l’Office, l’omission d’un élément contribuant au caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée est susceptible d’altérer son caractère distinctif¹.

Les preuves soumises par l’opposant montrent l’utilisation du signe principalement comme un seul mot «TAO», sans stylisation spécifique. Par conséquent, dans le signe tel qu’utilisé, les éléments suivants sont omis : I. la triplication du mot/élément
; II. sa stylisation très unique et accrocheuse qui influence de manière significative l’identifiabilité du mot «TAO» ; III. L’inscription descriptive et non distinctive «Tecnics en Automatitzacio d’Oficines S.A».

Des considérations similaires s’appliquent à une preuve montrant l’utilisation figurative de la marque – sa stylisation des caractères «tao» est beaucoup moins complexe que celle de la marque enregistrée. La triplication de cet élément et l’inscription «Tecnics en Automatitzacio d’Oficines S.A» sont absentes.

La division d’opposition considère que l’omission des éléments distinctifs I.

la triplication de l’élément et II. sa stylisation frappante altère de manière significative le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée et constitue une variation inacceptable de la marque telle qu’utilisée.

¹ Partie C Opposition, Section 7 Preuve d’usage, Point 6 Nature de l’usage, 6.2.2.2 Omissions https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1983167/trade-mark-guidelines/6-2-2-2- omissions

---

Décision sur opposition n° B 3 209 183 Page 9 sur 10
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves ne démontrent pas l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMCUE.

La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).

Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. La nature de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.

Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Anna BAKALARZ Anna ZIÓŁKOWSKA Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en

---

Décision sur opposition n° B 3 209 183 Page 10 sur 10
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.