CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 63 657 (NULLITÉ)
Fissore S.R.L., Vico della Pista, 6, 16035 Rapallo (GE), Italie (requérante), représentée par Margherita Cera, Via F. Rismondo 2/E, 35142 Padova, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Paraggi GmbH, Luginsland 1, 60313 Francfort, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Bock Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reuterweg 51-53, 60323 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 02/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La requérante supporte les dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 27/12/2023, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 556 540 Fissore (marque verbale) (la MUE), déposée le 13/09/2021 et enregistrée le 15/01/2022. La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:

Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures. La demande est fondée sur:

- l’enseigne Fissore depuis 1945;
- les marques non enregistrées Fissore et dont l’usage est revendiqué en Italie respectivement depuis 1945 et 1996 avec des interruptions;

- les dénominations sociales, en particulier Fissore SRL depuis 2012 et d’autres dénominations sociales incluant Fissore depuis 1945 en tant qu’entreprises individuelles ou sociétés enregistrées telles que Fissore S.n.c entre 1985 et 2002;

- les noms de domaine fissore@arubapec.it et fissore@legalmail.it depuis 2012; le tout pour les vêtements (y compris les articles de bonneterie).

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Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation mentionne que le formulaire de demande déposé en allemand n’a pas été traduit en anglais, la nouvelle langue de la procédure, et que, par conséquent, la base de la demande a été tirée des observations déposées en anglais en même temps que la demande en allemand.

Quant aux marques italiennes déchues IT nº 30 1993 900315384 et IT 30 1993 900315385 (en raison du non-renouvellement en 2003), elles ne peuvent servir de base à une demande en nullité, étant donné qu’elles sont déchues, et ne sont pas considérées comme des droits antérieurs au sens de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les droits antérieurs susmentionnés.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
MOYENS DE LA REQUÉRANTE
La requérante explique qu’en 1945, Angelo Fissore et Nina Gritti, les grands-parents de Nicola Maccario Fissore (ce dernier étant l’actuel propriétaire de Fissore S.r.l.), ont débuté leur activité commerciale en Italie, dans l’industrie de l’habillement et de la bonneterie, avec un magasin à Rapallo (Gênes, Italie). Le patronyme « Fissore » était utilisé sur l’enseigne du magasin et pour identifier les produits vestimentaires. Le patronyme était également reproduit dans des brochures, sur du papier à en-tête, sur des sacs de courses et dans tout autre matériel promotionnel.

Le 25/09/1985, Angelo Fissore et Nina Gritti ont enregistré la société Fissore S.n.c. di Gritti Nina Ines & C. (Annexe 3). Le patronyme a été utilisé comme marque, enseigne et dénomination sociale de 1985 à 2001, date à laquelle la société Fissore S.n.c. di Gritti Nina Ines & C. a été cédée à un tiers.

En 1966, Roberta Fissore, la fille des fondateurs de ce premier magasin, a poursuivi les activités de ses parents par l’intermédiaire de l’entreprise individuelle « Roberta Fissore », ouvrant un second magasin à Rapallo (Gênes, Italie) (Annexe 4). La marque de fait « Fissore »
a ensuite commencé à être utilisée également à l’intérieur d’un poisson stylisé, comme suit : La marque a été utilisée par l’entreprise individuelle « Roberta Fissore » de 1966 à 2000, date à laquelle l’entreprise individuelle a été dissoute.

Entre-temps, en 1993, Roberta Fissore a débuté, avec son fils, Nicola Maccario Fissore (le propriétaire de l’actuelle société Fissore S.r.l., la requérante), également une nouvelle activité en enregistrant la société NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.s. (Annexe 5). Par l’intermédiaire de cette société, Roberta Fissore a ouvert un nouveau magasin à Santa Margherita Ligure. Le patronyme « Fissore » avec la police de caractères initiale a été utilisé comme marque et enseigne.

En 1993, pour la première fois, la marque « Fissore » et la marque « Fissore » à l’intérieur du poisson stylisé ont été enregistrées auprès de l’office italien de la propriété intellectuelle par Roberta et Cristiano Fissore, son frère, pour des produits de la classe 25 de la classification de Nice (marques nº 672 999 et nº 677 142, Annexes 8 -

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9). La marque figurant à l’annexe 9 a ensuite été concédée sous licence par Cristiano e Roberta Fissore à NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.S. (annexe 10) qui l’a utilisée jusqu’en 2016, lorsque la société a été mise en liquidation, même si les enregistrements des deux marques avaient expiré en 2003. Les produits portant les marques « Fissore » ont été vendus en Italie et à l’étranger avec un grand succès au fil des ans.

La requérante a été constituée en société le 08/02/2012 par Nicola Maccario Fissore, Roberta Fissore et Verrando Nadia (annexe 1). L’activité principale de la société est principalement axée sur la vente de vêtements et de tricots en cachemire. Outre l’utilisation du patronyme comme dénomination sociale, Fissore S.r.l. (la requérante) a utilisé la marque « Fissore » dans le poisson pour identifier ses produits, dès le début de son activité, poursuivant ainsi l’utilisation de la marque « Fissore ». Après la date d’expiration des marques, la marque « Fissore » et la marque
« Fissore » dans le poisson stylisé ont continué à être utilisées par Fissore S.r.l. et ont été cédées oralement par les propriétaires Cristiano Fissore et Roberta Fissore, à titre gratuit, en tant que marques non enregistrées à Nicola Piero Maccario Fissore (annexes 91 et 95). Ensuite, en mai 2024, Cristiano Fissore et Roberta Fissore ont officialisé cet accord en signant une convention privée avec Fissore S.r.l., stipulant que la cession avait eu lieu lors de la constitution de Fissore S.r.l. le 08/02/2012 (annexe 96).

La société, en raison de la réputation du patronyme Fissore, a rapidement développé ses activités, vendant ses produits non seulement en Italie mais aussi à l’étranger, dont les principaux showrooms, comme on peut également le voir sur le site web de Fissore S.r.l., sont situés à New York et Düsseldorf (annexes 12-15).

Parallèlement, le frère de Roberta, Cristiano Fissore, a démarré en 1990 sa propre activité à Rapallo, gérant un magasin sous le nom « Cristiano Fissore » et enregistrant la société Cristiano Fissore & C. S.p.A. En 1993, Cristiano Fissore a également enregistré les marques « Cristiano Fissore » et « Cristiano Fissore Genoa ». Comme indiqué ci-dessus, la même année, Cristiano Fissore a personnellement enregistré, avec sa sœur Roberta, les marques « Fissore » et « Fissore » avec le poisson, mais a maintenu l’activité de sa société séparée de celle du reste de sa famille.

Les marques contenant le mot « Fissore » et « Cristiano Fissore » ont alors commencé à coexister dès le début des années 1990 ainsi que les activités exercées par les deux branches de la famille. En 2004, Cristiano Fissore
& C S.p.A. a cédé les marques contenant le nom « Cristiano Fissore » à Doratex S.r.l. (annexe 18). En 2016, elle les a cédées à Paraggi GmbH, la titulaire de la marque de l’UE. À cette époque, la marque « Fissore » et « Fissore » avec le poisson étaient encore utilisées par NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.S et par Fissore S.r.l.

Fissore S.r.l. a enregistré la marque « F Cashmere » dans le poisson stylisé historique nº 14 986 319 en 2016 (annexe 19) et a déposé la demande d’enregistrement de la marque figurative de l’UE nº 18 515 748 « Fissore » avec le même poisson stylisé le 16/07/2021 (annexe 20). La titulaire de la marque de l’UE a formé l’opposition B 3 154 631, contre cette dernière marque de l’UE de la requérante.

Deux mois seulement après le dépôt de la demande de marque de l’UE « Fissore » par la requérante, la titulaire de la marque de l’UE a déposé la marque contestée (annexe 21) tout en étant parfaitement consciente que le patronyme appartient à la famille Fissore et qu’à cette époque il était utilisé comme dénomination sociale, enseigne, marque de fait et nom de domaine par Fissore S.r.l.

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Arguments de la requérante concernant les motifs relatifs:

L’article 12, paragraphe 1, sous b), du décret législatif italien nº 30/2005, prévoit les mêmes règles que l’article 60, paragraphe 1, du RMUE. La doctrine et la jurisprudence considèrent le concept de notoriété ultra-locale de manière extensive, ne l’excluant que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas d’usage sporadique du signe ou lorsqu’il a eu un chiffre d’affaires/une quantité de produits très limité(e), sans aucune publicité, comme dans le cas de points de vente urbains individuels. Afin d’établir une réputation ultra-locale, il suffit, par conséquent, d’avoir un usage continu du signe distinctif antérieur, pour des produits, services ou activités, qui ont une signification économique minimale.

Le nom de famille « Fissore » a été utilisé à la fois comme marque enregistrée entre 1993 et 2003, comme marque non enregistrée et comme dénomination sociale et/ou enseigne depuis 1945 jusqu’à présent. En tout état de cause, il convient de souligner que la réputation du signe distinctif antérieur doit être liée à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, c’est-à-dire qu’elle doit être actuelle. Cela n’implique pas que le signe distinctif antérieur doive être utilisé au moment du dépôt de la marque postérieure, mais sa mémoire dans l’esprit du public ne doit au moins pas s’être estompée.

Sur ce point, il est évident que l’histoire de la famille Fissore, racontée à travers la marque, est imprimée dans l’esprit des clients, comme le racontent les différents agents et revendeurs sur leurs sites web. L’histoire de la célèbre marque Fissore, développée sur 3 générations, est toujours un symbole de qualité et d’excellence italienne dans la création de vêtements en cachemire (Annexes 80-86).

Les règles italiennes sont applicables en l’espèce, en particulier en vertu de l’article 12, lettre b), du D. lgs. 30/2005 (Ann. 100), le titulaire d’un signe antérieur, en tant que marque non enregistrée, dénomination sociale, enseigne de magasin et nom de domaine, a le droit exclusif d’utiliser la marque, interdisant aux tiers de l’enregistrer et de l’utiliser.

Afin d’invoquer l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la marque antérieure doit être utilisée dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale. La requérante affirme que Fissore S.r.l. a prouvé l'« intensité d’usage » et l'« usage dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale » des marques non enregistrées « Fissore » et
« Fissore » dans le poisson stylisé grâce à la quantité considérable de preuves déposées devant l’EUIPO. En particulier, elle souligne l’importance des détails suivants :

- la période d’usage prolongée, presque quatre-vingts ans (Annexes 1-5bis, 92) ;

- le nombre significatif de magasins qui ont proposé à la vente des produits marqués des marques en Italie et à l’étranger (Annexes 11-15, 23, 30-63, 75, 76, 80-84, 103) ;

- la présence de la marque en ligne depuis 2012 sur leurs profils Instagram et Facebook qui comptent des milliers d’abonnés (Annexes 11, 77, 77bis) ;

- les perceptions des commerçants et des clients (Annexes 80-84) ;

- le réseau de distribution adopté pour la vente de ses produits avec plusieurs agents (Annexes 72-74).

Les preuves relatives aux différents droits antérieurs sont résumées comme suit :

dénomination sociale des sociétés suivantes :

- la première entreprise individuelle d’Angelo Fissore et Ines Nina Gritti, les grands-parents de Nicola Maccario Fissore, de 1945 à 1985 (Annexe 92) ;

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- Roberta Fissore entreprise individuelle de 1966 à 2000 (Annexes 4, 4bis) ;

- Fissore S.n.c. di Gritti Nina Ines & C. de 1985 à 2002 (Annexes 3, 3bis) ;

- Fissore S.r.l. depuis 2012 (Annexe 1, bis).

enseigne des magasins situés à :

- 16035 – Rapallo (Gênes, Italie), Corso Italia nº 28, géré par : Angelo et Ines Fissore de 1945 à 1985 (Ann. 92) ; Fissore S.n.c. di Gritti Nina Ines & C de 1985 à 2002 (Ann. 3, 3bis) ; Fissore S.r.l. de 2012 jusqu’à aujourd’hui (Ann. 1, 1bis) ;

- 16035 – Rapallo (Gênes, Italie), Corso Italia, nº 16, détenu par l’entreprise individuelle Roberta Fissore, voir par exemple le papier d’emballage utilisé pour envoyer des produits par train aux boutiques du monde entier (voir l’adresse à Rapallo, Corso Italia, n. 16), entre 1966 et 2000 (Ann. 22) ;

- 16043 – Chiavari (GE), Corso Garibaldi, nº 32/9E, détenu par NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.s (en particulier, voir le magasin en 2002 et en 2013, Ann. 6-7).

nom de domaine : fissore@arubapec.it, le courriel certifié de NI.NA. di Verrando Nadia
& C. S.a.S. (Ann. 5, 5bis) ; fissore@legalmail.it, le courriel certifié de Fissore S.r.l. depuis 2012 (Ann. 1, 1bis, 104).

marque enregistrée :

- « Fissore » dans le poisson stylisé de 1993 jusqu’en 2003 (Ann. 8, 8bis)
- « Fissore » de 1993 jusqu’en 2003 (Ann. 9, 9bis).

marque non enregistrée :

- « Fissore » dans le poisson stylisé de 1966 jusqu’en 1993 et de 2003 à ce jour (Ann. 91, 95)
- « Fissore » de 1945 jusqu’en 1993 et de 2003 à ce jour (Ann. 91, 95, 105).

Conformément à l’article 1146 du Code civil italien, la Société (Annexe 106), en cas de transfert de la possession (par exemple, un contrat de vente), le possesseur actuel a la possibilité de joindre sa possession à celle de son prédécesseur et de faire valoir les droits du possesseur précédent. Par conséquent, Fissore S.r.l. a le droit d’invoquer les droits des précédents titulaires des marques aux fins de protection contre les enregistrements ultérieurs de marques identiques.

En ce qui concerne la dimension géographique de l’usage du signe, Fissore a prouvé l’usage du signe dans plusieurs pays de l’UE :

- Italie : où Fissore S.r.l. et les précédents titulaires de la marque « Fissore » avaient plusieurs magasins, utilisant les signes « Fissore » comme enseignes (Annexes 6, 7, 93, 93 bis, 103), étiquettes (Annexes 22, 24-28, 94), fournisseurs, clients et agents (Annexes 23, 30-63, 71-76) foires (Annexes 65-66, 69-70) ;

- Allemagne : où Fissore S.r.l. a un agent depuis 2015 (avant l’acquisition de la marque par Paraggi) (Annexe 73) ;

- États-Unis : où Fissore S.r.l. et les précédents titulaires de la marque « Fissore » avaient des clients (Annexes 23 p. 7, 8, 12, 13, 15 ; Annexes 30 p. 13 ; Annexes 103 pages 6-9) ;

- Israël : où Fissore S.r.l. et les précédents titulaires de la marque « Fissore » avaient un client (Annexe 30 p. 7, 8 ; Annexe 103 pages 29-30) ;

- Suisse : où Fissore S.r.l. et les précédents titulaires de la marque
« Fissore » avaient un client (Ann. 30 p. 9-11, 15 ; Ann. 103 pages 1-2, 14, 16) ;

- Royaume-Uni : où Fissore S.r.l. et les précédents titulaires de la marque
« Fissore » ont un client (Ann. 23 p. 3 ; Ann. 103 pages 11, 12) ;

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- France: où Fissore S.r.l. et les précédents titulaires de la marque « Fissore » avaient un client (Annexe 23 p. 5, 6; Annexe 103 page 28);

- Japon: où Fissore S.r.l. et les précédents titulaires de la marque « Fissore » avaient un client (Annexe 23 p. 1, 9);

- Espagne: où Fissore S.r.l. et les précédents titulaires de la marque « Fissore » avaient un client (Annexe 23 p. 14; Annexe 103 pages 5);

- Albanie, où Fissore S.r.l. a un client (Ann. 103 pages 3, 4)
- Australie, où Fissore S.r.l. a un client (Ann. 103 page 10);

- Canada, où Fissore S.r.l. a un client (Ann. 103 page 24-25);

- Belgique: où Fissore S.r.l. a un client (Ann. 103 pages 18-23);

- Chine: où Fissore S.r.l. a un client (Ann. 103 pages 26);

- Inde: où Fissore S.r.l. a un fournisseur (Ann. 71).

La requérante fait valoir qu’une dénomination sociale, une enseigne de magasin et un nom de domaine sont protégés contre les nouvelles demandes d’enregistrement d’une marque et sont susceptibles de priver les enregistrements ultérieurs de l’exigence de nouveauté, dans la mesure où cette dernière implique un risque de confusion.

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Arguments de la requérante concernant la mauvaise foi:

En l’espèce, le titulaire de la marque de l’UE savait pertinemment que Fissore S.r.l. utilisait le patronyme «Fissore» en tant que signe distinctif, avant même l’enregistrement de la marque de l’UE contestée.

Tout d’abord, le titulaire de la marque de l’UE a déposé la marque de l’UE contestée «Fissore» le 13/09/2021, en même temps que l’opposition nº B 3 154 631 qui a été formée contre la demande de marque de l’UE de la requérante. Lorsque le titulaire de la marque de l’UE a déposé sa demande de marque, il savait que la requérante utilisait le nom patronymique Fissore depuis longtemps en tant que dénomination sociale, marque non enregistrée, nom de domaine et enseigne de plusieurs magasins.

Le titulaire de la marque de l’UE est étroitement lié aux agents, vendeurs et partenaires de Cristiano Fissore & C. S.p.A. La société titulaire de la marque de l’UE a été créée avec la contribution d’un ancien agent de Cristiano Fissore & C. S.p.A., M. Staubach, qui vendait des produits portant les marques «Cristiano Fissore» et «Cristiano Fissore Genoa» pour la zone de l’Allemagne et de l’Autriche avant la cession des marques à Doratex S.r.l. en 2004. Les marques «Cristiano Fissore» et
«Cristiano Fissore Genoa» uniquement (et non les marques «Fissore» ou «Fissore» dans le poisson stylisé, car celles-ci n’appartenaient pas à Cristiano Fissore & C. S.p.A) ainsi que la tradition et l’histoire de l’entreprise familiale, perpétuées par Roberta Fissore, relevaient du champ d’application de l’accord de cession (Annexe 18).

Il est clair que vingt ans après la cession de la marque «Cristiano Fissore» et le départ à la retraite personnel de Cristiano Fissore, le titulaire de la marque de l’UE tente de faire revivre la marque «Cristiano Fissore» en utilisant la réputation et le positionnement de la requérante et son lien avec une région emblématique du nord de l’Italie, à savoir Rapallo et Santa Margherita Ligure, qui est réputée pour être fréquentée par la «jet-set».

À cette fin, le titulaire de la marque de l’UE utilise encore aujourd’hui le nom «Rapallo» pour identifier certains modèles de ses vêtements et il ne pouvait ignorer que le siège de l’entreprise familiale Fissore se trouve à Rapallo depuis quatre-vingts ans (Annexe 87). La requérante a fortement accru sa valeur, sa réputation, son image et son chiffre d’affaires au cours des vingt dernières années, se positionnant parmi les marques de luxe italiennes. Elle a été présente dans de prestigieux salons internationaux (Annexes 63bis-70), les produits sont vendus sur le marché haut de gamme (un pull coûte 1 000 euros, Annexe 78), et elle est présente dans de célèbres boutiques italiennes et internationales (Annexes 80-86, Annexes 31-63).

D’autre part, la requérante affirme que la marque «Cristiano Fissore» n’a pas de succès et invoque les raisons suivantes:

- le profil Instagram de «Cristiano Fissore» ne compte que 68 abonnés et 0 publication (Annexe 88),
- il n’y a pas de compte Facebook ni de site web, étant donné que le site https://cristianofissore.com/ n’est plus accessible et, en tout état de cause, il n’a toujours affiché que la marque «Cristiano Fissore» (Annexe 89);

- dans le cadre de la procédure d’opposition B 3 154 631, Paraggi a prouvé un chiffre d’affaires insignifiant;

- la seule trace de «Cristiano Fissore» utilisée comme mot-clé sur Google concerne le site de commerce électronique Yooks qui ne propose que trois modèles de pulls, clairement démodés, pour un prix de 50 euros et quelques parfums vendus à prix réduit (Ann. 78-79).

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La requérante allègue que le titulaire de la marque de l’UE a enregistré le patronyme
« Fissore » en tant que marque de l’UE dans le seul but d’empêcher Fissore S.r.l. de continuer à utiliser le patronyme « Fissore » en tant que signe distinctif. En effet, le titulaire de la marque de l’UE a contacté l’agent allemand de Fissore S.r.l. et son client par le biais de plusieurs lettres de mise en demeure lui demandant de cesser l’usage de la marque non enregistrée et de divulguer leur livre comptable et leur liste de clients. Jusqu’à l’enregistrement de la marque le 15/01/2022, le titulaire de la marque de l’UE n’a jamais utilisé le patronyme en tant que signe distinctif mais a toujours utilisé la marque
« Cristiano Fissore ».

Il ne fait aucun doute que le patronyme « Fissore » a bénéficié d’une protection juridique en Italie, non seulement en tant que marque, mais aussi en tant que dénomination sociale et enseigne, depuis longtemps.

À l’appui de ses arguments, la requérante a produit les preuves suivantes :

Preuves déposées avec la demande en italien les 27/12/2023, 09/01/2024 et 26/04/2024 :

Annexe 1 : rapport d’enregistrement de la société Fissore S.r.l. ; l’objet social de la société est décrit comme « commerce de gros de vêtements et de chaussures ».

Annexe 2 : enseigne de la société Fissore non datée ;

C ;

Annexe 4 : rapport d’enregistrement de la société Roberta Fissore ;

Annexe 5 : rapport d’enregistrement de la société NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.s ;

Annexe 6 : photo d’un magasin ou d’un stand Fissore dans la revue Architetture e progetti nel secondo Novecento ; la revue est datée de 2002
Annexe 7 : enseigne Fissore non datée ;

Annexe 8 : marque figurative italienne nº 672 999 ; déposée le 04/08/1993 par Fissore Cristiano e Fissore Roberta.

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Annexe 9. Marque figurative italienne nº 677 142
déposée le 04/08/1993 par Fissore Cristiano e Fissore Roberta.

Annexe 10.: licence de la marque italienne figurant à l’annexe 9 à Ni.Na di Verrando Nadia & C. S.a.S; datée du 01/11/1993 signée pour une durée de 5 ans.

Annexe 11. Photographie non datée d’un magasin Fissore;

Annexe 12. Liste de magasins non datée;

Annexe 13. Impression du site internet d’agentur-toepfer, non datée; le signe contesté n’est pas visible
Annexe 14. Impression du site internet d’ADC SHOWROOM; non datée; le signe contesté n’est pas visible
Annexe 15. Impression du site internet de Breramode; non datée; le signe contesté n’est pas visible
Annexe 16. Peinture de Luzzati pour les quarante ans de la marque Fissore;

Annexe 17. Peinture de Luzzati pour les cinquante ans de la marque Fissore;

Annexe 18. cession des marques «Cristiano Fissore» et «Cristiano Fissore Genoa» à Doratex spa; datée du 14/05/2004; en italien (non signée)
Annexe 19. certificat de marque de l’UE nº 14 986 319 déposée par Fissore S.r.l. le 16/07/2021;

Annexe 20. demande d’enregistrement de la marque de l’UE nº 18 515 748,
déposée par Fissore S.r.l. le 16/07/2021;

Annexe 21. certificat de la marque de l’UE contestée Fissore nº 18 556 540 détenue par Paraggi;

Annexe 22. Papier d’emballage non daté avec FISSORE;

Annexe 23. factures d’articles vestimentaires émises par le magasin de NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.S. datées de 2004, 2005, 2006, 2011, 2012 montrant
; (sauf pour la dernière où Fissore n’est pas mentionné);

Annexe 24. Sac de courses non daté mentionnant Fissore;

Annexe 25. Papier à en-tête non daté de Fissore S.r.l.;

Annexe 26. Échange de courriels en italien concernant des documents Fissore datés de 2012 et 2023;

Annexe 27. Échange de courriels en italien concernant des cartes de visite datés de 2023;

Annexe 28. Document italien concernant la Collezione primavera estate 2013 montrant le signe figuratif Fissure et un échange de courriels en italien;

Annexe 29. Invitation à la foire commerciale Tranoï en italien montrant le signe Fissore;

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Annexe 30. Factures et commandes de clients datées de 2018 de Fissore SRL;

Annexe 31. Profil Instagram Chicchiginepri; non daté;

Annexe 32. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 05/04/2022; le signe contesté n’est pas mentionné;

Annexe 33. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 15/04/2019; aimée par fissure_cashmere;

Annexe 34. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 24/04/2021; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 35. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 22/06/2020; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 36. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 22/03/2022; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 37. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 25/03/2022; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 38. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 26/03/2022; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 39. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 01/05/2021; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 40. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 03/05/2021; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 41. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 05/05/2021, avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 42. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 14/05/2020; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 43. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 15/05/2021; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 44. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 16/05/2021; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 45. Publication Instagram Chicchiginepri datée du 07/10/2021; avec fissore mentionné dans les hashtags
Annexe 46. Vidéo de B.princebham (sur support de données);

Annexe 47. Publication Instagram Boutique.zialuisa datée du 03/04/2022; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 48. Publication Instagram Boutique.zialuisa datée du 26/08/2022; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 49. Publication Instagram Boutique.zialuisa datée du 27/08/2022; avec fissore mentionné dans les hashtags;

Annexe 50. Profil Instagram Boutique.zialuisa, non daté, montrant 2040 abonnés;

Annexe 51. Profil Instagram g.a.b_Milano, non daté, montrant 3432 abonnés;

Annexe 52. G.a.b._milano daté du 11/11/2022;

Annexe 53. Profil Instagram Anaconda_gioielli;

Annexe 54. Publication Instagram Anaconda_gioielli datée du 28/04/2020;

Annexe 55. Publication Instagram Anaconda_gioielli datée du 19/11/2020;

Annexe 56. Profil Instagram La Chiocciola;

Annexe 57. Publication Instagram La Chiocciola datée du 09/11/2022;

Annexe 58. Profil Instagram Blu_boutique;

Annexe 59. Publication Instagram Blu_boutique datée du 04/09/2015;

Annexe 60. Publication Instagram Blu_boutique datée du 24/04/2017;

Annexe 61. Profil Instagram Loui.rocks;

Annexe 62. Publication Instagram Loui.rocks, datée du 01/08/2022;

Annexe 63. Vidéo Instagram Shopevielou (sur support de données);

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Décision d’annulation nº C 63 657 Page 11 sur 28
Annexe 63bis. Factures des salons internationaux de la mode Tranoï datées de 2017 mentionnant qu’elles concernent le prêt-à-porter Fissore. Elle contient également le document suivant :

;

Annexe 64. Site internet de Tranoï en 2024 ; le signe antérieur n’est pas mentionné ;

Annexe 65. Facture de White Milano de septembre 2018 de Fissore SRL ;

Annexe 66. Site internet de White Milano en italien mentionnant un événement lors de la Fashion Week de Milan ;

Annexe 67. Factures de designers et d’agents de D&A à Fissore datées de 2015 et 2018 ;

Annexe 68. Site internet de D&A ;

Annexe 69. Facture de Pitti Immagine à Fissore SRL en février 2020 ;

Annexe 70. Site internet de Pitti en 2024 mentionnant qu’il s’agit d’un défilé de mode unique ;

Annexe 71. Factures de fournisseurs d’Italie, d’Inde à Fissore SRL datées de 2012, 2014, 2015, 2016 ; 2017, 2018, 2019 ;

Annexe 72. Contrat d’agence italien entre Fissore SRL et BRERAMODE daté du 21/02/2012 ;

Annexe 73. Contrat d’agence allemand entre Fissore SRL et Argentur Toepfer ;

Annexe 74. Commande des agents de BRERAMODE ; datée de 2012 ;

Annexe 75. Notes d’expédition datées de 2015 ;

Annexe 76. Correspondance client datée de 2012 ;

Annexe 77. Compte Facebook Fissore cashmere ;

Annexe 78. et 79. Capture d’écran Google non datée du navigateur pour fissore cashmere ;

Annexe 80. Capture d’écran Berne ; non datée, mentionnant F CASHMERE ;

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Décision en annulation nº C 63 657 Page 12 sur 28
Annexe 81. Capture d’écran non datée IVO Milan; non datée, mentionnant F- CASHMERE By FISSORE
Annexe 82. Capture d’écran non datée luxury loft, mentionnant F CASHMERE FISSORE
Annexe 83. Capture d’écran Latenda mentionnant FISSORE, non datée;

Annexe 84. Capture d’écran Verdelilla, non datée;

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Décision en annulation nº C 63 657 Page 13 sur 28
Annexe 85. Capture d’écran NiaRoma ; non datée, mentionnant la marque Fissore ;

Annexe 86. Capture d’écran La chiocciola non datée, mentionnant la marque Fissore
– MAGLIA CASHMERE ;

Annexe 87. Modèles Rapallo non datés, de Christian Fissore ;

Annexe 88. Profil Instagram de Cristiano Fissore ; montrant 66 abonnés ;

Annexe 89. Captures d’écran non datées Cristianofissore.com. Preuves déposées le 02/07/2024 :

Annexe 90 : Lettre de mise en demeure de Doratex S.p.A. à Fissore S.r.l., datée du 22/11/2012 et concernant la dénomination sociale ;

Annexe 91 : Déclaration de Cristiano Fissore datée du 29/05/2024.

Preuves déposées avec les observations du 08/01/2025 :

Traductions en anglais des annexes 1, 3 à 5, 8 à 10, 18, 26, 66, 72, 76 et 77 bis ;

Annexe 92 : procès-verbal d’enregistrement de l’entreprise individuelle Gritti Nina Ines ;

Annexe 93 et 93 bis : photos non datées de boutiques fissore ;

Annexe 94 : Étiquette non datée de la boutique NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.s. ;

Annexe 95 : Déclaration de Roberta Fissore datée du 14/10/2024 ;

Annexe 96 : Contrat de cession des marques « Fissore » entre Roberta Fissore et Fissore SRL daté du 29/05/2024 ;

Annexe 97 : Extrait sommaire de l’acte de naissance de Nicola Piero Maccario Fissore ;

Annexe 98 : Carte d’identité de Nicola Piero Maccario Fissore ;

Annexe 99 : Extrait sommaire de l’acte de naissance de Roberta Fissore ;

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Décision d’annulation nº C 63 657 Page 14 sur 28
Annexe 100: Art. 12 let. b), D. lgs. 30/2005
;

Annexe 101: art. 122 D. lgs. 30/2005;

Annexe 102: Chiffre d’affaires 2020 de Paraggi;

Annexe 103: Factures de clients de Fissore S.r.l. datées de 2019 à 2023
Annexe 104: Certificat de la demande d’activation de courrier électronique daté du 17/02/2012 pour fissore@legalmail.it au nom de Fissore SRL;

Annexe 105: Photo de cintres des magasins Fissore, non datée;

Annexe 106: Article 1146 du Code civil italien;

Annexe 107: Informations concernant la foire commerciale Trainoi créée en 1998.

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Decision on Cancellation No C 63 657 Page 15 sur 28
ARGUMENTATION DU TITULAIRE DE LA MCUE
Le titulaire de la MCUE fait valoir que la requérante ne peut tirer aucun droit du fait qu’elle utilise une dénomination sociale qui a été utilisée une fois en 1945, sans qu’elle-même ne dispose de droits propres. Trois sociétés complètement différentes ont existé en même temps, à savoir NI.NA DI VERRANDO NADIA & C. SAS, Fissore S.n.c. di Gritti Nina Ines & C. et Fissore S.r.l. (requérante), ainsi que M^me Roberta Fissore avec son magasin Emporio Armani, alors qu’il n’y avait apparemment aucun chevauchement en termes d’actionnaires. Il est donc totalement incertain ce que ces sociétés faisaient en détail, quelles étaient leurs relations et quels droits la requérante souhaite tirer de l’existence des autres sociétés, étant donné que la requérante n’a été créée qu’en 2012 en tant que société et entité juridique totalement indépendantes.

La relation entre la requérante et M. Cristiano Fissore, le vendeur des droits de marque au titulaire de la MCUE, est que l’une des actionnaires de la requérante, M^me Roberta Fissore, est la sœur de M. Cristiano Fissore. Le seul lien semble être qu’il peut exister certaines relations familiales entre différents actionnaires, mais cela ne saurait avoir aucune pertinence en droit des marques. Les marques n’appartiennent pas aux familles, mais uniquement à des personnes physiques ou morales spécifiques. En particulier, les membres d’une famille n’ont plus aucun droit si un autre membre de la famille a vendu les seuls droits de marque existants.

À la connaissance du titulaire de la MCUE, la requérante a, par le passé, étiqueté ses produits exclusivement avec le signe «fcashmere» et n’a commencé à utiliser le signe «Fissore with fish logo» au lieu de «fcashmere» qu’en 2022 ou 2023. Cela correspond très bien au fait que la requérante n’a également déposé une marque verbale/figurative en tant que marque de l’Union européenne «Fissore fish logo» pour la première fois que le 16/07/2021 (annexe A 20). La requérante s’est vraisemblablement sentie moralement justifiée de le faire, simplement parce que l’un de ses actionnaires portait le nom de famille «Fissore».

Comme la requérante le fait valoir à juste titre, les marques qui étaient enregistrées pour Cristiano Fissore & C SpA ont été vendues à la société italienne Doratex Srl en 2004, tandis que le titulaire a, à son tour, acquis les marques auprès de Doratex Srl en 2016.

Toutefois, il est expressément contesté que les marques «Fissore» et «Cristiano Fissore» aient coexisté. Les marques nationales IT-«Fissore» – et ce sont les seules marques qui, à la connaissance du titulaire, ont jamais existé aux côtés des marques «Cristiano Fissore» – sont venues à expiration dès 2003 en raison de leur non-renouvellement. En 2004, lorsque Cristiano Fissore & C. SpA a donc vendu les droits du signe «Cristiano Fissore» à Doratex Srl, aucune autre marque «Fissore» n’existait. Par conséquent, aucune marque n’aurait pu «coexister».

En outre, il est également expressément contesté que NI.NA DI VERRANDO NADIA & C. SAS et Fissore Srl aient jamais utilisé les signes «Fissore» ou le «Fissore fish logo» en tant que marques.

La question se pose donc de la pertinence de l’accord de licence figurant à l’annexe 10 (traduit) lié à l’enregistrement italien figurant à l’annexe 9 (également traduit) pour la présente procédure. La requérante ne peut tirer aucun droit de marques qui ont expiré en 2003. En particulier, aucun droit n’en découle pour commencer à utiliser la marque 20 ans plus tard.

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Décision d’annulation n° C 63 657 Page 16 sur 28
Il est inacceptable que la famille Fissore vende ses droits de marque pour un montant à sept chiffres élevés, mais qu’elle prétende en même temps être en droit d’utiliser et d’enregistrer à tout moment les mêmes marques ou des marques très similaires.

Un droit de marque est un droit exclusif. Si ce droit exclusif est vendu, le vendeur est également empêché de l’utiliser à l’avenir. Cela s’applique également sans aucune restriction au demandeur, d’autant plus que le demandeur n’a jamais été titulaire d’aucun droit.

Le titulaire de la MUE soutient que la demanderesse Fissore srl n’est ni
- l’entreprise non enregistrée « Angelo Fissore & Nina Gritti », ni
- la « Fissore S.n.c. di Gritti Nina Ines & C. », ni
- l’entreprise individuelle « Roberta Fissore », ni
- la « NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.s. », ni
- l’entité « Christiano Fissore & Roberta Fissore », ni
- la « Cristiano Fissore & C. S.p.A. ». La demanderesse ne peut exercer les droits de tiers, de sociétés sous diverses formes juridiques ou de personnes physiques. Le droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être dévolu à un propriétaire particulier ou à une catégorie précise d’utilisateurs qui a un intérêt quasi-propriétaire sur celui-ci, en ce sens qu’il peut exclure ou empêcher d’autres personnes d’utiliser illégalement le signe. En effet, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est un motif relatif d’opposition et l’article 46, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que les oppositions et les demandes en nullité ne peuvent être formées que par les titulaires de marques antérieures ou de signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et par les personnes autorisées en vertu du droit national pertinent à exercer ces droits. En d’autres termes, seules les personnes ayant un intérêt directement reconnu par la loi à engager une procédure sont habilitées à former une opposition/demande en nullité au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il en va de même pour les actions en nullité. Il n’existe aucune base juridique permettant à la demanderesse de faire valoir des droits de tiers.

Une demande fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE exige également que le demandeur soumette les détails des différents éléments de la stipulation et fournisse la preuve de leur existence. La demanderesse a déjà omis de soumettre toute information sur les différents éléments de la stipulation, et encore moins de fournir des preuves à l’appui de sa demande. La demanderesse n’a pas du tout utilisé le signe « Fissore » avant 2023 ; elle n’a utilisé le signe « F Cashmere » que pour ses activités commerciales et également pour l’étiquetage de ses produits.

Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, le demandeur doit spécifier les dispositions du droit applicable sur lesquelles il entend se fonder. Si le droit invoqué est un droit national, il doit également en fournir le contenu en produisant des publications officielles des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence. Dans tous les cas, le demandeur doit prouver qu’il remplit les conditions d’acquisition et d’étendue de la protection du droit applicable invoqué. Le contenu du droit national pertinent doit être soumis dans la langue de la procédure ou être traduit dans la langue de la procédure. La traduction doit être soumise par le demandeur de sa propre initiative dans un délai d’un mois à compter du dépôt de ces preuves. Cela s’applique à toutes les preuves soumises par le demandeur au cours de la procédure afin de se conformer aux exigences de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), du RMDUE, qu’elles soient soumises avec la demande ou à un stade ultérieur. Il appartient au demandeur de soumettre la traduction des preuves à l’appui de la demande de sa propre initiative. Il doit être établi que le demandeur a déjà manqué à cette obligation formelle, et que la demande doit être rejetée pour cette seule raison.

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Décision en annulation nº C 63 657 Page 17 sur 28
Les procédures au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumises à un certain nombre de conditions restrictives: ces droits doivent conférer au titulaire le droit de les exercer, ils doivent avoir une portée plus que locale, ils doivent être protégés par le droit applicable qui les régit contre l’usage d’une marque postérieure et les droits doivent avoir été acquis avant la demande de marque de l’Union européenne en vertu du droit applicable régissant ce signe. Alors que les exigences d'«usage dans la vie des affaires» et d'«usage d’une portée plus que purement locale» doivent être interprétées dans le contexte du droit de l’Union (norme européenne), le droit national s’applique pour déterminer si un droit particulier est reconnu et protégé en vertu du droit national, si son titulaire est habilité à interdire l’usage d’une marque postérieure, et quelles conditions doivent être remplies en vertu du droit national pour que le droit soit exercé avec succès.

Le titulaire affirme avoir acquis les droits de marque sur les signes «Cristiano Fissore» libres de droits de tiers. Au moment de l’acquisition des droits de marque, le titulaire a vérifié qu’aucun droit de tiers n’existait. En particulier, il a également vérifié que les marques nationales italiennes auxquelles le demandeur faisait référence n’étaient plus enregistrées.

Le titulaire a également payé un prix d’achat élevé pour les marques «Cristiano Fissore». Il ne peut donc lui être reproché de s’opposer à l’usage de signes similaires tels que «Fissore» pour des produits identiques ou d’avoir également déposé d’autres marques «Fissore» en son nom propre pour protéger les marques qu’il avait déjà acquises.

Le demandeur aurait pu acquérir lui-même le portefeuille de marques auprès de Doratex S.p.A. en 2016. Cependant, il ne l’a manifestement pas fait. Le demandeur ne peut alors pas simplement commencer de facto à utiliser un signe très similaire pour des produits concurrents. La mauvaise foi réside ici uniquement du côté du demandeur.

Dans ses dernières observations, le titulaire de la marque de l’Union européenne estime que la division d’annulation devrait ignorer les observations tardives du demandeur.

À l’appui de ses observations, le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les preuves suivantes:

P 1: Impression de la Wayback Machine https://web.ar-chive.org/web/20220702132047

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Décision en annulation n° C 63 657 Page 18 sur 28
http://agentur-toepfer.com/#section-brands du site internet Agentur- toepfer.com daté du 02/07/2022
P 2: Copie d’un bon de commande du demandeur du 03/02/2023

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Décision en annulation n° C 63 657 Page 19 sur 28
P 3: Décision de l’EUIPO du 08/09/2023, B 3 154 631,
contre
P 4: Copie d’une facture du demandeur du 18/01/2023 adressée à JADES GMBH
P 5: Impression de Wikipédia sur « Rapallo », https://en.wikipedia.org/wiki/Rapallo;

P 6: Impression de Wikipédia sur « Saint-Rhémy-en-Bosses », https://en.wik- ipedia.org/wiki/Saint-Rh%C3%A9my-en-Bosses.

Avec ses observations du 19/03/2025, le titulaire de la MCUE a déposé:

P 7: 26/11/2024, R 2215/2023-4, contre
.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le titulaire de la MCUE estime que la division d’annulation devrait écarter les pièces tardives du demandeur. À cet égard, la division d’annulation estime que le demandeur a bien soumis des preuves pertinentes avec sa demande et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme additionnelles. Le fait que le titulaire de la MCUE ait contesté les preuves initiales soumises par le demandeur justifie la soumission de preuves additionnelles en réponse à l’objection (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, point 36). En outre, le titulaire de la MCUE a eu la possibilité de commenter ces preuves. Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les preuves additionnelles

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Décision en annulation nº C 63 657 Page 20 sur 28
preuves soumises le 08/01/2025. En outre, il est constaté que l’issue de la présente décision ne sera pas affectée par la prise en considération de ces preuves. Par conséquent, la division d’annulation prendra en considération les preuves du 08/01/2025, ce qui constitue le meilleur scénario pour le demandeur.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES ─ ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RMCUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMCUE
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels le demandeur ne soumet pas de preuves appropriées.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de l’EUTMDR, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b), de l’EUTMDR lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de l’EUTMDR, dans le délai susmentionné, le demandeur doit également déposer des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de déposer la demande.

En l’espèce, la demande en nullité est fondée sur :

- les marques non enregistrées Fissore et en Italie prétendument depuis 1945 et 1996 ou des dates ultérieures selon la personne qui l’utilise ;

- l’enseigne Fissore en Italie, prétendument depuis 1945 ;

- la dénomination sociale Fissore S.R.L. en Italie depuis 2012 ;

- les noms de domaine fissore@arubapec.it et fissore@legalmail.it en Italie, depuis 2012, tous utilisés pour des vêtements (y compris des articles de bonneterie). Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur, visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :

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Décision en annulation nº C 63 657 Page 21 sur 28
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;

(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont subordonnés aux exigences suivantes :

le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale ;

conformément au droit qui le régit, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel est fondée l’action en nullité, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;

les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit doivent être remplies à l’égard de la marque contestée.

Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir. Il convient de considérer que la MUE contestée Fissore a été déposée le 13/09/2021 mais que le demandeur a été constitué en 2012. Par conséquent, tout droit antérieur du demandeur pourrait être pertinent au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE à condition que toutes les conditions pertinentes soient remplies et en particulier, qu’il soit démontré que le demandeur est habilité à revendiquer la titularité des droits antérieurs invoqués. Parmi tous les droits antérieurs invoqués, les deux marques enregistrées sont irrecevables car elles ne sont plus en vigueur (voir observations à la page 2 de la décision). En outre, le demandeur n’a pas prouvé qu’il était habilité à invoquer les signes antérieurs suivants, qui doivent également être considérés comme irrecevables :

- Enseignes de sociétés autres que Fissori srl (le demandeur)
- Dénominations sociales autres que Fissori SRL (le demandeur)
- Noms de domaine autres que celui déposé par Fissori SRL (le demandeur)
- Marque non enregistrée utilisée par des personnes autres que Fissori SRL depuis 2012. Comme l’a fait valoir à juste titre le titulaire de la MUE, le fait que des membres de la famille Fissore (Roberta et son fils Nicola Piero) aient fondé la société en 2012 n’est pas suffisant pour considérer que la société peut revendiquer des droits fondés sur l’usage antérieur du nom de famille Fissore par l’un de ses membres et/ou associés dès lors qu’il n’existe aucune preuve que la société en question est le successeur en droit. Étant donné que le demandeur a été constitué en 2012 et qu’il n’existe aucune preuve qu’il est légalement le successeur en droit de l’un des membres de la famille Fissore ni d’aucune des précédentes sociétés personnelles qu’ils ont fondées, la revendication fondée sur un usage antérieur à 2012 n’a pas été étayée.

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Décision d’annulation nº C 63 657 Page 22 sur 28
L’extrait du registre du commerce concernant la requérante, annexe 1bis, ne contient aucune indication selon laquelle la requérante a repris une quelconque entreprise en 2012 ou ultérieurement. Il est clair que la requérante était une société entièrement nouvelle fondée en 2012. En outre, en ce qui concerne le contrat conclu en 2024, celui-ci ne peut être utilisé pour construire des droits rétroactivement en 2012 (voir annexes 91 et 95), il est même daté après le dépôt de la présente demande en nullité.

Le titulaire de la marque de l’UE mentionne que, conformément à l’article 1146 du Code civil italien, la société (annexe 106), en cas de transfert de la possession (par exemple, un contrat de vente et d’achat), le possesseur actuel a la possibilité de joindre la possession de son prédécesseur à la sienne et de faire valoir les droits du possesseur précédent. Par conséquent, Fissore S.r.l. estime avoir le droit d’invoquer les droits du titulaire précédent aux fins de protection contre les enregistrements ultérieurs de marques identiques.

La division d’annulation n’a néanmoins pas reçu, en l’espèce, d’informations supplémentaires sur la manière dont les juridictions italiennes appliqueraient cette disposition ; par exemple, une jurisprudence pertinente ou des textes juridiques auraient pu être soumis pour clarifier cette question. En d’autres termes, il n’est pas possible pour la division d’annulation de savoir si elle est applicable au cas d’espèce.

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si la requérante n’a pas soumis les faits, arguments ou preuves requis pour étayer la demande, la demande sera rejetée comme non fondée.

Par conséquent, la décision se poursuit sur la base des droits antérieurs admissibles appartenant à la requérante, à savoir :

- Enseigne Fissori depuis 2012 ;

- Dénominations sociales Fissori SRL ;

- Nom de domaine fissore@legalmail.it ;

- Marques non enregistrées Fissori (verbale et figurative) utilisées par Fissori SRL depuis 2012. Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi. Toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si la demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la requérante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, et une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.

Par conséquent, il incombe à la requérante de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à la requérante « … de fournir à l’ [EUIPO] non seulement des indications montrant qu’elle remplit les conditions nécessaires du droit national en vertu duquel la protection est

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demandées, mais également des précisions établissant le contenu de cette loi» (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).

Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection et de permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de la défense.

En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, le demandeur doit clairement identifier le contenu de la loi nationale invoquée en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (Article 16(1)(b) EUTMDR in conjunction with Article 7(2)(d) EUTMDR). Le demandeur doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au titulaire de la MUE et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu de la loi nationale pertinente sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (Article 16(1)(b) EUTMDR).

En outre, le demandeur doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. Les preuves doivent clarifier si le titulaire du droit est habilité à interdire l’usage d’une marque postérieure ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être opposé à une marque postérieure.

La marque contestée a été déposée le 13/09/2021. Par conséquent, le demandeur était tenu de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans le commerce avec une portée dépassant le niveau local en Italie avant 2021 (et depuis sa création en 2012). En outre, la demande en nullité a été déposée le 27/12/2023. Les preuves doivent également montrer que le signe du demandeur était encore utilisé à cette date, et qu’il a été utilisé dans le commerce avec une portée dépassant le niveau purement local pour les produits revendiqués par le demandeur, à savoir les vêtements.

En l’espèce, quant à la disposition de l’article 12, paragraphe 1, sous b), du décret législatif italien nº 30/2005 (qui est finalement soumise en anglais avec l’annexe 100 du demandeur), il est mentionné que le droit italien exige que le signe à faire valoir doit nécessairement être renommé ou jouir d’une réputation dépassant le niveau purement local pour tous les types de droits antérieurs invoqués (marques non enregistrées, dénomination sociale, enseigne, nom de domaine).

Néanmoins, le demandeur n’a pas présenté les conditions dans lesquelles le droit italien considère qu’un signe est notoire.

En outre, la demande en nullité n’était pas accompagnée de preuves suffisantes concernant l’usage des marques non enregistrées et de l’enseigne par le demandeur entre 2012 et 2021. Les preuves relatives à l’enseigne ne sont pas datées ou ne sont pas datées après 2012 (annexe 6 par exemple) et aucune conclusion ne peut être tirée de

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photographies non datées de magasins. Les preuves relatives aux marques non enregistrées en Italie sont loin de prouver l’usage de ces signes dans une mesure suffisante et encore moins qu’ils étaient notoires en Italie.

La présence de la marque en ligne depuis 2012 sur les profils Instagram et Facebook de la requérante montre seulement qu’ils ont très peu d’abonnés et ne peut certainement pas prouver que la marque est notoire (Annexes 11, 77, 77bis). La requérante n’a pas non plus 'des milliers d’abonnés’ sur Instagram ou similaire. Il ressort de l’annexe 77 que la requérante ne comptait que 926 abonnés en 2020.

Il n’existe aucune preuve pertinente d’usage concernant l’offre à la vente de produits Fissori SRL sous les marques à l’étranger (Annexes 11-15, 23, 30-63, 75, 76, 80- 84, 103) sans parler des preuves relatives à la perception de la marque, qui sont absentes. Comme mentionné par le titulaire de la marque de l’UE, les soi-disant agents de la requérante distribuaient d’autres marques et n’étaient pas des distributeurs exclusifs. Il est donc impossible d’évaluer l’impact de quelques ventes à des consommateurs à l’étranger ou même en Italie.

Même si la requérante a distribué des produits, il est manifeste que de très petites quantités ont été vendues à une très petite boutique de mode. La requérante ne fournit aucun autre détail sur son chiffre d’affaires.

Il s’ensuit que la requérante n’a pas prouvé que les droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires au-delà d’une simple portée locale. Étant donné que l’une des exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

La demande doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur les marques antérieures ou droits antérieurs susmentionnés.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise du terme 'mauvaise foi', qui est susceptible de diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur au moment du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la marque de l’UE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective par rapport à laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

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La question de savoir si un titulaire de marque de l’UE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité ; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Aperçu et chronologie des faits pertinents
• 1945 : Entreprise individuelle fondée par Angelo Fissori et Ines Nina Gritti vendant des vêtements Fissore, jusqu’en 1985
• 1966 : Roberta Fissore (fille des fondateurs), a exercé son activité par le biais d’une entreprise individuelle jusqu’en 2000
• 25/09/1985 : constitution de Fissore S.n.c.di Gritti Nina Ines & C. jusqu’en 2001
• 1990 : constitution de Cristiano Fissore & C SpA
• 1993 : constitution de NI.N.A. di Verrando Nadia & C. S.a.s. par Roberta Fissore et Nicola Piero Maccario Fissore (son fils)
• 1993 : enregistrement de la marque italienne Fissore par Roberta & Cristiano Fissore, sous licence à NI.N.A. di Verrando Nadia & C. SAS (marques expirées en 2003)
• 22/02/2002 : dépôt de la marque de l’UE « CRISTIANO FISSORE » n° 2 591 022 par Cristiano Fissore (transférée à Doratex Srl en 2004 puis au titulaire de la marque de l’UE en 2016)
• 2004 : cession des marques « Cristiano Fissore » à Doratex Srl
• 08/02/2012 : création de Fissore S.r.l. (demanderesse) par Roberta Fissore et Nicola Piero Maccario Fissore (fils de Roberta Fissore) et nom de domaine fissore@legalmail.it
• 2016 : Doratex Srl a cédé ses activités à Paraggi GmbH (titulaire de la marque de l’UE)
• 2016 : Fissore Srl (demanderesse) a enregistré la marque F Cashmere dans la version poisson stylisé
• 16/07/2021 : Dépôt par la demanderesse de la marque de l’UE Fissore (fig) 18 515 748, à laquelle le titulaire de la marque de l’UE s’est opposé
• 13/09/2021 : Dépôt de la marque de l’UE verbale contestée Fissore
• 27/12/2023 : Dépôt de la présente action en nullité. Appréciation de la mauvaise foi
Une situation susceptible de caractériser la mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en vertu de l’usage d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre par la suite avec l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

Dans de tels cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a précisé que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération :

(a) le fait que le titulaire de la marque de l’UE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire susceptible d’être confondu avec la marque de l’UE contestée ;

(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

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(c) le degré de protection juridique dont bénéficient le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) si le titulaire de la MUE, en déposant la MUE contestée, poursuivait un objectif légitime.

Le demandeur en nullité n’a prouvé aucune utilisation de droits antérieurs.

Le fait que le titulaire de la MUE utilise la MUE contestée depuis longtemps indépendamment du demandeur en nullité doit également être pris en considération.

Le titulaire de la MUE a admis avoir eu connaissance de l’existence du nom de famille du demandeur en nullité au moment du dépôt de la MUE (même s’il considère qu’aucun droit ne pouvait découler de ce nom).

Toutefois, comme l’a rappelé la jurisprudence, le fait que le titulaire de la MUE sache ou doive savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister n’est pas suffisant pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, les intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt doivent également être prises en compte.

Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt du titulaire de la MUE peuvent poursuivre des objectifs légitimes.

Tel peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, le titulaire de la MUE utilisait déjà légitimement la MUE contestée. Le demandeur a été fondé en 2012 et le titulaire actuel a acheté l’entreprise en 2016 à une société qui a acquis les droits sur les marques Fissore en 2004, c’est-à-dire avant la constitution du demandeur. En 2012, lorsque le demandeur a été constitué, le titulaire de la MUE a envoyé une lettre de mise en demeure (annexe 90) au demandeur. Le demandeur n’a pas réagi et le titulaire de la MUE n’a pris aucune autre mesure à ce moment-là. En 2021, le titulaire a déposé une
opposition fructueuse contre la MUE figurative du demandeur
fondée sur la MUE figurative 2 591 022 déposée le 22/02/2002, enregistrée le 30/04/2003 et renouvelée. Le dépôt d’actes d’opposition en soi n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part du titulaire de la MUE; des faits supplémentaires seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). Le demandeur a formé un recours contre cette décision. Le recours a été rejeté par la décision du 26/11/2024, R 2215/2023-4 (annexe P 7). Dans cette décision, la question de l’usage sérieux de la MUE figurative antérieure

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la marque du titulaire déposée le 22/02/2002 a été confirmée pour la période du 16/07/2016 au 16/07/2021 pour les vêtements de dessus en maille et en matières textiles ; les chapelleries, à savoir les bonnets en maille, de la classe 25. Même si l’affaire est désormais pendante devant le Tribunal, le titulaire de la MUE a donc pu prouver devant les première et deuxième instances que le dépôt de la MUE contestée suit une logique commerciale, car il a fait un usage sérieux de sa marque figurative antérieure CristianoFissore (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77).

Au contraire, la requérante est une société créée en 2012. Elle n’a pas pu prouver que cette société détenait des droits antérieurs à ceux du titulaire de la MUE, étant donné que les MUE « Cristiano Fissore » ont été déposées en 2002. Même si la société de la requérante a été fondée par des membres de la famille Fissore, et même si la requérante a déposé deux déclarations de membres de la famille (Annexe 91 : Déclaration de Cristiano Fissore datée du 29/05/2024 et Annexe 95 : Déclaration de Roberta Fissore datée du 14/10/2024), ces déclarations n’ont aucune valeur juridique quant à une éventuelle continuité juridique entre la requérante et le membre de la famille. Comme mentionné par les titulaires de la MUE, la propriété industrielle n’appartient pas aux familles. Par conséquent, en déposant la MUE contestée alors qu’il détenait déjà une MUE de 2002 pour Cristiano Fissore, le titulaire de la MUE exerçait ses droits légitimes.

La requérante mentionne certaines dispositions du droit italien concernant la continuité des sociétés sans fournir les informations nécessaires, telles que la jurisprudence ou les textes légaux relatifs à l’interprétation et à l’application de la disposition par les juridictions italiennes, ce qui permettrait à la division d’annulation de comprendre et ainsi d’appliquer lesdites dispositions au cas présent. Enfin, la requérante a déposé une MUE en 2016 qui n’incluait pas Fissori (Annexe 19). Il existe également des preuves d’usage de cette marque ultérieure. Elle n’a déposé une MUE incluant Fissori qu’en 2021.

Dans l’appréciation globale de la mauvaise foi, il convient de garder à l’esprit le principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne ne peut être acquise que par l’enregistrement et non par une adoption antérieure résultant d’un usage sérieux de la marque. En particulier lorsque le demandeur en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne contestée, il est important de rappeler que l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE atténue le principe du « premier déposant », selon lequel un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que si une marque antérieure ayant effet dans l’Union européenne ou dans un État membre ne s’y oppose pas. Sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le simple usage d’une marque non enregistrée n’empêche pas l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 16-17 et 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31-32).

Une fois de plus, le titulaire de la MUE est également propriétaire de la MUE antérieure incluant Fissori, déposée en 2002 et dûment renouvelée. Le fait que la société n’existait pas à cette époque n’est pas pertinent puisque le titulaire de la MUE est le successeur en droit de Doratex Srl, elle-même successeur en droit de Cristiano Fissore. En tant que tel, le titulaire de la MUE a démontré qu’il avait une logique commerciale pour le dépôt de la MUE. De plus, la requérante n’a pas été en mesure de prouver la mauvaise foi du titulaire de la MUE.

Conclusion

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Au vu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.

Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par le titulaire de la marque de l’UE au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RRMUE, les dépens à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation
Vít MAHELKA Jessica N. LEWIS Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.