DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 364
Ferrero S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1, 12051 Alba (Cuneo), Italie (opposante), représentée par Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi, Piazza dei Martiri, 1, 40121 Bologne (BO), Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anas Omar Alhobl, 10th District, Second 6th Of October, Aljeeza, Égypte (demandeur), représenté par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 04/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 364 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 169 est rejetée dans son intégralité.

3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 13/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 169 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque italienne
n° 2 021 000 095 189 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué, notamment, l’enregistrement de marque italienne antérieure n° 2 021 000 095 189. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque italienne antérieure n° 2 021 000 095 189.

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 2 sur 16
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque demandée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque demandée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
En l’espèce, la marque demandée a été déposée le 21/10/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 3 sur 16
Classe 30: Pâtes à tartiner à base de cacao; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat et aux noisettes.

L’opposition vise les produits suivants:

Classe 30: Café; café froid,; café glacé; café liquide; succédanés du café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; cacao; boissons à base de cacao; sucre; riz; café artificiel; yerba maté; farine; pain; gâteaux; tartes; pâtisseries; confiserie; levure; poudre à lever; halva; glaces comestibles; glaces; crème glacée; miel; mélasse; sel; moutarde; poivre; épices; vinaigre; sauces; thym; chocolat; boissons à base de chocolat; biscuits; bonbons; gomme à mâcher; loukoums.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 01/08/2025, l’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, en les documents suivants:

Annexe 1/B: article paru dans Forbes en date du 14/02/2024 sur la croissance de Ferrero: 'La croissance imparable du groupe Ferrero se poursuit. Comme indiqué dans une note officielle, la société a clôturé l’exercice 2022/2023 avec un chiffre d’affaires consolidé de 17 milliards d’euros, soit une augmentation de 20,7 % par rapport aux 14 milliards d’euros enregistrés l’année dernière'.

Annexe 2/A: article intitulé 'Enough Nutella is Made Every Year to Circle the Earth 1.8 Times’ publié sur www.vinepair.com le 17/03/2017, concernant le succès mondial de 'Nutella'.

Annexe 2/C: article intitulé 'Thanks to Nutella, The World Needs More Hazelnuts’ publié dans NPR le 16/09/2014: 'Ferrero, le fabricant de Nutella, désormais une entreprise géante basée à Alba, en Italie, utilise environ un quart de l’approvisionnement mondial en noisettes – plus de 100 000 tonnes chaque année'.

Annexe 3: résultats de l’enquête du Reputation Institute publiée dans Forbes en mai 2009 avec le classement des entreprises les plus réputées au monde (World’s Most Reputable Companies: Rankings), qui classe Ferrero en première position 'comme l’entreprise la plus réputée de la planète à l’heure actuelle'.

Annexes 4-5: extraits de l’étude Global Reptrak® 100 de 2018 en date du 15/03/2018, qui classe Ferrero en 18e position. 'Ferrero est l’entreprise italienne ayant la meilleure réputation au monde et la première, au niveau mondial, dans le secteur alimentaire'. Selon les informations soumises par l’opposant, l’étude Global Reptrak® 100 représente la plus grande étude de réputation d’entreprise de ce type, et comprend des évaluations comparatives, des tendances par groupes démographiques, et des aperçus uniques sur les entreprises les mieux considérées par les parties prenantes, ainsi que sur ce qui motive la confiance et les comportements de soutien tels que la volonté d’acheter les produits d’une entreprise, de recommander la marque, d’investir dans l’entreprise ou même d’y travailler. La position de Ferrero a été

---

Décision sur l’opposition n° B 3 234 364 Page 4 sur 16
confirmé par le Reputational Institute dans son rapport de 2022 : 'Ferrero est un fabricant italien de produits de chocolat et de confiserie de marque, y compris Nutella, Kinder, Ferrero Pralines et Tic-Tacs. Ferrero est le deuxième plus grand producteur de chocolat et entreprise de confiserie au monde.

Annexe 6 : article daté du 03/02/2023 concernant la Journée Mondiale du Nutella : Comme le veut la tradition, le rendez-vous annuel dédié aux passionnés et fans de Nutella du monde entier est de retour. La Journée Mondiale du Nutella® est célébrée le dimanche 5 février 2023, journée dédiée à la crème à tartiner italienne la plus aimée et la plus emblématique au monde. (…) La Journée Mondiale du Nutella® est un hommage à la crème de noisettes et de chocolat qui a réussi à devenir une icône pop mondiale en moins de soixante ans : le premier pot, en effet, est sorti de l’usine d’Alba en 1964.

Annexes 7-9 : articles Wikipédia dédiés à Ferrero S.p.A. et à 'Nutella’ (en anglais, français et italien) décrivant le succès et l’origine de 'Nutella', avec des images de produits créés par Ferrero, démontrant l’étendue de ses activités.

Annexe 10 : extraits du rapport 2013 'Mapping Global Value Chains’ de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montrant les chaînes de valeur agroalimentaires utilisant 'Nutella’ comme exemple.

Annexes 11-19 : décisions de la division d’opposition de l’EUIPO concernant la renommée de la marque 'NUTELLA’ ;

Annexe 24 : Décision de la Cour d’appel de Florence du 01/08/2003. 'En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque 'Nutella’ a atteint une pénétration significative du marché par la publicité, l’usage et la promotion, et a acquis une force distinctive pertinente'.

Annexes 25-27 et 29 : Décisions du Tribunal de Naples (2005-2007 et 2017) – Section spécialisée en propriété intellectuelle :

07/07/2005 'Nutella … peut être considérée comme célèbre sans aucun doute (selon les paramètres de l’expérience commune, et aussi les documents déposés)' ;

11/01/2006 'Nutella … est une marque notoire, en fait mondialement célèbre', 'Il est notoire que « Nutella » fait partie des produits de confiserie les plus célèbres’ ;

12/07/2007 'Il est incontesté, nationalement et internationalement, la renommée de la marque « Nutella » car bien documentée’ ; '« Nutella » … bénéficie d’une protection absolue tant en termes de confusion que d’application du produit’ ;

28/09/2017 'les marques du demandeur sont notoires, car elles sont connues d’une partie significative du public concerné … à tel point qu’elles ont acquis une valeur économique en elles-mêmes'.

Annexe 28 : Décision du Tribunal de Catane du 28/05/2010 – Section spécialisée en propriété intellectuelle du 28/05/2010. '« Nutella » … doit être considérée comme célèbre’ ; 'Il est notoire que « Nutella » est l’un des produits de confiserie italiens les plus connus'.

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 5 sur 16
Annexe 34 : deux articles publiés en 2014 dans Il Sole24ore et Il fatto quotidiano à l’occasion du 50e anniversaire de « Nutella », comprenant les citations suivantes :

« Nutella » a 50 ans. Une histoire de succès sans frontières » ; « Le cinquantième anniversaire de « Nutella » est également commémoré par un timbre singulier de 70 centimes
émis par Poste Italiane, avec les deux dates, 1964-2014, et sur lequel est imprimée l’image du pot le plus célèbre fabriqué en Italie. Pour célébrer les 250 000 tonnes vendues chaque année dans 75 pays différents, également une série d’événements sur les places, de la cantate Nutella par trois voix solistes et orchestre de chambre dans l’église de San Domenico le samedi à Alba, jusqu’au concert de Mika le dimanche sur la Piazza del Plebiscito à Naples, qui clôturera une journée de performances musicales alternant avec des moments animés par la radio RDS ».

Annexe 35 : articles publiés sur Rai News à l’occasion du 60e anniversaire intitulés 'Nutella compie 60 anni, la dolce intuizione di Michele Ferrero diventata Icona’ signifiant « Nutella a 60 ans, la douce intuition de Michele Ferrero devenue une icône ».

Annexe 36/A-D : extraits de livres décrivant l’histoire de marques célèbres, dont « Nutella », ainsi que des extraits de plusieurs livres entièrement consacrés à « Nutella », et des extraits de sites web italiens où les
livres dédiés à « Nutella » sont disponibles ou recensés, par exemple.

Annexe 37 : articles intitulés 'Giovani e senior uniti da un barattolo’ et 'Marchi malati di troppi spot’ publiés dans Il Sole24ore le 06/06/2005, rapportant les résultats de l’enquête « Brand Asset Valuator » de 2005 menée par Young & Rubiman et mesurant la force des marques. L’enquête a montré que « Nutella » est une marque leader parmi les groupes d’âge plus jeunes (18-24 ans) et plus âgés (45 ans et plus).

Annexe 38/A : article intitulé 'Il valore dei brand italiani cresce del 14 % in un anno secondo BrandZTop30 Most valuable Italian Brands 2019' publié dans le magazine numérique « youmark » le 20/03/2019 résumant

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 6 sur 16
les résultats de « BrandZ top 30 Most Valuable Italian Brands 2019 » publiés par WPP et Kantar. Selon le rapport, « Nutella » est classée en huitième position.

Annexe 38/B : article publié sur le site internet de l’Agence européenne pour l’alimentation le 12 avril 2024 intitulé « Marques italiennes : Ferrero triomphe dans le secteur alimentaire » montrant le résultat du classement Kantar BrandZ Top 40 Most Valuable Italian Brands 2024 où Nutella occupe la 8e position.

Annexe 38/C : article publié sur le site internet de Kantar le 26 mars 2025 intitulé « Italy’s Top 40 brands remain resilient to deliver value of $121bn » montrant le résultat du classement Kantar BrandZ Top 40 Most Valuable Italian Brands 2025. La marque NUTELLA se distingue en neuvième position.

Annexe 39 : divers articles parus dans plusieurs journaux et magazines italiens faisant référence à la pâte à tartiner « Nutella », sa réputation et diverses campagnes promotionnelles.

Annexes 41/A-B : déclarations de M. Giordano Cardini et de Guido Giannotta, mandataires spéciaux de Ferrero S.p.A., contenant les données de chiffre d’affaires et d’investissements publicitaires de septembre 2007 à juillet 2013 et de janvier 2014 à septembre 2020.

Annexes 42A-D : déclarations de MetroMediaSystem détaillant le nombre de spots diffusés pour « Nutella » à la télévision italienne pour septembre à décembre 2007, 2008 à 2012, janvier à août 2013, et 2014 à août 2020, ainsi que 2021-2022 et 2023-2025 avec, par exemple, plus de 43 000 spots en 2021-2022, plus de 20 000 en 2023 et plus de 26 000 en 2024.

Annexe 43 : déclaration datée du 15/01/2013 du Secrétaire général d’INDICAM, l’institut italien de lutte contre la contrefaçon, qui représente environ 200 associations, cabinets professionnels et organisations engagés en Italie dans la lutte contre la contrefaçon de produits de marque. La déclaration atteste de la réputation de « Nutella » auprès de la population italienne.

Annexe 44 : un certain nombre de supports publicitaires concernant la promotion des pâtes à tartiner « Nutella » entre 2017 et 2019 à travers des catalogues, brochures et dépliants de détaillants italiens, tels que Coop, Carrefour, Esselunga et Conad.

Annexe 45 : de nombreuses factures types émises à des clients en Italie pour des pâtes à tartiner « Nutella » entre 2015 et 2024.

Annexe 50 : article World Nutella Day: 10 curiosità sulla crema spalmabile più Famosa publié dans le magazine WIRED36 le 4 février 2020 montrant « dix curiosités sur la crème à tartiner la plus célèbre ». Parmi les diverses curiosités citées, nous rappelons, en particulier, le timbre commémoratif NUTELLA que Poste Italiane S.p.A. a conçu pour le 50e anniversaire de NUTELLA en 2014 reproduisant le pot emblématique de NUTELLA.

Annexe 53 : articles publiés sur GDOWeek le 9 juillet 2021 intitulés « Brand Award 2021: I vincitori » concernant les résultats des Brands Awards 2021 organisés

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 7 sur 16
par Gdoweek et Mark up. En particulier, NUTELLA a été désignée lauréate dans la catégorie « Marques existantes » (1ère Nutella Biscuits et 3ème Nutella) et également lauréate du Consumer Award.

Annexe 54 : Classements de Best Brand Italia pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 montrant que NUTELLA figure parmi les dix meilleures marques de produits pendant cinq années consécutives (5ème, 2ème, 3ème, 10ème et 3ème respectivement).

Annexe 55 : Prix BEST OF THE BEST 2023 décerné à NUTELLA par Best Brand Italia à l’occasion de la cérémonie des Best Brand Awards 2023 et extrait d’un article publié le 23 mars 2023 intitulé « La Nutella è il prodotto « Best of the Best » alla cerimonia di consegna dei Best Brands 2023 ».

Annexe 56 : article publié sur www.serviceplan.it relatif au livre « One of the Brands » publié par Best Brand en 2021 incluant NUTELLA parmi les meilleures marques du marché italien.

Annexe 57/A : article publié sur Ansa le 23 juin 2016 intitulé « Parmigiano e Nutella nella hit dei top brand con Google e Amazon » montrant les résultats d’une étude de marché menée par IPSOS en 2016 sur les marques les plus influentes auprès des Italiens.

Annexe 57/B : extrait de l’étude IPSOS « The Most Influential Brands 2018: marche ed identità » attestant que NUTELLA a construit au fil des ans un lien identitaire fort avec les consommateurs. Ce n’est pas un hasard si NUTELLA est la première marque dans les secteurs alimentaires pour les consommateurs italiens.

Annexe 57/C : article publié dans La Repubblica le 10 avril 2017, intitulé « Nutella is the Most Loved Brand by Italians » rapportant les résultats des Superbrands Pop Awards. En 2017, NUTELLA a reçu le « Superbrands Pop Award 2017 », une reconnaissance entièrement dédiée à « The most loved brand by Italians » organisée en collaboration avec Radio Italia.

Les preuves soumises démontrent clairement que la renommée de la marque antérieure est le résultat d’un usage ancien, continu et intensif. Une renommée de cette force se construit généralement sur une période de plusieurs années et ne peut normalement pas être simplement activée et désactivée. En l’espèce, la vaste gamme de documents fournis montre une présence commerciale ininterrompue, soutenue par des investissements constants en publicité, des activités promotionnelles à grande échelle et une visibilité soutenue sur de multiples plateformes médiatiques.

Les preuves démontrent la pénétration substantielle de la marque sur le marché et sa position solidement ancrée dans la culture de consommation contemporaine. De nombreux articles soulignent le succès commercial exceptionnel du produit et sa large portée auprès des consommateurs. Des enquêtes indépendantes et des classements de marques, s’étendant sur de nombreuses années, placent constamment Nutella parmi les plus réputées et les plus précieuses de son secteur, la classant fréquemment parmi les meilleures marques italiennes en général. Les célébrations publiques associées aux anniversaires majeurs du produit, ainsi que les articles commémoratifs émis à ces occasions, soulignent davantage son statut iconique solidement établi. Les décisions judiciaires soumises par l’opposant confirment également que la marque antérieure est reconnue comme renommée depuis longtemps.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 234 364 Page 8 sur 16
Les éléments versés au dossier démontrent également des efforts publicitaires soutenus et importants. Ceux-ci comprennent des milliers de spots télévisés sur des périodes prolongées, une large diffusion de matériel promotionnel par les grandes chaînes de distribution, et une visibilité étendue du produit dans le cadre de campagnes de marketing nationales. Conjugués aux chiffres d’affaires et aux exemples de factures couvrant de nombreuses années, ces éléments démontrent l’ampleur et la durabilité de la présence de la marque sur le marché italien.

Bien que le droit antérieur invoqué soit une marque figurative, les éléments soumis montrent que cette marque figurative est la forme sous laquelle le signe est utilisé sur les pots du produit mis à la disposition des consommateurs. Les images de l’emballage figurant dans les supports publicitaires, la couverture médiatique, les catalogues de détaillants et d’autres documents reproduisent systématiquement la marque figurative antérieure.

Dans l’ensemble, il ressort clairement des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en témoignent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché démontrées par les preuves, ainsi que les diverses références dans la presse à son succès, montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public italien.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a une réputation en Italie pour :

Classe 30 : Pâte à tartiner à base de cacao ; pâte à tartiner à base de chocolat ; pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes.

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 9 sur 16
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

La marque antérieure est composée du mot « nutella », écrit en caractères gras minuscules, avec le « n » en noir et « utella » en rouge. « Nutella » n’a pas de signification en italien et est distinctif par rapport aux produits pertinents. La marque contient également des éléments figuratifs, notamment une tranche de pain recouverte d’une pâte à tartiner au chocolat, un couteau posé sur le pain avec du chocolat visible, plusieurs noisettes, un verre de lait et une fleur jaune. Ces éléments sont soit faibles car ils illustrent simplement la nature, les ingrédients ou l’usage prévu du produit (une pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes typiquement consommée sur du pain), soit leur impact est de toute façon limité. En effet, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).

Le signe contesté comprend l’élément verbal « mastella », écrit en caractères gras minuscules, avec la syllabe « mas » en rouge et « tella » en noir. Sous cet élément, en caractères plus petits, apparaissent les mots « CHOCO TASTY » en lettres majuscules rouges et grasses, et en dessous, l’expression « Cream Chocolate with Hazelnut » dans une police plus claire. Le terme « CHOCO » est une abréviation couramment utilisée pour « chocolate » et sera immédiatement compris comme tel par le public italien ; il est donc faible car il fait directement référence à un ingrédient clé des produits. Le mot « TASTY » est un terme anglais qui n’est généralement pas compris par le public italien, et conserve donc un degré de distinctivité normal. Le public italien comprendra « Cream Chocolate » comme décrivant un type de pâte à tartiner au chocolat. L’expression « with Hazelnut », étant en anglais, n’est généralement pas comprise par le public italien, et conserve donc un degré de distinctivité normal. Le signe comporte également plusieurs éléments figuratifs, notamment une tranche de pain recouverte de pâte à tartiner au chocolat, une cuillère contenant la pâte, des noisettes, un verre de lait, une fleur jaune et un personnage de dessin animé tenant un microphone, représenté sur la gauche

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 10 sur 16
côté de la composition globale. Comme c’est le cas pour le signe antérieur, la plupart des éléments figuratifs du signe contesté sont soit faibles, car ils illustrent simplement la nature, les ingrédients ou l’usage prévu du produit, soit ont un impact limité sur la perception globale du signe.

Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).

Visuellement, les deux marques partagent les lettres 'tella’ de leurs éléments verbaux distinctifs. Dans les deux signes, il existe une combinaison de couleurs bicolore frappante : dans nutella, la lettre initiale 'n’ apparaît en noir, suivie de 'utella’ en rouge ; dans mastella, la syllabe 'mas’ apparaît en rouge, suivie de 'tella’ en noir. Ce contraste de couleurs inversé mais clairement parallèle contribue à une impression visuelle similaire.

Les éléments verbaux 'nutella’ et 'mastella’ sont tous deux écrits en minuscules et en caractères gras, utilisant des styles de police similaires qui renforcent la ressemblance.

En outre, les deux marques sont accompagnées d’éléments figuratifs comparables, tels qu’une tranche de pain tartinée de pâte à tartiner au chocolat, des noisettes, un verre de lait et une fleur jaune. Ces éléments apparaissent dans un arrangement similaire. Bien qu’ils soient faibles, leur utilisation similaire dans les deux marques renforce la similitude visuelle entre les signes. Les éléments verbaux restants et le personnage de dessin animé présents dans le signe contesté ajoutent une certaine différenciation visuelle, mais leur taille et/ou leur position limitées réduisent leur impact sur l’impression globale.

Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.

Phonétiquement, les signes coïncident dans 'TELLA’ et diffèrent dans 'NU’ contre 'MAS'. Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il peut arriver que le public pertinent se réfère auditivement à un signe par certains éléments et en omette d’autres. En l’espèce, il est considéré que les expressions 'CHOCO TASTY’ et 'Cream chocolate with hazelnut’ du signe contesté ne sont pas susceptibles d’être prononcées par le public pertinent dans un usage normal/régulier. À cet égard, le Tribunal a déclaré que les éléments de nature descriptive ou superflus en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43 ; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 ; 03/06/2015, T-546/12, pensa, EU:T:2015:355, § 107). En outre, l’économie de langage pourrait être une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).

Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré au moins moyen.

Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les éléments verbaux 'nutella’ et 'mastella’ sont tous deux des mots inventés sans signification en italien et ne véhiculent donc aucun concept en soi au public pertinent. Cependant, les deux signes contiennent des éléments figuratifs représentant une tranche de pain avec de la pâte à tartiner au chocolat, des noisettes et un verre de lait. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du 'lien’ entre les signes.

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 11 sur 16
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, auditivement au moins à un degré moyen, et ils sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. La similitude résulte de la coïncidence dans la séquence « tella » des éléments distinctifs « nutella » et « mastella ». Les deux éléments verbaux présentent également une combinaison de deux couleurs, le rouge et le noir, et sont présentés en caractères gras minuscules, ce qui renforce encore leur ressemblance. En outre, les deux marques contiennent des éléments figuratifs comparables, tels qu’une tranche de pain avec de la pâte à tartiner au chocolat, des noisettes, un verre de lait et une fleur jaune, qui apparaissent dans un arrangement similaire. La marque antérieure est distinctive. La marque antérieure jouit d’une renommée pour : Classe 30 : Pâtes à tartiner à base de cacao ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat et aux noisettes. Le signe contesté sollicite une protection pour :

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 12 sur 16
Classe 30 : Café ; café froid ; café glacé ; café liquide ; succédanés du café ; boissons à base de café ; thé ; boissons à base de thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; sucre ; riz ; café artificiel ; yerba maté ; farine ; pain ; gâteaux ; tartes ; pâtisseries ; confiserie ; levure ; poudre à lever ; halva ; glaces comestibles ; glaces ; crème glacée ; miel ; mélasse ; sel ; moutarde ; poivre ; épices ; vinaigre ; sauces ; thym ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; biscuits ; bonbons ; gomme à mâcher ; loukoums.

Les produits contestés comprennent une variété de produits alimentaires de la classe 30, tels que le chocolat, le cacao, la confiserie, les biscuits et les bonbons, qui sont au moins similaires aux pâtes à tartiner de l’opposante. Ces produits sont destinés au grand public, coïncident quant à leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution, et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Certains des produits contestés, tels que la farine, le riz ou le sel, peuvent être dissimilaires des produits de l’opposante.

Néanmoins, la constatation ci-dessus n’exclut pas la possibilité pour le consommateur pertinent d’établir un lien entre les marques. Tous les produits sont destinés au grand public, ce qui entraîne un chevauchement inévitable et un risque que le consommateur pertinent soit exposé aux deux marques. En outre, les produits contestés qui sont dissimilaires relèvent toujours de la catégorie plus large des produits alimentaires et culinaires, créant un lien associatif dans l’esprit des consommateurs qui pourraient percevoir les marques comme étant liées, en particulier compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure. La reconnaissance étendue et le caractère distinctif de la marque antérieure augmentent la probabilité que les consommateurs s’en souviennent ou l’associent même lorsqu’ils rencontrent des produits dissimilaires, car la marque évoque une forte identité de marque. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage qui en a été fait, plus il est probable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent se remémorera cette marque antérieure (27.11.2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 54).

Dès lors, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontrent la marque contestée, les consommateurs pertinents en Italie seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu sont probables, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473,
point 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 13 sur 16
Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et avéré à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation manifeste et un « parasitisme sur la renommée » d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

En l’espèce, l’opposant fait valoir, notamment, ce qui suit.

L’usage de la marque contestée tirerait un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Les nombreuses preuves produites prouvent clairement que la marque Nutella est considérée comme une icône. L’image incarnée par la marque Nutella consiste en la haute qualité des produits, leur excellent goût et leur attrait tant pour les enfants que pour les parents : la marque Nutella incorpore de grandes valeurs qui méritent d’être protégées, empêchant les tiers de l’usurper, réalisant ainsi un enrichissement sans cause ou, pire encore, portant atteinte à son image et réduisant sa valeur.

L’avantage pour le tiers est une économie substantielle sur l’investissement en promotion et publicité de sa propre marque, puisqu’il bénéficie de ce qui a rendu la marque antérieure très célèbre, et il est indu parce qu’il est réalisé de manière parasitaire.

NUTELLA a acquis une notoriété substantielle et une image très respectée en Italie et en France, la rendant très attractive pour le grand public, y compris le public auquel les produits de la marque contestée sont destinés.

Elle est également synonyme de produits de haute qualité et savoureux.

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 14 sur 16
Nutella a à la fois une fonction de garantie de la qualité des produits et une fonction publicitaire reflétant la notoriété et le prestige qu’elle a acquis sur les marchés italien et français. La marque Nutella de l’opposante n’indique pas seulement l’origine d’un produit, mais transmet également aux consommateurs les messages ou images positifs et précieux incorporés dans le signe par l’usage. Ceci est le résultat de l’énorme notoriété acquise grâce à un usage remarquable, à d’énormes investissements publicitaires et à une recherche précise de slogans capables de frapper et de rester gravés dans l’esprit des consommateurs.

En l’espèce, il y a plus qu’une simple probabilité de transfert de l’image et des valeurs particulières de NUTELLA aux produits contestés, créant les conditions d’une exploitation claire de la marque NUTELLA. En fait, il existe un lien réel entre les produits contestés de la requérante et ceux désignés par la marque antérieure de l’opposante et, en général, avec son activité principale, de sorte que l’utilisation d’une marque si similaire à la marque antérieure en relation avec des produits identiques et similaires peut amener les consommateurs à croire que les produits désignés par la marque contestée sont d’une manière ou d’une autre associés à l’opposante.

L’opposante fonde sa demande sur ce qui suit :

en raison de la similitude des signes et du lien que le public établira avec la réputation de Nutella, la grande valeur de son image sera transférée aux produits du signe contesté et la requérante bénéficierait de son image positive, de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige ;

la requérante profiterait des investissements importants en publicité et en promotion réalisés par l’opposante, sans verser aucune compensation financière.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… s’agissant du préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a une exploitation claire et un « parasitisme » d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer parti de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la notoriété attachée à la marque d’autrui. Le concept de profit indûment tiré « concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée » (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa,

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 15 sur 16
EU:T:2008:215, § 40 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40 ; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il y a lieu de procéder à une appréciation globale, qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146 ; 23/10/2003, C-408/01, Adidas EU:C:2003:582, § 29, 30, 38 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66 ; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). La captation du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure suppose une association entre les marques en cause, qui permet le transfert de l’attrait et du prestige de la marque antérieure au signe demandé.

Dès lors, l’évaluation de l’avantage indu doit être fondée sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ceux-ci incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes, la force de la renommée de la marque antérieure et son caractère distinctif intrinsèque, ainsi que le public pertinent et les secteurs de marché concernés. Ceci afin de déterminer si les marques peuvent être associées d’une manière qui pourrait nuire à la marque antérieure, ou qui pourrait permettre à la marque demandée d’en tirer indûment profit.

Les arguments de l’opposant sont fondés, dans la mesure où les signes sont similaires et il existe une proximité suffisante des secteurs de marché ; ceux-ci conduisent à un lien entre les signes dans la mesure où les consommateurs peuvent croire qu’ils sont liés d’une manière ou d’une autre.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, y compris la forte renommée de la marque antérieure, la division d’opposition estime qu’il est en effet probable que l’image de la marque antérieure et les caractéristiques qu’elle projette, telles que décrites ci-dessus, seront transférées aux produits du demandeur si/lorsqu’ils sont commercialisés sous le signe contesté. La marque contestée bénéficierait de l’image positive et de la renommée de la marque antérieure pour ses propres produits, ce qui attirerait l’attention des consommateurs en vertu de l’association avec la marque antérieure, obtenant ainsi un avantage commercial pour ses produits. Une telle association ne peut que renforcer le potentiel de la marque contestée en lui conférant un avantage commercial puisque les consommateurs associeraient la marque contestée à la marque antérieure et renommée. Cela signifierait que le signe contesté pourrait bénéficier d’un degré de reconnaissance immédiat en raison d’une association avec la marque antérieure.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

---

Décision sur opposition n° B 3 234 364 Page 16 sur 16
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.