DIVISÃO DE ANULAÇÃO
ANULAÇÃO No 33 661 C (NULIDADE)
SUAVS, LLC, 701 Tillery St, A-3, Austin 78702, Texas, Estados Unidos da América (EUA) (requerente), representado por Protectia Patentes Y Marcas S.L., C/ Arte 21, 2°A, 28033 Madrid, Espanha (representante profissional)
c o n t r a
Calsuave – Industria de Calçado, Lda., Rua de Repiado, 655, 4809-015 Ronfe, Portugal (titular), representado por Álvaro Duarte & Associados, Av. Marquês de Tomar, n° 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (representante profissional).

Em 23/06/2020, a Divisão de Anulação toma as seguintes medidas
DECISÃO
1. O pedido de declaração de nulidade é recusado na sua totalidade.

2. O requerente suportará as custas, fixadas em 450 euros.

FUNDAMENTOS
O requerente apresentou um pedido de declaração de nulidade (por motivos absolutos) contra a Marca da União Europeia No 6 431 415 (a MUE),
registada para o sinal figurativo . O pedido é dirigido contra todos os produtos designados pela MUE, a saber:

Classe 25: Calçado.

O requerente invocou o artigo 59.°, n.° 1, alínea a), do RMUE, em conjugação com o artigo 7.°, n.° 1, alíneas b), c) e e), do RMUE.

NOTA PRELIMINAR

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No formulário do pedido de declaração de nulidade, apresentado no dia 24/05/2019, o requerente indicou de forma errónea como base o artigo 59.°, n.° 1, alínea b), do RMUE (segundo o qual a marca da UE é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de marca). O Instituto considera que tal indicação se deveu a um mero engano. Em toda a sua restante argumentação, incluído os argumentos submetidos juntamente com o referido formulário no dia 24/05/2019, o requerente não faz qualquer referência à possível má-fé como base para o pedido de declaração de nulidade. Pelo contrário, resulta claro das suas exposições que o referido pedido se baseia unicamente no artigo 59.°, n.° 1, alínea a), do RMUE, em conjugação com o artigo 7.°, n.° 1, alíneas b), c) e e), do RMUE.

Considerando o acima exposto, assim como o facto de que não foram apresentados quaisquer factos ou argumentos que possam substanciar um pedido de nulidade ao abrigo do artigo 59.°, n.° 1, alínea b), do RMUE, o Instituto vai examinar o presente pedido unicamente à luz do artigo 59.°, n.° 1, alínea a), do RMUE, em conjugação com o artigo 7.°, n.° 1, alíneas b), c) e e), do RMUE.

RESUMO DOS ARGUMENTOS DAS PARTES
O requerente apresentou as suas observações iniciais em 24/05/2019, onde se expõem os seguintes argumentos:

- A palavra 'SUAVE’ será entendida por uma grande parte dos consumidores europeus (inter alia, em português, espanhol, italiano, francês, romeno, etc.) que entenderão que se trata de uma palavra que descreve uma característica (adjetivo qualificativo) do produto que o titular vende: calçado suave, calçado macio.

- Como tal, o sinal em apreço está desprovido de qualquer caráter distintivo (artigo 7.°, n.° 1, alínea b) do RMUE), dado que 'SUAVE’ é a forma regular de descrever que um calçado é macio, dando uma conotação positiva das características do mesmo.

- O sinal descreve o caráter dos produtos designados pela marca (artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMUE), dado que é composto exclusivamente por elementos descritivos; trata-se de calçado suave e com “air function”.

- A marca é composta exclusivamente por uma característica que dá valor substancial aos produtos (artigo 7.°, n.° 1, alínea e) do RMUE), dado que dá a ideia de que o calçado vendido é suave e cómodo e, portanto, mais atrativo para o consumidor.

- O desenho de um pé não confere qualquer distintividade ao sinal como um todo, visto que apenas reforça a informação descritiva (sendo o calçado utilizado nos pés). A figura não representa os produtos designados na classe 25, mas tem uma ligação direta com os mesmos.

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- A palavra 'CALSUAVE', ao situar-se na parte inferior direita do sinal e em tamanho muito menor, não é percetível à primeira vista e, portanto, é definida como insignificante. Estas afirmações foram confirmadas pelo próprio Instituto, nomeadamente na decisão da Divisão de Oposição no procedimento No B 2 715 277.

- A maioria dos peritos assinalam que a suavidade é uma das características a ter em conta na hora de comprar sapatos. Por isso, ao denominar os seus produtos de “suave”, o titular trata de se apropriar exclusivamente de uma característica essencial procurada por todos os consumidores de sapatos. O sinal é descritivo da espécie, qualidade e valor dos produtos.

- Por tudo o exposto anteriormente, o registo de MUE n° 6 431 415
“Suave AIR FUNCTION CALSUAVE” na classe 25 deve ser declarado nulo, por incorrer nas causas de nulidade absoluta mencionadas.

Na sua resposta de 30/07/2019, o titular da MUE alega que o sinal em apreço é uma marca complexa, composta pela conjugação de vários elementos nominativos e gráficos. Sublinha ainda que se deve atentar não só à existência de um elemento gráfico estilizado apelando à forma de um pé em andamento (movimento dado pelas linhas verdes que se encontram abaixo da planta do pé), como também aos elementos nominativos “SUAVE” e “AIR FUNCTION” e ainda
“CALSUAVE”. Considerando este último, alega-se que o sinal, para além de todos os elementos distintivos que engloba, ainda insere um elemento nominativo em particular que referencia sem margem para dúvidas a entidade empresarial de onde os produtos são provenientes. É também indicado que a imagem do pé nem representa de forma realista os produtos (nem significa, enquanto tal, “conforto” ou “suavidade”, conforme alegou o requerente), nem consiste numa representação simbólica que os invoque de qualquer forma e, como tal, constitui um elemento distintivo. Sustenta-se também que há lugar à aplicação da alínea e) do n.° 1 do artigo 7.° do RMUE, uma vez que o sinal em questão não consiste na própria forma do produto; além disso, o facto de a forma ou outra característica poder ser agradável ou atrativa não é suficiente para que seja excluída do registo ao abrigo dessa disposição. Em suma, o titular solicita que se considere totalmente improcedente o presente pedido de declaração de nulidade.

O requerente submeteu novas observações a 21/10/2019 onde, essencialmente, reforçou e repetiu os pontos fundamentais da argumentação anteriormente submetida. Em particular, voltou a sustentar que:

- O elemento 'CALSUAVE’ deve ser considerado insignificante, na sequência da decisão de Oposição anteriormente citada. Para além disso, “CALSUAVE” provém da união das palavras “calçado” e
“suave”, sendo, portanto, um elemento descritivo que não fornece tampouco um caráter distintivo à marca.

- O sinal consiste numa mera combinação de elementos descritivos das características dos produtos e é, por sua vez, descritivo de tais características. O mero facto de unir tais elementos sem introduzir

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nenhuma modificação inusitada, particularmente do tipo sintático ou semântico, pode ter como resultado apenas uma marca descritiva.

- Relativamente ao elemento figurativo (desenho de pé), tendo em conta que os produtos designados na classe 25 são calçado, o desenho de um pé com duas linhas em baixo que se ajustam à forma da planta do pé, está diretamente relacionado com os produtos comercializados e é habitual na atividade comercial em relação a esses produtos.

- Relativamente à aplicação da alínea e) do n.° 1 do artigo 7.° do RMUE, a partir da observação dos diferentes elementos que compõem a marca impugnada, deduz-se que se trata de uma marca que diz ao consumidor que os seus sapatos são suaves e macios, o que implica uma atração inconsciente do consumidor que não se produziria se, por exemplo, a marca se denominasse “RÍGIDO” ou
“RUGOSO”.

Nas suas observações finais de 16/01/2020, o titular da MUE desenvolve a sua argumentação anteriormente apresentada e insiste em que um sinal deve ser examinado considerando todos os seus elementos, assim como o modo complexo e particular em que eles aparecem conjugados, pois é dessa forma que a marca é percebida pelo público. Como tal, solicita que o pedido deve ser integralmente rejeitado, confirmando assim que o registo da MUE permanece plenamente em vigor.

CAUSAS DE NULIDADE ABSOLUTA – alínea a) do n.° 1 do artigo 59° RMUE
Nos termos da alínea a) do n.° 1 e do n.° 3 do artigo 59.° do RMUE, a marca da União Europeia será declarada nula mediante pedido apresentado ao Instituto, sempre que tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.° do RMUE. Se as causas de nulidade se aplicarem apenas a alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca da União Europeia está registada, esta última será declarada nula apenas para esses produtos ou serviços.

Além disso, decorre do artigo 7.°, n.° 2 do RMUE que o artigo 7.°, n.° 1, é aplicável, ainda que os motivos de recusa só se verifiquem numa parte da União.

No que respeita à apreciação dos motivos absolutos de recusa nos termos do artigo 7.° do RMUE, que foram objeto do exame ex officio antes do registo da marca da UE, a Divisão de Anulação, em princípio, não efetuará a sua própria investigação, limitando-se a analisar os factos e argumentos apresentados pelas partes no processo de nulidade.

Contudo, a restrição da Divisão de Anulação a um exame dos factos expressamente apresentados não a impede de poder igualmente tecer considerações com base em factos considerados de conhecimento público, ou seja, factos suscetíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa ou que possam ser obtidos através de fontes geralmente acessíveis.

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A Divisão de Anulação observa que o momento relevante em relação ao qual deve ser feita a apreciação do sinal em causa, à luz dos preceitos invocados como base para o pedido de declaração de nulidade, é a data de apresentação do pedido de registo da MUE, ou seja, 13/11/2007.

Embora os factos e argumentos a considerar devam datar do período em que a marca contestada foi apresentada, factos relativos a um período posterior poderão também permitir tirar conclusões sobre a situação no momento da apresentação da marca (23/04/2010, C 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Alegado carácter descritivo – Artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMUE
Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMUE, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes» (ênfase nosso).

Decorre da jurisprudência que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.°, n.° 1, do RMUE é independente dos outros e exige uma análise separada. Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, refletir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Ao proibir o registo como marca da União Europeia destes sinais ou indicações, o artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMUE persegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMUE são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público-alvo, para designar seja diretamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido
o registo» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Em conformidade com a mesma jurisprudência, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMUE, deve existir uma relação suficientemente direta e específica entre o sinal e os produtos em causa para que o público interessado possa imediatamente perceber, sem necessidade de um processo mental complexo, uma descrição das produtos em questão ou uma das suas características. Além

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disso, para ser abrangido pelo n.° 1, alínea c), do artigo 7.° do RMUE, basta que pelo menos um dos possíveis significados de um sinal nominativo designe uma característica dos produtos em causa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
A existência dessa relação (direta e específica) deve ser avaliada, em primeiro lugar, em relação aos produtos abrangidos pela MUE contestada e, em segundo lugar, em relação à perceção do público relevante (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).

No presente caso, os produtos designados pela MUE contestada consistem em Calçado na classe 25. Estes produtos destinam-se ao público em geral, composto por consumidores razoavelmente bem informados, atentos e circunspetos. A atenção destes consumidores é, em geral, média, pois trata- se de produtos cuja compra ocorre com relativa frequência, que não revestem nenhuma complexidade tecnológica, estão disponíveis em diversos canais de comércio (físicos ou online) e, por norma, não têm um preço muito elevado.

O sinal contestado contém diversos elementos verbais: 'SUAVE', 'AIR FUNCTION’ e 'CALSUAVE'. A Divisão de Anulação nota que o titular não discutiu o carácter descritivo dos termos 'SUAVE’ e 'AIR FUNCTION’ (enquanto palavras), em relação aos produtos em questão. Portanto, nesse aspeto, a Divisão limita-se a concordar com o requerente: a palavra 'SUAVE’ é descritiva (para uma parte considerável do público relevante) de uma característica desejável do calçado (ser macio, brando), enquanto que a expressão 'AIR FUNCTION’ é também descritiva de uma funcionalidade do mesmo (calçado respirável, calçado com câmara de ar para absorção dos impactos, etc.).

Contudo, para que uma marca seja abrangida pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea c), da MUE, deve consistir exclusivamente em sinais ou indicações descritivas. No presente caso, a marca impugnada contém uma série de outros elementos, a começar pelo facto de que não se trata de um sinal nominativo, mas sim de uma marca mista, com a seguinte representação:

.

Os termos ou sinais não-distintivos, descritivos ou genéricos podem ser excluídos do âmbito de uma recusa baseada no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMUE, se tais termos forem combinados com outros elementos que

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tornem o sinal distintivo como um todo. Por outras palavras, as recusas baseadas na alínea c) do n.° 1 do artigo 7.° RMUE não podem aplicar-se a sinais que contenham elementos não-distintivos e/ou descritivos, quando os mesmos forem combinados com outros elementos que levem o sinal como um todo para além de um nível mínimo de distintividade.

Portanto, cabe analisar se existem ou não, no sinal, outros elementos que confiram a distintividade mínima necessária para tornar a marca registável para os produtos relevantes na classe 25. A esse respeito, a Divisão de Anulação vai centrar a sua análise em três pontos que considera fulcrais:

1. Análise do elemento verbal 'CALSUAVE'.

Nas suas observações, o requerente alegou que a palavra 'CALSUAVE', ao situar-se na parte inferior direita do sinal e em tamanho menor, não é percetível à primeira vista e, portanto, deve ser considerada insignificante. Sustentou ainda que esta posição foi confirmada pelo próprio Instituto, nomeadamente na decisão da Divisão de Oposição no procedimento No B 2 715 277.

Embora a referida decisão identifique o termo 'CALSUAVE’ como sendo negligenciável no seio da marca como um todo, a Divisão de Anulação discorda respeitosamente com tal análise, que considera incorreta. A esse respeito, cabe salientar que, conforme decorre da jurisprudência, «as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária … resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário». Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada exclusivamente com base no RMUE, tal como é interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do Instituto (acórdãos de 15.9.2005, C 37/03 P, 'BioID', n.° 47, e de 9.10.2002, T 36/01, 'Surface d’une plaque de verre', n.° 35; sublinhado nosso).

Igualmente se deve sublinhar que, conforme «decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual não pode ser invocada, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem» (acórdão de 27.2.2002, T 106/00, 'STREAMSERVE', n.° 67).

Tendo em consideração os referidos princípios, a Divisão de Anulação considera que o termo 'CALSUAVE’ não pode ser qualificado como um elemento negligenciável no referido sinal. É verdade que, devido ao seu posicionamento (canto inferior direito) e tamanho (letra menor que a do elemento 'SUAVE'), o elemento em questão não será tão chamativo para o público quanto o elemento 'SUAVE’ e o elemento figurativo por cima do mesmo.

Contudo, afirmar que um elemento tem menor impacto que outros não equivale a dizer, logicamente, que o mesmo não tem qualquer impacto. No que o tamanho concerne, é de notar que o termo 'CALSUAVE’ aparece em caracteres suficientemente grandes, em letras maiúsculas: note-se que as letras são de tamanho igual ou possivelmente superior às letras que

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compõem a expressão 'AIR FUCTION'. As referidas letras não se encontram obscurecidas por nenhum efeito gráfico e apresentam uma estilização bastante banal, que facilita a sua leitura. Como tal, o elemento é claramente legível e percetível enquanto tal e, embora esteja colocado na parte inferior do sinal, não há qualquer razão objetiva (ou pelo menos tal não foi apresentada pelo requerente) para considerar que os consumidores vão ignorar completamente o referido termo. Dito de outra forma, 'CALSUAVE’ é um elemento com menor impacto do que os elementos presentes na parte superior do sinal, mas não pode ser considerado um elemento insignificante, pois resulta claramente legível e identificável enquanto tal, sendo portanto, um elemento que cabe considerar no exame do sinal.

Para além disso, o impacto dos elementos que compõem um sinal tem também a ver com a sua capacidade distintiva inerente, e não apenas com
o seu tamanho. Ora, o elemento em apreço é inerentemente distintivo, pois não contém nenhuma indicação descritiva ou não-distintiva relativamente às características dos produtos em questão. O requerente alegou que o termo “provém da união das palavras “calçado” e “suave”, sendo, portanto, um elemento descritivo que não fornece tampouco um caráter distintivo à marca”. A Divisão de Anulação discorda completamente de tal entendimento. As primeiras três letras do referido elemento, 'CAL-', não constituem uma abreviação usual, ou sequer conhecida enquanto tal, do termo 'calçado’ em nenhuma das línguas oficiais da UE. O contrário não foi demonstrado pelo requerente, que apenas se limitou a fazer a afirmação acima citada, sem submeter qualquer prova para a substanciar.

Portanto, o elemento 'CALSUAVE’ é, como um todo, desprovido de qualquer significado para o público relevante. Ainda que parte desse público identifique nesse termo o elemento 'suave’ e o compreenda enquanto tal (sinónimo de 'macio'), tal não muda o facto de que o elemento como um todo, 'CALSUAVE', não tem um significado claro e, consequentemente, será visto como uma expressão de fantasia, um elemento verbal sem sentido óbvio, em suma, como uma palavra inventada e que tem uma capacidade distintiva inerente de grau médio/normal para ser um indicador de origem comercial em relação a 'calçado'.

Em conclusão, o Instituto considera que o referido elemento é inerentemente distintivo e não-negligenciável no seio da MUE em análise, sendo portanto um elemento que contribui para conferir ao sinal como um todo um nível mínimo de distintividade.

2. Análise da estilização do elemento 'SUAVE'
Nas suas observações, o requerente limitou-se a concluir que o termo 'SUAVE’ é descritivo de uma característica essencial e desejável dos produtos, sendo portanto desprovido de distintividade. Conforme mencionado acima, tal não foi objeto de discussão por parte do titular (no que se refere à palavra em si). O requerente também insistiu que o termo 'SUAVE’ é frequentemente utilizado no comércio em relação aos referidos produtos. Contudo, o requerente não fez qualquer comentário ou alegação sobre a estilização do referido elemento.

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Trata-se de uma marca figurativa, onde o referido elemento aparece da seguinte forma:

.

É certo que, regra geral, quando um elemento nominativo descritivo e/ou não-distintivo aparece escrito com um tipo de letra básico/normal – ou em tipos de letra com uma estilização simples (p. ex., efeitos básicos como o negrito ou o itálico) – tal não é suficiente para tornar o termo registável. Contudo, é também certo que quando a estilização de um elemento verbal incorpora elementos de desenho gráfico consideráveis, tal pode levar à conclusão de que os referidos elementos estilizados possuem um impacto suficiente na marca como um todo para lhe conferirem caráter distintivo. A esse efeito, os citados elementos gráficos devem ter um aspeto e estilização suscetíveis de criarem uma impressão duradoura da marca junto do público relevante.

Ora, ao analisar a estilização do referido elemento no seio do sinal, há que concluir que a mesma não pode ser considerada básica ou banal (sublinha- se, mais uma vez, que tampouco foi apresentada qualquer argumentação ou prova, por parte do requerente, que possa fundamentar tal conclusão). Trata-se de um tipo de letra algo irregular na sua grafia, que utiliza dupla linha; a estilização é reminiscente de uma escrita manual, mas apresenta um aspeto chamativo, devido à utilização da referida dupla linha nas letras, assim como devido ao tamanho irregular e imperfeito das mesmas. Há também que salientar que, enquanto as restantes quatro letras '-UAVE’ aparecem em tamanho idêntico ou quase idêntico e apresentam uma certa harmonia na sua estilização, o mesmo não ocorre com a letra inicial 'S'.

A referida letra inicial aparece num tamanho visivelmente superior, sendo aproximadamente duas vezes maior que as restantes e estando graficamente destacada das mesmas. Ainda mais importante é a sua estilização que, embora também siga o padrão da dupla linha, é manifestamente diferente das estilização das restantes quatro letras da palavra. Trata-se de uma estilização de aspeto estranho e original, que não segue as proporções normais da letra 'S'. De facto, o aspeto dessa letra é tão bizarro que, se fosse considerada isoladamente, a mesma possivelmente nem seria reconhecida como um 'S'. No seio do sinal, tal reconhecimento existe, naturalmente, devido ao facto de o consumidor instintivamente procurar ler e compreender os elementos verbais presentes nas marcas comerciais, identificando assim 'SUAVE’ como um elemento semântico significativo. Contudo, tal não pode levar à conclusão de que a estilização considerável acima descrita passará desapercebida.
Pelo contrário, a Divisão de Anulação considera que a forma estilizada em que o elemento 'SUAVE’ se encontra representado no sinal é suficientemente impactante para criar uma impressão duradoura junto do público, tornando assim o sinal memorável e reconhecível e, em

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consequência, distintivo para os produtos em apreço na classe 25, uma vez que poderá servir para indicar a origem comercial dos mesmos.

Tal entendimento encontra cobertura na jurisprudência. Embora, quando uma marca seja composta por elementos nominativos e figurativos, os primeiros são, em geral, mais distintivos do que os segundos, uma vez que
o consumidor médio se referirá mais facilmente aos produtos em causa, citando o nome em vez de descrever o elemento figurativo da marca, os elementos figurativos ou estilísticos de um sinal composto não podem ser sumariamente rejeitados como negligenciáveis, na medida em que podem aumentar a diferenciação entre sinais, ou mesmo contribuir para uma impressão global diferente (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA, EU: T:2005:418, § 41 a 43, e 08/02/2007, T-88/05, Nars, EU:T:2007:45, § 61; ênfase nosso). Um elemento figurativo enquanto tal, pode também consistir na componente figurativa com a qual elementos verbais são graficamente representados, i.e., na sua estilização, conforme descrito acima.

Nesses termos, o Instituto considera que a estilização considerável do elemento 'SUAVE’ é suficiente para influenciar decisivamente a impressão global conferida pelo sinal como um todo. O referido elemento é colocado no centro da marca e é representado numa dimensão considerável em relação aos restantes elementos do sinal, pelo que desempenha um papel importante na impressão global criada pela marca. A estilização considerável do mesmo, coroada pelo aspeto bizarro da letra maior – a letra inicial 'S’ – compensa o carácter descritivo da palavra em si e é suficiente para conferir carácter distintivo mínimo à marca como um todo.

Por uma questão de exaustividade, note-se que a jurisprudência referida pelo requerente se refere a marcas (por exemplo, BioID, Best Buy, Bestpartner, Wallet, Weisse Seiten, Companyline, Hundesport, 1clickdonation, Christmas Décor, etc.) que são diferentes da marca contestada e não podem ser traçadas analogias entre elas e a MUE no presente processo. De facto, a citada jurisprudência trata de casos de marcas nominativas ou de sinais cuja componente figurativa (incluindo o grau de estilização dos seus elementos verbais) reveste de uma componente estilística muito mais simples e notavelmente inferior à da
estilização do termo 'SUAVE’ no presente caso (p. ex., ou
). Embora os princípios gerais da jurisprudência tenham sido observados, na apreciação do presente caso acima referida, ao aplicar tais princípios ao caso específico da marca contestada, a Divisão de Anulação chegou à conclusão que o sinal é suficientemente estilizado para ser registável.

3. Análise do aspeto figurativo global do sinal
O requerente considera que os elementos figurativos do sinal não têm um impacto suficientemente distintivo na perceção do consumidor. O requerente submeteu exemplos de imagens promocionais utilizadas online,

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em relação a calçado, para substanciar a alegação de que a figura de um pé tem um vínculo suficientemente direto com os produtos em apreço e, como tal, não pode conferir distintividade à marca como um todo.

Embora o requerente tenha tentado desvalorizar ao máximo o impacto da componente figurativa do sinal, a Divisão de Anulação considera que a mesma é, considerada na sua globalidade, suficientemente significativa e influente na impressão geral veiculada pela marca.

Conforme já analisado acima, há que sublinhar que o facto de os elementos nominativos das marcas chamarem mais a atenção do público como indicadores de origem comercial não apaga a importância dos elementos figurativos, que não podem ser simplesmente ignorados. Um sinal misto tem uma componente figurativa, e a mesma deve ser analisada e tida em consideração, pois também contribui para a referida impressão global veiculada pelo sinal. O já referido acórdão de 15/09/2005, C-37/03 P, « BioID », estabeleceu que elementos figurativos de estilização mínima não permitiriam que uma marca, no seu conjunto, possuísse carácter distintivo. No entanto, contrariamente à conclusão do requerente, a Divisão de Anulação considera que no presente caso, a componente figurativa da marca, considerada na sua globalidade, é incontestavelmente chamativa e memorável, e acrescenta pelo menos o nível mínimo de carácter distintivo necessário ao sinal como um todo.

A referida componente figurativa consiste não só na figura de um pé, mas também em todos os outros componentes figurativos contidos no sinal: as cores utilizadas (verde e diversas tonalidades de castanho e de bege), as linhas ondeadas verdes por baixo do desenho do pé, o fundo com tonalidades escuras e claras formando riscas e, por fim, a estilização considerável do elemento 'SUAVE’ (e, principalmente, da sua letra inicial), que já foi analisada acima. Todos estes elementos, acompanhados também pelo elemento distintivo 'CALSUAVE', criam um conjunto gráfico único, que resulta suficientemente impactante e chamativo para ser memorável e, portanto, para ser reconhecido pelo público como um sinal que pode servir de indicador de origem comercial.

O facto de que alguns dos elementos verbais do sinal sejam descritivos não impede que, em combinação com outros, possam formar um conjunto memorável e que atinge um nível mínimo de distintividade. Sem entrar na discussão sobre se a figura do pé é, em si, registável ou não, a Divisão de Anulação considera que a análise efetuada pelo requerente do sinal em apreço é fortemente redutora. Não foi dada a devida consideração à forma como todos os componentes figurativos do sinal aparecem conjugados.

Considerando os diversos elementos, conforme a descrição acima, a Divisão de Anulação conclui que a componente figurativa da marca também contribui para atingir o carácter mínimo de distintividade de que o sinal goza, máxime quando considerada conjuntamente com a estilização substancial do elemento 'SUAVE’ e com a presença do elemento distintivo 'CALSUAVE', previamente analisados em mais detalhe.

Tendo em conta o acima exposto, torna-se evidente que a marca impugnada, apesar de conter alguns elementos verbais descritivos ('AIR FUNCTION’ e a palavra 'SUAVE’ enquanto tal), não viola, no seu conjunto, o

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artigo 7.° , n.° 1, alínea c), do RMUE, uma vez que contém outros elementos distintivos (nominativos e figurativos) e porque, na sua totalidade, cria uma impressão duradoura que ultrapassa o limiar mínimo do carácter distintivo para que uma marca possa ser registada. Por conseguinte, o pedido deve ser rejeitado, na medida em que se baseou no artigo 59.°, n.° 1, alínea a) do RMUE, em conjugação com o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMUE.

Alegada ausência de carácter distintivo – Artigo 7.°, n.° 1, alínea b) do RMUE
As marcas a que se refere o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do RMUE são aquelas, especialmente, que não permitem ao público pertinente «repetir uma experiência de compra caso esta se revele positiva, ou evitá-la, caso se revele negativa, quando da aquisição posterior dos produtos ou serviços em causa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). É este o caso, nomeadamente, dos sinais comummente utilizados na comercialização dos produtos ou dos serviços em causa (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Os argumentos do requerente relativos à falta de carácter distintivo da MUE são, essencialmente, os mesmos que os acima mencionados e, consequentemente, toda a análise efetuada previamente no ponto referente à alegada descritividade do sinal sub judice é também correspondentemente aplicável aqui.

O requerente alegou reiteradamente que a expressão 'SUAVE’ é conhecida dos consumidores e que é comummente utilizada para os referidos produtos, pelo que a marca carece de carácter distintivo. Contudo, conforme já observado, há uma série de outros fatores que devem ser analisados, para além da descritividade da palavra 'SUAVE’ em relação aos produtos.
O requerente alega também que os elementos figurativos do sinal não são suficientes para conferir distintividade à marca, mas centra a sua análise exclusivamente na figura do pé, representada por cima do elemento 'SUAVE'. Porém, não foram devidamente tidos em conta diversos outros aspetos, que o Instituto considera fulcrais: a distintividade e o carácter não- negligenciável do elemento 'CALSUAVE', o grau de estilização do elemento 'SUAVE’ e o aspeto figurativo global do sinal (que inclui todos os seus componentes figurativos, nominativos e estilísticos). Todos esses aspetos têm uma importância determinante, sobretudo a nível da perceção visual do sinal.

A esse respeito, a Divisão de Anulação considera importante frisar que o modo em que os produtos em causa são disponibilizados no mercado (calçado, na classe 25) implica, normalmente, um exame visual, um contato visual com o produto. De facto, trata-se de produtos de consumo relativamente comuns que são normalmente adquiridos em lojas especializadas ou estabelecimentos onde os produtos são dispostos em prateleiras e os consumidores são guiados pelo impacto visual da marca que procuram. O mesmo é aplicável, mutatis mutandis, ao comércio online, em que o consumidor também toma sempre contato visual com o produto e com a sua marca durante o ato de compra.

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Nessas condições, é lícito conferir a devida importância a todos os elementos do sinal que serão alvo de perceção visual por parte dos consumidores (que foram detalhadamente analisados no ponto prévio, relativamente ao artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMUE) e que lhes permitirão compreender o sinal como um indicador de origem comercial, como uma marca que distingue os produtos de uma entidade dos de outras que ofereçam produtos idênticos. O contrário, mais uma vez, não foi demonstrado pelo requerente, que focou a sua atenção na figura do pé, mas não apresentou motivos convincentes para considerar como desprovidos de qualquer distintividade nem o elemento 'CALSUAVE', nem a estilização do elemento 'SUAVE', nem o aspeto figurativo global do sinal, resultante da conjugação de todos os seus elementos, incluído a sua particular estilização.

É certo que, segundo a jurisprudência, um sinal extremamente simples, constituído por uma figura geométrica de base, como um círculo, uma linha, um retângulo, não é capaz, por si só, de transmitir uma mensagem que os consumidores possam recordar, pelo que os consumidores não a consideram uma marca, a menos que tenha adquirido carácter distintivo pelo uso (12.09.2007, T-304/05, Pentágono, EU:T:2007:271, § 22).

Contudo, deve também ser salientado que, ao abrigo do RMUE, a marca da UE não está sujeita à verificação de um nível específico de criatividade linguística ou artística ou de imaginação por parte do titular da marca. Basta que a marca permita ao público relevante identificar a origem dos produtos ou serviços protegidos e distingui-los dos de outras empresas (16.09.2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41 & 29.04.2009, T-23/07, α, EU:T:2009:126, § 43; ênfase nosso). Considera-se que a marca contestada permite ao público identificar os produtos com uma determinada origem, por todas as razões anteriormente apontadas.

Para além disso, o sinal em apreço não só não consiste em elementos gráficos simples, como, pelo contrário, apresenta elementos com um grau de estilização não-negligenciável. Nesses termos, a referência feita ao caso do símbolo de uma vaca para produtos lácteos (MUE n° 11 345 998) não tem aplicabilidade visto que, evidentemente, a marca sub judice não consiste apenas na imagem do pé, já que tem outros elementos que lhe conferem distintividade, máxime os anteriormente citados 'CALSUAVE’ e a forma estilizada em que o elemento central 'SUAVE’ está reproduzido.

Tal como acima indicado, todos esses elementos, juntamente com a sua particular composição gráfica e componente figurativa, conferem à MUE em apreço um carácter distintivo. Essa é a conclusão coerente com o princípio segundo o qual as marcas da UE devem ser avaliadas na sua totalidade, consoante a impressão global que veiculam.

Consequentemente, o requerente não provou a sua alegação de que a marca é desprovida de carácter distintivo nos termos do artigo 7.° , n.° 1, alínea b), do RMUE em relação aos produtos registados e o pedido deve ser indeferido também na medida em que se baseou neste fundamento.

Da não-aplicabilidade do Artigo 7.°, n.° 1, alínea e) do RMUE

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O requerente cita o Regulamento atualmente em vigor (Regulamento (UE) n.° 2017/1001), em especial o artigo 7.°, n.° 1, alínea e), RMUE, e centra-se no artigo 7.°, n.° 1, alínea e), argumentando que a marca contestada consiste numa « outra característica » que confere um valor substancial aos produtos em apreço. Nessa linha, o requerente cita a jurisprudência e afirma que o conceito de « valor » também pode ser interpretado em termos de « atratividade », ou seja, a probabilidade de os produtos serem adquiridos principalmente devido à sua forma particular ou a outra característica particular (segurança, conforto, suavidade, etc.).

Sem discutir as possíveis interpretações do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), do RMUE atualmente em vigor, sublinha-se que, uma vez que uma declaração de nulidade de uma marca tem como consequência que a marca considerada não tenha tido, desde o início, quaisquer efeitos, a sua validade deve ser avaliada face às disposições legais e aos requisitos que se encontravam em vigor no momento da apresentação do respetivo pedido. Para que uma marca seja declarada nula, deve ser demonstrado que, já no momento da sua apresentação, ficou aquém das normas do artigo 7.° RMUE. Por conseguinte, a situação deve ser avaliada em relação ao momento relevante, ou seja, a data de pedido da marca contestada (23/04/2010, C 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41).

A marca impugnada foi apresentada em 13/11/2007. O regulamento aplicável é, por conseguinte, o que era eficaz na altura, a saber, o Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho de 20 de Dezembro de 1993 (que vigorou até 12/04/2009). Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), do referido Regulamento, será recusado o registo de sinais exclusivamente compostos:

i) Pela forma imposta pela própria natureza do produto; ii) Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico; ou iii) Pela forma que confere um valor substancial ao produto.

É evidente que, no momento da sua apresentação, o registo da marca contestada só poderia ter sido recusado (no que diz respeito a esta disposição) se consistisse numa forma enquanto tal. Ainda que consistisse numa « outra característica », resultante da natureza das produtos, necessária para obter um resultado técnico e/ou que confira um valor substancial aos produtos (redação atual do Regulamento), tal não constituía motivo para recusar um pedido de marca comunitária (atual marca da MUE).

Por conseguinte, os argumentos da requerente relativos ao artigo 7.° , n.° 1, alínea e), do Regulamento são irrelevantes, uma vez que dizem respeito a cenários em que a marca impugnada é constituída por « outra característica », o que não constituía uma condição para a possibilidade de registo de uma marca no momento em que a marca impugnada foi apresentada (e registada).
Uma vez que a marca contestada não consiste, manifestamente, exclusivamente numa forma, é evidente que não lhe pode ser aplicado o padrão do artigo 7.° ,n.° 1, alínea e), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho de 20 de Dezembro de 1993, que estava em vigor no momento da

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apresentação do pedido da marca impugnada e que é, portanto, aplicável ao presente caso. Portanto, o pedido de declaração de nulidade deve ser indeferido também na medida em que se baseou neste fundamento.

Conclusão
Considerando o acima exposto, a Divisão de Anulação conclui que o presente pedido de declaração de nulidade por motivos absolutos deve ser rejeitado na sua totalidade.

CUSTAS
Nos termos do artigo 109.°, n.° 1, do RMUE, a parte vencida no processo de anulação deve suportar as taxas e as custas incorridas pela outra parte.

Uma vez que o requerente é a parte vencida, deve suportar as despesas incorridas pelo titular da MUE no decurso do presente processo.

Segundo o artigo 109.°, n.° 7, do RMUE e o artigo 18.°, n.° 1, alínea c), subalínea ii), do RERMUE, os custos a pagar ao titular da marca da UE são as despesas de representação, que devem ser fixadas com base na taxa máxima aí indicada.

A Divisão de Anulação
Inês Gueorgui Ricardo RIBEIRO DA CUNHA IVANOV NUNES FERREIRA
Nos termos do artigo 67.° do RMUE, qualquer parte prejudicada por esta decisão tem o direito de recorrer da mesma. Nos termos do artigo 68.° do RMUE, o recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O ato de recurso deve ser apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão impugnada. Devendo igualmente ser apresentadas por escrito as alegações com os fundamentos do recurso no prazo de quatro meses a contar da mesma data. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso de 720 EUR.