DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 972
Zayo Group, LLC, 1805 29th Street, Suite 2050, 80301 Boulder, Colorado, États-Unis (opposante), représentée par Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB, Phoenixbau Königstr. 5, 70173 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zayo Corporation, 2f, 3-chome-26-1, Kurihara, 123-0842 Adachi City, Tokyo, Japon (demanderesse), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel).

Le 17/12/2025, la division d’opposition prend la décision suivante:

DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 972 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:

Classe 9: Appareils téléphoniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 436 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 07/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 436 ZAYO (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 133 557, «ZAYO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:

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Classe 37 : Maintenance et réparation de réseaux, d’appareils et d’instruments de télécommunications.
Classe 38 : Services de communication, à savoir, transmission de la voix, de l’audio, d’images visuelles et de données par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communication sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données ; services de transmission et de réception de données par des moyens de télécommunication ; location de lignes de télécommunications ; location d’équipements de télécommunication ; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication ; services d’accès aux télécommunications ; services de télécommunication, à savoir, transmission locale et longue distance de la voix, de données, de graphiques et de vidéo par des réseaux optiques et sans fil à large bande ; services de télécommunication, à savoir, fourniture d’accès à l’internet par des réseaux optiques et sans fil à large bande ; services de télécommunication, à savoir, transmission locale et longue distance de la voix, de données, de graphiques et de vidéo par des réseaux à large bande, en cuivre et optiques ou sans fil ; services de télécommunication, à savoir, transmission de la voix, de données, de graphiques, de sons et de vidéo par des réseaux à large bande par courant porteur ou sans fil ; services de télécommunication consistant en la fourniture de fonctionnalités téléphoniques, à savoir, appel en attente, identification de l’appelant, renvoi d’appel et signalisation de message en attente ; services de télécommunication consistant en la fourniture de services téléphoniques avec diverses fonctionnalités téléphoniques, à savoir, un numéro vert dédié, une messagerie vocale, des extensions de boîtes aux lettres multiples, une notification de message téléphonique, des capacités de télécopie, des rapports d’appels détaillés, l’appel en attente, l’identification de l’appelant, le renvoi d’appel et la signalisation de message en attente ; télécommunications par courrier électronique ; communications par téléphone ; communications via des réseaux à fibres optiques ; services de transmission et de réception de données par des moyens de télécommunication ; fourniture de services de colocation pour des applications de communications vocales, vidéo et de données ; fourniture de services de courrier électronique et de messagerie instantanée ; fourniture de services de télécopie par courrier électronique ; fourniture de services de conférence téléphonique ; fourniture de services de communication vocale via l’internet ; fourniture d’accès à l’internet.
Les produits contestés sont les suivants :

Classe 9 : Appareils téléphoniques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.

Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).

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L'appareil téléphonique contesté est similaire aux services de télécommunications, à savoir la transmission locale et à longue distance de la voix, de données, de graphiques et de vidéos par des réseaux optiques et sans fil à large bande de l’opposant, relevant de la classe 38. En effet, les appareils téléphoniques sont des dispositifs conçus pour permettre la transmission et la réception de la voix et des données, tandis que les services de télécommunications consistent à assurer la transmission de la voix, de données, de graphiques et de vidéos sur des réseaux de communication. Ils coïncident donc quant à leur finalité, à savoir permettre la communication interpersonnelle et la communication de données. Ils sont complémentaires, puisque les appareils téléphoniques sont indispensables pour accéder aux services de télécommunications et les utiliser. Ils partagent les mêmes canaux de distribution, car les deux sont couramment proposés par les opérateurs de télécommunications ou par des détaillants spécialisés en télécommunications. Enfin, le public pertinent coïncide, car les deux visent le grand public et les utilisateurs professionnels à la recherche de solutions de communication.

b) Les signes
ZAYO ZAYO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.

c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires. Compte tenu de l’identité des signes, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.

Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 133 557. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

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Décision sur opposition n° B 3 233 972 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Paola ZUMBO Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.