DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 69 514 (NULLITÉ)
Bluebasic Srl, Via Corsica 143, 25125 Brescia (BS), Italie (requérante), représentée par Andrea Cavellini, via IV Novembre 28E, 25030 Mairano (BS), Italie et Claudio Mascialino, Via Corsica 143, 25125 Brescia (BS), Italie (employés)
c o n t r e
Middle World Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, Pologne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Łukasz Słoma, Nowogrodzka 29, 61-048 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 11/11/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La requérante supporte les dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 19/12/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 18 807 458 (marque figurative) (la MUE), déposée le 09/12/2022 et enregistrée le 25/04/2023. La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, fondée sur la dénomination commerciale et la marque non enregistrée « BlueBasic », et l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir :

Classe 1 : Préparations chimiques à utiliser comme additifs pour carburants pour la lutte contre la pollution ; Additifs chimiques pour huiles moteur ; Additifs chimiques pour carburants ; Additifs chimiques pour carburants diesel ; Additifs chimiques pour le traitement des carburants ; Additifs chimiques pour carburants ; Neutralisants de gaz toxiques ; Réactifs chimiques pour la décontamination des gaz ; Dérivés du pétrole ; Produits chimiques industriels ; Concentrés d’additifs (chimiques) pour carburants ; Substances chimiques pour la neutralisation des gaz toxiques ; Produits chimiques industriels ; Additifs chimiques.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES

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Le demandeur fait valoir que sa dénomination commerciale antérieure et sa marque non enregistrée sont protégées par le droit national et qu’elles ont été utilisées de manière continue dans le commerce et associées au demandeur. Il fait valoir que la marque/dénomination commerciale a acquis une reconnaissance significative dans les secteurs de marché pertinents avant la date de dépôt de la marque contestée. Il affirme que le titulaire de la marque de l’UE a agi de mauvaise foi en enregistrant la marque sans autorisation, malgré une connaissance parfaite de l’usage antérieur et des activités commerciales établies du demandeur. Selon le demandeur, cela constitue une tentative délibérée de s’approprier indûment les droits du demandeur, dans l’intention de tirer parti de sa réputation et de son fonds de commerce établis. Le demandeur conclut que la marque contestée devrait être déclarée nulle dans son intégralité.

Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’il y ait été dûment invité par l’Office.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS COMMERCIALES ─ ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RMCUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMCUE
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, sous a), du RMDUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), du RMDUE, la demande en déclaration de nullité doit contenir une identification claire du droit antérieur sur lequel elle est fondée. Elle doit indiquer en particulier les éléments suivants (article 2, paragraphe 2, sous b), iv), du RMDUE):

Lorsque la demande est fondée sur une marque antérieure ou un autre signe au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, une indication de son type ou de sa nature, une représentation de la marque ou du signe antérieur, et une indication si le droit à la marque ou au signe antérieur existe dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres, et, dans l’affirmative, une indication de ces États membres.

Le demandeur a précisé ce qui suit: «La dénomination commerciale BlueBasic, qui constitue une marque non enregistrée et est protégée par le droit national, a été utilisée de manière continue et associée à l’opposant (BLUEBASIC S.R.L.) dans le cadre d’activités commerciales. Elle a acquis une reconnaissance significative dans les secteurs de marché pertinents avant la date de dépôt de la demande de marque contestée.»
Bien que le demandeur mentionne le «droit national», l'«usage dans le commerce» et la «reconnaissance dans les secteurs de marché pertinents», il ne précise pas le droit national de quel ou quels États membres de l’UE protège les signes invoqués, quel est le territoire d’usage dans le commerce ou quels sont les secteurs de marché pertinents. Le demandeur n’a pas indiqué, dans le formulaire de demande ou dans les observations faisant partie de la demande, si le droit à la dénomination commerciale et/ou à la marque non enregistrée invoquée existe dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres, et, dans l’affirmative, quels États membres. Par conséquent, il n’a pas respecté l’article 12, paragraphe 2, sous a), du RMDUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), iv), du RMDUE.

Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du RMDUE, lorsque la demande n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, sous a) ou b), du RMDUE, l’Office rejette la demande comme irrecevable.

Comme expliqué ci-dessus, le demandeur n’a pas correctement identifié les droits invoqués conformément à l’article 12, paragraphe 2, sous a), du RMDUE. Par conséquent, la demande doit être rejetée

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irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. À titre surabondant, la division d’annulation note que tant qu’une demande en déclaration de nullité, fondée sur plus d’un motif ou droit antérieur, est jugée recevable pour un motif ou un droit antérieur, les parties en seront dûment informées et la procédure se poursuivra. La recevabilité de tout autre motif ou droit antérieur sera examinée ultérieurement au cours de la procédure si nécessaire. En l’espèce, les parties ont été informées de la recevabilité de la demande le 27/03/2025. La vérification de la recevabilité a été effectuée en relation avec le moyen tiré de la mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’examen ultérieur du motif de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a révélé que la demande n’est pas recevable en ce qui concerne ce motif, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus. L’examen de la demande se poursuivra désormais en ce qui concerne la mauvaise foi invoquée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui est susceptible de diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions, à elles seules, ne sont pas susceptibles de conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, un critère objectif à l’aune duquel une telle action peut être mesurée et qualifiée ensuite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et des affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas au regard des normes (Conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

La question de savoir si un titulaire de marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité ; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Une situation susceptible de donner lieu à la mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en vertu de l’usage d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ensuite avec l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

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Dans de tels cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a jugé qu’il convient de prendre en considération, notamment, les éléments suivants:

a) le fait que le titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire susceptible d’être confondu avec la MUE contestée;

b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;

c) le degré de protection juridique dont bénéficient le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si le titulaire de la MUE, en déposant la MUE contestée, poursuivait un objectif légitime.

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si le demandeur agissait ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en compte (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T- 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).

Appréciation de la mauvaise foi Le demandeur allègue que le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi en enregistrant la marque sans autorisation, malgré une connaissance parfaite de l’usage antérieur et des activités commerciales établies du demandeur. Selon le demandeur, cela constitue une tentative délibérée de s’approprier indûment les droits du demandeur, dans l’intention de tirer parti de sa réputation et de son fonds de commerce établis. En ce qui concerne la connaissance par le titulaire de la MUE de l’usage antérieur de la marque par le demandeur, cette allégation n’est absolument pas étayée par le demandeur. Le demandeur n’allègue pas (et encore moins ne présente de preuve à cet effet) que le titulaire de la MUE avait une connaissance directe du signe du demandeur, d’une relation antérieure entre les parties, d’un quelconque contact entre elles ou de toute autre forme d’exposition directe au signe du demandeur. En ce qui concerne la connaissance potentielle par le titulaire de la MUE, la connaissance peut être présumée exister ('devait savoir') sur la base, notamment, de la connaissance générale dans le secteur économique concerné ou de la durée d’usage. Plus l’usage d’un signe est long, plus il est probable que le titulaire de la MUE en ait eu connaissance (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Selon les circonstances de l’espèce, cette présomption peut s’appliquer même si le signe a été enregistré dans un pays non membre de l’UE (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71). En l’espèce, le demandeur a produit les éléments de preuve suivants pour démontrer l’usage antérieur de son signe:

Contrat de licence de marque entre une société allemande et le demandeur (sous la dénomination BLUEBASIC SRL), daté de 2012, dans lequel le demandeur se voit accorder une licence d’utilisation de la marque 'AdBlue’ pour les carburants à base d’urée aqueuse et pour les installations de moteurs utilisant ces carburants, en Europe.

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Un extrait de la base de données de la Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture italienne concernant la société BLUEBASIC s.r.l. (la requérante), indiquant la date de début d’activité au 05/05/2010. Le commerce de gros de produits chimiques est indiqué comme activité économique principale de la société.

Un extrait de registro.it montrant que le nom de domaine bluebasic.it est enregistré depuis 2008 par la requérante.

Une facture émise par la requérante à un client en Italie, datée du 26/11/2024, pour 160 EUR, pour 'FUSTO 200 LT ADBLUE BLUEBASIC'.

Les documents ci-dessus ne fournissent aucune information concernant l’étendue de l’usage du signe de la requérante avant le dépôt de la marque contestée. Le contrat de licence concerne une marque différente (AdBlue) et s’il est vrai que la société 'BLUEBASIC’ est partie au contrat, le contrat lui-même n’est pas un document accessible au public, et il n’y a aucune raison de supposer que ce contrat et l’une de ses parties soient de notoriété publique. La facture est datée de près de deux ans après le dépôt de la marque contestée. Par conséquent, les seuls documents faisant état d’une quelconque possibilité pour le public de prendre connaissance de l’existence d’une société 'BLUEBASIC’ ou de tout usage d’un tel signe avant le dépôt de la marque contestée sont l’enregistrement de la société et l’enregistrement du nom de domaine. En l’absence de toute preuve démontrant l’étendue de l’usage du nom 'BLUEBASIC', la division d’annulation ne juge pas plausible qu’une société basée en Pologne ait surveillé le registre des sociétés italiennes à la recherche de noms à s’approprier indûment. Concernant le nom de domaine, le document soumis ne fait que confirmer son enregistrement ; cependant, la requérante n’a pas fourni d’impressions de site web démontrant l’existence d’un site web actif contenant un contenu réel. En tout état de cause, un demandeur de marque de l’Union européenne n’est pas tenu de mener une enquête approfondie sur l’existence éventuelle de sociétés portant des noms identiques ou similaires à celui demandé. La requérante affirme que son signe jouit d’une reconnaissance, mais les preuves soumises ne corroborent pas cette affirmation.

En conclusion, les documents soumis par la requérante ne démontrent aucune utilisation publique réelle du nom 'BLUEBASIC', et encore moins dans une mesure qui justifierait la conclusion que le titulaire de la marque de l’Union européenne était probablement au courant d’un tel usage au moment du dépôt de la marque contestée. La division d’annulation ne voit aucune raison de présumer qu’une société basée en Pologne était, ou aurait dû être, au courant d’une société italienne qui n’utilise pas publiquement sa dénomination sociale.

En outre, la marque contestée est composée de deux mots anglais simples et courants. En conséquence, il est plausible que la même combinaison ait pu être conçue indépendamment par les deux entités, et que l’élément verbal identique des signes soit ainsi purement fortuit. Le fait que les signes soient identiques n’établit pas la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne, lorsqu’il n’existe pas d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, § 90).

L’enregistrement d’un signe prétendument similaire n’est pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, la

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Décision en matière de nullité n° C 69 514 Page 6 sur 7
Le RMCUE prévoit une solution différente à l’article 60 du RMCUE, intitulé «Motifs relatifs de nullité». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être subsumée sous la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19). Enfin, ainsi qu’il a été jugé, le fait que le titulaire de la MUE sache ou doive savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister n’est pas suffisant pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, les intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt doivent également être prises en considération. Le demandeur allègue que le titulaire de la MUE a enregistré la marque afin de tirer parti de la réputation et de la clientèle établies du signe du demandeur. Comme indiqué ci-dessus, les preuves du demandeur sont loin de démontrer la réputation, la clientèle ou tout type de perception de la marque par le public. Sans preuve à cet effet, la division d’annulation ne peut considérer que le signe du demandeur jouissait d’une réputation, d’une clientèle ou d’une estime qui vaudrait la peine d’être exploitée par le titulaire de la MUE et, par conséquent, cette motivation du titulaire de la MUE ne peut être reconnue. La division d’annulation souligne que la charge de la preuve incombe au demandeur. Le demandeur n’a pas démontré que le titulaire de la MUE avait ou aurait dû avoir connaissance du signe du demandeur, et ses allégations concernant les intentions malhonnêtes du titulaire de la MUE ne sont pas étayées par des preuves et ne sont pas corroborées par des faits. Le demandeur n’a pas démontré que le comportement du titulaire de la MUE s’écartait des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes. En bref, même en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, il n’y a aucune raison de soupçonner que le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. Il s’ensuit que la demande doit être rejetée également dans la mesure où elle était fondée sur le motif de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation Martin LENZ Michaela SIMANDLOVA Janja FELC

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Décision d’annulation nº C 69 514 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.