DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 229 556
Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena Vista Street, 91521 Burbank, California, États-Unis (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard- von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Karl Erik Dahl, Nådlandsberget 34, 4034 Stavanger, Norvège (demandeur). Le 01/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 556 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 069 735 est rejetée dans son intégralité.

3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 02/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 069 735 «MICKEY IS FREE!» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 790 923 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent

---

Décision sur opposition n° B 3 229 556 Page 2 sur 8
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 25 : Tabliers ; chaussures de sport ; bandanas ; casquettes de baseball ; paréos de plage ; vêtements de plage ; ceintures ; bikinis ; blazers ; bottes ; nœuds papillon ; soutiens-gorge ; casquettes ; jambières ; bavoirs en tissu ; manteaux ; robes ; cache-oreilles ; chaussures ; gants ; polos de golf ; costumes d’Halloween ; chapeaux ; bandeaux ; chapellerie ; bonneterie ; vêtements pour bébés ; vestes ; jeans ; maillots ; foulards ; justaucorps ; jambières ; moufles ; cravates ; chemises de nuit ; robes de nuit ; salopettes ; pyjamas ; pantalons ; collants ; polos ; ponchos ; vêtements de pluie ; robes de chambre ; sandales ; écharpes ; chemises ; chaussures ; jupes ; shorts ; pantalons décontractés ; pantoufles ; vêtements de nuit ; chaussettes ; bas ; pulls ; pantalons de survêtement ; sweat-shirts ; maillots de bain ; débardeurs ; collants ; T-shirts ; sous-vêtements ; gilets ; bracelets de poignet. Les produits contestés sont les suivants :

Classe 25 : Sweats à capuche ; vestes ; chemises à manches longues ; sweat-shirts ; T-shirts. La requérante affirme qu’il n’existe aucune possibilité de chevauchement commercial ou de similitude entre les produits des marques en conflit en raison de la différence dans la manière dont leurs produits sont commercialisés et vendus, ainsi que du public pertinent. L’Office doit prendre comme référence les circonstances habituelles dans lesquelles les produits couverts par les marques sont commercialisés, c’est-à-dire les circonstances qui sont attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les circonstances particulières dans lesquelles les produits couverts par les marques sont commercialisés (ou sont prévus pour être commercialisés) n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps en fonction des souhaits des titulaires des marques (15/03/2007, C 171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59 ; 22/03/2012, C 354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73 ; 21/06/2012, T 276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). En outre, le fait que la requérante inclue une clause de non-responsabilité sur les produits, à savoir DON’T BE CONFUSED! This item has nothing, nada, niente (…) to do with the entertainment company Disney Co. n’a pas d’incidence sur la présente affaire. Par conséquent, cette allégation est rejetée comme non fondée. Les vestes ; les sweat-shirts ; les T-shirts sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).

Les sweats à capuche ; les chemises à manches longues contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les chemises ou les sweat-shirts de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

---

Décision sur opposition n° B 3 229 556 Page 3 sur 8
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.

Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.

c) Les signes
MICKEY IS FREE!
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Afin d’éviter des scénarios multiples dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, et parce que la partie anglophone du public comprendra tous les éléments verbaux des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. L’élément verbal « Disney » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme le nom de famille de « Walt(er Elias) 1901–66, producteur de films américain, pionnier des dessins animés: notamment connu pour ses créations Mickey Mouse et Donald Duck. » (informations extraites le 12/11/2025 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/disney). Étant donné que ce terme n’a pas de lien avec les produits pertinents, son degré de caractère distinctif est normal. L’élément verbal « MICKEY » de la marque antérieure est perçu par le public pertinent comme le personnage de dessin animé Mickey Mouse, en particulier parce que cette perception est renforcée par l’élément figuratif de la marque antérieure représentant le même personnage de dessin animé, Mickey Mouse. Étant donné que ce terme et l’élément figuratif représentant Mickey Mouse n’ont pas de lien avec les produits pertinents, leur degré de caractère distinctif est normal. En tout état de cause, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public ne

---

Décision sur opposition n° B 3 229 556 Page 4 sur 8
ont tendance à analyser les signes et se référeront plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

Les éléments «& CO.» de la marque antérieure constituent l’expression anglaise abrégée de «and company». L’expression «& CO.» est couramment utilisée dans les noms d’entreprises et de sociétés pour indiquer qu’il y a plusieurs personnes impliquées, et il est probable qu’elle soit perçue comme telle par le public concerné. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif.

Selon la requérante, le signe contesté «MICKEY IS FREE!» n’est pas un dérivé de la marque antérieure, ni un signe d’origine cherchant à induire les consommateurs en erreur. MICKEY IS FREE! est une marque transformatrice, clairement distinctive et expressive qui fait référence à la réalité historique et juridique de l’entrée de Mickey Mouse Steamboat Willie de 1928 dans le domaine public américain en janvier 2024. L’intention commerciale de la marque contestée réside dans une vision unique d’entreprise de marque de streetwear et dans le contexte culturel, qui réinterprète ce statut désormais dans le domaine public à travers une entreprise de vêtements de marque de skate et de surf, sous des déclarations claires d’indépendance artistique, créative et intentionnelle de l’entreprise.

À cet égard, il convient de noter que la comparaison des signes doit se fonder uniquement sur la perception de la marque antérieure et du signe contesté tels qu’enregistrés et tels que demandés respectivement. Il est sans pertinence que l’une ou l’autre des parties se réfère au signe contesté par un concept particulier dans ses écritures ou si les particularités de la marque indiquent un concept spécifique, car cela ne reflète que la manière dont les parties perçoivent la marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra; de même, toute intention de la requérante lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération (10/11/2011, T-22/10, Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, EU:T:2011:651, § 62). Par conséquent, le simple fait que la requérante ait désigné le signe contesté comme «MICKEY IS FREE!» lors du dépôt, n’implique pas automatiquement que le public pertinent le percevra avec le concept décrit ci-dessus par la requérante. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que le public du territoire pertinent identifie cette signification dans le signe contesté. La perception suggérée exigerait beaucoup d’imagination et d’effort mental de la part du public pertinent, d’autant plus que les produits pertinents n’y sont pas liés.

Le consommateur anglophone comprendra les expressions «IS FREE!» comme une forme grammaticale combinant l’adjectif «free» avec le verbe «to be» pour véhiculer le concept d’«exister dans un état de liberté», se référant à l’état de ne pas être affecté par, ou de ne pas être soumis à, quelque chose de désagréable ou d’indésirable.

Le signe contesté «Mickey IS FREE!» est perçu comme un slogan, signifiant que «Mickey est libéré ou sans entraves». Étant donné que ce concept est vague par rapport aux produits concernés et que plusieurs étapes mentales seraient nécessaires pour que le public établisse un lien et/ou un rapport descriptif (29/03/2023, T-308/22, DECOTEC, EU:T:2023:165, § 21, 44 et seq.), son degré de caractère distinctif est normal.

Les symboles typographiques tels qu’un point, une virgule, un point-virgule, des guillemets ou un point d’exclamation ne seront pas considérés par le public comme une indication d’origine. Les consommateurs percevront le point d’exclamation «!» du signe contesté comme un signe destiné à attirer l’attention du consommateur mais non comme un signe indiquant l’origine commerciale.

---

Décision sur opposition n° B 3 229 556 Page 5 sur 8
La police de caractères dans laquelle les éléments verbaux de la marque antérieure sont écrits n’est pas particulièrement élaborée ou sophistiquée et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle embellit. Elle est de nature purement décorative et, par conséquent, non distinctive. L’élément verbal « MICKEY & CO. » et l’élément figuratif de la marque antérieure éclipsent l’élément verbal « Disney » de la marque en raison de leur position centrale et de leur taille. L’élément verbal « MICKEY & CO. » et l’élément figuratif sont les éléments visuellement co-dominants de la marque.

Les éléments figuratifs de 2 cercles de la marque antérieure constituent un arrière-plan ou un cadre pour la marque antérieure. Des dispositifs géométriques simples tels que des cercles sont incapables de transmettre un message qui puisse être mémorisé par les consommateurs et ne seront donc pas perçus par eux comme une marque. Par conséquent, cet élément figuratif est non distinctif.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « Mickey ». Cependant, ils diffèrent par l’élément verbal distinctif et secondaire « Disney » de la marque antérieure, les éléments verbaux non distinctifs « & CO. » et les éléments verbaux « IS FREE! » du signe contesté. Les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif de la marque antérieure représentant le personnage de dessin animé et ses aspects figuratifs et d’arrière-plan non distinctifs, d’un impact moindre. Par conséquent, compte tenu du degré de distinctivité et de l’impact des différents éléments des signes, ceux-ci présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« MICKEY ». La prononciation diffère dans le son des éléments verbaux « IS FREE » du signe contesté. En ce qui concerne l’élément verbal « Disney » de la marque antérieure, étant donné son caractère secondaire
CO. » dans la marque antérieure est également peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).

Par conséquent, compte tenu du degré de distinctivité et de l’impact des différents éléments des signes, ceux-ci présentent une similitude phonétique moyenne.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, celle de Mickey. Cependant, le signe contesté véhicule également un concept additionnel, celui d’un « Mickey libéré », qui est toutefois subordonné à l’élément verbal « Mickey ». Le public pertinent percevra également les concepts du nom de famille « Disney » et de « société » dans la marque antérieure. Cependant, ces différences conceptuelles n’ont qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elles découlent de significations secondaires par rapport à des significations non distinctives.

---

Décision sur opposition n° B 3 229 556 Page 6 sur 8
Dès lors, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, et phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.

Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est courant, sur le marché pertinent, que les entreprises créent des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de conférer à leur marque une nouvelle image. Dès lors, et contrairement à l’allégation du demandeur, lorsqu’il rencontre les signes en conflit, et confronté à des produits identiques, le public pertinent enregistrera mentalement le fait qu’ils partagent l’élément «MICKEY» et percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure.

Dans ses observations, le demandeur fait valoir qu’il existe de nombreuses marques enregistrées au niveau européen contenant l’élément verbal «MICKEY» qui ont été

---

Décision sur opposition nº B 3 229 556 Page 7 sur 8
coexistant pacifiquement sans qu’aucune opposition n’ait été déposée. Pour cette raison, cette partie estime que les parties peuvent coexister sur le marché sans créer de risque de confusion. Toutefois, la division d’opposition constate, premièrement, qu’il est du droit du titulaire de marques de s’opposer à l’enregistrement des demandes de marques qui pourraient entrer en conflit avec de tels droits antérieurs. Deuxièmement, le risque de confusion est évalué en analysant tous les facteurs pertinents, qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. En l’espèce, la conclusion de l’existence d’un risque de confusion entre les signes a été atteinte principalement parce qu’ils coïncident dans l’élément verbal distinctif 'MICKEY', et que les éléments restants des signes sont d’un caractère distinctif égal ou inférieur, comme expliqué ci-dessus. La requérante fait également valoir que sa marque 'MICKEY IS FREE!' est enregistrée dans plusieurs territoires tels que : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège. Ces marques ont été enregistrées dans des pays qui sont en dehors de l’Union européenne, de sorte que leur existence n’est pas pertinente pour la présente procédure. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.

Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 18 790 923 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, tel qu’allégué par l’opposante. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

---

Décision sur opposition nº B 3 229 556 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Ferenc GAZDA Bianca DĂNILĂ Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.