DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 15/01/2025

PRINZ & PARTNER mbB Patent- und Rechtsanwälte Rundfunkplatz 2 D-80335 München ALEMANIA
Votre référence: B8923WOEU Numéro de demande Internationale: 1793539 Marque: EXPERTCOAT Titulaire: BOBST ITALIA S.p.A Strada della Bosella 14/16 I-29121 PIACENZA Italy
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 18/07/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.

Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:

Classe 7 Machines et parties de machines de façonnage, d’enduction et de contrecollage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d’estampage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d’impression; commandes hydrauliques, pneumatiques et mécaniques pour les produits précités; parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

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• Les produits qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur industriel de l’emballage, attribuera au signe la signification suivante: des revêtements de spécialiste.

• La signification susmentionnée de l’ensemble verbal «EXPERTCOAT», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :

- informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 18/07/2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/expert;

- informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 18/07/2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/coat.

• Le public pertinent percevra simplement le signe «EXPERTCOAT» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits qui sont des machines pour la fabrication des emballages et des étiquettes et leurs parties constitutives, seront de haute et de bonne qualité permettant d’obtenir des revêtements d’emballage et d’étiquette d’experts, de personnes qui sont hautement qualifiées dans ce domaine. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits, à savoir des machines spécialisées et expérimentées dans le revêtement en matière d’emballage et d’étiquetage.

Même si le signe est constitué d’un terme sans espace entre les deux mots, cet élément est si négligeable qu’il n’apporte pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.

En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.

II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 15/11/2024, la titulaire a désigné un représentant et présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

1. Le signe « EXPERTCOAT » n’est pas descriptif, et il n’est pas possible non plus de lui dénier tout caractère distinctif.

Il est contestable que le mot « EXPERT », en tant que référence à une personne particulièrement qualifiée et expérimentée, soit descriptif et voire non distinctif des produits et de ce fait ne soit pas accessible à la protection conférée par une marque.
Le mot « COAT », en rapport avec des machines de la classe 7, ne sera pas forcément compris comme une indication descriptive pour un revêtement d’emballage et d’étiquette.

En outre, la combinaison des deux termes pour obtenir le signe « EXPERTCOAT » n’est pas purement descriptive. Le terme dans son ensemble « EXPERTCOAT » ne figure pas dans le

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dictionnaire et n’est pas non plus courant d’une manière quelconque. L’association du substantif « expert » avec le verbe « (to) coat » est également suffisamment inhabituelle pour conférer au signe dans son ensemble le caractère distinctif nécessaire.

2. Les marques antérieures enregistrées devraient être prises en compte.

La marque « EXPERTCOAT » s’inscrit dans toute une série de marques « EXPERT » de la titulaire, qui ont toutes été enregistrées par la titulaire auprès de l’OMPI et qui ont été acceptées par l’EUIPO, à savoir : « EXPERTFOIL » n·974 050 le 22/07/2008, « EXPERTFLEX » n·972 224 le 28/07/2008, « EXPERTCUT » n·974 114 le 12/08/2008, « EXPERTCODE » n·1 283 348 le 01/12/2015, « EXPERTSTRIP » n·1 440 099 le 09/11/2018 et « EXPERTLAM » n 1 793 537 le 20/03/2024.

En outre, des marques similaires de tiers sont enregistrées devant l’EUIPO, à savoir « Expertkeys » n° 018591190, « ExperTec » n° 018899242 et « ExpertBook » n° 018348046.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.

Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.

Remarque Générale
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.

Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).

Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Réponse aux arguments de la titulaire
1)Bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou

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services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).

Dans la mesure où la titulaire souligne que le signe n’a «pas de signification descriptive», l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).

Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).

Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits en cause, le signe peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant les produits de la classe 7 qui sont des machines utilisées lors de la fabrication des emballages et des étiquettes, ainsi que les parties constitutives de ces machines. Le public pertinent sera amené à percevoir le signe comme fournissant simplement des informations sur les aspects positifs de ces produits, qui seront perçus comme des machines spécialisées et expérimentées dans le revêtement à des fins d’emballage et donc des machines de haute qualité utilisées par des professionnels expérimentés dans ce domaine. Ces machines utilisées lors de l’emballage d’un produit seront perçues comme des machines de haute qualité utilisant différents revêtements ou matériaux adaptés aux besoins de l’activité industrielle pour recouvrir le produit. Plus particulièrement, le public pertinent percevra le signe comme donnant l’information que les produits déposés, qui sont notamment des machines de façonnage, d’enduction et de contrecollage, de découpage, de refoulage, d’impression pour la fabrication des emballages et des étiquettes, sont des produits techniques (d’experts) utilisés dans la transformation du matériel ou du revêtement incorporé dans l’emballage ou l’étiquette.
Le message informatif du signe demandé vise à persuader les clients potentiels de choisir les produits pour lesquels la protection est demandée. Le signe demandé ne saurait être considéré comme présentant un caractère distinctif minimal, en ce qu’il n’exige pas du public un effort cognitif pour percevoir le message informatif et laudatif du signe.
La titulaire avance que l’Office n’a pas fourni de définition du dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, et en lien

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avec les produits l’Office a expliqué la façon dont le signe serait compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
Il n’y a rien d’inhabituel dans la structure du signe. Elle ne présente aucune variation inhabituelle de syntaxe ou de signification, et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre, ou qui déclencherait un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs. En outre, en anglais, il est courant de créer des mots ou des expressions en associant deux mots.

Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui ne permettent pas au public pertinent « de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative, sont refusées à l’enregistrement.

L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes non distinctifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive et voire non distinctive par la titulaire ou ses concurrents. En outre, La titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office.

2) La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

En outre, les affaires citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les termes associés à « EXPERT » ne sont pas identiques au terme en cause et la signification de ces associations conduit à une appréciation différente au regard des produits. La présence de l’élément verbal «expert» ne rend pas ces marques similaires à la marque demandée ou ne permet pas de conclure que la marque demandée n’est pas descriptive et possède un caractère distinctif.

Toutefois, un certain nombre de demandes comparables ont été rejetées par l’Office et ces refus ont été confirmés par les chambres de recours et même par le Tribunal (voir, entre autres : 13/12/2023, R 1788/2023-4, woodexpert ; 03/12/2020, R 1626/2020-4, Premium expert ; 17/04/2020, R 0702/2019-1 expert link ; 18/04/2018, R 1813/2017-2, PDF Expert, confirmé par le Tribunal 24/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666 ; 05/09/2017, R

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1362/2017-4, UV EXPERT ; 03/08/2017, R 532/2017-5, BIOEXPERT (fig.), 26/08/2013, R 2023/2012-4, EXPERT).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).

IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 793 539 est refusée pour l’Union européenne.

Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Julie GOUTARD