EUIPO, 26 août 2025, n° 000068204

EUIPO 26 août 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 26 août 2025, n° 000068204
Numéro(s) :	000068204
Textes appliqués :	Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE annulée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 68 204 (DÉCHÉANCE)
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Theaterstr. 6, 22880 Wedel, Allemagne (requérante), représentée par Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fundaçao Ataulpho de Paiva, Av. Almirante Barroso, 54, 15° Andar, Rio de Janeiro, Brésil (titulaire de la MUE), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 26/08/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.

2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 13 856 935 sont déchus dans leur intégralité à compter du 07/10/2024.

3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 07/10/2024, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 13 856 935 «IMUNO BCG» (marque verbale), (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir: Classe 5: Prophylaxie du cancer superficiel de la vessie. La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE DES PARTIES Outre l’indication du motif de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE dans la demande en déchéance du 07/10/2024, la requérante n’a avancé aucun argument particulier à l’appui de sa demande.

Le titulaire de la MUE a répondu le 18/12/2024. Il affirme avoir eu des motifs légitimes de non-usage de la marque. Il fournit des informations générales sur la Fondation Ataulpho de Paiva et insère dans les observations des extraits de son site web situé à l’adresse fundacaoataulphodepaiva.com.br. Il explique qu’il fabrique le vaccin «Imuno BCG», destiné à combattre le cancer superficiel de la vessie et qu’il est la seule entreprise à produire le médicament correspondant au Brésil. Le vaccin a été lancé en 2006 et il est utilisé pour traiter la maladie en

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environ la moitié des cas enregistrés au Brésil. Il est en outre mentionné que, depuis 2012, il y a eu une pénurie du vaccin dans plusieurs pays du monde, en raison de la fermeture d’usines de fabrication. Afin d’éviter une pénurie du vaccin en Europe, le titulaire a entamé des négociations avec une société espagnole en 2015 en vue de transférer l'«Imuno BCG». Le 12/09/2017, un accord de transfert de technologie a été signé (document 1).

Ensuite, le titulaire fait valoir que l’Agence espagnole de réglementation a demandé qu’une étude clinique soit menée localement. L’étude a débuté en 2018, elle a été menée dans plusieurs hôpitaux espagnols et aurait dû être achevée en 2023. Cependant, le respect des exigences du gouvernement espagnol et l’arrivée de la pandémie de Covid-19 ont entraîné un long retard dans le recrutement des personnes participant à l’essai clinique. Même si l’étude n’est pas encore achevée, il existe des résultats partiels qui indiquent une faible incidence d’effets indésirables (document 2).

Le titulaire soutient en outre que les résultats préliminaires prometteurs de l’étude et la demande continue pour le vaccin dans d’autres territoires ont conduit, en 2022, à une demande d’un groupe nord-américain pour vendre le vaccin «Imuno BCG» aux États-Unis. Après des discussions entre le titulaire, la société espagnole et le groupe américain, il a été décidé que l'«Imuno BCG» serait distribué en Amérique bien que sa production ait lieu en Espagne. Le 23/02/2023, un avenant prévoyant une telle fabrication et exportation a été signé (document 3).

Le titulaire conclut que tout ce qui précède démontrerait que tous les efforts sont faits pour obtenir les autorisations correctes pour le lancement du produit sur le marché dès que possible. Il cite des décisions de l’EUIPO dans les affaires en déchéance C 12 497 et C 7 514 qu’il considère analogues à la présente procédure et demande que la demande en déchéance soit rejetée.

Le titulaire a déposé des preuves à l’appui de ses allégations selon lesquelles il avait des motifs légitimes de non-usage de la MUE contestée. Le titulaire de la MUE ayant demandé à ce que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.

Les preuves consistent en ce qui suit :

Document 1 : Contrat de licence de produit avec transfert de technologie signé le 12/09/2017 par le titulaire d’une part et, deux sociétés espagnoles d’autre part (ci-après l'«Accord»). Selon l’Accord, le titulaire, en tant que propriétaire et producteur du produit «IMUNO BCG» 40mg au Brésil, accorde aux sociétés espagnoles une licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation du produit, entre autres, dans l’Union européenne. Il est en outre fait référence, entre autres, à la demande des autorités de mener des essais cliniques sur des patients comme condition d’obtention de l’autorisation de fabrication et de commercialisation. Document 2 : Document d’origine inconnue intitulé «Encore Study Summary-01 | 11/12/2024». Document 3 : Quatrième avenant à l’Accord conclu le 23/02/2023 (ci-après l'«Avenant»). L’Avenant a été signé par les mêmes entités qui étaient parties à l’Accord et avait pour objet d’étendre les droits de fabrication et de commercialisation accordés en vertu de l’Accord au territoire des États-Unis.

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La requérante n’a pas déposé d’observations en réplique, bien qu’y ayant été expressément invitée par l’Office. MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige une utilisation effective sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).

Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents permettant d’établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, la finalité de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle a été fait des marques » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution, les indications et preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.

Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de présenter de justes motifs de non-usage.

En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 20/08/2015. La demande en déchéance a été déposée le 07/10/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 07/10/2019 au 06/10/2024 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.

Les preuves déposées par le titulaire de la MUE ont été énumérées ci-dessus (voir la section « RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES PREUVES DES PARTIES »).

Décision en matière de nullité n° C 68 204 Page 4 sur 7
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – JUSTES MOTIFS DE NON-USAGE
Considérations générales
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne peut, à titre subsidiaire, prouver qu’il existe de justes motifs de non-usage de sa marque. Ces motifs couvrent, ainsi qu’il est mentionné à la deuxième phrase de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord ADPIC, des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque. En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs de non-usage doit être interprétée de manière plutôt restrictive.

Un exemple de justes motifs de non-usage explicitement mentionné à la deuxième phrase de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord ADPIC est celui des exigences gouvernementales. Un cas typique à cet égard est celui des procédures réglementaires telles que les essais cliniques et l’autorisation de nouveaux médicaments.

En revanche, les «obstacles bureaucratiques» en tant que tels, qui surviennent indépendamment de la volonté du titulaire de la marque, ne sont pas suffisants, à moins qu’ils n’aient un lien direct avec la marque, à tel point que l’usage de la marque dépend de la bonne exécution de l’action administrative concernée. Toutefois, le critère d’un lien direct n’implique pas nécessairement que l’usage de la marque est impossible; il peut suffire que l’usage soit déraisonnable. Il doit être évalué au cas par cas si un changement de stratégie de l’entreprise pour contourner l’obstacle en question rendrait l’usage de la marque déraisonnable. Ainsi, par exemple, on ne peut raisonnablement exiger du titulaire d’une marque qu’il modifie sa stratégie commerciale et qu’il vende ses produits dans les points de vente de ses concurrents (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

Arguments du titulaire
En substance, la justification invoquée par le titulaire pour le non-usage de la marque est l’existence d’exigences gouvernementales en Espagne et, plus spécifiquement, la demande de l’Agence espagnole de réglementation qu’une étude clinique pour le vaccin «Imuno BCG» soit menée afin d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché du produit.

Le titulaire a affirmé à cet égard qu’une étude multicentrique a été menée dans plusieurs hôpitaux espagnols. L’étude aurait débuté en 2018 et aurait dû être achevée en 2023. Cependant, le respect des exigences du gouvernement espagnol et la pandémie de Covid-19 ont entraîné un long retard dans le recrutement des personnes participant à l’essai clinique.

Constatations de la division d’annulation
La division d’annulation reconnaît que la commercialisation des préparations pharmaceutiques, y compris les vaccins, est soumise à des procédures d’autorisation administrative obligatoires pour la mise sur le marché de ces produits. Elle convient également que l’obligation pour le titulaire de se conformer et de suivre de telles procédures réglementaires en Espagne constituerait en principe un cas typique de justes motifs de non-usage de la marque.

En l’espèce, cependant, les preuves déposées par le titulaire à l’appui de ses allégations sont loin d’être convaincantes.

Décision en matière de nullité n° C 68 204 Page 5 sur 7
La seule pièce de preuve qui semble se rapporter à une étude clinique est le document intitulé « Encore Study Summary-01 | 11/12/2024 » (document 2). Certes, il fournit certaines informations, notamment sur le nombre de patients recrutés, le nombre de patients actifs dans le traitement, la date de fin du recrutement (c’est-à-dire le 30/09/2024) ou la date prévue de la dernière visite (06/2026). Il contient également des références à des réunions avec le CIMD tenues en mars 2023 et novembre 2023, à certaines conclusions du dernier rapport du CIMD, à la date de la prochaine réunion (janvier-février 2025) ou au fait que le nombre de patients établi dans le protocole d’étude n’a pas été atteint.

Cependant, l’origine de ce document est inconnue (vraisemblablement de l’entité qui mène l’essai en question) et son apparence indique plutôt qu’il s’agit d’un document à usage interne. Plus important encore, il n’y a aucune mention du produit auquel l’étude se rapporte ni aucune autre indication qui permettrait de déterminer avec le degré de certitude requis que les données concernent effectivement le vaccin « Imuno BCG » du titulaire. Cela soulève des préoccupations quant à la cohérence et à la valeur probante des preuves fournies que le titulaire n’a pas réussi à dissiper. Il n’y a aucune preuve que le titulaire (ou les sociétés espagnoles signataires de l’accord) aurait en fait demandé une autorisation de mise sur le marché du vaccin « Imuno BCG » ou, si oui, quand. Les preuves supplémentaires qui auraient pu étayer cette affirmation (telles que la correspondance avec l’Agence espagnole des médicaments) ne sont pas du genre que le titulaire de la marque de l’UE aurait eu des difficultés à soumettre. Il n’y a pas non plus la moindre preuve que l’étude prétendument requise par les autorités espagnoles ait effectivement commencé en 2018, comme le soutient le titulaire.

À titre d’observation, il est relevé que l’accord de février 2017 (document 1) mentionne explicitement qu’une condition pour l’obtention de l’autorisation de fabrication et de mise sur le marché est de mener des essais cliniques afin de démontrer la sécurité et l’efficacité de « IMUNO BCG 40mg » et que pour ce faire, le titulaire fournira le produit d’investigation. Cela soulève en outre la question de savoir pourquoi l’étude n’aurait commencé qu’en 2018, si le titulaire était conscient, au moins dès février 2017, des conditions requises pour que son produit puisse être mis sur le marché. L’absence de toute preuve convaincante concernant l’étude, associée à l’absence de toute preuve concernant l’initiation de la procédure d’autorisation administrative en Espagne, semble plutôt indiquer que le titulaire suivait apparemment un plan d’affaires spécifique et choisissait de concentrer ses efforts ailleurs, plutôt que d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché nécessaire « dès que possible » comme il le soutient.

Quant à la pandémie de Covid-19, il est noté ce qui suit. Les cas de force majeure qui entravent le fonctionnement normal de l’activité du titulaire peuvent constituer des motifs légitimes de non-usage et une pandémie mondiale pourrait être qualifiée comme telle. En outre, la division d’annulation reconnaît les circonstances exceptionnelles créées par l’épidémie de Covid-19. Cependant, en l’espèce, le titulaire s’est limité à invoquer l’affirmation vague et générale selon laquelle la pandémie a causé des retards dans le recrutement des patients, sans fournir d’arguments spécifiques ou convaincants (étayés par des preuves pertinentes) à cet égard.

Par souci d’exhaustivité, même s’il devait être supposé que le document « Encore Study Summary-01 | 11/12/2024 » se rapporte bien au vaccin du titulaire (car ce serait la lumière la plus favorable pour examiner le cas du titulaire et

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qui sera sans préjudice pour le demandeur, ainsi qu’il ressortira ci-après), les seules choses qui pourraient en être déduites sont que l’étude est en cours, que certaines réunions ont eu lieu en mars et novembre 2023 et que le recrutement des patients a pris fin en septembre 2024. Toutefois, en l’absence d’autres preuves concluantes et convaincantes, ce document ne peut, en soi, soutenir suffisamment les allégations du titulaire. Si l’étude a commencé en 2018 comme le titulaire l’allègue, alors il aurait pu produire au moins quelques preuves à cet égard.

Les documents restants ne peuvent apporter aucun éclaircissement sur la question. L’accord (document 1) prévoit simplement l’octroi par le titulaire aux sociétés espagnoles d’une licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation d’IMUNO BCG’ 40mg et l’addendum (document 3) concerne l’extension de ces droits aux États-Unis.

En somme, les déclarations du titulaire selon lesquelles il a démontré « que tous les efforts sont déployés par le titulaire pour obtenir les autorisations correctes » pour le lancement du vaccin « Imuno BCG » sur le marché dans les plus brefs délais, restent manifestement non étayées.

Dans ce contexte, la division d’annulation constate que les arguments et les preuves du titulaire ne sont pas suffisants pour constituer de justes motifs de non-usage de la MUE contestée.

CONCLUSION
Il découle de ce qui précède que le titulaire de la MUE n’a pas réussi à démontrer qu’il avait de justes motifs de non-usage de la MUE contestée. En conséquence, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la MUE contestée doit être déchue dans son intégralité.

Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, soit à compter du 07/10/2024. Cette conclusion n’est pas remise en cause par les références du titulaire à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses allégations selon lesquelles il avait de justes motifs de non-usage. Il est rappelé d’emblée que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et eu égard à ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière. En l’espèce, la division d’annulation a dûment pris en considération les affaires invoquées par le titulaire. Toutefois, aucune analogie ne peut être établie entre celles-ci et la présente procédure. Dans la déchéance du 24/02/2020, C 12 497, le titulaire de la MUE a produit des preuves montrant qu’il recherchait activement des autorisations de mise sur le marché pour son produit et que les procédures visant à obtenir les autorisations avaient été engagées dans le délai de cinq ans suivant immédiatement l’enregistrement de la marque. Ici, comme indiqué précédemment, le seul élément de preuve qui semble se rapporter à une étude ne peut être lié de manière univoque au vaccin du titulaire et il n’existe aucune preuve qu’une autorisation de mise sur le marché pour un tel produit ait jamais été demandée. Quant à la déchéance du 24/01/2014, C 7 514, cette procédure ne concernait pas une allégation de justes motifs de non-usage. En fait, dans cette procédure, le titulaire

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a produit des preuves d’usage de la marque qui étaient suffisantes pour démontrer l’usage sérieux pour une partie des produits et services enregistrés.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.