DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 351
Fendi s.r.l., Palazzo della Civiltà Italiana, Quadrato della Concordia, 3, 00144 Rome, Italie (opposant), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Europe Design Center SAS, 34 Avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris, France (demandeur).

Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 227 351 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 14: Instruments chronométriques; pierres précieuses, perles et imitations de celles-ci; bijouterie; écrins à bijoux et écrins à montres.

Classe 18: Tous les produits de cette classe.

Classe 25: Tous les produits de cette classe.

Classe 35: Tous les services de cette classe.

Classe 42: Tous les services de cette classe.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 105 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants, à savoir:

Classe 14: Métaux précieux et imitations de ceux-ci.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 13/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 105 «FENDI CLUB» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 274 812, n° 8 252 496 et n° 9 875 352, tous pour la marque verbale «FENDI». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec les trois marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 274 812.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE

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Décision sur opposition nº B 3 227 351 Page 2 sur 13
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Enregistrement de marque de l’UE nº 18 274 812 (marque antérieure 1) :

Classe 14 : Bijouterie et articles de bijouterie, y compris bagues, porte-clés, boucles, boucles d’oreilles, boutons de manchette, bracelets, breloques, broches, colliers, chaînes, épingles de cravate ; instruments horlogers et chronométriques tels que bracelets de montres, montres, montres-bracelets, pendules, réveils, coffrets et écrins pour articles d’horlogerie.

Classe 18 : Sacs ; sacs à bandoulière ; sacs de voyage ; sacs à main ; sacs banane ; sacs porte-bébés ; cabas en cuir et en tissu ; sacs de malle ; cabas ; pochettes ; malles ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-documents ; serviettes ; sacs en cuir pour l’emballage ; sacs d’écolier ; valises ; housses à vêtements pour le voyage ; étuis à clés en cuir ; sacs à dos ; nécessaires de beauté vides ; sacs à roulettes à usage général ; sacs de plage ; parapluies ; porte-bébés ; étuis à clés.

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chandails ; maillots [vêtements] ; vestes ; sweat-shirts ; parkas ; maillots de bain ; chemisettes ; chemises ; pantalons ; jeans en denim ; gilets ; jupes ; shorts ; t-shirts ; robes ; costumes pour hommes ; manteaux ; imperméables ; pardessus ; manteaux et vestes en fourrure ; tabliers [vêtements] ; sous-vêtements ; châles ; foulards ; cravates ; gants [vêtements] ; ceintures [vêtements] ; chaussures ; bottes ; sandales ; pantoufles ; chapeaux ; casquettes [chapellerie].

Enregistrement de marque de l’UE nº 8 252 496 (marque antérieure 2) :

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; stylisme vestimentaire ; conception d’arts graphiques ; conception d’emballages.

Enregistrement de marque de l’UE nº 9 875 352 (marque antérieure 3) :

Classe 35 : Publicité ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de vente au détail de : vin fortifié, bière, eau, jus de fruits, boissons en général, aliments, vêtements, sacs et articles de maroquinerie, agendas, calendriers et instruments d’écriture, papeterie, y compris adhésifs, stylos, cahiers, annuaires téléphoniques, y compris annuaires électroniques, tablettes et smartphones, parfums et préparations pour le blanchiment et le nettoyage, produits cosmétiques, produits chimiques, carburants et lubrifiants, instruments de musique, armes, articles de pyrotechnie, CD, DVD, logiciels informatiques, appareils de médias électroniques, téléphones et accessoires, télévisions et publicité radiophonique, supports de téléphone et claviers

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Décision sur opposition n° B 3 227 351 Page 3 sur 13
pour téléphones et ordinateurs, bijouterie et bijouterie fantaisie, horloges, lunettes, rideaux et textiles, y compris torchons, maniques, nappes, paniers, porte-monnaie, tabliers, articles ménagers et récipients de toutes sortes, ustensiles et ameublement pour la maison et la cuisine, briquettes, produits pour fumeurs, jouets, jeux et articles de jeux, équipement de sport, animaux vivants, fruits, légumes et semences, articles en caoutchouc, plastique, marbre, meubles d’intérieur, tapis, cordes, articles en lin, draps de lit et nappes, vêtements et chapellerie, journaux, magazines et livres, bulletins d’information, magazines, brochures et prospectus, cartes de vœux, produits pharmaceutiques, vernis, appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, d’alimentation en eau et installations sanitaires, tasses en porcelaine et non en porcelaine, sacs en papier, ameublement, véhicules, moyens de locomotion, y compris voitures électriques, brochures, affiches, cartes téléphoniques et batteries; agences d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs
[boutique de conseils aux consommateurs]; mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; relations publiques; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur des moyens de communication; étalage de vitrines; moyens de communication (présentation de produits sur des – ), à des fins de vente au détail.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 14 : Instruments chronométriques; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; bijouterie; écrins à bijoux et écrins à montres.

Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport.

Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.

Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion.

Classe 42 : Services de conception.

Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Les termes «y compris» et «tels que», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage

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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Produits contestés de la classe 14
Les instruments chronométriques; les bijoux contestés sont contenus de manière identique dans la liste des produits du déposant de la marque antérieure 1.

Les boîtes de montres contestées sont incluses dans, ou chevauchent, les coffrets et étuis pour articles d’horlogerie du déposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, elles sont identiques.

Les boîtes à bijoux contestées sont destinées à contenir les bijoux du déposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, elles sont complémentaires. Ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent communément les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.

Les pierres précieuses, les perles et leurs imitations contestées sont similaires aux bijoux du déposant de la marque antérieure 1 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.

Toutefois, il n’en va pas de même pour les métaux précieux contestés et leurs imitations, car il s’agit essentiellement de matières premières et qu’ils visent généralement un public professionnel et ne seront pas directement destinés aux consommateurs finaux qui achètent les bijoux ou les instruments horlogers et chronométriques du déposant, ainsi que leurs étuis et coffrets. Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont recouverts de ces matières premières, en termes de nature, de but et de destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212,
§ 53). En outre, ils ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre; les matières premières sont en général destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43). De plus, ces produits seront disponibles via un réseau de distribution différent et plus spécialisé. Par conséquent, contrairement aux autres produits contestés, ils ne seront pas réunis aux mêmes fins que les produits du déposant de la classe 14 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ces produits sont dissimilaires.

Selon un raisonnement similaire, ces produits contestés sont dissimilaires des produits du déposant des classes 18 et 25 de la marque antérieure 1, qui ont une nature, un but et un mode d’utilisation différents. Ils ne proviennent généralement pas des mêmes producteurs, ne sont pas complémentaires ou en concurrence et n’ont pas les mêmes canaux de distribution et points de vente.

Ces produits contestés sont également dissimilaires de tous les services du déposant de la classe 35 de la marque antérieure 3 et de la classe 42 de la marque antérieure 2 car ils n’ont rien en commun. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Ils ne coïncident pas en termes de producteur/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.

Il est relevé que les services du déposant de la classe 35 de la marque antérieure 3 comprennent la vente au détail de divers produits, allant des produits alimentaires et boissons, aux imprimés

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et papeterie, produits cosmétiques, produits chimiques, instruments de musique, feux d’artifice, logiciels informatiques, appareils de médias électroniques, bijoux, horlogerie, lunettes, articles textiles de ménage, produits pour fumeurs, jouets, jeux, équipement de sport, animaux vivants, fruits, légumes et semences, meubles, vêtements et chapellerie, produits pharmaceutiques, appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, d’alimentation en eau et installations sanitaires, véhicules et batteries.

Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissimilaires des produits contestés en cause, car ils diffèrent clairement par leur nature et leur destination. En outre, ils ne satisfont pas les besoins du même public et ne proviennent généralement pas des mêmes fabricants, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.

Quant aux services de publicité de l’opposante relevant de la classe 35 de la marque antérieure 3, ils consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à lui permettre d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Afin d’atteindre cet objectif, de nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises de publicité, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la finalité des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits, y compris des produits contestés en cause. Par conséquent, la publicité est généralement dissimilaire des produits faisant l’objet de la publicité.

Produits contestés de la classe 18
Les sacs; portefeuilles contestés sont identiquement contenus dans la liste des produits de l’opposante de la marque antérieure 1.

Les bagages; autres articles de transport contestés incluent, ou chevauchent, les valises de l’opposante de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.

Produits contestés de la classe 25
Les vêtements; chaussures; chapellerie contestés sont identiquement contenus dans la liste des produits de l’opposante de la marque antérieure 1.

Les parties de vêtements contestées comprennent des produits tels que les bretelles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément des vêtements de l’opposante, qui incluent des soutiens-gorge. Les parties de chaussures contestées comprennent des produits tels que les semelles intérieures, qui sont amovibles et peuvent être vendues séparément des chaussures de l’opposante. Les parties de chapellerie contestées comprennent des produits tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendus séparément comme parties détachables de casquettes, lesquelles sont incluses dans la chapellerie de l’opposante. En tant que tels, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont similaires.

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Services contestés de la classe 35
La publicité contestée est identiquement comprise dans la liste des services de l’opposant de la marque antérieure 3.

Les services de marketing ; services promotionnels contestés sont inclus dans, chevauchent, la publicité de l’opposant de la marque antérieure 3. Par conséquent, ils sont identiques.

Services contestés de la classe 42
Les services de conception contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception de vêtements de l’opposant de la marque antérieure 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, ou des conditions générales des produits et services achetés.

c) Les signes
FENDI FENDI CLUB
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

L’élément verbal « FENDI », présent dans tous les signes, n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif. L’opposant fait valoir qu’il s’agit d’un nom de famille, cependant, la division d’opposition estime qu’il est relativement rare, et il est raisonnable de supposer que cet élément n’évoquera pas d’association avec un nom de famille.

L’élément verbal « CLUB » du signe contesté est un mot anglais courant qui sera compris par le public pertinent dans toute l’Union européenne comme une association de personnes dédiées à un intérêt ou une activité particulière ; ou un

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organisation offrant à ses membres des équipements sociaux, des repas et une résidence temporaire. En relation avec les produits et services en cause, ce mot fera généralement référence à une adhésion, y compris privilégiée, et n’est donc que faiblement distinctif (10/09/2024, R 975/2024-4, The Kids Club / BABY CLUB, § 30).

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « FENDI », qui est le seul élément des marques antérieures et l’élément ayant le plus grand impact du signe contesté, étant son premier élément et le plus distinctif. Les signes diffèrent par le second élément du signe contesté, « CLUB », qui est cependant faiblement distinctif et a moins d’impact dans l’impression d’ensemble du signe.

Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.

Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que les marques antérieures sont dépourvues de sens, le public pertinent percevra le concept de l’élément « CLUB » du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un concept faiblement distinctif.

d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, les marques antérieures ont été largement utilisées et bénéficient d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées dans le présent cas (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).

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Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).

Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le public pertinent est le public général et professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un degré de caractère distinctif intrinsèque normal.

Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne en raison de l’inclusion complète de l’élément unique des marques antérieures dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif indépendant. De plus, il se trouve au début du signe contesté, ce qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. La différence entre les signes réside dans l’élément « CLUB » du signe contesté, qui a un faible caractère distinctif et qui se trouve à la fin du signe, là où l’attention du public n’est normalement pas concentrée. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, ce qui, cependant, a une pertinence limitée, comme expliqué ci-dessus. Dans une appréciation globale des marques, les différences entre les signes ne sont pas suffisamment significatives pour contrebalancer les similitudes et permettre au public pertinent de les distinguer en toute sécurité.

Dès lors, il est hautement concevable que le public pertinent, même celui qui accordera un degré d’attention plus élevé (qui devra également se fier à son souvenir imparfait des signes), confonde les marques ou croie que les produits et services en question proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

En outre, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison des marques antérieures, configurée de manière différente selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, point 49).

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.

Le reste des produits contestés est différent. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.

Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif et de leur renommée, tels qu’allégués par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques ou similaires. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.

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De même, il n’y a pas lieu d’évaluer le degré de caractère distinctif accru allégué des marques de l’opposant par rapport à des produits dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré de caractère distinctif accru.

L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE en ce qui concerne les produits dissemblables.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 274 812.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou

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services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 06/09/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur qui doit l’alléguer et la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :

Classe 18 : Sacs ; sacs à bandoulière ; sacs de voyage ; sacs à main ; sacs banane ; sacs porte-bébés ; sacs de courses en cuir et en tissu ; sacs de coffre ; sacs de courses ; pochettes ; malles ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-documents ; serviettes [porte-documents] ; sacs en cuir pour l’emballage ; cartables ; valises ; housses à vêtements pour le voyage ; étuis à clés en cuir ; sacs à dos ; trousses de beauté vides ; sacs à roulettes à usage général ; sacs de plage ; parapluies ; porte-bébés ; étuis à clés.

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; pulls ; maillots [vêtements] ; vestes ; sweat-shirts ; parkas ; maillots de bain ; chemisettes ; chemises ; pantalons ; jeans en denim ; gilets ; jupes ; shorts ; tee-shirts ; robes ; costumes pour hommes ; manteaux ; imperméables ; pardessus ; manteaux et vestes en fourrure ; tabliers [vêtements] ; sous-vêtements ; châles ; écharpes ; cravates ; gants [vêtements] ; ceintures [vêtements] ; chaussures ; bottes ; sandales ; pantoufles ; chapeaux ; casquettes [chapellerie].

L’opposition est dirigée contre les produits suivants, qui ont été jugés dissimilaires au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE :

Classe 14 : Métaux précieux et leurs imitations.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 28/05/2025, l’opposant a soumis les preuves suivantes :

Pièce 1 : Une publication Wikipédia, décrivant Fendi comme une maison de mode de luxe italienne produisant de la fourrure, du prêt-à-porter, de la maroquinerie, des chaussures, des parfums, des lunettes, des montres et des accessoires, et retraçant son histoire depuis sa fondation en 1925. Cette pièce contient également une publication dans le MAMe Fashion Dictionary, datée du 28/11/2022, intitulée « Fendi’s history, from furrier’s shop in Rome to the luxury brand », et une publication sur https://www.instyle.com, datée du 11/12/2023, intitulée « Who Owns Fendi? Everything to Know About the Iconic Fashion House ».

Pièce 2 : Un article en ligne, daté du 30/10/2017, concernant une exposition, intitulé « FENDI STUDIOS » inaugurée lors du Festival du film de Rome.

Pièce 3 : Une publication en ligne non datée concernant une exposition à Rome en 1985.

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Pièce 4 : Une publication non datée sur www.lvmh.com concernant l’acquisition de « Fendi » par « LVMH » en 2001.

Pièce 5 : Articles, datés du 18/07/2013 et du 27/10/2015 concernant le déménagement du siège de Fendi à Rome.

Pièce 6 : Un article, daté du 07/07/2016 sur le défilé du 90e anniversaire de Fendi à Rome.

Pièce 7 : Un article, daté du 15/12/2022 montrant l’actrice Sarah Jessica Parker tenant un sac Fendi, ainsi qu’un article, daté du 22/09/2021 sur l’histoire des sacs Fendi.

Pièce 8 : Liste des enregistrements de la marque FENDI dans le monde entier.

Pièce 9 : Enregistrement Whois du nom de domaine FENDI.COM, enregistré depuis 1995.

Pièce 10 : Quatre extraits du classement KANTAR BRANDZ des marques italiennes les plus valorisées pour 2021, 2022, 2023 et 2024, où « FENDI » était classée 7e ou 8e position dans la catégorie « Luxe ».

Pièce 11 : Une publication Wikipédia, décrivant Kantar Group Ltd. comme une société internationale d’études de marché basée à Londres, en Angleterre.

Pièce 12 : Une décision non datée de l’Office italien des brevets et des marques en matière d’opposition, déposée le 25/02/2019, fondée sur les marques antérieures « FENDI », qui indique ce qui suit : « Dans le cas présent, l’opposant a valablement revendiqué le caractère distinctif accru des droits exploités ainsi que leur renommée, produisant une documentation abondante démontrant sa réputation et son usage continu sur le marché pertinent, y compris par des activités d’investissement dans des parrainages culturels. Il est également jugé approprié de reconnaître qu’une telle notoriété / célébrité constitue un fait notoire librement appréciable par le « juge », surtout si elle est étayée, comme en l’espèce, par des preuves substantielles ». Cependant, il n’y a pas de description/liste des preuves soumises. La décision indique également que « FENDI » est un mot fantaisiste, ce qui concorde avec la constatation de la division d’opposition à la section c) de la présente décision.

Les preuves soumises, évaluées dans leur ensemble, ne fournissent aucune indication de l’étendue de la reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent en relation avec les produits en cause. En effet, « FENDI » a été classée parmi les dix marques italiennes les plus valorisées pour 2021, 2022, 2023 et 2024, cependant, dans la catégorie « Luxe », ce qui est considéré comme trop vague pour que la division d’opposition puisse déterminer la portée exacte des produits pour lesquels le signe a été reconnu. De plus, il n’y a aucune information concernant la méthode et les circonstances dans lesquelles les classements ont été effectués.

Les articles en ligne montrent que « FENDI » est une maison de couture, et bien que l’un d’eux la qualifie d'« iconique », il ne s’agit que de 11 publications et elles couvrent une période relativement longue (2013 – 2023). De plus, deux de ces articles ne sont pas datés et l’un provient de Wikipédia, qui manque de certitude en tant que source d’information, puisqu’il est tiré d’une encyclopédie collective établie sur internet, dont le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonymement (09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 48). En outre,

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il n’y a aucune information justificative concernant les visiteurs du site web, les pages consultées lors des visites du site web ou la durée des visites du site web.

Les preuves, montrant que «FENDI» est une marque déposée dans le monde entier et un nom de domaine enregistré, ne démontrent pas ou n’ajoutent rien à l’usage ou à la reconnaissance du signe.

Quant à la décision de l’Office italien des brevets et des marques, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399).

Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat devraient être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre pertinent pour la procédure.

En l’espèce, la décision invoquée par l’opposant n’est pas pertinente pour la présente procédure car elle a été rendue sur la base de preuves différentes de celles soumises dans la présente procédure. Bien qu’elle ne contienne pas de description/liste des preuves soumises, il ressort du raisonnement qui y est exposé, tel que les «activités d’investissement dans le mécénat culturel», qu’il est évident que les preuves ne sont pas les mêmes. Par conséquent, la décision antérieure concerne des circonstances factuelles différentes de celles de la présente affaire et aucune analogie ne peut être établie entre elles et l’affaire en cause.

Considérant les preuves dans leur ensemble, elles sont insuffisantes pour permettre de conclure que la marque antérieure a acquis une réputation. L’opposant n’a pas fourni d’informations et de preuves supplémentaires qui permettraient une évaluation réaliste de la reconnaissance de la marque antérieure par une partie significative du public, ce qui aurait pu donner un poids plus concluant aux preuves soumises. Les preuves n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou la mesure dans laquelle la marque a été promue. En conséquence, les preuves ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.

Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque a une réputation.

Comme il a été vu ci-dessus, il est requis pour que l’opposition aboutisse en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que la marque antérieure ait une réputation. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure a une réputation, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.

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L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont été déboutées sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya NIKOLOVA Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.