DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 71 478 (INVALIDITY)
American Eagle Instruments, LLC, 6575 Butler Creek Road, 59808 Missoula, MT, États-Unis (partie requérante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Royal Sulgerins, S.L., Calle Cuzco, 23, 08030 Barcelone, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).

Le 23/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:

DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.

2. La marque de l’Union européenne no 13 477 088 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

RAISONS
Le 30/04/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 13 477 088 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 20/11/2014 et enregistrée le 01/04/2015. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:

Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
LES ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE
Le 14/04/1992, American Eagle Instruments, Inc. a été créée à Missoula, Montana, États-Unis. Depuis son début, elle fabrique des produits dentaires de haute qualité destinés à être utilisés dans la profession dentaire.

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La demanderesse est titulaire, entre autres, des enregistrements suivants, valables et en vigueur:

L’enregistrement de la marque américaine no 4 559 849 «American Eagle Instruments» (marque verbale) dans les classes 35 et 40 déposée le 11/11/2013 pour des services de commercialisation et de promotion des ventes de produits dentaires de tiers, à savoir pierres à aiguiser, unités de stérilisation dentaire et instruments à main, à savoir, pour le diagnostic, le periodontal, l’endodontique, l’endodontique, l’hygiène, la restauration et l’exploitation, services de fabrication pour des tiers de produits dentaires, à savoir instruments à main pour le diagnostic, periodontal, endodontique, hygiène, restauration et exploitation, instruments dentaires à ultrasons, services de maintenance et de stérilisation d’instruments dentaires. Une référence à son premier usage date du 10/03/1992;

L’enregistrement de la marque américaine no 4 746 794 «AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS» (marque verbale) dans la classe 10, déposée le 25/08/2014 pour des instruments à main dentaires, à savoir instruments à main dentaires, à savoir diagnostic, periodontal/hygiène, instruments composites, opératoires et endodontiques à main; pierres à aiguiser pour instruments dentaires; et dispositifs de stérilisation dentaire et médicale. Une référence à son premier usage date du 10/03/1992;

WO no 1 197 260 «American Eagle Instruments» enregistrée le 26/11/2013 dans les classes 35 et 40 (désignant notamment l’Union européenne);

WO no 1 269 119 «AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS» enregistrée le 28/01/2025 dans la classe 10 (désignant, entre autres, de nombreux pays de l’Union européenne).

Le 01/01/2013, American Eagle Instruments, Inc. a conclu un accord de distribution pour le territoire espagnol avec Royal Sulgerins S.L. (la «titulaire de la MUE»). Par la suite, avec effet au 01/012015, les parties ont conclu un accord de distribution exclusive pour les territoires de l’Espagne et du Portugal.

En 2017, tous les capitaux propres à American Eagle Instruments, Inc. ont été vendus à Young Innovations, Inc., un leader mondial dans la fabrication et la distribution de produits dentaires de qualité. American Eagle Instruments, LLC est une filiale à 100 % de Young Innovations, Inc. et continue de faire partie du riche héritage de la famille de marques Young Innovations, Inc.. American Eagle Instruments, LLC reste établie à Missoula, Montana, États-Unis. Elle est devenue le deuxième plus grand fabricant d’instruments à main dentaire en Amérique du Nord et, avec ses prédécesseurs, vend ses produits à des professionnels et à des cliniciens dentaires dans le monde entier depuis plus de 30 ans.

La demanderesse fait également valoir qu’il est évident que la titulaire de la MUE a déposé la marque afin de créer une association avec la demanderesse et ses marques, tire indûment profit de leur renommée et obtenir la propriété du signe d’une autre entité (bien qu’elle soit obligée, en vertu d’un accord de distribution avec précisément cette entité, de respecter les droits de marque et de nom commercial de cette entité), et même dans le but de créer des obstacles pour le titulaire légitime. Il ne s’agit clairement pas d’une stratégie commerciale honnête, mais d’un abus du système des marques pour des objectifs illégitimes.

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Dans ses deuxième et dernière observations, la demanderesse a ajouté que les observations révèlent que la titulaire de la MUE s’est sentie habilitée à déposer la MUE contestée en son propre nom, qui servait finalement ses propres objectifs. En outre, la titulaire de la MUE reste peu disposée à transférer la MUE contestée à sa titulaire légitime, la demanderesse.

La titulaire de la MUE ne conteste pas le fait qu’American Eagle Instruments, Inc. a créé les signes «AMERICAN EAGLE»/«AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS» et le
logo ou le contenu de l’accord de distribution.

En déposant la MUE contestée, le titulaire de la MUE a violé la clause 1.2 du contrat de distribution de 2013. Son interprétation selon laquelle la clause 1.2 présuppose des marques enregistrées dans l’Union est erronée. En tout état de cause, American Eagle
Instruments, Inc. a créé et utilisé le signe et a acquis des droits sur ce signe conformément à la clause 1.2.

La titulaire de la MUE fait valoir qu’elle a déposé la MUE contestée parce que les prédécesseurs de la demanderesse n’ont pas obtenu de protection de la marque (enregistrée). L’absence de protection de la marque enregistrée ne justifie pas le dépôt de la MUE contestée par la titulaire de la MUE. La jurisprudence confirme que l’absence de marques déposées par le fabricant n’autorise pas le distributeur à déposer des marques (28/05/2024, C 54 397, MOLNIJA).

La titulaire de la MUE s’appuie sur les investissements qu’elle a réalisés pour la renommée et le goodwill de la MUE contestée et fait valoir que cela démontrerait une intention honnête. Toutefois, la jurisprudence confirme qu’un distributeur qui ne commercialise pas ses propres produits (mais ceux du fabricant) ne saurait revendiquer le goodwill ou la renommée des ventes (21/01/2020, R 1776/2019- 5, Cementech).

Contrairement aux allégations de la titulaire de la MUE, American Eagle Instruments, Inc. n’a pas consenti au dépôt de la MUE contestée. Cette allégation n’est absolument pas étayée et contredit la clause 1.2 du contrat de distribution de 2013, dont le contenu n’est pas remis en cause par la titulaire de la MUE. Le transfert de la propriété intellectuelle n’a pas eu lieu, et le contrat de distribution ne contient aucune disposition permettant à la titulaire de la MUE d’enregistrer des marques, et il n’y a jamais eu de reconnaissance des droits allégués de la titulaire de la MUE.

La titulaire de la MUE fait valoir que la forclusion par tolérance s’applique dans le contexte de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce qui est erroné.

Dans le cadre de la procédure d’opposition portugaise (annexe 6), la titulaire de la MUE a tenté d’utiliser la MUE contestée comme une arme contre la véritable titulaire de la marque, qui avait développé et commercialisé cette marque dans de nombreux pays du monde (y compris l’Union européenne) bien avant le dépôt de la MUE contestée, et a créé un obstacle pour la véritable titulaire. En outre, la titulaire de la MUE a utilisé la marque contestée pour former trois oppositions contre les demandes de MUE «American Eagle» de la demanderesse le 12/08/2025, corroborant encore son intention d’usurper le droit.

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Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la demanderesse avait un intérêt à garantir la protection de la marque enregistrée et la titulaire de la MUE n’a pas fourni de logique commerciale poursuivie par le dépôt de la MUE contestée. Son intention malhonnête est claire.

Outre ce qui précède, la titulaire de la MUE n’a fourni aucune explication ni aucun véritable motif susceptible de constituer une confiance légitime dans le dépôt de la marque. En fait, les arguments de la titulaire de la MUE doivent être interprétés comme une mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si elle estime qu’elle était moralement et légalement habilitée à agir comme elle l’a fait (04/06/2009,- R 916/2004 1, Gerson, § 53).

Lors du dépôt de la MUE contestée, l’objectif de la titulaire de la MUE était d’usurper les droits d’American Eagle Instruments, Inc. en ce qui concerne le signe «American Eagle». Une telle intention ne peut jamais être considérée comme étant compatible avec les principes reconnus de comportement honnête ou éthique ou dans la poursuite d’un objectif légitime. Lors du dépôt et de l’enregistrement de la MUE contestée, la titulaire de la MUE a effectivement créé un obstacle potentiel pour la demanderesse dans ses activités commerciales sur le marché de l’Union européenne (28/05/2024, C 54 397).

La titulaire de la MUE n’explique pas valablement pourquoi, parmi tous les noms possibles qu’elle aurait pu choisir d’enregistrer en tant que marque, y compris son propre nom, elle s’est rendue sélectionner le signe d’American Eagle Instruments, Inc. L’explication la plus plausible est que l’intention de la titulaire de la MUE était d’usurper le signe d’American Eagle Instruments, Inc. et/ou de tirer profit de la reconnaissance qui y est associée (28/05/2024, C 54 397).

À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les documents suivants: Étant donné que la demanderesse a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.

Le 30/04/2025:

Annexe 1: Des échantillons de l’utilisation par la demanderesse de ses marques «AMERICAN EAGLE» pour divers produits compris dans la classe 10 et le signe
, ainsi que des extraits du registre des enregistrements des marques américaines cités comme suit:

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Annexe 2: Des annonces de 2013 des réseaux de concessionnaires d’American Eagle Instruments, Inc. pour l’Europe du Nord/Israël (06/08/2013) et du Sud/East Europe/Middle East/India/Africa Dealers (16/11/2013) montrant, entre autres, la titulaire de la MUE. En outre, une liste des concessionnaires en Europe de 2007 qui inclut le précédent négociant pour l’Espagne.

Annexe 3: Extraits du site web de la titulaire de la MUE, comme suit:

Annexe 4: (Confidentiel): Accord de distribution du 01/01/2013.

Annexe 5: (Confidentiel): Contrat de distribution exclusive du 01/01/2015.

Annexe 6: Décision de l’INPI du 10/03/2020 concernant la procédure d’opposition formée par la titulaire de la MUE contre la désignation portugaise de l’enregistrement international no 1 269 119 sur la base de la marque contestée (accompagnée d’une traduction automatique). Cette opposition a été rejetée, étant donné que la désignation portugaise de la WO a été considérée comme la marque antérieure en ce qui concerne la marque contestée.

Le 22/09/2025:

Annexe 7: Copie d’un certificat d’enregistrement de la marque américaine no 1866 874, déposée le 18/11/1993 (plus de 20 ans avant la MUE contestée) et enregistrée le 13/12/1994 pour des produits compris dans la classe 10.

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Annexe 8: Correspondance électronique du 28/03/2017, 31/10/2017 et 01/11/2017 entre M. J. K., directeur général d’American Eagle Instruments, Inc. à l’époque, et M. D. S., directeur actuel de Quirurgical Bontempi Espana, S.L.

Annexe 9: Copies des actes d’opposition déposés le 12/08/2025 contre les demandes
de MUE de la requérante: No 19 181 735 (opposition no B 3 245 556), no 19 181 101 «AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS» (opposition no B 3 245 599) et no 19 181 623 «MONTANA AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS» (opposition no B 3 245 628), toutes
fondées sur la MUE figurative contestée.
LES ARGUMENTS DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Avant le dépôt de la MUE contestée, M^me R., l’administrateur de la titulaire de la MUE, était déjà titulaire de droits antérieurs valides en Espagne sur le signe identique. En particulier, M^me R. était titulaire des marques espagnoles
No M 2 616 254 (marque figurative) et No M 2 616 253 «AMERICAN EAGLE» (marque verbale).

Elles ont toutes deux été déposées le 04/10/2004, désignant des produits compris dans la classe 10, à savoir des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture (A nnex 1).

Cette protection a été demandée sur la base de la relation commerciale stable de longue date avec American Eagle Instruments, Inc., qui remonte au début des années 2000. À l’époque, Royal Sulgerins opérait principalement dans l’Union européenne, en particulier en Espagne et au Portugal, et n’avait aucun intérêt autonome à enregistrer

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la marque à des fins autres que la sauvegarde des produits qu’elle commercialisait légalement sur le marché de l’Union et défendait la marque auprès d’un tiers. En effet, ainsi qu’il sera démontré, American Eagle Instruments, Inc. elle-même n’a déposé de demande de marque dans aucune juridiction avant 2013, date à laquelle elle a finalement demandé la protection du signe aux États-Unis.

En outre, la titulaire de la MUE a activement défendu la marque «American Eagle» contre des tiers en formant des oppositions contre des demandes de marques en conflit devant les offices compétents et en envoyant des lettres de mise en demeure à des contrevenants. American Eagle Instruments, Inc. et Young avaient pleinement connaissance de ces actions, ainsi que de l’existence de contrefaçons circulant sur le marché gris, ainsi qu’il ressort de la correspondance fournie dans l’annexe finale.

Ces remarques préliminaires fondées sur une protection préexistante font partie du contexte factuel qui doit être pris en considération lors de l’examen de la prétendue allégation de mauvaise foi revendiquée par la demanderesse, étant donné qu’elle démontre que l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt était pleinement conforme à son intérêt commercial légitime et établi de longue date à assurer une protection juridique adéquate du signe sur le marché pertinent.

Un tel comportement est parfaitement conforme à la jurisprudence constante de l’Union, qui reconnaît que l’extension de la protection d’une marque nationale par son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne constitue une stratégie commerciale normale et légale pour une entreprise cherchant à garantir et à renforcer sa position sur le marché intérieur (14/02/2012-, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, 291/09-, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, § 58).

En outre, il est également permis d’examiner des faits et des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt de la demande, dans la mesure où ils sont susceptibles d’éclairer l’intention de la titulaire de la MUE au moment pertinent, en particulier en ce qui concerne l’usage qui a été fait de la marque après son enregistrement.

À cet égard, la titulaire de la MUE produit des éléments de preuve substantiels démontrant que, depuis l’enregistrement de la MUE contestée, sa relation commerciale avec la demanderesse est restée inchangée et que la demanderesse avait toujours pleinement connaissance des enregistrements espagnols antérieurs et de la MUE. La demanderesse avait parfaitement connaissance, tant avant qu’après l’enregistrement, des droits légitimes de la titulaire de la MUE et de son investissement commercial continu dans la marque en Espagne et au Portugal. Malgré cela, la demanderesse elle- même a confirmé à plusieurs reprises son absence d’intérêt à obtenir l’enregistrement du signe dans ces territoires, reconnaissant et acceptant ainsi implicitement que Royal Sulgerins était la seule entité qui protège et développe activement la marque sur ces marchés.

Même après avoir engagé la présente procédure de nullité, la demanderesse a continué à entretenir sa relation commerciale avec la titulaire de la MUE, en lui confiant la gestion de la clientèle et en maintenant un flux commercial stable. Cette coopération continue compromet sans équivoque toute allégation selon laquelle la MUE a été déposée avec une intention malhonnête.

La titulaire de la MUE n’a jamais cherché à tirer indûment profit de la position de la demanderesse, mais a, au contraire, toujours agi en tant que partenaire et distributeur fiable en Europe, en particulier en Espagne et au Portugal, depuis près de deux décennies. Cela serait étayé par des éléments de preuve démontrant des

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communications régulières dans lesquelles la requérante elle-même aurait demandé à Royal Sulgerins de gérer les relations avec la clientèle et la facturation pour son compte, ce qui aboutirait à une relation commerciale stable qui lui aurait directement profité.

De même, rien n’indique que la titulaire de la MUE ait jamais eu l’intention de garantir le signe à des fins incompatibles avec sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits pertinents. Au contraire, Royal Sulgerins a systématiquement utilisé la marque dans le cadre de ses activités commerciales légitimes, en opérant de manière transparente sous son propre nom, en remplissant toujours son rôle de distributeur agréé et en veillant à ce que la marque remplisse sa fonction d’indication d’origine sur le marché pertinent.

À la lumière de ces principes, la présente affaire ne révèle aucun élément susceptible d’étayer une allégation de mauvaise foi. Au contraire, les éléments de preuve disponibles montrent clairement que la décision de la titulaire de la MUE d’enregistrer la marque en Espagne dès 2004, puis en tant que MUE, était uniquement motivée par la nécessité de protéger ses intérêts commerciaux réels.

L’enregistrement a été motivé par le fait que la marque était déjà utilisée dans le cours normal des affaires sur les territoires pertinents et n’était pas encore protégée au niveau de l’Union, une stratégie commerciale parfaitement légitime, pleinement conforme à la jurisprudence constante.

Enfin, la titulaire de la MUE produit de nombreux documents confirmant qu’American Young Eagle Instruments, Inc. avait pleinement connaissance de l’existence et de l’usage de la marque contestée et a tacitement accepté son enregistrement et son exploitation par la titulaire.

À la suite de l’acquisition en 2017 d’American Eagle Instruments, Inc. par Young Innovations, Inc., Young Innovations a entamé des négociations en vue de l’acquisition des marques enregistrées détenues par Royal Sulgerins. Cela démontre que ce n’est que lors de l’acquisition d’American Eagle Instruments par Young Innovations qu’ils souhaitaient changer la relation commerciale qu’ils entretenaient jusqu’alors, en cherchant à bénéficier des efforts déployés par Royal Sulgerins pour promouvoir la marque américaine Eagle au fil des ans:

• En 2017, M. J. K., chef du personnel d’American Eagle Instruments, Inc., a proposé le transfert des marques en échange d’un contrat de distribution et de promotion élargie. Cette proposition a finalement été rejetée par Royal Sulgerins en raison de conditions défavorables, en particulier de la durée insuffisante de l’accord de distribution proposé.

• En 2019, des projets d’accords de cession de marques ont été fournis par M. D. G., vice-président de Young Innovations, Inc., à M. D.S. et à M^me E. R., réitérant l’offre d’acquisition des marques.

• Malgré l’absence d’accord, les deux parties ont poursuivi sans interruption leur relation commerciale de longue date, ce qui prouve clairement que Young Innovations avait pleinement connaissance de l’existence et de l’exploitation de la marque par Royal Sulgerins.

• Il est important de noter que la coopération commerciale a persisté à ce jour, même après l’introduction de la présente action en nullité, ce qui souligne encore

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davantage l’absence de tout fondement de mauvaise foi pour contester l’enregistrement légitime de la titulaire de la MUE (annexe 9).

Dans ses observations finales, la titulaire de la MUE ajoute que la demanderesse n’a démontré aucun élément susceptible d’étayer la mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée. Au contraire, le dossier factuel et documentaire confirme en très grande majorité que le dépôt de la MUE en 2014 s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie de protection légitime, de longue date et mutuellement comprise, développée dans le cadre d’une relation commerciale stable qui s’était déroulée sans litige depuis plus de dix ans.

Entre la fin des années 1990 et l’acquisition d’American Eagle Instruments par Young Innovations, Royal Sulgerins a agi de manière ouverte, diligente et cohérente en tant que distributeur fiable du fabricant en Espagne et au Portugal, en investissant des ressources importantes pour promouvoir, positionner et accroître la visibilité des produits. Les enregistrements de marques espagnoles obtenus en 2004 ont été formalisés avec la pleine connaissance et le consentement du fabricant et sont restés incontestés pendant plus de 10 ans.

Le dépôt ultérieur de la MUE suivait exactement la même logique. Après que les parties ont intensifié leur participation à des congrès internationaux et à des activités transfrontalières, interagir avec des spécialistes et des distributeurs de plusieurs États membres de l’UE et au-delà, la nécessité d’une protection à l’échelle de l’UE est devenue à la fois naturelle et commercialement justifiée. La requérante n’a produit aucun élément de preuve suggérant que ce dépôt était clandestine, abusif ou contraire à une compréhension partagée.

Le propre comportement de la requérante serait inconciliable avec ses allégations. Tout au long de la période qui a entouré le dépôt, elle a continué à fournir des produits, à coordonner les activités promotionnelles et à participer conjointement à des événements avec Royal Sulgerins. Surtout, en 2015, bien après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, les parties ont renouvelé leur accord de distribution exclusive. Un tel comportement est incompatible avec toute allégation selon laquelle le dépôt constituait une atteinte à la confiance ou un acte de déloyauté. Cela est pleinement conforme au principe reconnu dans la décision rendue dans l’affaire Murina (21/11/2007, R 268/2006- 4, Murina/Murina, § 22), dans laquelle la chambre de recours a considéré qu’une absence prolongée d’objections dans le cadre d’une relation commerciale peut indiquer l’acceptation du dépôt de la marque.

Le cadre contractuel invoqué par la requérante n’étaye pas sa position. Aucune clause n’interdisait au titulaire de garantir la protection de la marque en Espagne ou dans l’Union, pas plus que la clause 1.2 ne saurait être interprétée comme limitant une stratégie de protection que les parties avaient mise en œuvre et mutuellement acceptée depuis des années. Leur comportement ultérieur, y compris la coexistence pacifique avec les enregistrements nationaux, la coopération ininterrompue et les accords d’exclusivité renouvelés, confirme que la requérante n’a jamais compris le dépôt comme violant une quelconque obligation contractuelle.

La chronologie complète des faits prouvés révèle une trajectoire commerciale cohérente, transparente et mutuellement bénéfique qui est restée stable et incontestée pendant plus de deux décennies. Ce n’est qu’après l’acquisition d’American Eagle Instruments par Young Innovations que la requérante a profondément déplacé sa stratégie, en tentant de procéder à la refonte d’un dépôt consensuel et légitime en tant qu’acte de mauvaise foi. Ce revisionisme ex post ne saurait modifier rétroactivement

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ce qui était, à l’époque, une décision légale et rationnelle sur le plan commercial pleinement conforme à la pratique et aux attentes mutuelles des parties.

À la lumière de tout ce qui précède, il est clair que la demanderesse n’a aucunement démontré l’existence de circonstances susceptibles de remettre en cause la bonne foi de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la marque contestée. Les éléments de preuve montrent exactement le contraire: l’enregistrement et l’utilisation ultérieure du signe résultaient d’une stratégie de protection transparente et établie de longue date, menée en coopération avec American Eagle Instruments, Inc et avec toute sa connaissance et acceptation.

Par conséquent, rien ne permet de conclure à la mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les allégations de la requérante restent infondées, non corroborées et contredites par le dossier factuel. Pour toutes ces raisons, la titulaire de la MUE demande à la division d’annulation de rejeter la demande en nullité dans son intégralité, confirmant le maintien de la validité de la marque contestée pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée.

À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a produit les documents suivants:

Le 11/07/2025:

Annexe no 1: Certificats d’enregistrement officiels pour «American Eagle» (fig.) no M2 616 254 et «American Eagle» (marque verbale) no M2 616 253 en Espagne.

Annexe no 2: Documents prouvant la participation à des foires et congrès.

Annexe no 3: Documents prouvant les parrainages et les collaborations.

Annexe no 4: Factures adressées aux clients et catalogues (2012-2025).

Annexe no 5: Déclarations sur les investissements et les chiffres annuels.

Annexe no 6: Contrats de travail pour le personnel commercial.

Annexe no 7: Photographies prouvant la stabilité de la relation commerciale et l’acceptation incontestée de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne par American Eagle Instruments et Young Innovations.

Annexe no 8: Courriers électroniques et factures prouvant l’existence d’une relation commerciale stable et l’acceptation de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne par American Eagle Instruments et Young Innovations.

Annexe no 9: Échanges de courriers électroniques datés de 2013 et 2021 afin de montrer la relation de distribution entre la titulaire de la MUE et Royal Sulgerins en Espagne et au Portugal.

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Annexe no 10: Courriers électroniques des négociations entre les parties en vue de l’achat et du transfert des marques après l’acquisition.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions en elles-mêmes n’ont pas de conséquences juridiques. Pour qu’il y ait mauvaise foi, il faut, d’abord, que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait agi d’une manière qui reflète manifestement une intention malhonnête et, ensuite, qu’il existe une norme objective permettant de mesurer cette action et de la qualifier ensuite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

L’existence de la mauvaise foi du titulaire d’une MUE lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009,- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;

Exposé des faits pertinents et appréciation de la mauvaise foi
L’existence d’une relation commerciale entre les parties peut fournir des indices aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi [voir, en ce sens,- 11/07/2013, 321/10, GRUPPO SALINI/SALINI, EU:T:2013:372, § 28; 12/07/2019,- 774/17, C del M (fig.), EU:T:2019:535, § 31]. La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties concernées ont ou ont eu une quelconque relation, telle que des relations (pré-/post-) contractuelles, donnant lieu à des obligations mutuelles et à un devoir de loyauté à

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l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007- 2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).

Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont entamé des négociations contractuelles ou précontractuelles portant, notamment, sur le signe en cause. La relation ne doit pas être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003- 4, EAST SIDE MARI’S, § 23). En outre, s’il existe un devoir de loyauté, il convient d’établir si les actes du titulaire constituent ou non une violation d’un devoir de loyauté, ce qui a été fait de mauvaise foi.

Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015,- 257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée,- et 14/05/2019, 795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 20 et jurisprudence citée).

Les trois facteurs suivants peuvent être particulièrement pertinents aux fins d’apprécier la mauvaise foi du titulaire de la MUE:

I) le fait que le titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé.

II) l’ intention du titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe.

III) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 & 53; 27/06/2013, c- 320/12, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435, § 36-37).

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le titulaire était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande contestée; d’autres facteurs peuvent également être pris en compte (14/02/2012,- 33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, 227/09-, FS (fig.), EU:T:2012:138, § 36).

C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier les allégations de la requérante.

Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne- (14/02/2012, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21) et de la chronologie des événements ayant caractérisé la demande (03/06/2010-, 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52).

Chronologie
18/11/1993: Dépôt par la demanderesse des marques américaines «American Eagle Instruments» dans la classe 10.

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04/10/2004: Dépôt d’une marque espagnole incluant «American Eagle» dans la classe 10 par l’administrateur de la titulaire de la MUE.

01/01/2013: Dépôt d’un contrat de distribution pour l’Espagne entre les parties.

11/11/2013: Dépôt de la marque américaine no 4 559 849 «American Eagle Instruments» (marque verbale) par la demanderesse, qui fait référence à un premier usage daté du 10/03/1992. Il sert de base et de priorité pour déposer la WO no 1 197 260 «American Eagle Instruments» le 26/11/2013, désignant notamment l’UE.

25/08/2014: Dépôt de la marque américaine no 4 746 794 «AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS» (faisant référence à un premier usage le 10/03/1992) par la demanderesse, utilisée comme base et droit de priorité du dossier WO no 1 269 119 le 28/01/2015.

20/11/2014: Dépôt de la MUE contestée.
01/012015: Entrée en vigueur d’un accord de distribution exclusive pour l’Espagne et le Portugal entre les parties.

2017: American Eagle Instruments, Inc. (ci-après la «requérante») a été vendue à Young Innovations, Inc., un leader mondial dans la fabrication et la distribution de produits dentaires de qualité. Young Innovations a entamé des négociations d’achat des marques enregistrées détenues par Royal Sulgerins sur la base d’une clause spécifique de l’accord de distribution (annexe no 10). Cette proposition a finalement été rejetée par Royal Sulgerins en raison, notamment, de la durée insuffisante de l’accord de distribution proposé.

2019: Des projets d’accords de transfert de marques ont été fournis par M. D. G., vice- président de Young Innovations, Inc., à M. D.S. et à M^me E. R., réitérant l’offre d’acquisition des marques.

30/04/2025: Dépôt de la présente demande en nullité.

12/08/2025: Dépôt de trois oppositions par la titulaire de la MUE contre les MUE de la demanderesse, dont «American Eagle Instruments».

Les signes
La MUE contestée est une marque figurative qui reproduit la partie la plus distinctive de la dénomination sociale de la demanderesse, American Eagle Instruments, LLC, et des marques américaines antérieures «American Eagle Instruments». En outre, les marques antérieures sont utilisées pour des produits compris dans la classe 10 depuis 1992 aux États-Unis pour des produits partiellement identiques à ceux couverts par la MUE contestée dans le domaine dentaire (annexe 1). Le signe antérieur possède un caractère distinctif et jouit d’un degré normal de protection.

Par conséquent, la demanderesse en nullité a démontré qu’elle a utilisé une marque très similaire pour des produits et services partiellement identiques et similaires aux États-Unis pendant une longue période.

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Connaissance et relations d’affaires
Les parties ont ou ont entretenu une relation commerciale depuis de nombreuses années. La titulaire de la MUE a admis avoir connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la MUE contestée (2014). Les deux parties conviennent qu’elles faisaient des affaires ensemble avant même la signature du premier contrat de distribution en 2013. En fait, ces connaissances existaient depuis qu’elles ont commencé à nouer des relations commerciales au début des années 2000.

Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la MUE sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut survenir ne suffit pas pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009,- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.

Il y a mauvaise foi lorsque, par l’enregistrement, le titulaire de la MUE entend mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation dans le cadre de laquelle la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE une obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007- 2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).

Intentions et objectifs de la titulaire de la MUE
La démonstration de la mauvaise foi implique de prouver qu’au moment du dépôt de la demande, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reprochable d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009- 1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).

Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la MUE peuvent poursuivre des objectifs légitimes.

Tel peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE sait qu’un tiers, qui est un acteur récent sur le marché, tente de tirer profit de ce signe en copiant sa présentation, et que la titulaire de la MUE cherche à enregistrer son signe en vue d’empêcher l’utilisation d’une telle copie (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 49).

Par conséquent, la question essentielle à laquelle la division d’annulation est invitée à répondre est de savoir si, au moment où elle a demandé la MUE contestée, la titulaire de la MUE poursuivait un objectif légitime ou si son comportement était de nature à être considéré comme incompatible avec les normes admises d’un comportement honnête ou éthique dans le commerce et les pratiques commerciales.

Selon la titulaire de la MUE, le dépôt de la MUE contestée s’inscrit dans une logique commerciale (14/02/2012,- 33/11, BIGAB, EU:T:2012:77). La titulaire de la MUE a fourni des explications qui, selon elle, constituent des objectifs légitimes pour le dépôt de la marque contestée, tels que la protection et le développement activement de la marque en Espagne et au Portugal. Elle n’avait aucun intérêt indépendant à enregistrer la marque à d’autres fins que la sauvegarde des produits qu’elle commercialisait légalement sur le marché de l’Union et défendait la marque auprès d’un tiers.

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Toutefois, précisément le fait que la titulaire de la MUE n’ait pas fabriqué les produits à lui seul prouve qu’il n’y a pas de logique commerciale stratégique à déposer une demande de marque pour protéger une entreprise. Rien ne prouve que la titulaire de la MUE fabriquait séparément ses propres produits et les commercialisait sous son propre signe, étant donné qu’elle distribuait simplement les produits de la demanderesse en nullité. Par conséquent, elle n’avait pas le droit d’usurper le signe antérieur en raison du retard pris par la demanderesse en nullité dans le dépôt d’une MUE.

En outre, la titulaire de la MUE affirme qu’elle a activement défendu la marque «American Eagle» contre des tiers. American Eagle Instruments, Inc. et Young étaient parfaitement au courant de ces actions.

Néanmoins, les arguments de la titulaire pourraient également être interprétés comme de la mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si elle estime avoir moralement et légalement le droit d’agir comme elle l’a fait (04/06/2009,- R 916/2004 1, Gerson, § 53). La mauvaise foi peut prendre de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude morale.

Il est raisonnable de supposer qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire a effectivement créé un obstacle potentiel pour la demanderesse dans ses activités commerciales sur le marché de l’Union européenne.

Le fait que la titulaire de la MUE vendait des produits portant le signe dans l’Union européenne depuis de nombreuses années ne lui conférait pas de droit sur un signe dont la titulaire de la MUE savait qu’il appartenait à la demanderesse en nullité, qui était également un partenaire commercial.

Lorsque de nombreuses années se sont écoulées entre le dépôt de la marque contestée (2014) et la marque espagnole (2004) avant le dépôt de la demande en nullité (2025), dans certaines circonstances lorsque les parties ont ou ont entretenu une relation contractuelle, cela peut plaider en faveur de l’acceptation par la demanderesse en nullité du dépôt de la MUE contestée (21/11/2007, R 268/2006- 4, Murina/Murina, § 22).

Même si la demanderesse n’a pas contesté la marque espagnole, lorsque la titulaire a étendu la protection à l’ensemble de l’Union européenne, elle a réagi et a considéré que cela violait une clause du contrat de distribution (ce qui est clairement indiqué dans le courrier électronique joint par la titulaire de la MUE). Ainsi, non seulement elle n’a jamais donné de consentement exprès, mais elle a expressément contesté le dépôt.

La titulaire de la MUE admet que la demanderesse n’a jamais expressément accepté le dépôt de la MUE, mais insiste sur le fait que la demanderesse en nullité ne s’opposait pas à une telle action de sa part, étant donné que son successeur a continué à travailler avec la titulaire de la MUE même après l’échec du transfert de la MUE contestée.

La demanderesse en nullité conteste ce point. L’accord entre les parties signé avant la date pertinente n’est pas muet sur les droits de propriété intellectuelle mentionnés par la demanderesse dans ses observations se référant à la clause 1.2, qui indique que «[l] e fabricant [la demanderesse] a la propriété exclusive et exclusive sur les noms commerciaux, les marques, l’habillage commercial, les étiquettes et la publicité des produits du fabricant» (annexe 4).

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En tout état de cause, le droit d’enregistrer un signe appartient au titulaire du signe et non au distributeur, sauf accord exprès à cet égard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Même en laissant de côté l’accord de distribution et même si le premier a été officiellement signé avant le dépôt de la MUE, les éléments de preuve montrent que la demanderesse en nullité est titulaire d’un droit antérieur sur le signe «AMERCIAN EAGLE INSTRUMENTS» et que la titulaire de la MUE admet avoir connaissance de ce signe.

Il ne saurait être contesté que la MUE se compose exclusivement de l’élément le plus distinctif de la dénomination sociale/du signe commercial de la demanderesse.

Dans ce contexte, et compte tenu de la relation entre les parties, lorsque la bonne foi s’applique et qui imposait au titulaire une obligation minimale de loyauté à l’égard de la confiance légitime de la demanderesse, la division d’annulation ne voit pas quelle aurait pu être la logique commerciale de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la demande de marque contestée autre qu’une intention délibérée d’entraver la requérante et de l’empêcher de poursuivre ses activités sur le marché de l’UE. Un tel comportement de la part de la titulaire de la MUE est loin de pouvoir être qualifié de poursuite d’un objectif légitime ou dans le domaine des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

La défense de la titulaire de la MUE repose en grande partie sur le fait que ni la demanderesse ni son successeur n’ont pris soin de protéger leurs droits de marque en dehors du marché national et qu’ils n’ont pas réussi à enregistrer leurs marques dans l’UE jusqu’en 2013 (ce qui est en tout état de cause avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée). Toutefois, le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas que le demandeur en nullité dispose d’un droit antérieur, et encore moins d’une marque enregistrée, dans l’UE. Le fait que la demanderesse ou son successeur n’ait pas enregistré le signe «AMERICIAN EAGLE» sur ce territoire ou la prétendue ignorance par la titulaire d’une marque existante aux États-Unis, ne saurait justifier les actions de la titulaire, compte tenu du fait que cette dernière a eu connaissance de l’utilisation des signes par la demanderesse du fait de la relation commerciale des parties, comme indiqué ci-dessus. En outre, comme indiqué par la demanderesse, l’absence de protection de la marque enregistrée ne justifie pas le dépôt par la titulaire de la MUE de la MUE contestée.

La titulaire insiste également sur le fait que la longue et la poursuite de la coopération entre les parties, y compris ces dernières années, sape sans équivoque toute allégation selon laquelle la marque de l’Union européenne a été déposée avec une intention malhonnête. Malgré l’absence d’accord, les deux parties ont poursuivi sans interruption leur relation commerciale de longue date, ce qui prouve clairement que Young Innovations, successeur de la requérante, avait pleinement connaissance de l’existence et de l’exploitation de la marque par la titulaire de la marque de l’Union européenne.

Le titulaire indique également qu’il n’a, à aucun moment, engagé une action à l’encontre de la requérante avant le présent recours. La titulaire de la MUE a utilisé la MUE contestée pour former opposition au Portugal (annexe 6) et trois oppositions contre les demandes de MUE «American Eagle» de la demanderesse le 12/08/2025, après le dépôt du présent recours (annexe 9). Néanmoins, en demandant l’enregistrement de la marque contestée, la titulaire a effectivement empêché la demanderesse d’entrer, d’entrer ou de rester sur le marché de l’Union.

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En outre, la titulaire de la MUE n’était pas disposée à transférer la MUE contestée à la demanderesse et reconnaît que la raison était due à des conditions défavorables, en particulier à la durée insuffisante du contrat de distribution proposé (annexe 10). La raison invoquée est donc contraire à l’objectif de la protection des marques et est interprétée comme une utilisation abusive du système des marques. La titulaire de la MUE utilise le signe contesté pour obtenir des avantages qui ne sont pas d’intérêt public, tels que la protection de signes distinctifs afin d’éviter tout risque de confusion.

Par conséquent, il y a lieu de conclure que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi.

REMARQUES FINALES SUR LA FORCLUSION PAR TOLÉRANCE (ARTICLE 61 DU RMUE)
La titulaire de la MUE fait valoir que la forclusion par tolérance fondée sur l’article 61 du RMUE s’applique en l’espèce, alors qu’elle est exclusivement fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui constitue un motif absolu.

L’article 61 du RMUE s’applique aux motifs relatifs. Lorsque le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque nationale antérieure a toléré l’usage de la MUE contestée pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, la MUE contestée ne peut être déclarée nulle, à moins que l’enregistrement de la MUE postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi.

L’objectif de l’article 61 du RMUE est de sanctionner les titulaires de marques antérieures qui ont toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure en connaissance de cet usage, en les privant de toute demande en nullité de cette marque, laquelle pourra donc coexister avec la marque antérieure [28/06/2012, 133/09-, B. Antonio Basile 1952 (fig.), EU:T:2012:327, § 32].

Par conséquent, elle ne saurait être valablement revendiquée en l’espèce, qui est uniquement fondée sur la mauvaise foi (voir 10/07/2025-, 322/24, EU:C:2025:556, 5J Cinco Jotas, § 39, 46):

Par conséquent, si le motif sur lequel est fondée l’action en nullité consiste en la mauvaise foi du titulaire de la marque postérieure lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, ce dernier ne saurait valablement se prévaloir de la forclusion par tolérance […].

L’article 61 du RMUE n’est pas applicable lorsque la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi.

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est entièrement accueillie et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.

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COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Palomares JessholN. LEWIS Maria Luce Capostagno
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.