DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 001
H. Santos D., S.L., C/ Juan Bravo, 8., 28006 Madrid, Espagne (opposante), représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, Av. de Pablo Iglesias, 15. Entreplanta-Puerta 2, 28003 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Playhard, Rua Garcia de Orta, Número 26, 2 E, 1200_679 Lisboa, Portugal (demanderesse).

Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 001 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :

Classe 28 : Raquettes de padel ; balles de padel.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 609 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 25/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 609 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 903 631 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la

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Décision sur l’opposition n° B 3 235 001 page : 2 sur
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’UE de l’opposant enregistrement n° 18 903 631
(marque figurative).

a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 35 : Gestion commerciale d’hôtels ; fourniture d’informations de comparaison de tarifs hôteliers ; services de publicité relatifs aux hôtels ; services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de commande pour des tiers ; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers ; gestion de programmes d’incitation hôteliers pour le compte de tiers ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de publicité, de marketing et de promotion ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; assistance en matière de gestion commerciale dans le domaine du franchisage.

Classe 41 : Services de divertissement fournis par des hôtels ; fourniture de services de divertissement de clubs ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; conduite de cours de formation en ligne relatifs à la nutrition ; cours par correspondance relatifs à la cuisine ; éducation et instruction ; services de formation du personnel ; services d’éducation relatifs à la formation du personnel en technologie alimentaire ; fourniture de formation dans le domaine de l’hygiène pour l’industrie de la restauration ; ateliers à des fins de formation ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives ; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix ; organisation d’événements culturels et artistiques ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; formation ; organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums ; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires ; publication de livres ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; organisation d’expositions à des fins culturelles ; reportages photographiques ; organisation d’expositions éducatives.

Classe 43 : Services d’hébergement hôtelier ; réservations d’hôtels ; services de réservation d’hôtels fournis via l’internet ; services de restauration hôtelière ; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique ; services de restauration et de boissons ; services de clubs pour la fourniture de nourriture et de boissons ; services de traiteur pour la nourriture et les boissons ; services de barman ; services de cafétéria ; services de café ; services de plats à emporter ; services de plats et boissons à emporter ; services de traiteur pour la fourniture de nourriture ; services de snack-bar ; services de traiteur pour

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page : 3 sur
la fourniture d’aliments et de boissons ; services de restauration dans des restaurants et des bars ; traiteurs [restaurants].

Les produits contestés sont les suivants :

Classe 25 : Vêtements de padel ; chaussures de padel ; vêtements.

Classe 28 : Raquettes de padel ; balles de padel.

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).

En ce qui concerne la comparaison des produits et des services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. En particulier, la requérante affirme qu'« il existe une différence fondamentale entre la vente de produits sportifs tangibles et la fourniture de services d’hôtellerie » et limite la comparaison des produits et des services à ces services spécifiques (services hôteliers). Toutefois, la liste des services de l’opposante en classe 41 n’est pas limitée aux services mentionnés par la requérante dans ses observations. En outre, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et des services doit être effectuée sur la base des produits et des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés, et des produits et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.

Produits contestés en classe 28
Les raquettes de padel ; balles de padel contestées présentent un faible degré de similarité avec les activités sportives de l’opposante en classe 41 car elles ont la même finalité. Elles coïncident généralement avec le public pertinent. En outre, elles sont complémentaires.

Le Tribunal a jugé que l’organisation d’activités sportives implique l’utilisation de « jeux » – et, par extension, d'« articles de gymnastique et de sport » – et qu’il existe, par conséquent, un faible degré de similarité entre eux (16/09/2013, T-250/10, Knut – der Eisbär, EU:T:2013:448, points 68-76).

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page : 4 sur
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés sont les suivants : vêtements de padel ; chaussures de padel ; vêtements. Aucun de ces produits contestés n’a de point commun avec l’un quelconque des services de l’opposante couverts par la marque antérieure dans la classe 35 (services de gestion et d’administration d’affaires, services de vente de produits alimentaires, services de publicité et de promotion, certains d’entre eux étant spécifiquement liés aux hôtels), la classe 41 (services d’éducation et d’enseignement, certains d’entre eux étant spécifiquement liés à la cuisine et à l’industrie de la restauration, organisation de conférences et de congrès, organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives, différents services d’édition) ou la classe 43 (hébergement temporaire, services de restauration). Ces ensembles de produits et de services, respectivement couverts par les marques en conflit, appartiennent à des secteurs de marché différents qui ne se recoupent pas. Des savoir-faire différents sont nécessaires pour la production/prestation et l’utilisation des produits et services en question. Les activités commerciales de l’opposante et de la demanderesse étant distinctes, elles ne se chevauchent pas au niveau des canaux de distribution. Bien que les produits contestés de la classe 25 puissent être vendus dans des points de vente situés au sein des installations d’un hôtel, il est néanmoins peu probable qu’une entreprise proposant ces produits contestés fournisse également les services de l’opposante, et vice versa. Ils n’ont pas les mêmes producteurs/prestataires, et leurs publics pertinents sont également différents. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.

À titre surabondant, il est noté que l’opposante allègue qu’il existe un lien clair de complémentarité et de connexion économique entre les produits des classes 25 et 28 de la marque contestée CLUB SANTOS, couvrant les vêtements de padel ; les chaussures de padel ; les vêtements et les articles de sport tels que les raquettes de padel et les balles de padel, et les services de l’opposante relatifs à l’organisation d’événements sportifs de la classe 41 dans les installations de HOTELES SANTOS. Un tel lien reflète des pratiques commerciales établies dans le secteur du sport et des loisirs, où il est courant qu’une seule entreprise commercialise des vêtements et des équipements de sport sous sa marque tout en parrainant ou en organisant les événements sportifs correspondants.

À l’appui de cette allégation, elle se réfère au fait que « sous l’égide de la marque antérieure HOTELES SANTOS, divers événements sportifs —tels que des tournois de padel— sont régulièrement organisés et accueillis au sein des installations de la chaîne hôtelière ».

La division d’opposition considère que la pratique décrite par l’opposante en relation avec les produits contestés de la classe 25 est limitée aux entreprises très prospères, plutôt que de représenter une pratique courante (bien connue) sur le marché. En outre, si l’allégation de complémentarité de l’opposante est vraie en ce qui concerne les produits contestés de la classe 28, comme le reconnaît la jurisprudence citée, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les produits contestés de la classe 25. Selon une jurisprudence constante, des produits et des services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco,

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page: 5 sur
EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). À cet égard, l’opposant n’a pas avancé d’arguments solides ni soumis d’autres preuves convaincantes à l’appui de ses allégations. En l’absence de ceux-ci, et compte tenu de la réalité du marché, la division d’opposition ne peut considérer que ces produits et services sont suffisamment liés pour être jugés similaires.

b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits et services jugés similaires dans une faible mesure visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.

Tous les éléments verbaux des signes sont significatifs en espagnol.

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page : 6 sur
L’élément coïncidant des signes « SANTOS » est susceptible d’être perçu comme un nom de famille d’origine espagnole. Cela est conforme aux allégations des parties.

Selon la requérante, « SANTOS » est « un nom de famille courant dans les pays hispanophones » et, par conséquent, « il s’agit d’un élément faible qui ne saurait dominer l’impression d’ensemble ». Cependant, la requérante n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation. Dans ces circonstances, les arguments de la requérante à cet égard doivent être écartés. Par conséquent, pour la partie hispanophone du public, le nom de famille « SANTOS » est distinctif à un degré normal, car il n’a aucune signification ou autre lien avec les produits et services pertinents.

Ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude d’ensemble entre les signes pour cette partie du public. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.

Le mot espagnol « HOTELES » de la marque antérieure (hôtels) sera perçu comme se référant simplement au lieu où les services de l’opposante (activités sportives) sont fournis. De ce fait, bien que la marque ne se réfère pas directement à une caractéristique spécifique de ces services, elle fait allusion aux locaux où ces services peuvent être fournis ; par conséquent, son degré de distinctivité est considéré comme faible.

Le terme « CLUB » dans le signe contesté sera associé à un groupe ou une association de personnes ayant des objectifs ou des intérêts communs ou dédiées à une activité particulière, telle que des activités sportives (padel). Cet élément peut être considéré comme suggérant un certain prestige ou une certaine exclusivité de la part des produits contestés : par exemple, qu’ils ne sont fournis qu’aux membres d’un groupe particulier, ou que les produits ont un caractère prestigieux et luxueux. Par conséquent, le mot « CLUB » a un degré de distinctivité réduit par rapport aux produits pertinents.

La stylisation plutôt standard des éléments verbaux des signes est purement décorative. Le dispositif abstrait figurant en haut du signe contesté n’a pas de signification particulière par rapport aux produits pertinents et est, par conséquent, distinctif.

Cependant, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Par conséquent, les différences dans les polices de caractères des signes et dans l’élément figuratif du signe contesté, bien que ce dernier soit placé en haut et soit distinctif, auront moins d’impact sur la perception globale des signes.

Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « SANTOS », placé en deuxième position dans les deux signes. Cependant, ils diffèrent par leur premier élément verbal

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page : 7 sur
éléments, à savoir « HOTELES » et « CLUB », qui ont un impact moindre, pour les raisons exposées ci-dessus.

La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, les premiers éléments verbaux des signes ont un faible/réduit degré de caractère distinctif. L’attention du consommateur se portera donc sur l’élément distinctif commun « SANTOS », quelle que soit sa position dans les signes.

Visuellement, les signes diffèrent en outre par leurs éléments et aspects figuratifs.

Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, à tout le moins, dans une mesure moyenne.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au même nom de famille « SANTOS », tandis que les éléments verbaux différents des signes « HOTELES » et « CLUB » ont un faible/réduit degré de caractère distinctif.

Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans la section « Appréciation globale »).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément ayant un faible degré de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.

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Décision sur l’opposition n° B 3 235 001 page: 8 sur
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, la similitude entre les signes est suffisante pour compenser le degré moindre de similitude entre les produits et les services en cause.

Les produits et les services sont en partie faiblement similaires et en partie dissemblables, et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, au moins, dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure élevée, en raison de la coïncidence du nom de famille « SANTOS », qui joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes.

Les différences entre les signes se limitent à des éléments ayant moins d’impact sur les consommateurs, à savoir les éléments verbaux supplémentaires des signes, « HOTELES » dans la marque antérieure et « CLUB » dans le signe contesté, qui, malgré leur position au sein des signes, présentent un degré de caractère distinctif moindre, ainsi que les éléments et aspects figuratifs des signes. Par conséquent, ces différences sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion.

Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, même en ce qui concerne des produits et des services faiblement similaires, compte tenu de la coïncidence du nom de famille « SANTOS », il est probable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure visant à lancer une nouvelle marque commercialement liée.

Les arguments de la requérante selon lesquels le terme « SANTOS » « n’est pas un nom de marque fantaisiste ou unique de l’opposante, mais un mot courant qui existe déjà dans d’autres domaines » et est associé à des équipes sportives bien connues dans plusieurs territoires (par exemple, le Brésil et le Mexique), et que, par conséquent, l’opposante « tente de monopoliser un nom de famille courant « SANTOS » au-delà de toute portée raisonnable » sont sans pertinence. En l’espèce, le signe contesté et la marque antérieure sont globalement similaires, et le signe contesté ne diffère pas suffisamment de la marque antérieure pour exclure un risque de confusion. Enfin, l’Office est en principe limité dans son examen aux marques en conflit. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.

Enfin, l’opposante a déclaré que la requérante avait déposé la marque contestée de mauvaise foi. Cela ne peut constituer un fondement de l’opposition. Article 46

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page : 9 sur
Le RMCUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMCUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure. En application du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, le risque de confusion ne peut être exclu même si les produits contestés ne sont similaires aux services de l’opposant qu’à un faible degré.

Le reste des produits contestés est dissemblable. Étant donné que l’identité ou la similarité des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.

Il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, car la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

L’opposant a également fondé son opposition sur les marques figuratives antérieures suivantes :

1. Enregistrement de marque espagnole n° 4 212 186 dans les classes 35, 41 et 43 ;

2. Enregistrement de marque espagnole n° 4 212 199 dans les classes 35, 41 et 43 ;

3. Enregistrement de marque espagnole n° 4 212 201 dans les classes 35, 41 et 43 ;

4. Enregistrement de marque espagnole n° 4 212 205 dans les classes 35, 41 et 43 ;

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page: 10 sur
5. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 208 dans les classes 35, 41 et 43;

6. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 210 dans les classes 35, 41 et 43;

7. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 213 dans les classes 35, 41 et 43;

8. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 215 dans les classes 35, 41 et 43;

9. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 222 dans les classes 35, 41 et 43;

10. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 254 dans les classes 35, 41, 43 et 44;

11. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 255 dans les classes 35, 41, 43 et 44;

12. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 256 dans les classes 35, 41, 43 et 44;

13. enregistrement de marque espagnole n° 4 212 261 dans les classes 35, 41, 43 et 44.

La marque antérieure 1 est identique à celle qui a été comparée et couvre des services identiques ou de portée plus étroite; par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant sont moins similaires à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’ils contiennent des mots supplémentaires (par exemple, « NIXE » ou « SARAY ») qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Les droits antérieurs 2 à 9 couvrent des services identiques ou de portée plus étroite dans les classes 35, 41 et 43 que ceux qui ont été comparés; par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a

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Décision sur l’opposition n° B 3 235 001 page : 11 sur
déjà été rejetée. Quant aux droits antérieurs 10-13, outre les services couverts par la marque déjà comparée, ceux-ci sont également enregistrés pour les services de spa, massages ; physiothérapie ; soins d’hygiène et de beauté ; traitements cosmétiques du corps ; services de salons de beauté en classe 44. Les produits contestés restants de la classe 25 n’ont rien en commun avec ces services de l’opposant de la classe 44. Outre qu’ils sont de nature et de finalité différentes, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils diffèrent également par leurs canaux de distribution et leurs producteurs/prestataires. Par conséquent, en ce qui concerne ces marques antérieures également, le résultat ne saurait être différent pour les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe aucun risque de confusion pour ces produits.

Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de l’opposant concernant une « famille de marques » incluant l’élément « SANTOS » en relation avec des produits dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures constituaient une famille de marques.

L’examen de l’opposition se poursuivra néanmoins sur l’autre motif invoqué par l’opposant, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour les produits dissemblables restants.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 903 631 et l’enregistrement de marque espagnole n° 4 212 186, tous deux pour la marque figurative .

Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 4 212 186, pour lequel l’opposant a revendiqué une renommée en Espagne.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page : 12 sur
La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une réputation. La réputation doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur prétend avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation du demandeur ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, point 60). Par conséquent, la division d’opposition ne traitera cette question, si cela s’avère encore nécessaire, qu’à la fin de la décision.

a) Réputation de la marque antérieure
La réputation implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/11/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une réputation avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une réputation à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la réputation de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de réputation ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la réputation a été acquise pour les services pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une réputation, à savoir :

Classe 41 : Services de divertissement fournis par des hôtels et des restaurants ; services de clubs (éducation ou divertissement) ; activités de loisirs et récréatives ; informations en matière de divertissement ; conduite de cours de formation alimentaire en ligne ; services de conseil relatifs aux concours de cuisine ; cours par correspondance relatifs à la cuisine ; services d’éducation et de formation ; services de formation du personnel ; services éducatifs relatifs à la formation du personnel en technologie alimentaire ; services de formation en matière de santé pour l’industrie de l’approvisionnement en aliments et boissons ; ateliers de formation ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; services d’organisation d’événements pour

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Décision sur l’opposition n° B 3 235 001 page : 13 sur
à des fins culturelles ou de divertissement ; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix ; organisation d’événements culturels et artistiques ; organisation de concours (activités éducatives ou de divertissement) ; services d’édition autres qu’à des fins publicitaires ; divertissement en ligne ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; éducation, formation, organisation et conduite de symposiums, conférences, symposiums, conférences, séminaires, ateliers de formation ; publication de textes (autres qu’à des fins publicitaires) ; publication de livres ; publications électroniques (non téléchargeables) ; organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives ; organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives ; organisation d’événements culturels et éducatifs ; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, conférences, séminaires, ateliers de formation ; organisation d’événements culturels (autres qu’à des fins publicitaires) ; organisation de concours [activités éducatives ou récréatives] ; organisation de concours [activités éducatives ou récréatives] ; publication de livres ; publications électroniques (non téléchargeables) ; organisation d’événements culturels.

Classe 43 : Services d’hébergement hôtelier ; réservations d’hôtels ; réservations d’hôtels sur internet ; services d’hôtels et de restaurants ; services d’hôtels, d’auberges et de maisons d’hôtes, hébergement touristique et de vacances ; services de restauration (aliments) ; services de clubs de restauration (aliments) ; services de boissons et de traiteur ; services de bars ; services de cafétérias ; services de cafés-restaurants ; services de plats à emporter ; services de préparation de plats à emporter ; services de plats et boissons à emporter ; services de traiteur pour la fourniture de nourriture ; services de snack-bars ; services de traiteur pour la fourniture de nourriture et de boissons ; services de restauration et de boissons dans des restaurants et des bars ; traiteurs (restaurants).

L’opposition est dirigée contre les produits contestés restants, à savoir :

Classe 25 : Vêtements de padel ; chaussures de padel ; vêtements.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 22/09/2025, l’opposant a produit les éléments de preuve suivants (dont les informations clés ont été traduites en anglais).

Document 1 : impressions du site internet de l’opposant https://www.hsantos.es/en/ fournissant des informations complètes sur les services hôteliers dans diverses localités en Espagne (par exemple, Barcelone, Grenade, Madrid, Majorque et Valence). Le document comprend également la brochure d’entreprise pour 2024.

La marque antérieure apparaît comme , accompagnée de la déclaration suivante : « Plus de 50 ans à votre service. »

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Document 2: un rapport émis par Informa Información de Empresas (www.einforma.com) fournissant non seulement des informations générales (données de contact) sur l’opposant, mais également des données commerciales et de positionnement sur le marché en Espagne. Le rapport est daté du 16/09/2025. Selon ce document, le classement de l’opposant est le suivant:

Document 3: des impressions et des dossiers de communiqués de presse préparés par la société « Munca Comunicación y Marketing » avec des références à l’opposant et à sa marque antérieure « HOTELES SANTOS ». datés entre 2022 et 2025. Les dossiers comprennent des informations pertinentes, telles que la date, le titre, le type de média, la diffusion, le coût publicitaire de l’article et la source. Les articles de presse sont publiés dans diverses revues générales (par exemple, Marca.com, Forbes, Europapress, La Razón) et spécialisées ainsi que dans des publications en ligne relatives aux services d’hôtellerie et au tourisme (par exemple, Gacetadelturismo.com, Hosteltur.com, revistahosteleria.com, nexotur.com). Entre autres, les documents comprennent plusieurs articles liés à la participation de l’opposant à la foire internationale FITUR de 2022 à 2025, tels que les suivants:

o 20/09/2022, gacetadelturismo.com, « Hoteles Santos, la chaîne leader dans le MICE ». L’article indique que « Hoteles Santos », avec plus de 50 ans de service, est devenue une référence nationale et internationale dans le secteur MICE (« Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions ») tout au long de son histoire.

o 10/01/2023, gacetadelturismo.com, « Hoteles Santos signe un accord de collaboration avec Ecostars ».

o 22/01/2024, Forbes, « Forbes travel LIST – Les 15 groupes hôteliers leaders du secteur 2024 ».

Document 4: une sélection de captures d’écran de la Wayback Machine des sites web de l’opposant (www.hsantos.es, www.h-saantos.es et www.hotelessantos.es) afin de démontrer la présence en ligne de longue date de la marque antérieure « HOTELES SANTOS ». Il comprend également une liste des noms de domaine de l’opposant enregistrés et utilisés de 1997 à 2025.

Document 5: une copie des résultats d’une recherche Google effectuée le 17/09/2025 à l’aide des mots-clés « HOTELES SANTOS ».

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Document 6 : captures d’écran de divers médias sociaux montrant la présence en ligne de la marque antérieure « HOTELES SANTOS », notamment sur Instagram, Facebook, X (Twitter), LinkedIn et YouTube. Selon l’opposant, elle compte plus de 14 millions d’abonnés sur ces plateformes. La marque antérieure apparaît, par exemple, comme suit :

Le document contient également plusieurs rapports de communication émis par la société Munka datés de février 2022, mai 2022, mars 2023, janvier 2024 et juin 2025. Ces rapports comprennent des informations détaillées sur les communiqués de presse, les supports publicitaires, les articles de presse et les supports créatifs, ainsi qu’un rapport mensuel sur les médias sociaux avec les publications correspondantes.

Document 7 : une copie de deux décisions d’opposition rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), datées du 12/01/2024 et du 17/09/2025, confirmant la renommée en Espagne de la marque antérieure « Hoteles Santos » pour les services hôteliers.

L’opposant souligne diverses sections indiquant, par exemple, que : « [après] analyse des preuves présentées, il est conclu que la renommée des marques en Espagne et dans l’UE, auprès du public pertinent du secteur de l’hôtellerie, a été dûment établie », et « [en outre], la renommée des marques opposantes a été dûment établie par la soumission d’un dossier de preuves, qui comprend : des photographies d’événements et de cérémonies, des documents démontrant la chaîne d’hôtels qu’elles possèdent en Espagne, et une couverture de presse attestant la reconnaissance des marques auprès d’un large segment du public national. »
Document 8 : diverses preuves montrant la présence de « Hoteles Santos » à la FITUR (Feria Internacional de Turismo). La FITUR est l’un des principaux salons internationaux du tourisme au monde, organisé chaque année à Madrid, en Espagne. Il rassemble des professionnels de tous les secteurs de l’industrie du tourisme, y compris les hôtels, les agences de voyage, les voyagistes et les offices de tourisme nationaux et régionaux, offrant une plateforme pour

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Décision sur l’opposition n° B 3 235 001 page: 16 sur
la promotion, le réseautage et la présentation d’innovations dans le tourisme. Selon l’opposante, « la participation à FITUR est considérée comme une marque de prestige et de visibilité au sein du secteur touristique international ».

Les preuves consistent en plusieurs brochures, photographies et articles de presse concernant la participation de l’opposante entre 2022 et 2025 à FITUR, par exemple :

o un article daté du 31/01/2024 de https://www.traveltur.es intitulé « Hoteles Santos conclut avec succès FITUR, recevant une nomination pour les National Geographic Awards ».

o un article daté du 17/01/2025 de https://gacetadelturismo.com intitulé « Hoteles Santos présente ses nouveautés à FITUR 2025 ».

Document 9: une « Déclaration de performance extra-financière 2024 », publiée le 31/03/2025 par le cabinet d’audit Moore Ibérica de Auditorías, S.L.P. Elle fournit des informations complètes sur la durabilité, la responsabilité sociale et les pratiques de gouvernance d’entreprise de l’opposante. Elle comprend également, à la page 49, les résultats économiques et fiscaux des hôtels (« Hoteles Santos ») exploités par l’opposante.

Document 10: un « rapport de durabilité 2024 » intitulé « Hoteles Santos Sostenibilidad y RCS ».

Document 11: des prix et reconnaissances reçus par la chaîne Hoteles Santos, soulignant leur excellence en matière d’hospitalité, de design et de service client des services hôteliers. Le document comprend plusieurs articles de presse dans des médias généralistes et spécialisés (par exemple, nexo.com, traveltur.es) attestant de ces réalisations. Par exemple :

o 24/01/2022, gacetadelturismo.com, « Hoteles Santos a reçu le prix du meilleur stand dans la catégorie « Entreprises » ». Cette reconnaissance a été accordée lors de la 42e édition de FITUR pour le professionnalisme, le design et la promotion de leur stand, soulignant son adéquation aux besoins marketing, son alignement avec le produit promu, ainsi que son originalité et son innovation.

o British Airways Customer Excellence Award 2018 : l’Hôtel Santos Las Arenas à Valence a été honoré de ce prix,

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reconnaissant son expérience client de haute qualité. L’hôtel a obtenu une note remarquable de 9,2 sur 10, basée sur les avis des clients recueillis par British Airways Holidays.

o Prix Emporis Skyscraper 2010 : l’Hôtel Santos Porta Fira à Barcelone a reçu ce prestigieux prix d’architecture en tant que « Meilleur gratte-ciel du monde » en 2010. Conçu par l’architecte de renom Toyo Ito, l’hôtel se distingue par son design unique et innovant.

o Prix du meilleur hôtel de luxe 2018 : le Gran Hotel Miramar à Málaga a reçu le titre de « Meilleur hôtel de luxe » lors des Spain Luxury Hotel Awards en 2018. Cette distinction souligne le statut de l’hôtel en tant que destination de luxe de premier ordre en Espagne.

o Prix du meilleur hôtel de luxe 2024 : en décembre 2024, le Gran Hotel Miramar a reçu le prix du « Meilleur hôtel de luxe » lors du gala des Best Hotel Awards qui s’est tenu à l’auditorium du musée Picasso à Málaga. Cette reconnaissance consolide davantage la réputation d’excellence de l’hôtel dans l’hôtellerie de luxe.

o Adhésion à Leading Hotels of the World : le Gran Hotel Miramar est membre de la prestigieuse collection « Leading Hotels of the World », rejoignant ainsi un groupe exclusif d’hôtels de luxe du monde entier réputés pour leur service et leur qualité exceptionnels.

o Reconnaissance du leadership en matière de durabilité : Hoteles Santos a été reconnu pour son leadership en matière de pratiques de durabilité. Notamment, l’Hôtel Balneario Las Arenas à Valence a reçu le premier prix dans la catégorie « Meilleure stratégie de durabilité environnementale » de HOSBEC, et la société a été nominée pour les Forbes–UBS Sustainability Awards.

Document 12 : une « Déclaration de chiffre d’affaires et d’investissement publicitaire », signée le 01/09/2025 par le directeur financier, certifiant le chiffre d’affaires et les dépenses publicitaires de Hoteles Santos entre 2021 et 2024. Le document confirme une activité commerciale continue et significative, avec un chiffre d’affaires annuel en 2024 dépassant 160 millions d’euros et un investissement publicitaire notable au cours d’un seul exercice financier dépassant 1,6 million d’euros.

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Document 13: une sélection d’articles de presse publiés dans divers médias généralistes et spécialisés couvrant les divers événements qui ont eu lieu dans les locaux des hôtels de la chaîne «Hoteles Santos», tels que les suivants:

o 01/03/2022, La Opinión de Málaga, «Málaga de Moda, présent au Salon international de la mode flamenca avec deux défilés au Gran Hotel Miramar». L’article rend compte de la sixième édition de l’événement Málaga de Moda, soulignant que deux défilés de mode ont eu lieu au Gran Hotel Miramar, mettant en avant le rôle de l’hôtel en tant que lieu d’événements culturels et de mode de premier plan.

o 13/03/2023, Europa Press, «David Trueba, Jabois, Garci, Monika Zgustova y la historia del Hotel Miramar, esta semana en La Malagueta». L’article annonce une série d’événements culturels au Centre culturel La Malagueta à Málaga, mettant en vedette des personnalités éminentes telles que les cinéastes David Trueba et José Luis Garci, les écrivains Manuel Jabois et Monika Zgustova, et une session spéciale consacrée à l’histoire du Gran Hotel Miramar.

o 13/02/2023, «Ranking de los más ricos del turismo en España». L’article présente un classement des personnes les plus riches du secteur du tourisme espagnol, soulignant que Carmen et Luis Riu Güell (Riu Hotels & Resorts) sont les plus riches de l’industrie, avec une fortune nette estimée à 3 005 millions d’euros. Il énumère également d’autres entrepreneurs hôteliers de premier plan, y compris la famille Santos Tejedor («Hoteles Santos»), soulignant leur influence significative au sein du secteur.

o 28/05/2023, gacetadelturismo.com, «Vuelve la Gala de los Premios Gaceta del Turismo». L’article annonce le retour du Gala des Prix Gaceta del Turismo, prévu pour le 01/06/2023, à l’hôtel cinq étoiles GL Hotel Las Arenas à Valence. L’événement honorera des leaders dans des catégories telles que l’hôtellerie, la durabilité, l’innovation technologique et la promotion du tourisme. Le Gala constitue une plateforme importante pour reconnaître le dévouement et les contributions des acteurs clés du secteur touristique espagnol.

o 18/02/2024, Canal Horeca, «Hotel Las Arenas Balneario Resort Achieves Bioscore Sustainable Certification». L’article souligne que l’Hotel Las Arenas Balneario Resort, qui fait partie de la chaîne «Hoteles Santos», a obtenu la certification Bioscore Sustainable avec une note «A». Il met l’accent sur les pratiques durables de l’hôtel en matière de gestion des émissions, de consommation d’énergie et d’opérations écologiques dans son restaurant. La certification renforce le leadership de l’hôtel en matière de tourisme responsable.

Comme il peut être déduit de ses observations et des preuves jointes, l’opposant est actif dans le secteur des services hôteliers en Espagne depuis 50 ans.

Divers éléments de preuve montrent une activité commerciale et une présence continues et significatives de la marque antérieure dans le secteur des services hôteliers en Espagne au fil des ans. Cela peut être déduit des nombreuses

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page : 19 sur
des articles de presse montrant, par exemple, la participation de l’opposante au salon du tourisme le plus important d’Espagne, FITUR (Documents 3, 8 et 13) et par le relevé du chiffre d’affaires et des investissements publicitaires montrant ses chiffres de chiffre d’affaires et d’investissements publicitaires au fil des ans (Document 12).

Les éléments supplémentaires, tels que les impressions du site web de l’opposante (Document 1) et sa présence sur les médias sociaux (Document 6) complètent l’image d’une marque largement utilisée et ayant connu une activité significative dans le secteur des services hôteliers. En outre, la portée de certaines de ces références à la marque antérieure est également démontrée par les diverses récompenses remportées par l’opposante au fil des ans (Document 11), et la renommée de la marque antérieure « Hoteles Santos » a également été reconnue et confirmée par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) (Document 7).

Par conséquent, les preuves susmentionnées indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une période substantielle. Les chiffres de vente et les efforts de marketing, ainsi que la visibilité de la marque dans de nombreux articles de presse et sur les différentes plateformes de médias sociaux, suggèrent que la marque occupe une position consolidée dans le secteur de marché pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que, prises dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent en Espagne pour, d’une manière générale, les services hôteliers, ce qui conduit à la conclusion que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.

Toutefois, les preuves ne parviennent pas à établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les services pour lesquels la renommée a été revendiquée. Les preuves se rapportent principalement, d’une manière générale, aux services hôteliers, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux services restants. Cela ressort clairement, par exemple, des coupures de presse, où seuls les premiers sont mentionnés.

b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été vu ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée pour certains des services, et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008,

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page : 20 sur
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’elle jouisse d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 48).

La Cour de justice a également relevé
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la catégorie pertinente de public en ce qui concerne

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page: 21 sur
concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
Les produits contestés restants, après l’analyse des signes au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sont les suivants :

Classe 25 : Vêtements de padel ; chaussures de padel ; vêtements.

Bien que la partie pertinente du public pour les produits ou services couverts par les marques en conflit soit la même ou se chevauche dans une certaine mesure, ces produits ou services sont si différents qu’il est peu probable que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

Les services couverts par la marque antérieure et les produits contestés appartiennent non seulement à des secteurs de marché totalement différents et sans rapport (c’est-à-dire le secteur de l’habillement par rapport au secteur de l’hôtellerie), mais la nature, la fonction et la finalité des produits et services en question sont également clairement différentes. Ces produits et services sont généralement vendus ou fournis dans des points de vente différents ou par des canaux de distribution différents. Ils diffèrent clairement quant à leurs producteurs/fournisseurs respectifs et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.

Le fait que certains hôtels, comme le prétend l’opposant, puissent proposer ou organiser des activités sportives, telles que des tournois de padel, n’est pas suffisant pour supposer que les consommateurs s’attendraient, ou seraient habitués, à l’extension d’une marque hôtelière à la fabrication de vêtements et de chaussures. En outre, en l’espèce, le degré de renommée de la marque antérieure démontré par l’opposant n’implique pas qu’elle soit suffisamment forte pour produire des effets au-delà des secteurs de marché pertinents et déclencher un lien entre des signes similaires dans des domaines économiques complètement différents, tels que les secteurs susmentionnés. En fait, des éléments de preuve examinés ci-dessus, il ne peut être conclu que la marque antérieure jouit d’une renommée particulièrement forte ou qu’elle a fait l’objet de campagnes promotionnelles/collaborations impliquant des produits de cette classe. Par conséquent, il est peu probable qu’une quelconque image de qualité associée aux services hôteliers de l’opposant, pour lesquels un certain degré de renommée a été établi, soit transférée aux produits contestés de la classe 25.

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public espagnol établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire, établir un « lien » entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée.

Ces conclusions s’appliquent également à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 903 631, pour lequel l’opposant a revendiqué une renommée dans l’Union européenne pour, essentiellement, les mêmes services. Cette autre marque antérieure est identique à celle qui a été comparée. Les éléments de preuve de renommée soumis par l’opposant montrent un certain degré de renommée pour l’Espagne, mais ils ne sont pas suffisants pour prouver que la marque antérieure jouit d’une renommée dans chaque État membre de l’UE. Il est vrai qu’une renommée démontrée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire à prouver la renommée d’une MUE (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Cependant, cela ne constitue pas

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Décision sur opposition n° B 3 235 001 page: 22 de
conférant une renommée à la marque de l’UE dans l’ensemble de l’UE (par opposition à dans l’UE). Le lien doit être apprécié du point de vue de la perception du public réel pour lequel la marque de l’UE antérieure a été jugée renommée, car seul ce public, qui connaît la marque de l’UE, peut éventuellement établir un rapprochement entre les marques (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). Par conséquent, il n’est pas concevable que la partie restante du public sur le territoire pertinent établisse un rapprochement entre la marque antérieure et le signe contesté, c’est-à-dire qu’elle établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Sofía Carolina MOLINA SACRISTÁN MARTÍNEZ BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.