DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 995
Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, 90245-5012 El Segundo, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Luciano Barbera S.R.L., Piazza Vittorio Veneto, 16/c, 13900 Biella, Italie (demanderesse), représentée par Dragotti & Associati S.P.A., Via Nino Bixio 7, 20129 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition prend la DÉCISION suivante :

1. L’opposition n° B 3 227 995 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 737 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 14/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 737 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 430 246 « BARBIE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposition est également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec d’autres marques antérieures.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 430 246 de l’opposante, lequel n’est pas soumis à la preuve d’usage.

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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; masques faciaux, étant des accessoires de mode.
Les produits contestés sont les suivants :

Classe 25 : Vêtements ; Chaussures ; Chapeaux et casquettes ; Accessoires vestimentaires, Par exemple Cravates, Foulards, écharpes, Gants, ceintures ; Vêtements pour hommes, Vestes, pantalons, Chemises, Manteaux imperméables.
Observations préliminaires
- Des produits ou services sont identiques si les produits ou services contestés relèvent de la catégorie plus large des produits ou services de l’opposant (17/01/2012, T-522/10, Hell (fig. / Hella, EU:T:2012:9, point 36), ou lorsque et dans la mesure où — inversement — un terme plus large de la marque contestée inclut les produits ou services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP / PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, point 29). Il y a également identité lorsque deux catégories larges en comparaison coïncident partiellement/se chevauchent. Dans ces deux derniers scénarios, il est considéré que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits ou services contestés.

- En ce qui concerne les accessoires vestimentaires, par exemple cravates, foulards, écharpes, gants, ceintures dans la liste des produits contestés ; il est noté que le terme «par exemple» signifie que la protection n’est pas limitée aux produits spécifiques énumérés après lui, mais s’étend à d’autres «accessoires vestimentaires» (voir par analogie l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41, concernant le terme «notamment»).

- En ce qui concerne les arguments du demandeur selon lesquels les parties opèrent dans des secteurs totalement différents, il est noté que la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage sérieux ne doive être prise en compte, ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, les arguments du demandeur ne sont pas pertinents.

Les vêtements et les chaussures sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.

Les chapeaux et casquettes contestés sont inclus dans la catégorie large de la chapellerie de l’opposant. Les vêtements pour hommes, vestes, pantalons, chemises, manteaux imperméables contestés sont inclus dans la catégorie large des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.

Il est noté que, que ce soit sur la base du sens littéral des termes ou d’un point de vue commercial, il existe une ligne floue entre les vêtements et les accessoires vestimentaires, étant donné que des produits tels que les foulards ou les gants sont utilisés comme «décoration», ornements, mais aussi pour la chaleur ou la fonction. Par conséquent, il existe au moins un chevauchement entre les accessoires vestimentaires, par exemple cravates, foulards, écharpes, gants, ceintures contestés et les vêtements de l’opposant. Il s’ensuit qu’ils sont également identiques.

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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
BARBIE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Plus généralement, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être confondus (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Le terme « Barbie » est une forme diminutive du prénom féminin « Barbara », utilisé notamment dans les territoires anglophones. Comme l’a affirmé et prouvé de manière convaincante l’opposant par la soumission d’extraits de sites web concernant les prénoms, le terme « Barbera » est également susceptible d’être perçu par une partie du public pertinent, y compris le public anglophone, comme une variante du même prénom féminin. Cela est reconnu par la requérante elle-même qui avance néanmoins que cette variation n’est pas courante. Cependant, de l’avis de la division d’opposition, le prénom courant « Barbara » et le terme « Barbera » sont si proches que le public est tenu de penser à une variante du premier en rencontrant le second. Le fait qu’au moins le public anglophone associera mentalement le terme « Barbera » au nom existant « Barbara » est en outre favorisé par l’existence d’autres variantes courantes de « Barbara », y compris « Barbra » ou « Barb » en plus de « Barbie » en anglais. En outre, l’utilisation de prénoms est fréquente dans le secteur de la mode, ce qui augmente également la probabilité que « Barbera » soit perçu comme un prénom.

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Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public qui perçoit les deux signes comme des variantes du prénom féminin 'Barbara', constituée essentiellement du public des territoires anglophones tels que l’Irlande et Malte, car cela conduit à une similitude conceptuelle entre eux.

La requérante explique également que 'Barbera’ est le nom de famille de la famille qui a fondé sa propre entreprise. Par souci d’exhaustivité, il est précisé que cela ne saurait exclure la perception du terme par le public pris en compte dans l’appréciation, comme indiqué ci-dessus.

Les noms 'Barbie’ et 'Barbera’ ne décrivent ni n’évoquent les produits ou l’une de leurs caractéristiques. Par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal.

La stylisation spécifique, quoique modérée, du terme 'Barbera’ dans le signe contesté, y compris sa couleur, est un élément purement décoratif et non distinctif.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leurs quatre premières lettres 'BARB’ et diffèrent dans leurs terminaisons 'IE’ et 'ERA'. Les lettres communes constituent la majorité des lettres des signes et seront perçues en premier par les consommateurs. La différence liée à la couleur et à la représentation spécifique du terme dans le signe contesté a un impact limité dans l’appréciation, car il s’agit d’un aspect purement décoratif. Il n’y a pas de différence de longueur frappante.

Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.

Sur le plan phonétique, les signes partagent les sons de leur début identique /BARB/ et diffèrent par le son final /I/ de la marque antérieure (la lettre finale 'E’ étant muette) et le son des lettres 'ERA’ dans le signe contesté. Le signe contesté est plus long d’une syllabe, mais la syllabe intermédiaire
/BE/ est courte, ce qui atténue l’impact de la différence. Il est noté que, d’un point de vue phonétique, le public accorde également plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 64).

Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.

Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus comme des variantes du même prénom féminin 'Barbara'. Les lignes directrices de l’Office en matière de marques¹ établissent que dans la mesure où les signes ont des éléments en commun qui sont perçus comme des noms de personnes, il est possible de les comparer sur le plan conceptuel. Elles indiquent en outre que lorsqu’un signe est compris comme la forme diminutive du prénom inclus dans l’autre signe, comme 'Jose’ et 'Pepe’ pour le public espagnol, ils sont conceptuellement identiques et que lorsque les signes sont considérés comme des prénoms très similaires dérivés de la même racine (tels que 'ELISE’ et 'ELIZA'), ils sont conceptuellement très similaires.

¹ Lignes directrices relatives aux marques, entrée en vigueur le 01/05/2025, Partie C Opposition, Section 2 Identité double et risque de confusion, Chapitre 4 Comparaison des signes, 3 Similitude entre les signes, 3.4 Comparaison des signes, 3.4.4 Comparaison conceptuelle, 3.4.4.8 Lorsque les signes partagent un nom de personne.

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En l’espèce, « BARBIE » est la forme diminutive du prénom « BARBARA » et, par extension, sera également considérée comme une forme diminutive du prénom « BARBERA », ou les deux termes seront perçus comme des variantes du plus courant « BARBARA ». Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement similaires au moins à un degré élevé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée pour les produits en cause de la classe 25. Les allégations de renommée concernent d’autres marques antérieures couvrant des produits de la classe 28.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).

L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les produits sont identiques et font l’objet d’un degré d’attention normal de la part du public pertinent. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Il existe entre eux une similitude conceptuelle au moins élevée pour le public pris en considération. La marque antérieure est distinctive à un degré normal, ce qui lui confère une portée de protection normale dans l’appréciation. Le Tribunal a précédemment jugé que, lorsque les produits sont identiques ou hautement similaires, un risque de confusion ne peut être exclu que si les signes présentent des différences visuelles, phonétiques ou conceptuelles substantielles (29/01/2013, T-283/11, nfon / fon (fig.) et al., EU:T:2013:41,
point 69 ; 28/04/2014, T-473/11, MENOCHRON / MENODORON, EU:T:2014:229, point 46). Sur la base de ce qui précède, il est considéré comme hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49).

À cet égard, il convient de noter que les créateurs de mode commercialisent couramment des gammes de produits sous des versions différentes mais liées de la même marque, selon le type de produit, par exemple selon le style, selon que les produits sont destinés aux adultes ou aux enfants, aux femmes ou aux hommes, etc.

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Dans ses observations, l’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office à l’appui d’une constatation de risque de confusion en l’espèce, y compris la décision du 15/09/2010 dans l’opposition n° B 1 343 195 concernant laquelle il souligne qu’elle est particulièrement pertinente en l’espèce. L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière. En l’espèce, la division d’opposition estime que la décision mentionnée par l’opposant est clairement comparable à la présente affaire puisqu’elle impliquait l’appréciation du risque de confusion entre la marque antérieure «Barbie» et le signe contesté «Barbra», pour des produits identiques (bien qu’en classe 3), où les deux termes étaient considérés comme des variantes du prénom féminin «Barbara». Un risque de confusion a été établi sur la base du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure pour les produits en question.

Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public pris en compte dans l’appréciation, à savoir le public qui perçoit les deux marques comme se rapportant au même prénom, constitué essentiellement du public des territoires anglophones tels que l’Irlande et Malte. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

L’argument de la requérante concernant la présence de longue date et la renommée de sa société ne peut modifier la conclusion ci-dessus étant donné que la réputation potentielle du signe contesté n’est pas pertinente dans les procédures d’opposition (16/09/2013, T-569/11, GITANA (fig.) /KITANA (fig), EU:T:2013:462, § 72). Un risque de confusion exige de prendre en considération l’étendue de la protection de la marque antérieure et non celle de la marque demandée.

Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 430 246 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que la marque antérieure prise en compte dans l’appréciation conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268). Il est à noter que la MUE antérieure n° 18 204 058 de l’opposant, pour la marque verbale «BARBARA», pour laquelle seul l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est invoqué, couvre des produits que la division d’opposition considérerait comme dissemblables des produits contestés. Cela exclurait un risque de confusion étant donné que l’identité ou la similarité des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.

Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposant (en relation avec des droits antérieurs autres que celui examiné), à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

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La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Teodora Valentinova Catherine Boyana TSENOVA-PETROVA MEDINA NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.