DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 237 312
Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse (opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne (mandataire)
c o n t r e
J.S.S. Tobacco Ltd, Suite 404, Albany House, 324/326 Regent Street, W1B 3HH Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Lerroux, Proción 7, (edif. America II) Bloque 2 – 2°D, 28023 Madrid, Espagne (mandataire).

Le 11/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:

DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 312 est accueillie pour tous les produits visés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 828 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 14/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 828
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 75 606, «MARLBORO» (marque verbale). L’opposante a invoqué, notamment, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition concernant l’enregistrement de marque de l’UE n° 75 606, pour lequel l’opposante a revendiqué la renommée dans l’Union européenne.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’agissant d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une

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renommée dans l’État membre concerné et lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas répondu aux observations de l’opposant. En conséquence, il n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue par une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27/01/2025. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

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Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir :

Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé ; cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer et à chiquer ; articles pour fumeurs ; allumettes.

L’opposition vise les produits suivants :

Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; allumettes ; papier absorbant pour pipes ; filtres à cigarettes ; embouts pour fume-cigarettes ; papier à cigarettes ; carnets de papier à cigarettes ; machines de poche pour rouler les cigarettes ; cigarillos ; coupe-cigares ; pierres à briquet ; briquets pour fumeurs ; pipes à tabac ; blagues à tabac.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 26/09/2025, l’opposant a produit des preuves à l’appui de sa demande. L’opposant a demandé que les pièces 26, 28, 29 et 30 soient traitées de manière confidentielle, afin d’éviter des problèmes réglementaires. La division d’opposition accepte cette demande dans la mesure où elle concerne une partie des preuves (spécifiquement en ce qui concerne les pièces en question) et ne décrira donc cette partie des preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de données ou d’informations spécifiques qui pourraient enfreindre les termes de la demande de confidentialité. Toutefois, cela ne s’applique pas aux preuves qui consistent en des informations déjà du domaine public, telles que les informations disponibles sur les sites web.

Les preuves produites par l’opposant sont les suivantes.

Pièce 1 : impressions du site web du demandeur www.manchestercigarettes.com comprenant des informations sur le demandeur et l’usage du signe contesté, ainsi que d’autres exemples d’usage et des nouvelles concernant les cigarettes Manchester.

Pièce 2 : un article de presse intitulé « The Marlboro Story: how one of America’s most popular filter cigarettes got that way », publié dans le magazine New Yorker le 15/11/1958. Il résume l’histoire de l’opposant et indique : « MARLBORO s’est rapidement imposée comme l’une des principales cigarettes à filtre d’Amérique ».

Pièce 3 : une copie de l’enregistrement de marque suédois n° 35 885, « MARLBORO », de 1929.

Pièce 4 : une liste d’enregistrements de marques datant d’entre 1929 et 1958 pour la marque « MARLBORO » en : Autriche, Chypre, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie,

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Irlande, Italie, Malte, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne et Suède pour
'MARLBORO’ et .

Pièce 5: rapports annuels de l’opposante pour les années 2008 à 2024
La majorité des documents se réfèrent au volume des expéditions et à la part de marché, notamment, des cigarettes 'MARLBORO’ dans l’Union européenne. Les chiffres sont significatifs et sont ventilés par marque. Certains chiffres sont également ventilés par territoire, se référant à divers États membres de l’UE, tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et l’Espagne. L’opposante détient une part de marché considérable pour les cigarettes dans plusieurs territoires, y compris plusieurs États membres de l’UE. Par exemple, le rapport annuel de l’opposante pour 2022 indique que 'MARLBORO’ a célébré son 50e anniversaire en tant que première marque de cigarettes au monde. Le rapport annuel pour 2024 indique que le volume des expéditions de cigarettes 'MARLBORO’ a augmenté de 3,7 % en 2024. Le document fournit une ventilation des informations concernant les augmentations et diminutions de la part de marché dans plusieurs États membres de l’UE (par exemple, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Roumanie et l’Espagne). Les pourcentages sont considérables.

Pièces 6 à 19: impressions de divers articles indiquant des classements et des déclarations sur la perception du public de 'MARLBORO’ dans divers États membres de l’UE
o Pièce 6: tableaux extraits de 'Euromonitor International’ le 07/09/2025 relatifs aux parts de marque 'Marlboro’ en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Espagne de 2018 à 2024.

o Pièce 7: un article intitulé 'Stagnál az amerikai dohánypiac', daté du 12/01/2024 (provenant de https://tobaccomagazin.hu/), en hongrois avec une traduction anglaise. L’article indique que la marque 'Marlboro’ détient une part de 45,6 % du marché global.

o Pièce 8: un article intitulé 'Cigarete-ponašanje potrošača’ (publié en 2014 sur jatrgovac.com), en croate avec une traduction partielle. L’article indique: 'En ce qui concerne les marques de cigarettes les plus consommées en Croatie, Ronhill arrive en premier, suivi de Marlboro et Walter Wolf'.

o Pièce 9: un article (imprimé en 2025 sur https://www.investicniweb.cz), en tchèque avec une traduction partielle. L’article indique: '… Philip Morris détenait une part de près de 38 % du marché slovaque'.

o Pièce 10: un article intitulé 'The Marlboro company and its products’ (publié en 2011 sur skirmanteapiemalbora.blogspot.com), en lituanien et en anglais. Il indique, entre autres, que 'Les revenus de cette société provenant de la vente de cigarettes 'MARLBORO’ ont battu tous les records'.

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o Pièce 11 : un article intitulé « Marlboro » (publié le 10/05/2025 sur www.faz.net), en allemand avec une traduction partielle. L’article indique : « MARLBORO sont les cigarettes les plus connues et les plus vendues au monde ».

o Pièce 12 : un article intitulé « d’où viennent les cigarettes vendues en France » (publié sur https://www.mistersmoke.com/), en français avec une traduction partielle. « MARLBORO » figure en tête d’une liste de 10 marques.

o Pièce 13 : un article intitulé « Najlepšie vnímané značky » (daté de 2005 et publié sur szzv.sk), en slovaque avec une traduction
partielle. L’article indique : « Meilleure marque de cigarettes : ».

o Pièce 14 : documents relatifs à l’Espagne.

- Une impression du site web de l’opposante, imprimée en 2019, qui indique : « nos marques figurent parmi les sept premières du marché, 'MARLBORO’ étant la marque de cigarettes leader ».

- Un article intitulé « Las marcas de tabaco favoritas de los españoles en 2024 » (de https://infoestancos.es et daté du 31/12/2024), en espagnol et en anglais, classant « MARLBORO » comme la marque de tabac la plus vendue en Espagne en 2024. Il indique que « MARLBORO détient une part de marché de 16 % et reste la préférée ».

- Des tableaux, que l’opposante affirme être des classements du Commissaire espagnol au marché des tabacs (relevant du ministère espagnol des Finances et de la Fonction publique) pour 2022-2023. Dans ceux-ci, « MARLBORO » apparaît comme la marque de tabac leader en volume unitaire et en ventes en euros.

o Pièce 15 : des impressions de numbeo.com relatives au coût de la vie dans divers États membres de l’UE, tels que l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et l’Espagne (imprimées en 2018). Il fait référence à « MARLBORO » en relation avec les cigarettes.

o Pièces 16-19 : classements de parties indépendantes concernant, entre autres, « MARLBORO » dans l’industrie du tabac
- Pièce 16 : un classement intitulé « BrandZ Top 100 Most Valuable
Global Brands » pour 2011-2025. a été classée parmi les 40 premières marques de tabac.

- Pièce 17 : un classement intitulé « The 2020 World’s most valuable brands » publié par Forbes. Il classe « MARLBORO » 25e en

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l’industrie du tabac. « MARLBORO » est la seule marque de tabac mentionnée dans les classements, parmi d’autres marques de premier plan telles que Google, Apple, Microsoft et Coca-Cola.

- Pièce 18: un classement intitulé « Marketing Malta », disponible sur http://www.marketing-malta.com et www.rankingthebrands.com, et daté de 2012. Il indique que « MARLBORO » est l’une des 10 premières marques mondiales.

- Pièce 19: un classement intitulé « The Maxwell Report », qui, selon l’opposante, est un rapport éminent sur l’industrie du tabac. Il classe « MARLBORO » à la première place de 1984 à 2005. Il ne fait référence à aucun territoire particulier.

Pièces 20-23: décisions antérieures (rendues au cours de la période 2009-2024)
Décisions antérieures rendues par l’Office et par les autorités/offices nationaux (par exemple en Bulgarie, en République tchèque, en Lettonie et en Espagne), avec traductions, concernant la renommée et/ou le caractère notoire
de la marque ou du signe « MARLBORO » dans divers territoires.

Pièce 24: certificats délivrés en 2008 et 2009
Deux certificats délivrés par l’ANDEMA (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca), qui, comme l’indique l’opposante, est l’organisation espagnole de protection des marques. Ils indiquent que « MARLBORO » est une marque très notoire dans le commerce national et international et possède un niveau de caractère distinctif intrinsèque de la marque, et que la marque est commercialement présente en Espagne depuis 1970, maintenant une part de marché de 16,324 % sur un marché très segmenté. Cette renommée est prouvée, entre autres, par les critères suivants :

Pièce 25: échantillons de paquets et de cigarettes « MARLBORO ».

Pièces 26-29 (confidentiel): activités promotionnelles
Diverses images d’emballages « MARLBORO », ainsi que certaines activités promotionnelles en Allemagne et en Pologne. Certaines sont datées de 2011-2017, et d’autres ne sont pas datées.

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Pièce 30 (confidentielle): lettres envoyées par Philip Morris Spain, S.L. au Commissaire du marché des tabacs espagnol concernant ses campagnes promotionnelles.

Il ressort des preuves énumérées ci-dessus que la marque antérieure a été utilisée pendant une période substantielle. À cet égard, les indications relatives à la durée d’usage sont particulièrement utiles pour déterminer la longévité de la marque. Plus la marque a été utilisée sur le marché, plus le nombre de consommateurs susceptibles de l’avoir rencontrée sera élevé, et plus il est probable que ces consommateurs l’aient rencontrée plus d’une fois. En outre, comme indiqué dans la pièce 2, l’histoire de Marlboro a commencé aux États-Unis ; par conséquent, plusieurs documents se réfèrent à ce territoire. Cependant, l’opposante a fourni des preuves suffisantes qui corroborent le développement de la marque antérieure également dans l’Union européenne.

En effet, il peut être déduit des rapports annuels de l’opposante (pièce 5), des divers articles de presse (pièces 6 à 19) et des certificats (pièce 24), qui se réfèrent à divers États membres de l’UE (par exemple, l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, Malte, la Roumanie, l’Espagne), que l’intensité et l’étendue territoriale de l’usage de la marque sont suffisamment répandues pour couvrir une partie substantielle du territoire pertinent (c’est-à-dire l’Union européenne).

En outre, il ressort du contenu des articles de presse (pièces 6 à 19) et des rapports annuels (pièce 5) que non seulement l’usage de la marque s’est étendu à l’UE, mais aussi que le public pertinent a un degré de reconnaissance considérable de la marque antérieure pour, entre autres, les cigarettes. Ceci est corroboré par les rapports annuels, qui indiquent que la part de marché des cigarettes dans plusieurs États membres de l’UE (par exemple, l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Pologne et l’Espagne) est assez élevée. En outre, plusieurs documents montrent que la marque antérieure occupe une position dominante en ce qui concerne, au moins, les cigarettes.

D’autres sources indépendantes attestent que la marque figurait parmi les actifs incorporels les plus précieux au monde bien avant le dépôt de la demande contestée, et que la marque se classait parmi les 10 premières marques mondiales les plus précieuses. Cela permet de situer les preuves dans le contexte de l’Union européenne, car cela fournit des indications sur les volumes de ventes, la part de marché et la valeur associés à la marque. En outre, il peut être conclu des rapports annuels de l’opposante que la marque « MARLBORO » a été utilisée de manière extensive dans de nombreux pays de l’Union européenne (par exemple, en Espagne).

La demanderesse n’a pas déposé d’arguments.

Une évaluation globale des documents soumis montre que l’opposante, bien qu’étant une société américaine, est active dans le monde entier et réalise un chiffre d’affaires élevé. Les preuves fournissent des informations sur l’étendue de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent ; le degré réel de reconnaissance auprès du public pertinent ; la nature et l’ampleur des activités promotionnelles entreprises par l’opposante ; et la part de marché détenue par la marque antérieure. Compte tenu de tout cela, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’un degré de renommée élevé

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dans toute l’Union européenne pour, au moins, les cigarettes, pour lesquelles, entre autres, l’opposant a revendiqué une renommée.

b) Les signes
MARLBORO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Les éléments verbaux « MARLBORO » (marque antérieure) et « MILLSBORO » (signe contesté) n’ont pas de signification apparente pour le public pertinent. Par conséquent, ils sont distinctifs. En conséquence, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.

La stylisation du signe contesté est plutôt banale, consistant en une police de caractères gras, manquant ainsi de caractère distinctif, en soi.

Visuellement, les signes coïncident dans leurs premières lettres « M* », dans la lettre médiane « *L* » ainsi que dans leurs terminaisons « *BORO ». Ils ont des longueurs similaires, à savoir huit contre neuf lettres. Les signes diffèrent par les lettres « AR » dans la marque antérieure et « IL*S » dans le signe contesté, qui se trouvent au milieu des signes, où les consommateurs ont tendance à prêter moins d’attention. Ils diffèrent en outre par la stylisation non distinctive du signe contesté.

Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.

Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans leur première lettre, « M », dans la lettre médiane, « -L- », et dans le son des lettres « *BORO ». Bien que les signes coïncident dans leur première lettre, « M », les premières syllabes des signes seront prononcées différemment (« MARL* » c. « MILLS* ») ; cela est dû au fait que la première lettre est suivie de lettres différentes, ce qui affectera la prononciation des signes.

Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

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c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire mais reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

Le degré de similitude entre les signes
Comme exposé en détail ci-dessus, il existe un degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes. Cependant, cette coïncidence est plus que suffisante pour déclencher un examen au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que même un degré de similitude faible ou éloigné peut être suffisant pour établir un lien entre les signes (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66 ; 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645).

La nature des produits, le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent
Les produits contestés sont les produits du tabac (par exemple, tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarillos) ; les articles pour l’usage du tabac (articles pour fumeurs ; papier absorbant pour pipes à tabac ; filtres à cigarettes ; fume-cigarettes ; papier à cigarettes ; carnets de papier à cigarettes) ; les briquets et allumettes, et les cigarettes électroniques.

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Les produits en cause sont tous destinés à la consommation de tabac et/ou de nicotine. Certains constituent un moyen direct de fumer (par exemple, les cigarettes), tandis que d’autres sont les outils essentiels pour les allumer (par exemple, les briquets pour fumeurs). Les vaporisateurs oraux servent d’alternatives ou de compléments aux cigarettes traditionnelles, offrant différentes méthodes, entre autres, d’absorption de nicotine. Les produits contestés et les cigarettes renommées de l’opposante ciblent les fumeurs et peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution. En outre, certains des produits peuvent être en concurrence (par exemple, les cigarettes électroniques et les produits de l’opposante) ou même complémentaires (par exemple, les filtres à cigarettes et les produits de l’opposante). Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires aux cigarettes renommées de l’opposante.

Il existe donc un lien entièrement partagé entre les produits en cause : le grand public qui consomme les produits contestés consommera également les produits de l’opposante. Au sens de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, le lien commercial des produits portant les signes en cause se chevauchera.

La force de la renommée de la marque antérieure et le degré de son caractère distinctif, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage
Il ressort de l’évaluation ci-dessus que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour, au moins, les cigarettes de la classe 34. La marque antérieure est distinctive en soi en ce qui concerne les produits pertinents, notamment parce qu’elle n’a pas de signification. En outre, elle est devenue hautement distinctive grâce à un usage intensif et à sa renommée, comme expliqué ci-dessus.

L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public
Lors de l’appréciation globale de l’existence d’un lien dans l’esprit du consommateur pertinent, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort – qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui en a été fait –, plus il est probable que, en rencontrant une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent se référera à cette marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 64).

La Cour a jugé que même si (i) la marque antérieure jouit d’une renommée considérable pour certains types spécifiques de produits ou de services ; (ii) ces produits ou services et les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée sont dissimilaires, ou dissimilaires à un degré substantiel ; et (iii) la marque antérieure est distinctive pour tous produits ou services, la satisfaction de tous ces critères n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien entre les marques en conflit (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 64).

Conclusion sur l’existence d’un lien entre les signes
Compte tenu de la similitude entre les signes en conflit, de la force de la renommée et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, ainsi que du chevauchement complet entre les catégories pertinentes du public et les produits spécifiques en question, la division d’opposition estime probable que

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les consommateurs établiront un lien mental entre les signes pour les produits en cause aux fins de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR.

Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

Dès lors, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, les consommateurs pertinents en, par exemple, Espagne seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR lorsque l’une des situations suivantes se présente :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, EUTMR soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit «apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

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L’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pour les raisons suivantes.

L’emballage utilisé par le demandeur (pièce 1) démontre clairement que le demandeur imite servilement la présentation célèbre de « MARLBORO ».

Les produits du demandeur de la classe 34 sont précisément certains des produits pour lesquels les marques antérieures de l’opposant jouissent d’un caractère notoire incontestable. Les produits restants sont également très similaires aux produits renommés de l’opposant. Compte tenu du fait que les marques antérieures sont très connues et que les contextes commerciaux dans lesquels les produits respectifs sont promus coïncident, les consommateurs de « MARLBORO » établiront irrémédiablement un lien entre la marque contestée et les marques antérieures notoires de l’opposant.

Dans certains États membres, les cigarettes sont souvent achetées dans des distributeurs automatiques dans les bars et les cafés, ou demandées oralement. Dans ce contexte, les consommateurs peuvent choisir le mauvais produit, induits en erreur par la marque similaire, ou se voir proposer « MILLSBORO » alors qu’ils ont demandé ou cherché « MARLBORO », ou vice versa. Comme indiqué ci-dessus, même en supposant que dès qu’ils ont le paquet en main, ils réalisent, après un examen plus approfondi, que ce qu’ils ont acquis n’est pas le produit souhaité, ils pourraient décider de garder le produit soit parce qu’il est moins cher, soit parce qu’ils veulent l’essayer – ou simplement parce qu’ils ne veulent pas payer à nouveau. Dans tous ces cas, le demandeur aura atteint son objectif : mettre son produit entre les mains du consommateur en utilisant des pratiques commercialement inacceptables, c’est-à-dire en utilisant une marque similaire à celle qui caractérise la marque renommée de l’opposant.

En d’autres termes, l’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Profit indû (parasitisme)
Le profit indû, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la notoriété d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

La division d’opposition estime que les consommateurs seront conditionnés par leur connaissance de la marque antérieure et seront donc sujets à une prédisposition à l’achat. C’est-à-dire que l’image de la marque antérieure que le consommateur retient conduira à une propension à acheter auprès du demandeur en tant que

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un fournisseur des produits contestés. En bref, un avantage indu sera créé par l’usage du signe contesté, étant donné que la requérante bénéficiera indûment de la présence de longue date de l’opposante sur le marché, de sa position prééminente dans le domaine concerné et de l’effort monumental qu’elle a déployé pour commercialiser et propager ses produits, ce qui a conduit le public pertinent à bien connaître la marque antérieure. Par conséquent, le signe contesté est susceptible de « profiter indûment » de la marque antérieure en tirant parti ou en bénéficiant du pouvoir d’attraction et de la force de vente constante qui sont attachés à la marque antérieure, compte tenu de son degré élevé de renommée, de l’existence d’un lien entre les signes et de l’identité de l’espace commercial dans lequel les deux parties opèrent.

En résumé, la requérante tirera un avantage indu de l’usage du signe contesté. Il découle de ce qui précède que la marque contestée relève du champ d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne tous les produits demandés.

Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte à la renommée de la marque antérieure.

Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, ni d’évaluer l’allégation de renommée de l’opposante en relation avec les produits restants.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), EUTMIR, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Gracia Loreto Carlos TORDESILLAS MARTÍNEZ URRACA LUQUE MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.