EUIPO, 30 janvier 2026, n° 003226860

EUIPO 30 janvier 2026

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003226860
Numéro(s) :	003226860
Textes appliqués :	Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 226 860
Jack Daniel’s Properties, Inc., 4040 Civic Center Drive, Suite 528, CA 94903 San Rafael, États-Unis (opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Success Brand Pvt. Ltd., Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay Ii, Vg 1110 Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel).
Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 860 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 700 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 700 Jackstone (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 154 211, JACK DANIEL’S (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué plusieurs marques antérieures, dont, entre autres, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 154 211.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition au regard de cette marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires ou non à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une

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une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une réputation dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

• Les signes doivent être identiques ou similaires.

• La marque de l’opposant doit jouir d’une réputation. La réputation doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

• Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T- 357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

a) Réputation de la marque antérieure
La réputation implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24/07/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une réputation antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une réputation à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la réputation de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de réputation incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la réputation a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une réputation, à savoir :

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
L’opposition est dirigée contre les produits suivants :

Classe 33 : Cidre ; amers ; brandy ; saké ; whisky ; vodka ; boissons alcooliques, à l’exception de la bière et du vin ; alcool de riz ; cocktails.

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Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Les 16/05/2025 et 19/05/2025, l’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux, sans divulguer ces données. Les preuves consistent, notamment, en les documents suivants:

Déclaration de témoin du président de la société de l’opposant, datée du 15/05/2025, qui résume la renommée de la marque antérieure sur la base des pièces (entre autres) énumérées ci-après.

• Pièce JW1: Informations sur l’histoire de la distillerie Jack Daniel, remontant à 1864 (lancement de son premier produit par le fondateur de la distillerie), provenant du site web de l’opposant.

• Pièce JW3: Images de diverses bouteilles de whisky «JACK DANIEL’S».

• Pièce JW6: Échantillons représentatifs de publications sur les médias sociaux publiées entre 2017 et 2024 sur les comptes Instagram officiels de JACK DANIEL’S pour l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne, y compris des publications faisant référence au terme «JACK» ou encourageant les consommateurs à interagir avec celui-ci.

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• Pièce JW16: Une entrée de l’Urban Dictionary pour l’expression «Jack on the Rocks».

• Pièce JW17: Une entrée de l’Urban Dictionary pour l’expression «Jack and Ginger».

• Pièce JW19: Un communiqué de presse daté de 2022 (www.brown-forman.com) indiquant que les produits de boisson JACK DANIEL’S sont directement distribués dans plusieurs États membres de l’UE (y compris la Tchéquie, la France, l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne) et via une présence de distribution interne en Belgique et au Luxembourg.

• Pièce JW20: Impressions de pages web Amazon en allemand et en espagnol présentant des produits commercialisés sous la marque JACK DANIEL’S.

• Pièce JW21: Un extrait du site web d’analyse statista.com concernant les ventes de JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey dans le monde entier de 2012 à 2023.

• Pièce JW23: Un rapport du site web indépendant d’analyse du marché des boissons theiwsr.com (The International Wine and Spirits Records) montrant les volumes de ventes et la part de marché des produits de boisson JACK DANIEL’S dans les États membres de l’UE pour la période 2011-2021. La pièce contient des tableaux présentant la part de marché par territoire, par volume et par valeur au détail, au sein du secteur du whisky. Selon les données, au cours de la période 2016-2021, les produits de boisson JACK DANIEL’S détenaient des parts de marché en volume dépassant les niveaux suivants dans les territoires de l’UE respectifs : Allemagne (plus de 16,3 %), France (plus de 5,6 %), Pologne (plus de 12,1 %), Espagne (plus de 2,8 %), Italie (plus de 12,9 %), Belgique et Luxembourg (plus de 7,8 %), République tchèque (plus de 15,5 %), Roumanie (plus de 17,3 %) et Pays-Bas (plus de 6,6 %).

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• Pièce JW24: Un rapport du site web indépendant d’analyse du marché des boissons theiwsr.com (The International Wine and Spirits Records) présentant les données de vente et la part de marché des produits de boisson JACK DANIEL’S dans l’ensemble de l’UE pour la période 2014-2023, y compris les chiffres de la part de marché totale de l’UE en volume et en valeur. Selon les données, au cours de la période 2016-2023, les produits de boisson JACK DANIEL’S détenaient des parts de marché en volume dépassant les niveaux suivants dans l’ensemble de l’UE: 10,9 %.

• Pièce JW25: Un article de 2017 publié dans Medium Magazine intitulé “How Jack Daniel’s Created the World’s Longest Running Advertising Campaign”, discutant de l’historique publicitaire de la marque.

• Pièce JW30: Des échantillons représentatifs de publicité extérieure pour JACK DANIEL’S affichée dans les États membres de l’UE, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Croatie et en France, entre 2015 et 2023.

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• Pièce JW31: Des exemples représentatifs de matériel de point de vente (PLV) utilisé au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne, en Espagne et en Italie depuis 2012.

• Pièce JW35: Des articles de presse italiens relatifs à des événements musicaux parrainés ou associés à JACK DANIEL’S, y compris le festival de musique MI AMI à Milan en 2024 et les événements Spaghetti Unplugged à Milan et Rome en 2023.

• Pièce JW36: Des images de publications Instagram relatives au festival Deichbrand, y compris des publications du compte officiel du festival et du compte jackdaniels_de, montrant des références à la marque JACK DANIEL’S et aux activités de partenariat lors du festival (datées du 29/07/2024).

• Pièce JW39: Des exemples de pages web illustrant le partenariat pluriannuel entre JACK DANIEL’S et l’équipe de Formule 1 McLaren Racing, y compris l’affichage des marques JACK DANIEL’S sur les vêtements et l’équipement des pilotes. Certaines de ces pages (y compris des extraits de www.mclaren.com) sont datées entre 2023 et 2024.

• Pièce JW40: Des extraits de www.thespiritbusiness.com (datés du 18/06/2019 et du 17/06/2024) présentant des articles intitulés Top 10 spirits brands on social media indiquant que:

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Jack Daniel’s, propriété de Brown-Forman, compte le plus grand nombre total de fans et d’abonnés parmi toutes les marques de spiritueux étudiées, la grande majorité d’entre eux provenant de sa page Facebook. Comme de nombreuses marques, elle a cessé de publier sur Twitter l’année dernière.

La marque dispose d’un large éventail de comptes pour différentes régions et adapte son contenu à ses différents publics. Bien que ses comptes Facebook et Instagram publient principalement les mêmes contenus, son contenu est un bon mélange de vidéos et d’images et, bien qu’il présente un nombre raisonnable de photos de bouteilles, il parvient à éviter de paraître trop axé sur le produit.
• Pièce JW42: Exemples représentatifs de supports de marketing en ligne et sur les médias sociaux (datés avant la date pertinente) ciblant les consommateurs des États membres de l’UE, notamment la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Croatie et le Portugal.

• Pièces JW44: Une liste partielle de films (plus de 100) sortis de 1959 à 2023 dans lesquels le whisky JACK DANIEL’S a été représenté ou mentionné. Cette liste est accompagnée d’images et d’une vidéo de certaines scènes de films montrant ou mentionnant les produits Jack Daniel’s.

• Pièce JW45: Article daté de 2012.

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• Pièce JW48: Une impression du site web lyrics.com indiquant des références à JACK DANIEL’S dans des paroles de chansons, y compris des informations sur le nombre de chansons (354).

• Pièce JW49: Une liste partielle de médailles et de récompenses historiques décernées au whisky JACK DANIEL’S Tennessee lors de dégustations internationales.

• Pièce JW50: Extraits d’articles de presse faisant état de récompenses reçues par JACK DANIEL’S en 2021 et 2022.

• Pièce JW52: Résultats d’une enquête de consommation menée en Allemagne à des fins internes concernant la notoriété de l’élément de marque «JACK» dans le secteur des boissons alcoolisées. L’enquête est basée sur un échantillon de 1 000 consommateurs allemands adultes et montre que 45 % des personnes interrogées connaissent «JACK» en relation avec les boissons alcoolisées; parmi ce groupe, 55 % l’associent spécifiquement à Jack Daniel’s.

• Pièce JW54: Classements publiés par The Spirits Business indiquant que Jack Daniel’s a été classée comme la marque de whisky mondiale la plus vendue en 2019 et 2020, et comme la deuxième marque de whisky mondiale la plus vendue en 2022 et 2023.

• Pièce JW55: (i) Extraits de l’enquête de marque d’Interbrand «Best Global Brands» de 2018-2021, où «Jack Daniel’s» a été constamment classée parmi les 100 premières marques mondiales dans toutes les catégories de produits/services. (ii) Extrait de www.thespiritbusiness.com (daté de 2021) indiquant que Jack Daniel’s, propriété de Brown-Forman, est la marque de spiritueux la plus précieuse au monde, selon la société de conseil en gestion Interbrand.
L’opposant a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer la renommée de la marque antérieure de l’UE. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le RU n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée «dans l’UE» (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).

L’opposant a démontré des volumes et des valeurs de ventes significatifs en Allemagne, en France, en Pologne et en Espagne, entre autres. Des informations détaillées (émanant d’un tiers) ont également été fournies concernant la part de marché de l’opposant dans plusieurs États membres de l’UE de 2011 à 2020. Par exemple, en 2020, rien qu’en Allemagne, l’opposant a bénéficié d’une part de marché de 17,70 % en termes de volumes de ventes et d’une part de marché de 20,85 % en termes de valeur au détail pour son whisky «Jack Daniel’s». Sur le marché saturé du whisky, les parts de marché susmentionnées sont tout à fait significatives.

En principe, la nature et l’ampleur des activités promotionnelles entreprises par l’opposant sont des indications utiles lors de l’évaluation de la renommée de la marque, dans la mesure où ces activités ont été entreprises pour construire une image de marque et accroître la notoriété de la marque auprès du public. Par conséquent, des campagnes promotionnelles longues, intensives et étendues peuvent constituer une forte indication que la marque a acquis une renommée auprès des acheteurs potentiels ou réels des produits en question, et qu’elle peut en fait être devenue connue au-delà du cercle des acheteurs de ces produits.

Les documents soumis montrent des efforts de marketing constants et de longue date de la part de l’opposant, y compris la publicité par divers moyens et canaux de communication, ainsi que des articles promotionnels et des activités de parrainage. En général, ces preuves ne peuvent être concluantes à elles seules quant à la renommée, en raison du fait qu’elles ne peuvent pas donner beaucoup d’informations sur la notoriété réelle de la marque. Toutefois, certaines conclusions concernant le degré d’exposition du public aux messages publicitaires concernant la marque antérieure peuvent être tirées par référence

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aux types de supports utilisés et aux taux d’audience ou chiffres de diffusion atteints par les publicités ou publications pertinentes.

L’opposant a soumis des classements de marques de premier plan préparés par des organisations indépendantes, dont la plupart classent la marque antérieure dans le top 10 du secteur des spiritueux et parmi les 100 premières marques mondiales en général. L’opposant a principalement présenté des listes et des résultats mondiaux. Néanmoins, les informations contenues dans le rapport préparé par l'International Wine & Spirit Record (pièce JW23-24) permettent de tirer des conclusions solides sur la prévalence établie de la marque de l’opposant non seulement au niveau mondial, mais aussi spécifiquement en Allemagne, par exemple.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, prises dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’une renommée au moins en Allemagne, ce qui est considéré comme suffisant pour démontrer la renommée de la marque antérieure dans une partie substantielle du territoire pertinent.

Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Les chiffres de vente et la part de marché, ainsi que les diverses références dans la presse à son succès, montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré de reconnaissance solide auprès du public pertinent (au moins en Allemagne) en relation avec le whisky, ce dernier relevant des 'boissons alcooliques (à l’exception des bières)' de la classe 33 pour lesquelles l’opposant a revendiqué la renommée.

b) Les signes
JACK DANIEL’S Jackstone
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la renommée ayant été démontrée principalement en Allemagne, l’analyse ci-dessous se concentrera sur le public allemand.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).

L’élément « Jack » de la marque antérieure sera compris par le public germanophone pertinent comme un prénom masculin d’origine anglaise. Cet élément n’ayant pas de caractère descriptif ou

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lien conceptuel avec les produits en cause, il est doté d’un degré normal de caractère distinctif.

L’élément « Daniel’s » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme la forme possessive du prénom masculin « Daniel », également bien connu en Allemagne. Placé après le prénom « Jack », l’élément « Daniel’s » sera perçu comme un nom de famille ou un identifiant de type nom, indiquant que les produits proviennent d’une personne nommée Jack Daniel ou lui sont associés. Cette construction de nom propre n’a aucune relation sémantique avec les produits et, en tant que telle, possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.

L’élément « Jackstone » du signe contesté sera disséqué par une partie non négligeable du public germanophone pertinent, qui le percevra comme comprenant le prénom
« Jack » et un élément additionnel (« stone »), quelle que soit la signification attribuée au second élément. Étant donné que pour cette partie du public, les signes présentent un degré de similitude plus élevé, la division d’opposition se concentrera sur ce segment du public germanophone pour lequel le risque de confusion et le préjudice potentiel pourraient être plus élevés.

Le second élément « stone » du signe contesté sera perçu par le public allemand comme un élément dénué de sens ou comme le mot anglais « stone » (le matériau dur, compact et non métallique dont sont faites les roches¹). Néanmoins, quelle que soit la manière dont l’élément « stone » est perçu, les deux composantes du signe contesté ne véhiculent aucune signification descriptive ou conceptuelle claire en relation avec les produits. Par conséquent, elles sont distinctives à un degré normal.

Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « J-A-C-K » qui apparaît au début des deux signes. Ils diffèrent par leurs seconds éléments, à savoir « Daniel’s » dans la marque antérieure et « stone » dans le signe contesté.

L’élément coïncidant « Jack » ne représente qu’une partie de chaque signe et est suivi d’éléments différents. Bien que l’élément commun apparaisse au début des deux signes, les parties restantes créent des impressions visuelles clairement différentes. Le fait que « Jack » soit suivi d’un espace et d’un mot distinct dans la marque antérieure, alors qu’il est directement combiné avec « stone » dans le signe contesté, accentue encore les différences visuelles entre les signes.

Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.

Phonétiquement, la prononciation des signes en allemand coïncide dans le son des lettres /J-A-C-K/ présentes dans les deux signes. Ils diffèrent dans la prononciation de leurs secondes parties, la marque antérieure ayant le son /D-A-N-I-E-L-S/ et le signe contesté ayant /S-T-O-N-E/.

L’élément coïncidant « Jack » ne représente que la syllabe initiale de chaque signe. Bien que cette partie initiale soit identique dans les deux signes, les parties subséquentes créent des impressions phonétiques clairement différentes lorsqu’elles sont prononcées, compte tenu notamment du nombre différent de syllabes et des schémas sonores.

Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.

Conceptuellement, l’élément « Jack » présent dans les deux signes sera compris comme un prénom masculin par le public pertinent. Cependant, la marque antérieure « Jack Daniel’s » sera perçue comme
¹ Informations extraites de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stone

Décision sur l’opposition n° B 3 226 860 Page 10 sur 14
faisant référence à quelque chose appartenant à ou associé à une personne nommée Jack Daniel, créant un sens possessif. Dans le signe contesté « Jackstone », le public pertinent reconnaîtra l’élément « Jack ».

Le seul chevauchement conceptuel entre les signes se limite à la reconnaissance de « Jack » comme nom propre dans les deux signes.

Par conséquent, malgré la perception possible de concepts supplémentaires différents véhiculés par l’élément « stone » (comme mentionné ci-dessus), les signes sont conceptuellement au moins similaires à un degré inférieur à la moyenne.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

• le degré de similitude entre les signes ;

• la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

• la force de la renommée de la marque antérieure ;

• le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

• l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de seulement certains de ces critères.

Avant d’examiner l’argument de l’opposant, il convient de rappeler que l’opposition vise les produits suivants :

Classe 33 : Cidre ; amers ; brandy ; saké ; whisky ; vodka ; boissons alcoolisées, à l’exception des bières et des vins ; alcool de riz ; cocktails.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure a été jugée renommée pour :

Classe 33 : Whisky.

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Les produits en cause sont identiques ou très étroitement liés, car ils appartiennent au même secteur de marché des boissons alcoolisées. Ces dernières coïncident généralement quant à leurs producteurs, et il n’est pas rare qu’elles soient promues ou vendues ensemble ou, par exemple, qu’elles apparaissent côte à côte sur les menus, et par conséquent, les catégories pertinentes du public pour ces produits sont les mêmes ou, du moins, se chevauchent. Les produits en conflit sont donc suffisamment proches pour que les consommateurs soient susceptibles d’établir un lien mental entre les marques.

La marque antérieure est intrinsèquement distinctive et les signes présentent une similitude visuelle et auditive inférieure à la moyenne en raison de l’élément commun coïncidant « JACK ».

On pourrait, en principe, faire valoir que « JACK » est un nom relativement courant et que les deux signes comportent des éléments supplémentaires différents, « DANIEL’S » et « stone ». Cependant, le degré de renommée prouvé pour la marque antérieure est suffisamment important pour compenser toute question relative au fait que « JACK » soit ou non un nom autrement courant.

Il convient également de tenir dûment compte des efforts de commercialisation de l’opposant, qui se concentrent également sur l’utilisation du seul élément « Jack ». L’opposant a également soumis une étude selon laquelle une partie significative du public pertinent en Allemagne associait « Jack » à « Jack Daniel’s ».

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes.

Toutefois, si l’existence d’un « lien » entre les signes est une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

• il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

• il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

• il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

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L’opposant fait valoir que, par l’usage d’une marque similaire, établissant ainsi un lien avec la marque de l’opposant, il y aurait un transfert injuste et immérité des qualités que le public associe à la marque de l’opposant, vers la marque du demandeur.

En d’autres termes, l’opposant fait val’oir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » d’une marque célèbre ou une tentative d’exploiter sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :

• Par l’usage d’une marque similaire, il est fort probable que la désignation « JACK » incluse dans la demande contestée, qui véhicule des associations fortes et positives pour le public pertinent, soit attrayante pour le demandeur pour la promotion de son whisky sous une marque similaire. L’usage de cet élément verbal caractéristique « JACK » est susceptible d’évoquer la marque antérieure renommée et de créer des associations avec elle. En conséquence, le demandeur bénéficierait indûment de la renommée de la marque de l’opposant et des perceptions positives des consommateurs, obtenant ainsi un avantage économique sans avoir à réaliser des investissements comparables en promotion et publicité.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un avantage indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait pour le titulaire de la marque postérieure de tirer profit de cette marque, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Le signe contesté reprend le premier élément de la marque antérieure, « JACK ». La marque antérieure a été jugée renommée pour le whisky. En ce qui concerne les boissons alcoolisées en cause, compte tenu des caractéristiques de l’industrie des boissons, une extension de marque de la marque antérieure serait naturelle, comme l’ont également démontré les preuves soumises par l’opposant montrant leurs différentes variétés de boissons « Jack Daniel’s ».

Il est donc probable que la marque contestée bénéficierait indûment de l’image positive associée à la marque antérieure par son usage intensif et l’utilisation des mots « Jack Daniel’s », et « JACK » en particulier, sur le territoire pertinent. En raison de l’élément coïncident « JACK » et compte tenu de la force de la renommée de la marque antérieure, cette dernière est toujours susceptible d’être évoquée dans l’esprit des consommateurs en relation avec le signe contesté. Les consommateurs pourraient en effet être attirés par la marque contestée en raison du degré de renommée solide atteint par la marque antérieure, ce qui faciliterait la commercialisation des produits offerts sous le signe contesté. De cette manière, le demandeur pourrait bénéficier indûment de la renommée de la marque antérieure.

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Considérant tout ce qui précède, l’image de la marque «Jack Daniel’s» serait transférée à la marque contestée et pourrait conduire à du parasitisme, c’est-à-dire qu’elle tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposant pour acquérir cette renommée.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure du point de vue du public pertinent en Allemagne qui perçoit la marque contestée comme un mot composé du prénom «Jack» suivi de l’élément «stone». Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Autres types de préjudice
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme il a été constaté ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types de préjudice soit constaté. En l’espèce, comme il a été constaté ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.

f) Conclusion
Considérant tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les droits antérieurs restants sur lesquels l’opposition était fondée, ni les autres motifs, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

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La division d’opposition
Aldo BLASI Rosario GURRIERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.