OPP 20-1007 09/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V L a déposé le 19 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 608 859 portant sur le signe verbal NIVENN. Le 6 mars 2020, la société NUVEEN INVESTMENTS, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant l’Union européenne NUVEEN déposée le 25 avril 2017 et enregistrée sous le n° 1 368 526 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La protection de la marque antérieure pour l’Union européenne a été octroyée notamment pour les services suivants: « Affaires immobilières ; affaires financières ; affaires monétaires ; services d’assurances ; évaluations de biens immobiliers ; crédit-bail de biens immobiliers ; services des élection de sites immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; acquisition de biens immobiliers ; courtage en biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; services d’investissement immobilier ; services de conseil ers et prestation de conseils dans le domaine de l’immobilier ; gestion de biens immobiliers, à savoir gestion de propriétés agricoles ; services d’investissement ; services de placement de fonds ; services d’investissement en rapport avec des biens immobiliers, fonds indiciels, fonds OPCVM, régimes d’épargne-études, fonds communs de placement, services et produits à revenu fixe, sociétés civiles de placement col ectif, fonds privés, titres de créance adossés, rentes, sociétés d’investissement à capital fixe, comptes séparés, comptes de retraite, fonds de matières premières, produits indiciels cotés et fonds communs de placement à revenu fixe, fonds propres, matières premières et classes d’actifs alternatifs ; services de gestion d’actifs, de finances, d’investissement, de fonds et de portefeuil e ; services de conseil ers en matière d’actifs, de finances, d’investissement, de fonds et de portefeuil e ; services de conseils en matière d’actifs, de finances, d’investissement, de fonds et de portefeuil e ; services d’évaluation en matière d’actifs, de finances, d’investissement, de fonds et de portefeuil e ; services de gestion d’actifs, de finances, d’investissement, de fonds et de portefeuil e en rapport avec des biens immobiliers, fonds indiciels, fonds OPCVM, régimes d’épargne-études, fonds communs de placement, services et produits à revenu fixe, sociétés civiles de placement col ectif, fonds privés, titres de créance adossés, rentes, sociétés d’investissement à capital fixe, comptes séparés, comptes de retraite, fonds de matières premières, produits indiciels cotés et fonds communs de placement à revenu fixe, fonds propres, matières premières et classes d’actifs alternatifs ; services de conseil ers en matière d’actifs, de finances, d’investissement, de fonds et de portefeuil e en rapport avec des biens immobiliers, fonds indiciels, fonds OPCVM, régimes d’épargne-études, fonds communs de placement, services et produits à revenu fixe, sociétés civiles de placement col ectif, fonds privés, titres de créance adossés, rentes, sociétés d’investissement à capital fixe, comptes séparés, comptes de retraite, fonds de matières premières, produits indiciels cotés et fonds communs de placement à revenu fixe, fonds propres, matières premières et classes d’actifs alternatifs ; services de conseils en matière d’actifs, de finances, d’investissement, de fonds et de portefeuil e en rapport avec des biens immobiliers, fonds indiciels, fonds OPCVM, régimes d’épargne-études, fonds communs de placement, services et

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produits à revenu fixe, sociétés civiles de placement col ectif, fonds privés, titres de créance adossés, rentes, sociétés d’investissement à capital fixe, comptes séparés, comptes de retraite, fonds de matières premières, produits indiciels cotés et fonds communs de placement à revenu fixe, fonds propres, matières premières et classes d’actifs alternatifs ; services d’évaluation en matière d’actifs, de finances, d’investissement, de fonds et de portefeuil e en rapport avec des biens immobiliers, fonds indiciels, fonds OPCVM, régimes d’épargne-études, fonds communs de placement, services et produits à revenu fixe, sociétés civiles déplacement col ectif, fonds privés, titres de créance adossés, rentes, sociétés d’investissement à capital fixe, comptes séparés, comptes de retraite, fonds de matières premières, produits indiciels cotés et fonds communs déplacement à revenu fixe, fonds propres, matières premières et classes d’actifs alternatifs ; prêt ; services de prêt, à savoir mise à disposition de prêts syndiqués ; courtage ; services de courtage en rapport avec des biens immobiliers, fonds indiciels, fonds OPCVM, régimes d’épargne études, fonds communs de placement, services et produits à revenu fixe, sociétés civiles de placement col ectif, fonds privés, titres de créance adossés, et rentes, sociétés d’investissement à capital fixe, comptes séparés, fonds de matières premières, produits indiciels cotés et fonds communs de placement à revenu fixe, fonds propres, matières premières et classes d’actifs alternatifs ; services de recherche en matière de fonds, de finances, d’investissement et d’immobilier ; services de structuration fiscale et réglementaire ; services de dépôt fiduciaire ; services de clôture et règlement ; services d’investissement de fonds pour des investisseurs institutionnels et particuliers ; services d’investissement de fonds pour des investisseurs institutionnels et particuliers, savoir mise à disposition de solutions et stratégies d’investissement en rapport avec des fonds indiciels, fonds OPCVM, régimes d’épargne -études, fonds communs de placement, services et produits à revenu fixe, sociétés civiles de placement col ectif, fonds privés, titres de créance adossés, rentes, sociétés d’investissement à capital fixe, comptes séparés, comptes de retraite, fonds de matières premières, produits indiciels cotés et fonds communs de placement à revenu fixe, fonds propres, matières premières, biens immobiliers et classes d’actifs alternatifs ; services de souscription et d’investissements financiers dans le domaine des actions, obligations, titres, fonds indiciels, fonds OPCVM, fonds communs de placement, sociétés civiles de placement col ectif, fonds privés, titres de créance adossés, rentes, sociétés d’investissement à capital fixe, fonds de matières premières, produits indiciels cotés et fonds communs de placement ; services de conseils en investissements, à savoir en rapport avec des investissements directs, des fonds propres et de l’emprunt de capitaux, des placements de fonds et investissements multi-gestionnaires, investissements par le biais de fonds communs, comptes de retraite, prêts syndiqués en circuit fermé et comptes distincts ; services d’information, de conseil ers, de souscription et de courtage en matière d’assurances ; services d’information, de conseil ers, de souscription et de courtage en matière d’assurance-vie ; Prestation de conseils en placements et services de gestion de portefeuil es de placement ; gestion d’investissements, services de structuration et de représentation en tant que services de gestionnaire de services administratifs connexes et gestionnaire de fonds d’obligations structurées adossées à des emprunts et obligations structurées adossées à des prêts ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NUVEEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal tout comme la marque antérieure. Visuel ement, les deux éléments verbaux, NIVENN constitutif du signe contesté et NUVEEN constitutif de la marque antérieure, présentent une longueur identique (six lettres), et possèdent quatre lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir les lettres N, V, E et N formant ainsi les séquences communes N-VE-N, en attaque, au milieu et en fin de signes, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces deux éléments verbaux présentent le même rythme en deux temps et partagent des sonorités d’attaque et finale identique ou très proches [vène] / [vine]. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NIVENN est donc similaire à la marque verbale antérieure NUVEEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté NIVENN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.