OPP 20-1962 17/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FLY 4 ALL SA (Société anonyme) a déposé, le 31 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 635 989 portant sur le signe verbal IUP. Le 24 juin 2020, la société VOLKSWAGEN AG (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal UP!, déposée le 10 décembre 2015 et enregistrée sous le n°014 900 518. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « véhicules électriques ; appareils de locomotion maritimes ; planches à voile ; planches pour le surf ; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules et moyens de transport; Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau ou sur rail, ainsi que leurs pièces; Véhicules automobiles terrestres; Moteurs et distributions pour véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Châssis pour véhicules; Superstructures pour véhicules; Accouplements pour véhicules terrestres; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Ressorts d’amortisseurs pour véhicules; Pneus; Bandages de roues pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules; Véhicules à roues; Moyeux de roues de véhicules; Chambres à air pour pneumatiques; Trousses pour la réparation des chambres à air, Rustines autocol antes pour la réparation de chambres à air de pneumatiques, Clous pour pneus, Chaînes pour la neige; Antidérapants pour pneus de véhicules; Sièges de véhicules; Rétroviseurs; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Instal ations d’alarme pour véhicules, antivols pour véhicules; Al ume-cigares pour automobiles; Véhicules automobiles; Voitures; Camions; Remorques et semi- remorques de véhicules, attelages de remorques pour véhicules; Omnibus; Motocyclettes; Vélomoteurs; Bicyclettes, appareils et instal ations de transport par câbles; Charrettes, chariots de supermarché, chariots à bagages; Aéronefs; Bateaux, navires; Locomotives; Autobus; Caravanes; Tracteurs; Deux-roues, trottinettes [véhicules]; Télésièges, téléphériques; Fauteuils roulants pour transport de personnes à mobilité réduite; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels el e « entend procéder à la commercialisation d’un hydrofoil assisté » et la société opposante n’aurait « nul ement, à ce jour, utilisé sa marque pour le développement ou la commercialisation d’appareils de locomotion par eau ». En effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. Les produits suivants : « véhicules électriques ; appareils de locomotion maritimes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, comme justifié par la société opposante. Les « planches à voile ; planches pour le surf » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « appareils de locomotion par eau » de la marque antérieure invoquée, visent des produits permettant le déplacement de personnes par la voie des eaux. Ils présentent donc, à l’évidence, les mêmes natures, fonction et destination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres identités et similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « appareils de locomotion par eau » de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée. En revanche, les « robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de robots conçus pour amuser et distraire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils de locomotion par terre, par air et par eau ou sur rail, ainsi que leurs pièces ; Moteurs et distributions pour véhicules terrestres ; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; Pneus ; Véhicules à roues » de la marque antérieure, qui désignent des véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises ainsi que leurs pièces structurel es et leurs pièces détachées. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Appareils de locomotion par terre, par air et par eau ou sur rail, ainsi que leurs pièces ; Moteurs et distributions pour véhicules terrestres ; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; Pneus ; Véhicules à roues » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement constitués des seconds mais pouvant revêtir les formes les plus diverses. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination IUP, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal UP!. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination suivie d’un signe de ponctuation. Ils ont en commun la séquence de lettres -UP-, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les signes diffèrent par la présence de la lettre « i » en position d’attaque au sein du signe contesté ainsi que par la présence de la ponctuation « ! » dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence de lettres UP, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits en cause dès lors qu’el e n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, ni n’en indique une caractéristique précise et concrète. En outre, au sein du signe contesté, la séquence UP présente un caractère essentiel compte tenu du caractère faiblement distinctif de la lettre « i », qui sera susceptible d’être perçue comme pouvant désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur aspect connecté à Internet. L’élément UP apparaît également essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est suivi d’un simple signe de ponctuation (un point d’exclamation) qui le met ainsi en exergue. Il ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « le terme « UP » est donc enserré de manière distincte par une accroche visuel e et phonétique qui évite toute confusion possible. ». En effet, les différences existant entre les signes et soulevées par la société déposante ne sont pas de nature à écarter leur perception globale très proche dès lors que les signes restent tout deux dominés visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement par leur élément commun UP. En outre, force est de constater que la lettre « i » du signe contesté est susceptible d’être perçue comme la ponctuation « ! » inversée de la marque antérieure. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté « iUP » est donc similaire à la marque verbale antérieure « UP! ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la société opposante invoque une connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des véhicules automobiles. Toutefois, à supposer même que cette connaissance soit reconnue, el e ne saurait suffire à créer un risque de confusion sur l’origine des produits non similaires compte du fort degré de dissemblance de ces produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONCLUSION En conséquence le signe iUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « véhicules électriques ; appareils de locomotion maritimes ; planches à voile ; planches pour le surf». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI