OPP 20-2029 24/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P G, agissant pour le compte de « SAS e-silk », société en cours de formation a déposé le 6 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 637 279 portant sur la dénomination ELEVEN. Le 30 juin 2020, la société ELEVEN IP HOLDINGS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des deux droits antérieurs suivants :

- La marque internationale verbale ELEVEN, enregistrée le 1er septembre 2015 sous le n°1282803 et désignant l’Union Européenne ;

- La marque de l’Union Européenne ELEVEN, déposée le 11 septembre 2019 et enregistrée sous le n°018123158. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne antérieure ELEVEN n°018123158 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ELEVEN ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ELEVEN présenté en lettres majuscules droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quel es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure, la présentation en lettres minuscules dans le signe contesté, et, en lettres majuscules dans la marque antérieure, étant insignifiante et pouvant passer inaperçue pour le consommateur d’attention moyenne. Par conséquent, les signes en cause sont identiques. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

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Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « développement de logiciels d’optimisation de prix de vente (yield management) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Logiciels-services [SaaS] proposant des plates-formes logiciel es pour la gestion de patrimoines, services financiers et gestion de biens ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « développement de logiciels d’optimisation de prix de vente (yield management) ». de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des signes et de la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque internationale ELEVEN n°1282803 et désignant l’Union Européenne Dans son exposé des moyens fourni à l’appui de son acte d’opposition, l’opposant a établi une comparaison entre les « services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée et les « Services hôteliers, à I’exception de services de restauration ; services hôteliers, à savoir mise àvdisposition de chambres d’hôtel de luxe, à I’exclusion de services de restauration » de la marque antérieure. Toutefois, suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, les « services hôteliers » ont été retirés et ne figurent plus dans le libel é de la demande de marque contestée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure ELEVEN n°1282803. CONCLUSION En conséquence, la dénomination ELEVEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.