R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 20-0097 02/03/2021

DECISION D’IRRECEVABILITE

D’UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716- 1 à R. 716-3, R. 716-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 18 novembre 2020, la société ATHANOR.NET, société à responsabilité limitée (le demandeur), a présenté une demande en nul ité, enregistrée sous la référence NL20-0097, contre la marque française BLOCKCHAIN.IO n°17/4365302, ci-dessous reproduite :

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire Monsieur X, (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2018-02 du 12 janvier 2018.

2. La demande en nul ité a été formée contre une partie de la marque BLOCKCHAIN.IO, à savoir :

« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;

Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurstockages) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ;

Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile ».

3. Le demandeur invoque l’atteinte à ses droits sur la marque de l’Union Européenne BLOCKCHAIN n°015 469 166.

4. L’Institut a adressé au demandeur, par courrier du 16 décembre 2020, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nul ité, par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

5. Le demandeur a présenté des observations et produit des pièces en réponse à cette notification d’irrecevabilité, dans le délai imparti.

II.- DECISION

Sur le motif d’irrecevabilité tiré de l’incompétence de l’Institut 6. Il ressort de l’article R.716-5 du code de la propriété intel ectuel e qu’« est déclarée irrecevable toute demande en nullité (…) formée en violation de l’article L.716-5 (…) ».

7. Aux termes de l’article L.716-5 précité, dans son I 1°, l’Institut National de la Propriété Industriel e est compétent pour connaître des « (…) demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; (…) ».

8. Ce même article précise, dans son II, que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents « (…) 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° (…) du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; (…) ».

9. Par ail eurs, l’article R.716-3 du même code indique que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions ».

3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10. Enfin, l’article R. 716-7 du code de la propriété intellectuel e prévoit qu’« A tout moment de la procédure, par requête expresse : 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ».

11. En l’espèce, ainsi que l’a rappelé l’Institut dans sa notification d’irrecevabilité en date du 16 décembre 2020 : « il ressort de l’exposé des moyens, produit à l’appui de la demande en nullité, que le demandeur formule non seulement une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, mais également d’autres demandes ne relevant pas de la compétence de l’Institut.

12. Il est notamment expressément « demandé à l’INPI », dans une partie intitulée « Par ces motifs » exposée en pages 9 et 10 de l’exposé des moyens :

— d’ « interdire (…) d’utiliser sous quelque forme et à quelque titre que ce soit la dénomination BLOCKCHAIN et cela sous astreinte de 10 000 euros à compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle » ;

— de « condamner in solidum les défendeurs à payer à la société Athanor.Net la somme de 750 000 euros en réparation des préjudices subis ».

13. L’Institut a ensuite clairement précisé dans cette notification d’irrecevabilité, à l’égard de ces demandes :

« Force est de constater que la demande visant à l’interdiction d’usage d’un signe dans la vie des affaires fondée sur l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ne relève pas des demandes mentionnées au I. de l’article L. 716-5 du code précité pour lesquelles l’Institut est compétent, mais de la compétence des tribunaux judiciaires.

Il en va de même de la demande de condamnation solidaire à verser des dommages et intérêts pour la réparation de préjudices dirigée à l’encontre de trois sociétés, dont aucune n’est le titulaire de la marque contestée.

La demande en nullité n’apparait donc pas « exclusivement fondée » sur l’un des motifs relevant de la compétence de l’Institut, mais au contraire formée « de façon connexe à » d’autres demandes « relevant de la compétence du tribunal », cas dans lequel les tribunaux judiciaires sont « exclusivement compétents », ainsi que le prévoit expressément l’article L. 716-5 II. 1° précité ».

14. Dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, le demandeur soutient à titre liminaire que la demande en nul ité est recevable en se fondant sur plusieurs extraits d’un guide édité par l’institut intitulé « Nullité ou déchéance de marque, aspects procéduraux ». Toutefois, ces extraits concernent le cas d’une demande en nul ité dont les pièces fournies présenteraient certaines insuffisances mais sans pour autant être dénuées de pertinence, ce qui n’est pas le cas de la présente demande, qui soulève un problème de compétence de l’Institut.

15. Outre que ces extraits du guide précité ne sont pas appropriés au cas d’espèce, ils n’ont en tout état de cause aucune valeur normative et ne sauraient se substituer aux articles précités du code de la propriété intel ectuel e. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

16. Le demandeur indique par ail eurs, dans une partie intitulée « Abandon des demandes indemnitaires auprès de l’INPI », qu’il « renonce à ses motifs relatifs aux demandes de condamnations pécuniaires en réparation des préjudices subis et des frais irrépétibles, afin de se concentrer sur les motifs relevant exclusivement de la compétence de l’Institut ».

17. Si cette indication permet de considérer que le demandeur renonce expressément à ses demandes en réparation de préjudices formulées dans sa demande, il n’en va pas de même pour sa demande d’interdiction d’usage fondée sur l’article L.713-3 du code de la propriété intel ectuel e, également formulée dans sa demande.

18. A cet égard, bien que formulée sous demande d’astreinte, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une demande d’interdiction d’usage de la marque contestée, distincte d’une demande de condamnation pécuniaire pour réparation de préjudices. Ainsi, la renonciation du demandeur à ses demandes de condamnation pécuniaires en réparation des préjudices subis et des frais irrépétibles ne peut être entendue comme comprenant une renonciation à sa demande d’interdiction d’usage.

19. En outre, la précision selon laquel e la renonciation précitée viserait à « se concentrer sur les motifs relevant exclusivement de la compétence de l’institut » ne permet pas davantage de considérer que le demandeur a formulé, « par requête expresse » conforme à l’article R.716- 7 du code de la propriété intel ectuel e susvisé, une renonciation à cette demande d’interdiction d’usage.

20. Il en va de même de sa demande « à l’INPI d’accueillir la recevabilité de la demande en nullité (…) pour les moyens relevant uniquement de sa compétence », d’autant plus qu’il n’appartient pas à l’institut d’opérer une sélection dans les moyens présentés par le demandeur pour retenir uniquement ceux qui lui apparaitraient relever de sa compétence.

21. Le demandeur n’a au demeurant pas formulé expressément ses demandes et ses moyens de fait et de droit conformément à l’article R. 716-3 du code précité.

22. Il apparaît ainsi que les pièces et arguments fournis par le demandeur laissent subsister dans la demande en nul ité un motif qui ne relève pas de la compétence de l’Institut, comme cela ressortait pourtant clairement de la notification d’irrecevabilité, et ne permettent dès lors pas de lever l’irrecevabilité de la présente demande.

23. Par conséquent, la présente demande ne relève pas de la compétence de l’Institut national de la propriété industrielle et doit, de ce fait, être déclarée irrecevable, sur le fondement des articles précités.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : La demande en nul ité NL 20-0097 est déclarée irrecevable. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI