OPP 20-2308 09/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALLODIAGS (société par actions simplifiée) a déposé le 27 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4617924 portant sur le signe verbal ALLODIAGS. Le 21 juil et 2020, la société ADX GROUPE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- le signe verbal ALLO DIAGNOSTIC qu’el e considère comme une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, sur le fondement du risque de confusion ;

- le nom commercial ALLO DIAGNOSTIC sous lequel la société opposante exerce son activité, sur le fondement du risque de confusion. Le 15 septembre 2020, l’Institut a notifié à la société déposante une notification d’irrégularités matériel es constatées dans la demande d’enregistrement, et l’invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’el e n’a pas fait dans le délai imparti. Le 12 novembre 2020, l’Institut a ainsi notifié à la déposante une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement.

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Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le droit antérieur non pris en compte La société opposante invoque notamment le nom commercial suivant : ALLO DIAGNOSTIC. L’article. L. 712-4 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial […], dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […]. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1° […] peuvent être fournies dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». De plus, l’article 4 II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial […], les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, il ressort du récapitulatif de l’opposition que la société opposante ADX GROUPE a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement d’un nom commercial ALLO DIAGNOSTIC.

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La rubrique 6 de ce récapitulatif, intitulée « Fondements de l’opposition », contient à cet égard une sous-rubrique 6-2, intitulée « Nom commercial ou enseigne », laquel e précise les informations suivantes :

- « Type de fondement : « Nom de commercial ou enseigne »
- « Origine »: « Nom commercial »
- « Signe de forme verbale ? » : « Non »
- « Désignation du signe » : « ALLO DIAGNOSTIC »
- « Activités qui servent de base à l’opposition » : « Services de diagnostic technique immobilier ». A l’appui de son opposition, la société opposante a transmis les pièces suivantes :

- Un extrait Kbis, à jour au 20 juil et 2020, indiquant que la société ADX GROUPE exerce les activités suivantes : « toutes études techniques, analyses et diagnostic de la construction » sous le nom commercial ALLO DIAGNOSTIC (annexe C).

- Des copies d’écran du site internet « al odiagnostic.com » listant les différentes activités exercées par la société opposante sous le nom commercial ALLO DIAGNOSTIC (annexes F, G et H). Les copies d’écran fournies par la société opposante démontrent une exploitation effective du nom commercial pour les services invoqués, dont la portée n’est pas seulement locale. Toutefois, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à partir de la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, cel e-ci devant être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En l’espèce, les captures d’écran des cinq pages internet transmises par la société opposante et ne comportant aucune date, ne permettent pas d’établir que le nom commercial était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 27 janvier 2020. A cet égard, la seule indication sur l’extrait Kbis fourni par l’opposante d’un début d’activité au 30 juin 2008 ne la dispensait pas pour autant de fournir des éléments factuels démontrant la continuité de son exploitation. Dès lors, il en ressort que les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies. La société opposante ne peut donc faire valoir le droit précité à l’appui de son opposition. B. Sur le fondement de la marque notoire 1. Sur l’existence, la portée et la notoriété du signe antérieur invoqué Aux termes de l’article L. 712-4 du Code de la propriété intel ectuel e, « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 […] ». L’article L. 711-3 I du Code susvisé dispose que « Ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’el e est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’el e désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée,

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s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] II.- Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend : […] 3° D’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industriel e ». Ainsi, il est constant que le propriétaire d’une marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris peut former opposition à une demande d’enregistrement devant le Directeur général de l’INPI. Il est non moins constant que l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournies dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] c) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industriel e, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ». La société opposante forme opposition en invoquant un signe non déposé ALLO DIAGNOSTIC, mais qui serait selon el e notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour les services suivants : « services de diagnostics techniques d’immeubles, expertises (travaux d’ingénieur) en états parasitaires (termites) ; expertises (travaux d’ingénieur) en amiante, expertises (travaux d’ingénieur) en isolation thermique, expertises (travaux d’ingénieur) en matière d’énergie ; audits énergétiques, expertises (travaux d’ingénieur) en matière de plomb, contrôle de qualité ; évaluations, estimations et recherche dans les domaines technologiques pour les immeubles rendus par des ingénieurs, élaboration (conception) de projets techniques, consultation sur la protection de l’environnement dans le domaine immobilier ; conseils techniques en matière d’énergies alternatives ; conseil en matière d’économie d’énergie ; conseils en construction ; services rendus par un franchiseur à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière informatique, information en matière technique et électronique dans le domaine des audits immobiliers ; information en matière technique et électronique dans le domaine des audits immobiliers sur réseaux informatiques ; contrôle de qualité à savoir certification de surfaces ; diagnostics immobiliers ; service d’établissement d’état des lieux ». En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents fournis par la société opposante que le signe ALLO DIAGNOSTIC est notoirement connu pour les services suivants : « services de diagnostics techniques d’immeubles, expertises (travaux d’ingénieur) en états parasitaires (termites) ; expertises (travaux d’ingénieur) en amiante, expertises (travaux d’ingénieur) en isolation thermique, expertises (travaux d’ingénieur) en matière d’énergie ; audits énergétiques, expertises (travaux d’ingénieur) en matière de plomb, contrôle de qualité ; contrôle de qualité à savoir certification de surfaces ; diagnostics immobiliers », ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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En revanche, pour les autres services cités par la société opposante à l’appui de son opposition à savoir les services suivants : « évaluations, estimations et recherche dans les domaines technologiques pour les immeubles rendus par des ingénieurs, élaboration (conception) de projets techniques, consultation sur la protection de l’environnement dans le domaine immobilier ; conseils techniques en matière d’énergies alternatives ; conseil en matière d’économie d’énergie ; conseils en construction ; services rendus par un franchiseur à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire en matière informatique, information en matière technique et électronique dans le domaine des audits immobiliers ; information en matière technique et électronique dans le domaine des audits immobiliers sur réseaux informatiques ; service d’établissement d’état des lieux », il n’est pas démontré que le signe ALLO DIAGNOSTIC serait notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ; en effet, il ne ressort pas des documents fournis que ce signe soit, en tant que marque, connu d’une large fraction du public français pour désigner les services précités. En conséquence, l’opposition de la société opposante sur la base du signe antérieur ALLO DIAGNOSTIC, non enregistré et notoirement connu pour des « services de diagnostics techniques d’immeubles, expertises (travaux d’ingénieur) en états parasitaires (termites) ; expertises (travaux d’ingénieur) en amiante, expertises (travaux d’ingénieur) en isolation thermique, expertises (travaux d’ingénieur) en matière d’énergie ; audits énergétiques, expertises (travaux d’ingénieur) en matière de plomb, contrôle de qualité ; contrôle de qualité à savoir certification de surfaces ; diagnostics immobiliers », est bien recevable. 2. Au fond Sur la comparaison des services Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services de diagnostics techniques d’immeubles, expertises (travaux d’ingénieur) en états parasitaires (termites) ; expertises (travaux d’ingénieur) en amiante, expertises (travaux d’ingénieur) en isolation thermique, expertises (travaux d’ingénieur) en matière d’énergie ; audits énergétiques, expertises (travaux d’ingénieur) en matière de plomb, contrôle de qualité ; évaluations, estimations et recherche dans les domaines technologiques pour les immeubles rendus par des ingénieurs, élaboration (conception) de projets techniques, consultation sur la protection de l’environnement dans le domaine immobilier ; conseils techniques en matière d’énergies alternatives ; conseil en matière d’économie d’énergie ; information en matière technique et électronique dans le domaine des audits immobiliers sur réseaux informatiques. Contrôle de qualité à savoir certification de surfaces ; diagnostics immobiliers ». Il ressort des documents fournis par la société opposante que le signe antérieur invoqué est notoirement connu au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour les services suivants : « services de diagnostics techniques d’immeubles, expertises (travaux d’ingénieur) en états parasitaires (termites) ; expertises (travaux d’ingénieur) en amiante, expertises (travaux d’ingénieur) en isolation thermique, expertises (travaux d’ingénieur) en matière d’énergie ; audits énergétiques, expertises (travaux d’ingénieur) en matière de plomb, contrôle de qualité ; contrôle de qualité à savoir certification de surfaces ; diagnostics immobiliers ». La société opposante soutient que les services de la demande contestée sont identiques aux services couverts par le signe antérieur. Les services suivants : « services de diagnostics techniques d’immeubles, expertises (travaux d’ingénieur) en états parasitaires (termites) ; expertises (travaux d’ingénieur) en amiante, expertises (travaux d’ingénieur) en isolation thermique, expertises (travaux d’ingénieur) en matière d’énergie ; audits énergétiques, expertises (travaux d’ingénieur) en matière de plomb, contrôle de qualité ; contrôle de qualité à savoir certification de surfaces ; diagnostics immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services pour lesquels le signe antérieur est notoirement connu, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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En revanche, les services d’ « évaluations, estimations et recherche dans les domaines technologiques pour les immeubles rendus par des ingénieurs, élaboration (conception) de projets techniques, consultation sur la protection de l’environnement dans le domaine immobilier ; conseils techniques en matière d’énergies alternatives ; conseil en matière d’économie d’énergie ; information en matière technique et électronique dans le domaine des audits immobiliers sur réseaux informatiques » de la demande d’enregistrement contestée ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches que les services pour lesquels le signe antérieur est notoirement connu, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de services que le signe antérieur revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne ; il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et du signe antérieur invoqué, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques aux services pour lesquels le signe antérieur est notoirement connu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ALLODIAGS ci-dessous reproduite : Le signe notoirement connu invoqué à l’appui de l’opposition est le signe ALLO DIAGNOSTIC.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination, alors que le signe antérieur est composé de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause présentent une même structure reposant sur l’association de l’interjection ALLO placée en attaque, à un terme présentant la séquence de lettres communes DIAG- et renvoyant au terme « diagnostic » à savoir DIAGS pour le signe contesté, DIAGNOSTIC pour le signe antérieur, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ainsi, il résulte de cette construction commune, une même impression d’ensemble entre les signes, le consommateur pouvant être amené à penser que ces signes présentent une affiliation commune ou sont économiquement liés. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée ALLODIAGS est donc similaire au signe antérieur ALLO DIAGNOSTIC.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques à ceux du signe antérieur, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination ALLODIAGS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services de diagnostics techniques d’immeubles, expertises (travaux d’ingénieur) en états parasitaires (termites) ; expertises (travaux d’ingénieur) en amiante, expertises (travaux d’ingénieur) en isolation thermique, expertises (travaux d’ingénieur) en matière d’énergie ; audits énergétiques, expertises (travaux d’ingénieur) en matière de plomb, contrôle de qualité ; contrôle de qualité à savoir certification de surfaces ; diagnostics immobiliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.