OPP 20-2421 Le 19 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société M&C ASSOCIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 644 406 portant sur le signe verbal M&C ASSOCIÉS. Le 28 juil et 2020, la société MARKS & CLERK PROPERTIES LIMITED (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne M&C, déposée le 1er mars 1999 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 091 487, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse de la société opposante n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services de propriété intel ectuel e; services de recherche, de rédaction, d’introduction, de traitement, d’enregistrement, d’opposition, d’annulation, de révocation, d’invalidation, d’entretien, de renouvel ement et d’application dans le domaine de la propriété intel ectuel e; services d’octroi de licences de propriété intel ectuel e et d’affectation; enregistrement de changements de nom et d’adresse; services de diligence; services d’offices de brevets et de marques; services d’offices de brevets et d’agences de marques; services de conseils et de consultation dans le domaine de la propriété intel ectuel e; services d’archivage dans le domaine de la propriété intel ectuel e, gestion et audit de portefeuil es de propriété intel ectuel e; services juridiques; recherches juridiques; services d’arbitrages, de médiation, de conciliation et de résolution alternative de litiges ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal M&C ASSOCIÉS, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal M&C. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres reliées par une esperluette ainsi que d’un élément verbal et la marque antérieure, de deux lettres reliées par une esperluette. Les signes ont en commun les éléments verbaux M&C, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent néanmoins par la présence, au sein du signe contesté, du terme ASSOCIÉS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les éléments communs aux deux signes M&C apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services visés. Dans le signe contesté, les éléments M&C revêtent également un caractère dominant en raison de leur position d’attaque et en ce que l’élément ASSOCIÉS qui constitue une mention usuel ement employée pour former des dénominations sociales associées à un ou plusieurs patronymes ou aux initiales de ces patronymes, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et met en exergue les éléments M&C. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté M&C ASSOCIÉS est donc similaire à la marque verbale antérieure M&C. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels « les deux secteurs d’activités n’ont absolument rien en commun ainsi que nos cibles clientèles » et les « logos disposent d’une charte graphique propres à chacune des sociétés, mettant en lumières deux sociétés perceptibles aux yeux des clients et des potentiels clients, empêchant dès lors toute confusion de leurs parts et in fine toute perte associée ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. De même, l’argument de la société déposante selon lequel « l’acronyme utilisé pour notre demande de marque M&C ASSOCIES accole les deux noms des associés fondateurs de notre Société » est inopérant en ce que la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante s’oppose à l’enregistrement de la marque M&C ASSOCIÉS alors que d’autres marques contenant l’acronyme M&C sont visibles sur Internet ou encore sur la base de données de l’INPI. En effet, rien ne permet d’affirmer qu’el es coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée et comme susmentionné, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits invoqués dans la présente opposition. De plus, le choix de former opposition ou non à l’encontre d’une demande d’enregistrement dépend uniquement de la volonté de la société opposante ainsi que de la stratégie de défense qu’el e souhaite adopter au regard de ses droits antérieurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ai nsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal M&C ASSOCIÉS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI