OPP 20-2441 04/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S B a déposé, le 07 mai 2020, la demande d’enregistrement

n°4 645 786 portant sur la dénomination SPOT. Le 29 juil et 2020, la société SPOTIFY AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale SPOTIFY, enregistrée le 04 janvier 2007, renouvelée par déclaration publiée le 19 janvier 2017 sous le n°921642 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ;Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ;Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels utilisés avec des sites Web sur l’Internet consacrés à la musique, à d’autres divertissements, à des réunions, au dialogue en ligne et à des jeux; enregistrements sur CD. Mise à disposition d’espace publicitaire sur

l’I nternet, informations destinées à la clientèle en rapport avec la vente d’espace publicitaire sur l’Internet. Radiodiffusion et télédiffusion de programmes musicaux, de spectacles et d’autres divertissements par le biais de l’Internet et autres systèmes de télécommunications, services de télécommunications sur l’Internet, location d’accès à un espace de dialogue en ligne et des forums de discussion sur l’Internet, à des images numériques et services relatifs à la transmission de sons. Divertissement; production de musique; informations en matière de musique, de divertissement et de jeux, y compris en ligne; services de jeux en ligne par le biais d’un ordinateur de réseau; services de jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique par le biais de l’Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas, à l’évidence, à la catégorie générale des services d’« informations destinées à la clientèle en rapport avec la vente d’espace publicitaire sur l’Internet » de la marque antérieure contrairement à ce qui est avancé par la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services à caractère commercial, administratif et de ressources humaines, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services d’« informations destinées à la clientèle en rapport avec la vente d’espace publicitaire sur l’Internet » de la marque antérieure, qui s’entendent de services ayant un caractère publicitaire. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers)» de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas, à l’évidence, à la catégorie générale des services de« divertissement ; informations en matière de musique, de divertissement et de jeux, y compris en ligne » de la marque antérieure contrairement à ce qui est avancé par la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services identiques.

L es « Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers)» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de« divertissement ; informations en matière de musique, de divertissement et de jeux, y compris en ligne » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de nature informatique, de prestations techniques rendues par des ingénieurs, de prestations rendues dans des centres de contrôle technique automobile, et des prestations rendues par des artistes ou graphistes, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services de « Radiodiffusion et télédiffusion de programmes musicaux, de spectacles et d’autres divertissements par le biais de l’Internet et autres systèmes de télécommunications, services de télécommunications sur l’Internet, location d’accès à un espace de dialogue en ligne et des forums de discussion sur l’Internet, à des images numériques et services relatifs à la transmission de sons » de la marque antérieure, qui désignent des services de télécommunications. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Radiodiffusion et télédiffusion de programmes musicaux, de spectacles et d’autres divertissements par le biais de l’Internet et autres systèmes de télécommunications, services de télécommunications sur l’Internet, location d’accès à un espace de dialogue en ligne et des forums de discussion sur l’Internet, à des images numériques et services relatifs à la transmission de sons » de la marque antérieure, la mise en œuvre des seconds n’étant pas nécessairement ni exclusivement la destination des premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels utilisés avec des sites Web sur l’Internet consacrés à la musique, à d’autres divertissements, à des réunions, au dialogue en ligne et à des jeux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objets, moyens de prestation ou destinations les seconds.

C es services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels utilisés avec des sites Web sur l’Internet consacrés à la musique, à d’autres divertissements, à des réunions, au dialogue en ligne et à des jeux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent être mis en œuvre sans le recours aux seconds, lesquels peuvent servir à de multiples applications. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SPOT, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination SPOTIFY, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté ainsi que la marque antérieure sont chacun constitués d’un seul élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SPOT et SPOTIFY constitutives des signes en présence (quatre lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d’attaque caractéristique SPOT-) dont il résulte une impression d’ensemble commune. Le signe contesté SPOT est donc similaire à la marque verbale antérieure SPOTIFY, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination SPOT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.