OPP 20-2462 20/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M A , agissant pour le compte de « Hello Banana », Société en cours de formation a déposé le 5 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4644914 portant sur le signe verbal HELLO BANANA et désignant notamment les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur

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tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». Le 29 juillet 2020, la société CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG (personne morale de droit suisse) de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne HELLO déposée le 10 mai 2019, enregistrée sous le n° 18063126, sur le fondement du risque de confusion. Cette marque est engistrée pour les produits et services suivants : « Viande; Poissons non vivants; Volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées comestibles; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait; Fromages; Beurre; Produits laitiers, yaourts; Huiles et graisses comestibles. Succédanés du café et cacao; Riz; Pâtes et nouilles; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Produits de pâtisserie et de biscuiterie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres sortes de glaces comestibles; Sucre; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Assaisonnements; Épices; Herbes de cuisine conservées; Vinaigres; Sauces et assaisonnements; Glace à rafraîchir [eau congelée]. Services de vente au détail liés aux produits d’épicerie ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. La déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande contestée inscrit au Registre sous le n° 791643 le 29 juillet 2020, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Semences (graines), à l’exception de s graines et semences d’arbres fruitiers, de bananiers ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de

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documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande; Poissons non vivants; Volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées comestibles; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait; Fromages; Beurre; Produits laitiers, yaourts; Huiles et graisses comestibles. Succédanés du café et cacao; Riz; Pâtes et nouilles; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Produits de pâtisserie et de biscuiterie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres sortes de glaces comestibles; Sucre; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Assaisonnements; Épices; Herbes de cuisine conservées; Vinaigres; Sauces et assaisonnements; Glace à rafraîchir [eau congelée]. Services de vente au détail liés aux produits d’épicerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants : « cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat »de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Il convient en outre d’indiquer que la déposante ne saurait valablement soutenir le fait que la demande a vocation à être exploitée, conformément à l’objet social de la société en cours de formation, dans le cadre de « l’achat, fabrication et [de] la vente sur internet et par correspondance de tous produits et services en lien avec l’univers du cadeau » et aurait donc une clientèle et des circuits de distribution spécifiques. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les « Café ; boissons à base de café » de la demande contestée présentent les mêmes nature et destination que les « succédanés de café » de la marque antérieure qui ont vocation à se substituer au café selon les mêmes habitudes de consommations et sont également susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes rayons consacrés au petit déjeuner. La déposante ne saurait à cet égard prétendre que les succédanés sont sans relation avec le produit qu’ils ont vocation à remplacer. Ces produits sont similaires, le public étant fondé à lui attribuer une origine commune. Les « boissons à base de cacao » de la demande contestée présentent les mêmes nature et destination que les « succédanés de cacao » de la marque antérieure qui ont vocation à se substituer au cacao selon les mêmes habitudes de consommations et sont également susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes endroits. Ces produits sont similaires, le public étant fondé à lui attribuer une origine commune Les « thé, boissons à base de thé » de la demande contestée qui s’entendent d’une boisson stimulante obtenue par infusion des feuilles d’un arbuste, le théier présentent les mêmes nature (boisson), fonction (désaltération ou détente), et répondent aux mêmes habitudes de consommation que les « chocolat, succédanés de café et de cacao » de la marque antérieure qui s’entendent également de boissons.

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En effet comme l’indique l’opposante le thé est « … une boisson très populaire en France, souvent consommée au moment du petit-déjeuner ou tout au long de la journée, et proposé, aux côtés du café et du … chocolat chaud au cacao, dans tous les cafés et restaurants français parmi les boissons non alcoolisées ». Les produits précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. La « confiserie » qui désigne des friandises à base de sucre cuit, aromatisé et mis en forme au moment du refroidissement, ou à base de chocolat, relève tout comme les « Produits de pâtisserie et de biscuiterie» de la marque antérieure de la catégorie des préparations sucrées destinées à assouvir la gourmandise. Les produits précités sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce qu’indique la déposante. Les crêpes (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de fines galettes faites d’une pâte liquide composée de lait, de farine et d’œufs, frite à la poêle, sont tout comme les « Produits de pâtisserie» de la marque antérieure des préparations de pâte travaillée, issue de l’industrie ou de l’artisanat de la pâtisserie et généralement commercialisée dans les boulangeries – pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins. Il importe peu contrairement à ce qu’indique la déposante que les crêpes soient souvent associées à la Bretagne et puissent être sucrées ou salées, dès lors que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination et relèvent de la même catégorie de la pâtisserie. Les produits précités sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune Le « sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement contestée, présente les mêmes nature, fonction et destination que les « sucre, miel » de la marque antérieure, tous ces produits s’entendant de produits dotés de pouvoir sucrant et d’origine naturelle. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. La « moutarde » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les «assaisonnements » invoqués de la marque antérieure sont des produits d’assaisonnement destinés à relever le goût d’un mets. Ils présentent ainsi les mêmes fonction et destination et suivent les mêmes circuits de distribution et se retrouvent dans les mêmes rayons des magasins d’alimentation. A cet égard, et contrairement à ce qu’indique la déposante, le libellé de la marque antérieure est suffisamment précis dès lors qu’il désigne des produits qui peuvent être définis de façon constante tel que précédemment indiqué. Les produits précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine Les « sandwiches ; pizzas » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de mets constitués de deux tranches de pain entre lesquelles on place des aliments froids et de préparations de pâte à pain garnie de divers aliments, relèvent de la catégorie plus générale des produits de boulangerie-pâtisserie, tout comme le « Pain » de la marque antérieure. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure empruntent souvent les mêmes circuits de distribution (boulangeries-pâtisseries). Il s’agit donc de produits identiques ou similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel la classe 32 ne figure pas au libéllé de la marque antérieure, la classification n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique et sans incidence sur la démonstration de liens entre les produits en cause.

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En revanche, bien que l’opposante indique dans ses dernières observations que « l’opposition est devenue sans objet au regard de la classe 31, en raison de la limitation opérée par la déposante aux seules semences, libellé non opposé »., il convient de relever que cette classe étant visée dans son intégralité dans l’acte d’opposition. Toutefois les « Semences (graines), à l’exception des graines et semences d’arbres fruitiers, de bananiers » de la demande contestée, telles que resultant de la limitation, ne peuvent être comparées aux « services de vente au détail de produits d’épicerie » de la marque antérieure, ce libellé étant trop général et indéterminé. Il en va même des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel l’opposante a fait le choix de fonder son opposition sur un droit non encore soumis à l’obligation d’usage. En effet, l’opposante est libre d’invoquer les droits qu’elle souhaite et la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les droits en présence. Les produits et services de la demande d’enregistrement contesté, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HELLO BANANA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HELLO.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination HELLO, seul élément de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, du terme BANANA placé en seconde position. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune HELLO apparait distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, au regard des produits suivants de la demande contestée : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ;

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boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » reconnus comme identiques et similaires, la dénomination HELLO, placée en attaque, constitue l’élément dominant. En effet, s’agissant de produits alimentaires et comme le relève l’opposant, le terme BANANA, traduction anglaise du terme banane, comprise du public, apparait dépourvu de caractère distinctif pour certains produits, ou à tout le moins évocateur et ne retiendra dès lors pas l’attention du consommateur à titre de marque. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble au regard des produits précités, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. A cet égard les différences visuelles et phonétiques soulevées par la déposante et sont amplement tempérées par le fait que les signes partagent en attaque un terme distinctif et dominant. Il en va de même de la différence intellectuelle alléguée tenant à l’évocation du terme banane dans le signe contesté, cette évocation renvoyant à un élément faisant référence à la saveur de produits alimentaires et qui n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur comme précédemment indiqué. Est inopérant l’argument de la déposante relatif au « choix de la marque HELLO BANANA s’expliqu[ant] par une volonté de transmettre une pensée positive et s’inspire de l’expression « avoir la banane », traduite par avoir le sourire », dès lors que cette signification nullement immédiate risque d’échapper au consommateur de référence qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix de ces signes. Ainsi pour les produits précités, le signe verbal contesté HELLO BANANA est donc similaire à la marque verbale antérieure HELLO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires ou non comparables à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté HELLO BANANA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne HELLO.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.