20-2557 3 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L M a déposé le 17 mai 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 648 355 portant sur la dénomination SPARKED. Le 4 août 2020, la société TELECOM ITALIA S.P.A., société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe T SPARKLE, déposée le 4 mars 2019, et enregistrée sous le n°018030617. 1

L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 9 septembre 2020 sous le n°20-2557. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de télécommunications ; Fourniture de services de connectivité par télécommunication intégrés à des solutions de stockage de données proposant des services de gestion et de sécurité de données; Informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière de technologies de l’information; développement de logiciels; Création, gestion et maintenance de bases de données, et de sites Web; Gestion de projets de recherche, conception et développement; Instal ation et maintenance de logiciels; de logiciels; Conception et développement de systèmes informatiques ; Stockage électronique de données; Gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données; Services de recherche, de conception et de développement liés aux ordinateurs, aux programmes informatiques ; Logiciel-service [SaaS]; Développement de solutions applicatives logiciel es ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Hébergement de serveurs ». 2

L a société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « télécommunication » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agence de publicité pour les premiers ; opérateurs de télécommunications pour les seconds). Ainsi, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les services précités d’affirmer que les premiers « nécessitent forcement l’utilisation » des seconds, dès lors que cette circonstance est trop générale compte tenu du développement des outils de télécommunication, comme par exemple l’outil informatique, dans tous les domaines de l’activité économique. En effet, si les premiers sont susceptibles de faire appel aux seconds lors de leur prestation, ces derniers constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans le cadre de multiples services. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SPARKED. La marque antérieure porte sur le signe complexe T SPARKLE, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. 3

L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque également l’identité et la forte similarité entre les services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre le terme SPARKED du signe contesté et SPARKLE de la marque antérieure (même longueur, cinq lettres communes sur sept placées dans le même ordre et selon le même rang formant ainsi la même séquence d’attaque et sonorité SPARK-, et composé d’un même rythme en deux temps) ; En outre, l’élément figuratif, les couleurs, la police d’écriture particulière et la présentation particulière de la marque antérieure sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal SPARKLE par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, il en résulte un risque d’association entre les signes. La dénomination contestée SPARKED est donc similaire à la marque complexe antérieure T SPARKLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée SPARKED ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure T SPARKLE. PAR CES MOTIFS 4

DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus. 5