R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E OPP 20-2569 21/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NAUDET (société par actions simplifiée) a déposé le 15 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 134 portant sur le signe verbal PIF. Le 4 août 2020, la société PIKDARE-SOCIETA’ PER AZIONI (Joint Stock Company) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale verbale PIC, enregistrée le 24 février 2016 sous le n° 1317315, désignant l’Union européenne, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse qui ont été adressées à la société opposante à l’issue de ce délai par une notification l’invitant à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. La société opposante a répondu à ces observations en présentant de nouvel es observations en réponse. Ces dernières ont été transmises au déposant par une notification l’invitant à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Filtres pour masques respiratoires à usage non médical; Filtres pour masques respiratoires; Masques anti-pol ution pour la protection respiratoire; Masques anti-poussières; Masques de protection; Masques respiratoires; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificiel e ; Masques de protection antibactériens à usage médical; Masques de protection buccale à usage dentaire; Masques de protection buccale à usage médical; Masques de protection contre les substances toxiques à usage médical; Masques de protection faciale à usage médical; Masques de protection nasale à usage médical; Masques de protection nasale à usage vétérinaire; Masques de protection pour le personnel médical; Masques hygiéniques à usage médical; Masques pour le visage à usage médical; Masques respiratoires à usage médical; Masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection à usage médical; Masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; Masques utilisés par le personnel médical». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Désinfectants à usage médical; pansements, dispositifs de recouvrement et applicateurs médicaux; boîtes à pharmacie de premiers soins, garnies; pansements adhésifs; préparations pour lavements; coton hydrophile; crèmes médicamenteuses; désinfectants; gaze pour pansements; gels assainissants antibactériens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

pour la peau à base d’alcool; sprays réfrigérants à usage médical; préparations hémostatiques; hémostatiques à usage médical; huiles médicamenteuses; solutions stériles à usage médical; caches oculaires à usage médical; bandages oculaires à usage médical; préparations pour tests de grossesse à usage domestique; préparations pour la désodorisation d’atmosphère; compresses de gaze; emplâtres médicamenteux; solutions salines; bâtonnets diagnostiques à usage médical; réactifs de diagnostic ; 10 Appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical; aiguil es pour seringues médicales; appareils pour le lavage intestinal; instruments d’analyse d’urines et de sel es à usage médical et diagnostique; gaines à usage médical; coussinets chauffants électriques à usage médical; coussins chauffés électriquement à usage médical; coussins [chauffés], à usage médical; coussins à usage médical; poches de gel froid et chaud activées par réaction chimique à usage médical; sachets pour douches vaginales; bandages de maintien; bandes orthopédiques; bandages élastiques; mail ages chirurgicaux; draps pour personnes incontinentes; sphygmomanomètres; seringues jetables; seringues à injection; seringues à usage médical; stéthoscopes; bouchons auriculaires à usage médical; protège-tympans contre le bruit; thermomètres médicaux; thermomètres à usage médical; thermomètres électroniques à usage médical; thermomètres numériques à usage médical; thermomètres au mercure à usage médical; seringues hypodermiques; cathéters; articles orthopédiques; inhalateurs; bandages rigides à usage orthopédique; humidificateurs et vaporisateurs à usage médical; coussinets chauffants à usage médical; poches à glace à usage médical; gants jetables; gants médicaux et chirurgicaux; garrots; dispositifs thérapeutiques pour l’administration d’oxygène; champs opératoires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits suivants : «Filtres pour masques respiratoires à usage non médical; Filtres pour masques respiratoires; Masques anti-pol ution pour la protection respiratoire; Masques anti- poussières; Masques de protection; Masques respiratoires; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificiel e ; Masques de protection antibactériens à usage médical; Masques de protection buccale à usage dentaire; Masques de protection buccale à usage médical; Masques de protection contre les substances toxiques à usage médical; Masques de protection faciale à usage médical; Masques de protection nasale à usage médical; Masques de protection nasale à usage vétérinaire; Masques de protection pour le personnel médical; Masques hygiéniques à usage médical; Masques pour le visage à usage médical; Masques respiratoires à usage médical; Masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection à usage médical; Masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; Masques utilisés par le personnel médical» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne sauraient prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « la marque de la société opposante a été déposée dans des classes différentes que la marque pif » pour en déduire que la société opposante « ne peut se prévaloir que sa marque et la marque pif protègent des produits similaires ». En effet, une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont similaires, comme c’est le cas en l’espèce. Par ail eurs, outre que la marque antérieure a également été invoquée pour les produits de la classe 10 contrairement à ce que soutient la société déposante, la similarité entre ces produits et services ne saurait être écartée au motif qu’ils relèvent de classes différentes dès lors que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En outre, ne saurait davantage prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « si la marque pif a été déposée en classe 10 (masques à usage médical) le masque pif est néanmoins commercialisé uniquement pour un usage non médical pour des professionnels non médicaux » ni celui selon lequel « la marque pif n’est […] vendue dans aucun point de vente ni réseau physique puisque disponible uniquement sur un site internet unique ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’un élément verbal. Ils ont en commun une dénomination constituée de trois lettres dont deux placées dans le même ordre et au même rang (P et I). Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet visuel ement les signes en présence se distinguent par la substitution de la lettre F à la lettre C au sein du signe contesté ce qui leur confère une physionomie différente ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, si, comme le relève la société opposante, la différence entre les dénominations porte sur le lettre finale, el e n’en demeure pas moins perceptible aux yeux des consommateurs dès lors que les lettres F et C sont radicalement distinctes. Phonétiquement, les dénominations en présence se différencient nettement par leurs sonorités finales ([f] dans le signe contesté, [k] dans la marque antérieure) ; Il en résulte des différences prépondérantes dans leur prononciation que l’identité de la sonorité d’attaque [pi] n’est pas de nature à compenser. Ces différences sont d’autant plus perceptibles qu’el es portent sur des dénominations très courtes et donc facilement mémorisables. Enfin intel ectuel ement, comme le soulève la société déposante, la dénomination contestée est susceptible d’évoquer la désignation du nez dans un langage familier alors que la marque antérieure sera, quant à el e susceptible d’évoquer le sommet d’un massif montagneux. Il en résulte une différence de perception entre les deux signes. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel les signes en présence « peuvent être perçu[s] comme des onomatopées », dès lors que cette évocation, peu évidente dans le signe contesté quand l’élément PIF est employé seul, n’apparaît pas davantage évidente dans la marque antérieure. Ainsi ces différences visuel es, phonétiques et conceptuel es prépondérantes sont de nature à supplanter les éléments communs aux deux signes relevés par ail eurs. En conséquence, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence. A cet égard que si la marque antérieure est parfaitement distinctive et s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PIF peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI