OPP 20-2577 19/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SACRE FERNAND (société par actions simplifiée) a déposé 15 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 092 portant sur le signe complexe SACREFERNAND. Le 5 août 2020, la société BIG GROUPE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droit antérieur suivants dont el e est titulaire :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale internationale désignant l’Union Européenne BIG FERNAND, déposée le 27 novembre 2013, enregistrée sous le numéro 1200566.

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure verbale internationale désignant l’Union Européenne BIG FERNAND, déposée le 27 novembre 2013, enregistrée sous le numéro 1200566. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées par les parties. La société déposante a procédé a un retrait partiel de sa demande d’enregistrement. A l’issue de cet échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par la société déposante, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est notamment le suivant : « Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société déposante les « services de restauration (alimentation) ; services de bar ; services de traiteurs » de la marque antérieure sont suffisamment précis pour en déterminer la nature, la fonction et la destination et pour pouvoir être comparés aux services précités de la demande d’enregistrement. En effet ces services désignent l’ensemble des prestations ayant pour objet de fournir à des tiers, dans le cadre d’établissements spécialisés, des produits alimentaires et des boissons prêts à consommer. Comme le démontre la société opposante les « Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liées aux « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure car les premiers ont pour objet les seconds. De plus, ces services sont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises, les restaurants et traiteurs pouvant proposer via leur site internet la commande de leurs produits pour la vente à emporter ou la livraison. Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent donc similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SACREFERNAND, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BIG FERNAND ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal, de couleur, et d’un élément graphique, la marque antérieure étant quant à el e constituée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun le prénom FERNAND placé en position finale, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent, par la substitution, dans le signe contesté du terme SACRE au terme BIG en position d’attaque, ainsi que par la présence d’un élément graphique en couleur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées précédemment. En effet, le terme FERNAND apparaît distinctif au regard des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Ce terme apparaît dominant dans le signe contesté dès lors que l’adjectif SACRE qui le précède vient seulement le qualifier. Dans la marque antérieure, le terme FERNAND apparaît également dominant dès lors que le terme BIG qui le précède aisément traduit de la langue anglaise par « grand », vient seulement le préciser. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, il importe peu que cet adjectif puisse être perçu comme évoquant « la tail e des hamburgers servis » dès lors que, selon cette acception, ce terme apparaît alors descriptif d’une caractéristique des produits proposés et donc accessoire au regard du terme distinctif FERNAND. En outre, contrairement à ce que soutient la société déposante l’élément graphique du signe contesté n’est pas de nature à écarter la similarité des signes dans la mesure où il n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal SACREFERNAND par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre ces deux signes. Le signe complexe contesté SACREFERNAND est donc similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de similarité des services précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. B- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. La renommée est invoquée au regard des services suivants de la marque antérieure : « Services de restauration (alimentation) » A cet égard, l’opposante fournit dans l’annexe 4 notamment les pièces suivantes : un article du site Décideurs publié en 2017 et faisant état d’un « chiffre d’affaire (restaurants en propre et franchisés) en 2016-2017 [de] 50 mil ions d’euros »  des articles parus sur les sites « Courrier international » et « El e à table » ; un article du site du magazine « Chal enges » publié en 2016 et initulé « Big Fernand vs Five Guys : la batail e du burger bobo »  un classement par le site Topito dans le « top 10 des chaines de fast food préférées des français (en tout cas de nos lecteurs) » publié en 2016, et dans lequel la marque antérieure figure à la 7ème place  la fiche Wikipédia consacrée à la marque BIG FERNAND faisant état d’une « extension rapide » de cette enseigne créée en 2011, d’un chiffre d’affaires de 13 245 200 au 30/09/2018 et de l’existence de 49 magasins en France en 2019, cette fiche étant accompagnée de liens avec de nombeux articles de presse consacrés à cette marque Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, que la marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est renommée sur le marché français dans le domaine de la restauration. Le déposant conteste la preuve de la renommée en invoquant l’absence d’indication quant à la part de marché de la marque antérieure, le nombre de magasins en France qui serait insuffisant, l’absence de fiabilité du classement du site Topito et le fait que des articles de presse seraient, selon la jurisprudence, « insuffisants pour démontrer la renommée ». Toutefois, cette contestation se fonde sur une appréciation individuel e de chaque élément de preuve alors qu’il convient de prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Ainsi, même certains éléments de preuve pris isolément pourraient ne pas être considérés comme suffisants, la combinaison de toutes les pièces fournies permet d’établir une renommée de la marque antérieure. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des services pour lesquels la renommée a été démontrée. Sur la comparaison des signes Il a été précédemment démontré que le signe contesté est similaire à la marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. L’opposition, fondée sur l’atteinte à la marque de renommée, est dirigée notamment à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement : « Services de conseils concernant la distribution [livraison] de produits ; services de coursier pour la livraison de marchandises », ces services n’ayant pas été analysés dans la partie A. La société opposante invoque la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la restauration, précise que les services précités « sont susceptibles d’être proposés par….les restaurants et traiteurs » et insiste sur les « importantes similitudes entre les signes ». De plus, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public dans le domaine considéré. En l’espèce, compte tenu de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la restauration, de son fort caractère distinctif intrinsèque, d’un lien entre les services en cause et de la similarité des signes, il est établi que les consommateurs concernés associeront vraisemblablement le signe contesté à la marque de renommée BIG FERNAND, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il appartient à l’opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. L’opposante soutient que la demande contestée «est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure». En l’espèce, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure au regard des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SACREFERNAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services objet de l’opposition, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Services de conseils concernant la distribution [livraison] de produits ; services de coursier pour la livraison de marchandises ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI