OPP 20-2567 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B C a déposé le 12 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4646926 portant sur le signe complexe ACT IN. Le 4 août 2020, la société ACT INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ACT déposée le 28 avril 2004, enregistrée sous le n° 3787496 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée par la société opposante à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « conseils en organisation des affaires destinés aux entreprises dans le domaine du management, de la relation client, du développement commercial et de l’efficacité professionnel e ; coaching [formation] ; coaching personnel [formation] ; formation et conseils dans le domaine professionnel ; tous les services précités sont destinés aux entreprises dans le domaine du management, de la relation client, du développement commercial et de l’efficacité professionnel e ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’admission au col ège ; services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « coaching [formation] ; coaching personnel [formation] ; formation et conseils dans le domaine professionnel ; tous les services précités sont destinés aux entreprises dans le domaine du management, de la relation client, du développement commercial et de l’efficacité professionnel e » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’admission au col ège ; services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie » de la marque antérieure, désignent des prestations visant à instruire, former et à donner des connaissances particulières pour permettre aux individus de développer des compétences. Ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination.

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A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, il importe peu que les services qu’el e propose concernent « le domaine du management, de la relation client, de l’efficacité professionnel e et du développement commercial », cette circonstance ne les faisant pas échapper à la catégorie des services d’éducation et de formation. Ne saurait non plus être retenu le fait que les services précités « [s] ’adressent uniquement aux entreprises sur le territoire français » ; en effet, les conditions d’exploitation des signes ne sont pas prises en compte dans le cadre de la présente procédure et en tout état de cause, la protection d’une marque s’étend sur tout le territoire national. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services de « conseils en organisation des affaires destinés aux entreprises dans le domaine du management, de la relation client, du développement commercial et de l’efficacité professionnel e » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’admission au col ège » de la marque antérieure, précédemment définis. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces services « visent à prodiguer des conseils » comme le soutient la société opposante ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds lesquels ne recourent pas systématiquement aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni partant complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ACT IN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ACT.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière en couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une seule dénomination. Les signes ont en commun l’élément verbal ACT, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en position d’attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les signes. Les signes en cause diffèrent par la présence de l’élément verbal IN, d’un élément figuratif et d’une présentation en couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Effet, le terme ACT, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en présence. En outre, le terme ACT, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est mis en exergue par sa position en attaque et que l’élément verbal IN qui le suit, préposition en anglais signifiant « dans », vient simplement s’y rapporter et le mettre en exergue. De même, l’élément figuratif, faisant office d’un point sur la lettre I, et la présentation en couleurs adoptée au sein signe contesté, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme ACT. A cet égard, ne saurait être retenue la proposition de la déposante de modifier le modèle de sa marque en y ajoutant « une baseline » à savoir en « déposant la marque ACT IN formation & coaching » ; en effet, cette modification, non expressément prévue par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé ne pouvant intervenir après l’attribution d’une date de dépôt, et ne saurait donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. En outre, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante relatif au fait qu’el e est titulaire de « la marque ACT IN coaching & training depuis 15 ans », ce qui n’est au demeurant pas démontré ; en tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment d’autres droits dont la déposante pourrait être titulaire. Enfin, est inopérant l’argument de la déposante relatif à sa tentative de négociation d’un accord amiable auprès de la société opposante, restée sans réponse ; en effet, cette circonstance est extérieure à la procédure et ne saurait dès lors avoir d’incidence sur l’appréciation de l’Institut quant au bien-fondé de l’opposition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ACT IN est donc similaire à la marque verbale antérieure ACT.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ACT IN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « coaching [formation]; coaching personnel [formation]; formation et conseils dans le domaine professionnel ; tous les services précités sont destinés aux entreprises dans le domaine du management, de la relation client, du développement commercial et de l’efficacité professionnel e ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.