OPP 20-2570 Le 30/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I D a déposé, le 15 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4647897 portant sur le signe verbal FERTILITY BOOST YOGA. Le 5 août 2020, Madame C M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française FERTILITY YOGA déposée le 19 février 2020 et enregistrée sous le n°4625762, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition et l’opposante a répondu à ses observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de salons de beauté ; services de

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salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; calendriers ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits et services identiques. En revanche, les « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits et services qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu’il désigne.

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Il ne s’agit donc pas de produits et services identiques, contrairement aux assertions de l’opposante. A défaut d’argumentation de l’opposante justifiant de la similarité des produits et services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « articles pour reliures ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; location de postes de télévision ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FERTILITY BOOST YOGA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FERTILITY YOGA, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux.

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Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun les éléments verbaux FERTILITY YOGA, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence du terme BOOST au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments FERTILITY YOGA apparaissent distinctifs au regard des produits et services qui restent dans le libel é du signe contesté suite à l’objection provisoire et reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ainsi qu’au sein de la marque antérieure. En outre, ils présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que l’élément BOOST, terme anglais signifiant augmenter, se rapporte directement aux éléments FERTILITY YOGA les mettant ainsi en exergue. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté aurait été déposé de bonne foi et qu’une recherche d’antériorités aurait été effectuée au préalable ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Est également extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel les éléments FERTILITY BOOST YOGA correspondent au nom commercial de la déposante et constitueraient une marque dérivée, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants (ces droits antérieurs ne pouvant, le cas échéant, être pris en considération que dans le cadre d’une action judiciaire). De même, sont extérieurs à la présente procédure l’argumentation de la déposante tenant au contexte de création du signe contesté ainsi que ceux relatifs aux différences d’activités des parties en présence, dès lors que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence tel es que déposées, indépendamment de leurs conditions de création et d’utilisation et des conditions d’exploitation particulières. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante visant à dénoncer l’excès de position dominante exercée par l’opposante, dont l’appréciation est du seul ressort des tribunaux judiciaires. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FERTILITY BOOST YOGA est donc similaire à la marque verbale antérieure FERTILITY YOGA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion sur les produits et services reconnus comme non identiques et non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FERTILITY BOOST YOGA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.