OPP 20-2631 05/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D Y a déposé le 15 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4647857 portant sur le signe complexe RICHARD FAMILY. Le 5 août 2020, la société RICHARD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :

- la marque complexe HR RICHARD VINS & DOMAINES déposée le 31 juil et 2014 et enregistrée sous le n° 4109590 ;

- le nom de domaine vinsrichard.fr. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 15 mai 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période suivant les 5 ans de l’enregistremet) de cinq ans précédant cette date, soit du 15 mai 2015 au 15 mai 2020, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants :

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Classe 35 : « services de conseils et informations commerciales dans les domaines de la vente et la promotion de boissons alcooliques ; services de vente au détail et en gros de boissons alcooliques, cidres, digestifs, vins et spiritueux». Sur l’invitation du déposant, la société RICHARD a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :

- des captures d’écran du site de la société opposante, datées d’aout 2015 à février 2020, comportant notamment la marque antérieure pour désigner une activité de distribution, de vente en gros de boissons alcooliques, notamment de vins et de spiritueux (annexe D),
- des factures datées du 12 juin 2015 au 14 mai 2020, comportant la marque antérieure et relatives à la vente à d’autres entreprises françaises de boissons alcooliques, notamment de vins et de spiritueux (cognac, calvados, rhum, porto vodka, whisky) (annexe D). Le déposant conteste ces pièces aux motifs que que «l’opposant ne commercialise aucun produit directement sous sa marque «RICHARD vins et domaines»» et que ses «clients sont exclusivement des professionnels revendant ces produits aux consommateurs». Toutefois, force est de constater que l’usage de la marque antérieure concerne des « services de vente en gros de boissons alcooliques, vins et spiritueux», une activité de vente en gros pour le compte de tiers pouvant s’adresser à des revendeurs et n’impliquant pas que les produits soient revêtus de la marque du distributeur. Ainsi, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les « services de vente au en gros de boissons alcooliques, vins et spiritueux» pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. b) Sur le risque de confusion A. Sur le fondement de la marque n° 4109590 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Eaux-de-vie appel ation d’origine protégée « Cognac » et eaux-de vie de raisin (brandies)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «services de conseils et informations commerciales dans les domaines de la vente et la promotion de boissons alcooliques ; services de vente au détail et en gros de boissons alcooliques, cidres, digestifs, vins et spiritueux». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «« Eaux-de-vie appel ation d’origine protégée « Cognac » et eaux-de vie de raisin (brandies)» de la demande d’enregistrement contestée, qui constituent des boissons alcooliques, présentent un lien étroit et obligatoire avec les «services de vente en gros de boissons alcooliques» de la marque antérieure en ce que les premières sont l’objet des seconds. A cet égard, il est à noter que la société opposante a communiqué des preuves d’exploitation de la marque antérieure pour les services susvisés. Ces produits et services sont donc complémentaires,et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquences les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux associé à des éléments figuratifs et des couleurs alors que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux associés à deux lettres, à des éléments figuratifs et des couleurs. Les signes ont en commun la dénomination RICHARD, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence du terme FAMILY, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté et, au sein de la marque antérieure, des lettres HR et termes VINS & DOMAINES, ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination RICHARD apparaît distinctive à l’égard des produits et services en cause. En outre, la dénomination RICHARD apparaît dominante au sein du signe contesté dès lors qu’el e est suivie du terme anglais FAMILY qui sera aisément compris du public français comme signifiant « famil e » et sera perçu par le consommateur de référence comme se rapportant à la dénomination RICHARD qu’il met en exergue. Les éléments figuratifs et les couleurs ne seront pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination RICHARD par laquel e la marque antérieure est lue et prononcée. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination RICHARD, qui est placée au centre et représentée dans une police de caractères de grande tail e, présente un caractère dominant. En effet, les termes VINS & DOMAINES qui la suivent, sont inscrits en caractères beaucoup plus petits, sur une ligne inférieure et ne sont pas distinctifs pour les services en cause dont ils sont susceptibles d’indiquer une caractéristique, à savoir d’être relatifs aux vins et aux domaines dont ils sont issus ; De même, dans la marque antérieure, ni la représentation des lettres HR au sein d’un cartouche de couleurs ni les termes descritpifs VINS & DOMAINES ne sont de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination RICHARD. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En conséquence ,le signe contesté RICHARD FAMILY est similaire de la marque antérieure invoquée HR RICHARD VINS & DOMAINES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

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B. Sur le fondement du nom de domaine vinsrichard.fr Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte au nom de domaine vinsrichard.fr dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe RICHARD FAMILY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.