OPP 20-2625 Courbevoie, le 22 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O C a déposé le 15 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 647 850 portant sur le signe O2 EVOLUTION. Le 5 août 2020, la société O2 WORLDWIDE LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne O2 déposée le 24 février 2020 et enregistrée sous le n°15 145 188. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; abrasifs; produits de nettoyage; logiciels ; vêtements, chaussures, chapel erie; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant la vente de journaux, d’instruments d’horlogerie et chronométriques ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; Conseils en matière d’emploi; Services de bureaux de placement; Recrutement de personnel; Location d’espaces

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publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; Assurances pour véhicules; Services de col ecte de bienfaisance; Parrainage financier ; construction ; Instal ation, entretien et réparation d’ordinateurs; Instal ation et réparation d’appareils électriques; Instal ation, entretien et réparation de machines; télécommunications ; fourniture d’accès à des bases de données; services d’accès à Internet ; distribution de journaux ; Organisation et conduite de col oques; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Mise à jour de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques;; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique;; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Hébergement de sites informatiques; Dessin industriel; Instal ation de logiciels; Maintenance de logiciels; Étude de projets techniques; Contrôle de qualité;; Location de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Expertises [travaux d’ingénieurs]; Recherches techniques; Services des technologies de l’information; Programmation informatique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; (instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure ;

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En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services rendus par un intermédiaire destinés à faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ; Qu’en outre, ces services, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés de courtage pour les premiers, entreprises de conseils pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; CONSIDERANT que les services de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et direct avec les services de « construction » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels ne font pas nécessairement appel aux premiers lors de leur mise en œuvre, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe O2 EVOLUTION reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe O2 présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de la lettre O, du chiffre 2 et d’un terme, la marque antérieure de la lettre O suivie du chiffre 2 ; Les signes ont en commun la séquence alphanumérique O2, positionnée en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuel e, phonétique et intel ectuel e ;

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Ces signes diffèrent par la présence du terme EVOLUTION dans le signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, la séquence O2, commune aux deux signes, apparait distinctive à l’égard des services en cause ; En outre, cette séquence O2, placée en position d’attaque dans le signe contesté, y apparait dominante dès lors qu’el e est suivie du terme EVOLUTION, peu distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il sera perçu par le consommateur comme une simple indication d’une nouvel e gamme de services, laquel e marquerait une évolution au regard des services antérieurs ; Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; En conséquence le signe contesté O2 EVOLUTION est donc similaire à la marque antérieure O2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque également le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ; En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus similaires à ceux de la marque antérieure.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes et le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure. CONCLUSION Ainsi en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Le signe contesté O2 EVOLUTION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne O2.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; (instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.