OP20-2913 16/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur M K a déposé le 27 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 651 279 portant sur le signe verbal OWF – OUTINGS WITH FRIENDS.

Le 19 août 2020, la société ZYNGA Inc. (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal WITH FRIENDS, déposée le 7 mars 2011, enregistrée sous le n° 009 789 744 et renouvelée le 24 février 2021, sur le fondement du risque de confusion ;

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

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- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal HANGING WITH FRIENDS, déposée le 24 juin 2011, enregistrée sous le n° 010 074 631, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées.

Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant 4 mois.

Des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure WITH FRIENDS n° 009 789 744

Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».

Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.

La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

3 déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque WITH FRIENDS n° 009 789 744, invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue.

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Au titre de la démonstration de l’usage de la marque antérieure, la société opposante a fourni les éléments suivants :

• Pièce n°1 : un extrait du site Internet www.zyngawithfriends.com, daté du 5 mai 2021 et faisant état d’une page internet entièrement rédigée en langue anglaise et partiel ement traduite par la société opposante, de la façon suivante : « … la société a développé certains de jeux les plus populaires au monde, notamment Words With Friends. En décembre 2010, Zynga a acquis Netoy. Depuis cette acquisition, Zynga a lancé Hanging With Friends, … avec encore plus de titres « With Friends » en projet », faisant état d’un usage sous une forme modifiée du signe WITH FRIENDS, sans le mettre en relation avec des produits ou services déterminés,

• Pièce n°2 : la page Wikipedia pour « Hanging With Friends », datée du 5 mai 2021 et faisant état d’une page internet entièrement rédigée en langue anglaise et partiel ement traduite par la société opposante, de la façon suivante : « retiré le 26 mars 2018 »,

• Pièce n°3 : un extrait d’archives internet issue de la base en ligne WAYBACK MACHINE (web.archive.org), faisant état d’une activité indéterminée sur la page internet www.hangingwithfriends.com, entre le 10 juin 2011 et le 27 février 2021, ainsi que l’extrait de la fiche Whois relative au nom de domaine <hangingwithfriends.com>,

• Pièce n°4 : diverses captures d’écran issues des archives internet de la base en ligne THE WAYBACK MACHINE (web.archive.org), datées de 2011, 2010, 2012 et 2013, entièrement rédigées en langue anglaise, faisant état d’un usage, notamment sous une forme modifiée du signe WITH FRIENDS, sans le mettre en relation avec des produits ou services déterminés,

• Pièce n°5 : diverses captures d’écran issues des archives internet de la base en ligne THE WAYBACK MACHINE (web.archive.org), datées de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, entièrement rédigées en langue anglaise, faisant état d’un usage, uniquement sous une forme modifiée du signe WITH FRIENDS, sans le mettre en relation avec des produits ou services déterminés, Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

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• Pièce n°6 : des extraits de la plateforme de téléchargement play.google.com, datés du 12 février 2020, entièrement rédigés en langue anglaise et faisant état d’un prix en dol ars, et d’un usage de l’al ocution « WITH FRIENDS », notamment sous une forme modifiée, en lien avec une application logiciel e,

• Pièce n°7 : un extrait du Internet www.zyngawithfriends.com, daté du 18 août 2020 et faisant état d’une page internet entièrement rédigée en langue anglaise, et d’un usage, notamment sous une forme modifiée, du signe WITH FRIENDS,

• Pièce n°8 : des extraits de la plateforme de téléchargement play.google.com, datés du 3 décembre 2020, faisant état d’un usage de l’al ocution « WITH FRIENDS », notamment sous une forme modifiée, en lien avec une application logiciel e et de l’existence de 5 commentaires rédigés en français et dans la période de référence, par des internautes,

• Pièce n°9 : des extraits de la plateforme de téléchargement play.google.com, datés du 3 mai 2021, faisant état d’un usage de l’al ocution « WITH FRIENDS » en lien avec une application logiciel e et de l’existence de 25 commentaires rédigés en français et dans la période de référence, par des internautes,

• Pièce n°10-1 à 10-5 : des extraits de pages dédiées à l’activité de la société opposante sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), la plateforme multimédia en ligne (YouTube), les plateformes de téléchargement (GooglePlay et AppStore), ainsi que d’une page entièrement rédigée en anglais, extraite du site internet de la société opposante www.zynga.com, tous datés du 29 avril 2021, et faisant état des seuls éléments suivants, relevant de la période pertinente :

o Sur la plateforme de téléchargement play.google.com, d’un seul commentaire d’internaute daté du 5 mai 2019, relatif à une application logiciel e et faisant état de l’usage de l’al ocution « WITH FRIENDS » ;

o Sur la page Instagram dédiée à la société opposante :  une publication rédigée en anglais, datée du 1er août 2019, contenant l’al ocution @wordswithfriends et ayant été aimée 259 fois ;  une publication rédigée en anglais, datée du 21 avril 2020, faisant état de l’usage de l’al ocution « WITH FRIENDS » sous une forme modifiée, ayant été aimée 79 fois ;  une publication rédigée en anglais, datée du 3 avril 2020, faisant état de l’usage de l’al ocution « WITH FRIENDS » sous une forme modifiée, ayant été aimée 59 fois ;

o Sur la plateforme de téléchargement apps.apple.com, d’un seul commentaire d’internaute, daté du 14 août 2017, relatif à une application logiciel e et faisant état de l’usage de l’al ocution « WITH FRIENDS »,

• Pièces n°11-1 à 11-6 : listes de données brutes ne faisant état d’aucun usage du signe antérieur invoqué à titre de marque,

• Pièces n°11-7 : extraits d’une page internet sensortower.com, datés du 6 mai 2021, rédigés en langue anglaise et il isibles pour la majeure partie, faisant état d’une représentation de l’al ocution « WITH FRIENDS » sous une forme modifiée.

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Sur la période pertinente de l’usage La date de dépôt de la demande contestée est le 27 mai 2020.

Contrairement aux arguments de la société opposante, el e était est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27 mai 2015 au 27 mai 2020 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir, les produits et services suivants : « programmes de jeux vidéo ; plateformes logicielles pour la création de réseaux sociaux ; programmes de jeux vidéo interactifs ; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social accessibles via l’internet, des ordinateurs et des dispositifs sans fil ; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus multimédias ou d’informations électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, et de l’intérêt général, via l’internet ou d’autres réseaux de communications, avec des tiers ; services récréatifs, à savoir, fourniture de jeux informatiques et électroniques en ligne, améliorations de jeux informatiques et électroniques en ligne, et applications de jeux pour jeux informatiques et électroniques en ligne ; commentaires liés au divertissement sur des jeux informatiques et informations sur des jeux informatiques ; services de divertissement fournis par le biais d’environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir via des jeux sociaux, à des fins de récréation, de loisirs ou de divertissement ».

A cet égard, les pièces produites sous le numéro 1, 2, 6, 7 et 11-7 sont datées en dehors de la période pertinente et ne contiennent aucun élément permettant de les inclure dans la période de référence.

Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne.

Parmi les pièces fournies par la société opposante, il convient de souligner que seules trois pièces (8, 9 et 10-2) font état d’une indication précise de lieu ou de territorialité. En effet, ces pièces font mention du « Lieu : France » au sein des mentions légales de bas de page. Un prix y est également indiqué en Euros.

A l’inverse, les pièces numérotées 3, 4, 5, 7, 10-1, 10-5, et 11-1 à 11-7 ne contiennent aucune indication précise de territorialité. Le public pertinent auquel s’adresse l’usage qui y est démontré est anglophone, l’intégralité de ces pièces étant rédigée en langue anglaise. Cependant, cet élément ne permet pas d’établir une territorialité précise de ces usages.

Enfin, la pièce n° 6, el e aussi rédigée en langue anglaise, fait état d’un prix indiqué en dol ars et doit donc ainsi être exclue de la démonstration d’usage au sein de l’Union européenne.

Par conséquent, seules les pièces 8, 9 et 10-2 permettent de justifier d’un usage sur le territoire pertinent, de manière certaine et précise.

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Sur la nature et importance de l’usage

La nature de l’usage

La fonction essentielle de la marque est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels el e a été enregistrée.

Les pièces produites doivent donc mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés.

A cet égard, les pièces numérotées 2, 3, 10, 10-3, 11-1 à 11-7, fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer un usage du signe invoqué dans une fonction d’indication de l’origine des produits et services invoqués au titre de la présente opposition.

Ces pièces ne permettent donc pas de faire état d’un usage à titre de marque.

Par ail eurs, les pièces fournies par la société opposante font état d’un usage du signe invoqué, sous une forme modifiée, à savoir :

— Sous la forme verbale, accolées à d’autres termes, afin de créer divers ensembles tels que « GEMS WITH FRIENDS », « MATCHING WITH FRIENDS », « CHESS WITH FRIENDS », etc.,

— Sous la forme complexe, tel e que reproduite ci-dessous :

La société opposante rappel e que l’usage de la marque sous une forme différente de cel e sous laquel e cel e-ci a été enregistrée, constitue également un usage dès lors que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.

A ce titre, la société déposante soutient que l’ajout des éléments verbaux et graphiques précités altérerait le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée et que « pour chacun des signes la distinctivité tient à l’ajout d’un élément additionnel (figuratif ou verbal) qui altère le caractère distinctif du signe « WITH FRIENDS » et donc pour lequel, aucun des éléments n’est de nature à établir l’usage de la marque antérieure ». La société déposante souligne également que la représentation complexe du signe invoqué, ci-dessus représentée, a par ail eurs fait l’objet d’un enregistrement en tant que tel, par la société opposante.

Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la condition d’usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu’une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est el e-même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquel e la marque est utilisée et cel e sous laquel e cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque tel e qu’enregistrée (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

En l’espèce, dans la forme complexe, l’ajout des éléments figuratifs (représentation d’une boîte de dialogue, stylisation de la police de caractère et usage des couleurs), ne modifient pas l’impression générale produite par la marque dès lors que les éléments verbaux par lesquels la marque est lue et prononcée, demeurent immédiatement perceptibles.

En outre, et tel qu’il ressort de la décision précitée de la Cour de justice, l’enregistrement par la société opposante d’une marque complexe incluant la marque antérieure et y associant des éléments figuratifs, Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

7 ne permet pas de justifier que les éléments ajoutés constituent des éléments venant altérer le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition.

De la même manière, concernant les déclinaisons verbales du signe antérieur WITH FRIENDS, la présence d’autres termes, tels que GEM, MATCHING, CHESS, WORDS, CROSSWORDS etc. ne semble pas non-plus altérer le caractère distinctif du signe antérieur, WITH FRIENDS, tel que celui-ci a été enregistré, dès lors que les termes d’attaque auxquels il vient s’apposer, semblent évoquer une caractéristique des produits proposés, à savoir le thème du jeu commercialisé.

Au surplus, dans le cadre d’une famil e de marques, l’usage des marques doit correspondre aux marques tel es qu’enregistrées et être démontré pour chacune d’el e, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’usage d’une marque voisine.

Ainsi, si la société opposante se prévaut de l’usage d’une famil e de marque « WITH FRIENDS », il n’en demeure pas moins que la démonstration générale d’une tel e famil e ne saurait suffire à admettre l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée

En conséquence, la société opposante a apporté des éléments d’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif.

L’importance de l’usage

La société déposante soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attestent pas de l’importance de l’usage de la marque antérieure.

Les preuves produites doivent témoigner d’un effort sérieux de la part du titulaire d’acquérir ou de conserver une position commerciale sur le marché en cause. Il faut ainsi tenir compte de certains facteurs interdépendants, notamment :

- le volume commercial de l’ensemble des actes d’usage ;

- la durée pendant laquel e ces actes ont été accomplis ;

- leur fréquence.

L’appréciation de ces facteurs implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (par exemple, un faible volume de ventes peut être compensé par la durée ou la fréquence de l’usage, et inversement). A cet égard, la jurisprudence rappel e que si l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires, la production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante.

En l’espèce, la production des pièces ne renseigne pas sur le volume de ventes réalisées, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’usage a été fait auprès d’un nombre suffisamment important, même minimum, de personnes.

En effet, les seules pièces faisant état d’une mise en relation effective du signe antérieur invoqué avec le public sont les pièces suivantes :

• Pièce n°8 : extraits de la plateforme de téléchargement play.google.com, faisant état de 5 commentaires d’internautes,

• Pièce n°9 : extraits de la plateforme de téléchargement play.google.com, faisant état de 25 commentaires d’internautes,

• Pièce n°10-2 : extrait de la plateforme de téléchargement play.google.com, faisant état d’un seul commentaire d’internaute ; Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

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• Pièce n°10-2 :

o extrait de la plateforme de téléchargement play.google.com, faisant état d’un seul commentaire d’internaute ;

o une publication Instagram ayant été aimée 259 fois ;

o une publication Instagram ayant été aimée 79 fois ;

o une publication Instagram ayant été aimée 59 fois.

• Pièce n°10-4 : extrait la plateforme de téléchargement apps.apple.com, faisant état d’un seul commentaire d’internaute.

Compte tenu de la nature des pièces présentées, extraites de réseaux sociaux et de plateformes de vente en ligne, les chiffres présentés sont faibles et ne permettent pas une indication suffisante des volumes commerciaux permettant d’établir que les efforts de la société opposante sont suffisamment sérieux pour créer et maintenir une part de marché pour les produits et services en cause, sur le territoire pertinent.

A cet égard, force est de constater, que l’opposante n’a transmis aucune pièce (factures, données comptables ou commerciales chiffrées, chiffres et moyens de diffusion ou encore études de marché) permettant de déterminer objectivement si l’usage de la marque antérieure est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.

Il s’ensuit donc que l’usage de la marque antérieure présenté au sein desdits documents ne constitue pas un usage sérieux.

Conclusion sur l’usage sérieux de la marque antérieure n° 009 789 744

Compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure WITH FRIENDS n° 009 789 744 pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les produits et services invoqués, à savoir les « programmes de jeux vidéo ; plateformes logicielles pour la création de réseaux sociaux ; programmes de jeux vidéo interactifs ; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social accessibles via l’internet, des ordinateurs et des dispositifs sans fil ; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus multimédias ou d’informations électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, et de l’intérêt général, via l’internet ou d’autres réseaux de communications, avec des tiers ; services récréatifs, à savoir, fourniture de jeux informatiques et électroniques en ligne, améliorations de jeux informatiques et électroniques en ligne, et applications de jeux pour jeux informatiques et électroniques en ligne ; commentaires liés au divertissement sur des jeux informatiques et informations sur des jeux informatiques ; services de divertissement fournis par le biais d’environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir via des jeux sociaux, à des fins de récréation, de loisirs ou de divertissement ».

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9 B. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure HANGING WITH FRIENDS n° 010 074 631 Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».

Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.

La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque HANGING WITH FRIENDS n° 010 074 631, invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue.

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

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La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Au titre de la démonstration de l’usage de la marque antérieure, la société opposante a fourni les éléments suivants :

• Pièce n°1 : un extrait du site Internet www.zyngawithfriends.com, daté du 5 mai 2021 et faisant état d’une page internet entièrement rédigée en langue anglaise et partiel ement traduite par la société opposante, de la façon suivante : « … la société a développé certains de jeux les plus populaires au monde, notamment Words With Friends. En décembre 2010, Zynga a acquis Netoy. Depuis cette acquisition, Zynga a lancé Hanging With Friends, … avec encore plus de titres « With Friends » en projet », faisant état d’un usage sous une forme modifiée du signe WITH FRIENDS, sans le mettre en relation avec des produits ou services déterminés, • Pièce n°2 : la page Wikipedia pour « Hanging With Friends », datée du 5 mai 2021 et faisant état d’une page internet entièrement rédigée en langue anglaise et partiel ement traduite par la société opposante, de la façon suivante : « retiré le 26 mars 2018 », • Pièce n°3 : un extrait d’archives internet issue de la base en ligne WAYBACK MACHINE (web.archive.org), faisant état d’une activité indéterminée sur la page internet www.hangingwithfriends.com, entre le 10 juin 2011 et le 27 février 2021, ainsi que l’extrait de la fiche Whois relative au nom de domaine <hangingwithfriends.com>, • Pièce n°4 : divers copies écrans issues des archives internet de la base en ligne THE WAYBACK MACHINE (web.archive.org), datées de 2011, 2010, 2012 et 2013, entièrement rédigées en langue anglaise, faisant état d’un usage, notamment sous une forme modifiée du signe HANGING WITH FRIENDS, sans le mettre en relation avec des produits ou services déterminés, • Pièce n°5 : divers copies écrans issues des archives internet de la base en ligne THE WAYBACK MACHINE (web.archive.org), datées de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, entièrement rédigées en langue anglaise, faisant état d’un usage, uniquement sous une forme modifiée du signe HANGING WITH FRIENDS, sans le mettre en relation avec des produits ou services déterminés, • Pièce n°7 : un extrait du Internet www.zyngawithfriends.com, daté du 18 août 2020 et faisant état d’une page internet entièrement rédigée en langue anglaise, et d’un usage, notamment sous une forme modifiée, du signe HANGING WITH FRIENDS,

Sur la période pertinente de l’usage La date de dépôt de la demande contestée est le 27 mai 2020.

Contrairement aux arguments de la société opposante, el e était est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27 mai 2015 au 27 mai 2020 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir, les produits et services suivants : « programmes de jeux vidéo ; plateformes logicielles pour la création de réseaux sociaux ; programmes de jeux vidéo interactifs ; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social accessibles via l’internet, des ordinateurs et des dispositifs sans fil ; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus multimédias ou d’informations électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, et de l’intérêt général, via l’internet ou d’autres réseaux de communications, avec des tiers ; services récréatifs, à savoir, fourniture de jeux informatiques et électroniques en ligne, améliorations de jeux informatiques et électroniques en ligne, et applications de jeux pour jeux informatiques et électroniques en ligne ; commentaires liés au divertissement sur des jeux informatiques et informations sur des jeux informatiques ; services de divertissement fournis par le biais d’environnements virtuels où les Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI

11 utilisateurs peuvent interagir via des jeux sociaux, à des fins de récréation, de loisirs ou de divertissement ».

A cet égard, les pièces produites sous le numéro 1, 2 et 7 sont datées en dehors de la période pertinente et ne contiennent aucun élément permettant de les inclure dans la période de référence.

Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne.

Aucune pièce faisant état d’un usage du signe HANGING WITH FRIENDS ne contient d’indication précise de territorialité permettant de justifier d’un usage de ce signe antérieur sur le territoire pertinent.

Sur la nature et importance de l’usage

La nature de l’usage

La fonction essentielle de la marque est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels el e a été enregistrée.

Les pièces produites doivent donc mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés.

A cet égard, les pièces numérotées 2 et 3, fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer un usage du signe invoqué dans une fonction d’indication de l’origine des produits et services invoqués au titre de la présente opposition.

Ces pièces ne permettent donc pas de faire état d’un usage à titre de marque.

Par ail eurs, les pièces fournies par la société opposante font notamment état d’un usage du signe invoqué, sous une forme modifiée, reproduite ci-dessous

La société opposante rappel e que l’usage de la marque sous une forme différente de cel e sous laquel e cel e-ci a été enregistrée constitue également un usage dès lors que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.

Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la condition d’usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu’une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est el e-même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquel e la marque est utilisée et cel e sous laquel e cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque tel e qu’enregistrée (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

En l’espèce, la forme modifiée du signe antérieur HANGING WITH FRIENDS semble modifier son caractère distinctif, dès lors que l’ajout de l’élément distinctif représentant un personnage porté par un bouquet de bal ons pourrait interagir avec les éléments verbaux de tel e sorte que ces derniers ne seraient plus perçus de manière autonome.

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12 En conséquence, la société opposante n’a apporté aucun élément d’usage du signe antérieur, à titre de marque, sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif.

L’importance de l’usage

A cet égard, force est de constater, que l’opposante n’a transmis aucune pièce (factures, données comptables ou commerciales chiffrées, chiffres et moyens de diffusion ou encore études de marché) permettant de déterminer objectivement si l’usage de la marque antérieure est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.

Il s’ensuit donc que l’usage de la marque antérieure présenté au sein desdits documents ne constitue pas un usage sérieux.

Conclusion sur l’usage sérieux de la marque antérieure n° 010 074 631

Compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure HANGING WITH FRIENDS n° 010 074 631 pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les produits et services invoqués, à savoir les « programmes de jeux vidéo ; plateformes logicielles pour la création de réseaux sociaux ; programmes de jeux vidéo interactifs ; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social accessibles via l’internet, des ordinateurs et des dispositifs sans fil ; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus multimédias ou d’informations électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement, et de l’intérêt général, via l’internet ou d’autres réseaux de communications, avec des tiers ; services récréatifs, à savoir, fourniture de jeux informatiques et électroniques en ligne, améliorations de jeux informatiques et électroniques en ligne, et applications de jeux pour jeux informatiques et électroniques en ligne ; commentaires liés au divertissement sur des jeux informatiques et informations sur des jeux informatiques ; services de divertissement fournis par le biais d’environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir via des jeux sociaux, à des fins de récréation, de loisirs ou de divertissement ».

CONCLUSION

En conséquence, à défaut de preuves suffisantes de nature à établir l’usage sérieux des marques antérieures invoqués, WITH FRIENDS n° 009 789 744 et HANGING WITH FRIENDS n° 010 074 631, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e.

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13 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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