OP 20-4605 Le 10/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M M a déposé le 15 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 682 252 portant sur le signe complexe suivant : . Le 9 décembre 2020, la société ROLEX, S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne, déposée le 10 janvier 2000, enregistrée sous le n° 1456201, et régulièrement renouvelée. Cette marque antérieure est invoquée sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.

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L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°1456201 portant sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La renommée de cette marque est invoquée au regard des produits suivants : « montres, montres- bracelets ». Il ressort des pièces communiquées par l’opposante que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits précités, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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La société opposante indique que la société ROLEX et la marque figurative « jouissent d’une très forte renommée ». « « ROLEX » est régulièrement classée parmi les marques les plus prestigieuses… et parmi les plus importantes en termes de valorisation économique ». El e indique en outre que le logo susvisé « constitue le sigle identifiant la société ROLEX S.A. à travers le monde… », il « est systématiquement utilisé sur les publicités et les catalogues de la société ROLEX S.A. de sorte qu’il bénéficie d’une très large notoriété auprès du public » ; il « est systématiquement apposé sur l’ensemble des produits commercialisés par la société ROLEX ». El e ajoute enfin que cette « renommée est la juste récompense d’un engagement durable dans la recherche et le développement de produits horlogers de grande qualité et de haute technicité. En effet, la Maison ROLEX a toujours mis son savoir-faire au service de la réalisation d’inventions techniques à la pointe de l’innovation ». A cet égard, l’opposante fournit un dossier de notoriété comportant 18 annexes, parmi lesquel es :  Pièces n°4 et 5 : le classement annuel 2013 de marques prestigieuses réalisé par The Centre For Brand Analysis indique que la marque « ROLEX » figure « en 1ère position parmi les 20 marques les plus appréciées des consommateurs toutes catégories de produits confondues ; la marque « ROLEX » occupait encore la 2ème position de ce classement en 2014 et 2015 ».  Pièce n°6 : le classement annuel 2019 de marques prestigieuses réalisé par le Reputation Institute de New York « place « ROLEX » au 1er rang mondial des sociétés les plus réputées auprès des consommateurs et lui décerne la palme internationale pour la qualité de ses produits ; ROLEX est en tête du classement pour la 4ème année consécutive ». El e est en outre, « la seule maison de luxe à figurer dans le top 10 des sociétés les plus réputées ».  Pièce n°7 : Un article du journal Le Figaro du 17 décembre 2020 intitulé « « ROLEX EST- ELLE LA MARQUE LA PLUS CONNUE AU MONDE ? » » qui « insiste sur la notoriété planétaire de la marque ».  Pièces n°8 et 9 : des extraits du site Internet de ROLEX relatant l’historique de la Maison ROLEX qui date de 1910 ainsi que divers journaux montrant qu’el e « a toujours mis son savoir-faire au service de la réalisation d’inventions techniques à la pointe de l’innovation ».  Pièces n°7 et 11 : des articles de presse indiquant que « le caractère emblématique du logo est tel que la Maison ROLEX est communément désignée comme « la manufacture à la couronne » ou « l’horloger à la couronne » par la presse et les amateurs de montres ».  Pièces n°6, 11 et 13 : des extraits de magazines divers indiquent que « la marque « ROLEX » est régulièrement désignée comme la « marque à la couronne » par la presse, généraliste… comme spécialisée… alors que la Maison ROLEX est connue comme la « manufacture à la couronne ».  Pièce n°14 : « de nombreux articles de presse soulignent notamment la notoriété dont jouit le symbole de la Couronne à cinq branches, systématiquement associé au signe « ROLEX » dans la communication de la Maison ROLEX aussi bien que sur les événements sportifs ou artistiques qu’el e parraine ». L’opposante souligne que « le logo constitue le sigle identifiant la société ROLEX S.A. à travers le monde, indépendamment de toute dénomination. Ce sigle est systématiquement utilisé sur les publicités et les catalogues de la société ROLEX S.A., de sorte qu’il bénéficie d’une très large notoriété auprès du public ».

4 I l n’est pas contesté, au vu des arguments de l’opposante et des pièces fournies, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure figurative représentant une couronne a fait l’objet d’un usage particulièrement intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union européenne. Ainsi, la marque antérieure a bien acquis une exceptionnel e renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France pour les produits suivants : « montres, montres- bracelets ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits visés par la société opposante à savoir les « Vêtements ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure consiste en un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun la représentation d’une couronne stylisée à cinq branches, surmontées de boules, la couronne du signe contesté reprenant la présentation particulière de la marque antérieure aux branches très al ongées, se retrécissant à leurs extrémités, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et intel ectuel es prépondérantes. Si le signe contesté comporte des éléments qui lui sont propres, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d’ensemble qui en résultent.

5 A cet égard, les différences résultant de la présence d’une branche cassée au sein du signe contesté ne sauraient écarter le risque de confusion en l’espèce et préserve l’impression d’ensemble des plus proche des éléments figuratifs en cause. De même, au sein du signe contesté, et comme le soulève l’opposante, l’élément verbal du signe contesté qui « est susceptible d’être compris[e] comme « SUR-PRIX » soit « prix excessif » ou encore comme « SURPRIS » laissant penser que le prix et la qualité des produits ROLEX est de nature à surprendre le consommateur » n’apparaît pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, le signe complexe contesté apparaît similaire à la marque antérieure figurative, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par l’exceptionnel e renommée auprès du grand public dans le domaine de l’horlogerie, tel e que démontrée précédemment. La demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure figurative de renommée sont similaires, comme précédemment établi. L’opposition, fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure, est dirigée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les « vêtements ». En l’espèce les produits précités de la demande d’enregistrement, tout comme les « montres, montres- bracelets » pour lesquels la marque antérieure est renommée, sont notamment destinés à la parure du corps humain. Par conséquent, compte tenu de l’exceptionnel e renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Vêtements », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée porte atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. En l’espèce, l’opposante soutient que l’usage de la marque contestée porterait « atteinte au caractère distinctif et à la renommée » de la marque antérieure dans la mesure où la reprise de la couronne « est susceptible de contribuer à banaliser la marque de ROLEX S.A. ». Par ail eurs, il convient de relever que, dans le cadre de l’appréciation globale, l’existence d’un risque de dilution ou de ternissement de la marque doit être prise en considération. A cet égard, l’opposante fait valoir en effet que l’usage du signe contesté porte « nécessairement préjudice » à la marque antérieure en ce que « l’utilisation de la couronne avec une branche cassée dénigre la marque de ROLEX S.A. dont les produits sont au contraire réputés et appréciés pour leur robustesse et leur résistance à des conditions extrêmes ».

6 E l e ajoute que « confronté à cette couronne cassée sur de vêtements, le consommateur sera conduit à y associer un défaut qualitatif des produits ROLEX ». Force est de constater que la marque antérieure jouit d’une très forte renommée auprès du public et il ressort des pièces fournies qu’el e est associée à une image de luxe et à des valeurs extrêmement positives en termes de prestige, de pureté, de qualité et de résistance. Ainsi que le souligne la société opposante, l’usage de la demande d’enregistrement contesté, composée d’une couronne dont l’une des branches est brisée, peut être de nature à déprécier l’image de la marque antérieure, dont les produits se caractérisent par leur robustesse. L’usage de la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ainsi que de ternir la dite marque, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure figurative n°1456201. CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure figurative, la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « vêtements », et doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.