OPP 20-4656 17 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G R a déposé, le 22 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 684 434, portant sur le signe verbal PARIS REGION GOLF. Le 14 décembre 2020, le COMITE REGIONAL TOURISME D’ILE-DE-FRANCE (association) et les CENTRES D’ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME D’ILE-DE-FRANCE (association) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :

- la marque française complexe VISIT PARIS REGION déposée le 22 mai 2020 et enregistrée sous le n° 4649865 ;

- le nom de domaine « visitparisregion.com ». L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été adressée au déposant par le biais d’une notification. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La notification de l’opposition ayant été réexpédiée à l’Institut par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le bul etin officiel de la propriété industriel e n° 21/11 du 19 mars 2021, sous forme d’un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. Sur le droit antérieur non pris en compte L’opposition est notamment fondée sur le nom de domaine « visitparisregion.com ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. Ainsi, pour qu’un nom de domaine soit opposable à un dépôt de marque en tant que droit antérieur, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, non seulement l’existence et la titularité de ce nom de domaine, mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. Les pièces fournies par les opposantes aux fins de justifier de ce nom de domaine sont les suivantes :

- Facture émanant du DRI adressée au COMITE REGIONAL TOURISME D’ILE-DE-FRANCE, datée du 31 mars 2020 et comportant les mentions suivantes : « Fourniture d’un certificat SSL DV wildcard – validité 2 ans – Instal ation sur votre site par le support DRI incluse Généré le 16.03.2020 *.visitparisregion.com »
- Sept copies-écran du site Internet « visitparisregion.com » Force est de constater que ces pièces ne permettent pas d’établir que le nom de domaine invoqué a une portée qui n’est pas seulement locale. A cet égard, la portée non seulement locale doit être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (cf. CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). Il convient ainsi de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160). En l’espèce, les captures d’écran du site Internet « visitparisregion.com » ne démontrent pas que ce site est effectivement exploité et utilisé sur une partie importante du territoire et dans une proportion suffisamment significative dans la vie des affaires.

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Il ne peut en particulier être tiré d’informations précises et tangibles permettant notamment de jauger l’utilisation effective du site par des clients potentiels, partenaires et/ou concurrents, la quantité de personnes ayant consulté ce site et la situation géographique des internautes intéressés. Les affirmations des opposantes selon lesquel es ce nom de domaine a été réservé avec l’extension « .com » et que le site concerné est aussi proposé en anglais ne sauraient constituer des arguments pertinents pour démontrer sa portée non seulement locale, laquel e doit être établie par des pièces permettant d’estimer l’étendue réel e (et non seulement potentiel e) de son exploitation, dans sa dimension à la fois économique et géographique. Par ail eurs, la facture émanant du DRI, relative à un certificat de sécurité pour le site Internet, n’apporte aucune information concernant la portée du nom de domaine. Ainsi, les éléments fournis par les opposantes ne suffisent pas à établir que le nom de domaine invoqué « visitparisregion.com » a une portée qui n’est pas seulement locale, et ce tant sur le plan géographique qu’économique. En conséquence, ce nom de domaine ne peut être pris en considération dans la présente procédure. B. Sur le fondement de la marque antérieure VISIT PARIS REGION n° 4649865 Les opposantes invoquent une atteinte à cette marque antérieure, dont el es sont co-titulaires, sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à une régularisation consécutive à une objection de fond soulevée par l’Institut, les services contestés à prendre en considération sont les suivants : « Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnel es et publicitaires ; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers ; Organisation et conduite d’événements promotionnels ; Publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence se rapportant à des événements sportifs internationaux ; Services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; Services de marketing événementiel ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Coordination d’évènements éducatifs ; Coordination d’évènements culturels ; Disc- jockeys pour fêtes et événements spéciaux ; Fourniture d’informations sur des événements de congrès ; Mise à disposition d’équipements et d’instal ations pour compétitions d’athlétisme ;

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Organisation d’évènements de gymnastique ; Organisation d’événements culturels à des fins de loisirs ; Organisation d’évènements musicaux ; Organisation d’évènements de courses automobiles ; Organisation d’évènements de footbal ; Organisation d’évènements sportifs dans le domaine du footbal ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements éducatifs ; Organisation d’événements et compétitions sportifs impliquant des animaux ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements à des fins culturel es ; Organisation de spectacles et d’évènements culturels ; Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ; Prestation de services de guichet de retrait de tickets prépayés pour des événements culturels ; Réservation de bil ets pour des évènements culturels ; Services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements ; Services d’informations en matière de bil ets et de places d’évènements de divertissement ; Services de divertissement sous forme d’évènements de patinage ; Évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; Éducation ; formation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Conception de brochures publicitaires ; Diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, brochures, feuil ets et échantil ons] ; Diffusion de matériel publicitaire [feuil ets, brochures et produits de l’imprimerie] ;Distribution de flyers, brochures, produits imprimés et échantil ons à des fins publicitaires ; Distribution de matériel publicitaire tels que tracts, flyers, prospectus, brochures et échantil ons, notamment pour la vente à distance sur catalogue, aussi bien au niveau national qu’à l’étranger ; Parrainage promotionnel ; Promotion de voyages ; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux ; Publicité dans le domaine du tourisme et des voyages ;Services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing ;Services publicitaires dans le domaine de l’industrie touristique ; Publicité ;gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire surtout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication(relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ;Aide à la direction des affaires ; conseil et mise à disposition d’informations en matière de stratégie commerciale, de gestion et d’organisation d’entreprises ;conseil et mise à disposition d’informations dans le domaine de la gestion commerciale et marketing ; conseil et mise à disposition d’informations en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; analyses stratégiques d’affaires ; services d’affichage et de distribution de matériel promotionnel (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; mise à disposition d’informations promotionnel es par le biais de réseaux informatiques mondiaux ;organisation et conduite d’événements, spectacles, exhibitions, concours, défilés, foires, expositions, salons à des fins commerciales, promotionnel es et publicitaires ; organisation d’expositions d’art à des fins commerciales, promotionnel es ou publicitaires ; analyses de données commerciales ; études de marchés ; recherches de marchés ; analyses de statistique et de données commerciales ; production, création, réalisation, montage, édition, distribution, location et prêt d’oeuvres audiovisuel es à des fins commerciales, promotionnel es et publicitaires. Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet ; Diffusion de programmes via Internet ; Diffusion de vidéos ; Fourniture d’accès à des blogs ; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques ; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet pour des utilisateurs ; Services de diffusion ; Services de diffusion de données ; télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne. Cours de formation en matière de tourisme ; Mise à disposition de publications électroniques

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non téléchargeables ; Organisation d’activités de loisirs ;Organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs ;Organisation d’évènements récréatifs ; Organisation d’évènements de loisirs ;Organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements à des fins culturel es ;Organisation de spectacles et d’évènements culturels ; Publication de carnets d’adresses touristiques ; Publication de journaux ; Publication de livres instructifs ; Publication de livrets ; Publication de magazines ; Publication de magazines électroniques ; Publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées ; Publication de prospectus ; Publication de répertoires d’adresses concernant le domaine du tourisme ; Publication en ligne de guides, de cartes touristiques, de listes et de répertoires de vil es pour voyageurs, non téléchargeables ; Publication multimédia de revues ; Publication par voie électronique ; Services de bil etterie et de réservation pour évènements ;Services de divertissement relatifs au tourisme pédestre ; Services de publication en ligne ; Éducation ; formation ; divertissement ». Les opposantes soutiennent que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services suivants de la demande d’enregistrement : « Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnel es et publicitaires ; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers ; Organisation et conduite d’événements promotionnels ; Publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence se rapportant à des événements sportifs internationaux ; Services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; Services de marketing événementiel ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Coordination d’évènements éducatifs ; Coordination d’évènements culturels ; Disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux ; Fourniture d’informations sur des événements de congrès ; Mise à disposition d’équipements et d’instal ations pour compétitions d’athlétisme ; Organisation d’évènements de gymnastique ; Organisation d’événements culturels à des fins de loisirs ; Organisation d’évènements musicaux ; Organisation d’évènements de courses automobiles ; Organisation d’évènements de footbal ; Organisation d’évènements sportifs dans le domaine du footbal ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements éducatifs ; Organisation d’événements et compétitions sportifs impliquant des animaux ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements à des fins culturel es ; Organisation de spectacles et d’évènements culturels ; Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ; Prestation de services de guichet de retrait de tickets prépayés pour des événements culturels ; Réservation de bil ets pour des évènements culturels ; Services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements ; Services d’informations en matière de bil ets et de places d’évènements de divertissement ; Services de divertissement sous forme d’évènements de patinage ; Évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; Éducation ; formation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours

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(éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, contrairement à ce qu’affirment les opposantes, les services suivants de la demande d’enregistrement : « prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision » ne présentent manifestement pas la même nature que les services de la marque antérieure avec lesquels les opposantes les ont respectivement comparés, pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires. Ils n’apparaissent pas davantage présenter les mêmes objet et destination. Ainsi, ces services n’apparaissent pas similaires. Enfin, est inopérant l’argument des opposantes relatif à l’appartenance des services aux mêmes classes dans les deux marques. En effet, la classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Ainsi, les services contestés de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS REGION GOLF, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe VISIT PARIS REGION, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Les opposantes soutiennent que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste exclusivement en trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure porte sur un ensemble complexe contenant trois éléments verbaux, des éléments graphiques et figuratifs, ainsi que des couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause ont en commun les termes successifs PARIS REGION.

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Toutefois, ces éléments communs PARIS REGION se perçoivent comme une référence à ce qu’on appel e communément la « région parisienne », à savoir la région Ile-de-France, comme l’affirment les opposantes el es-mêmes. Ainsi, à l’égard des services contestés, ces éléments PARIS REGION n’apparaissent pas aptes à assurer une fonction distinctive à titre de marque, en ce qu’ils se comprennent comme une indication de la zone géographique où lesdits services sont réalisés, ou encore de leur objet. Il en résulte que les similitudes visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes résultant de ces éléments communs, dont se prévalent les opposantes, ne sauraient suffire à caractériser une similarité entre les marques en cause. Par ail eurs, les signes, pris dans leur ensemble, diffèrent nettement par leurs autres éléments verbaux, à savoir GOLF pour le signe contesté et VISIT pour la marque antérieure, lesquels sont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement bien distincts et placés à des rangs différents (en fin de signe pour GOLF / en attaque pour VISIT). En outre, la marque antérieure comporte des éléments graphiques et figuratifs ainsi que des couleurs qui ne se retrouvent nul ement dans le signe contesté, ce dont il résulte une forte différence dans la physionomie globale des deux signes. Il en résulte que, tant dans la prise en compte des éléments distinctifs et dominants que dans cel e de l’impression d’ensemble, les signes en présence ne sauraient être confondus ni associés. En conséquence, les signes en cause n’apparaissent pas similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, à défaut de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des services en cause. Par ail eurs, il ne saurait être tenu compte de l’affirmation des opposantes relative à la prétendue notoriété de la marque antérieure, cel e-ci n’étant nul ement démontrée. Enfin, est inopérante l’argumentation développée par les opposantes relative à l’atteinte que la demande d’enregistrement pourrait porter à la région Ile-de-France, en tant que col ectivité territoriale, du fait du risque de confusion avec ses activités et de la notoriété de cette col ectivité. En effet, cette argumentation est extérieure à la présente procédure, l’opposition ayant été formée sur le fondement de l’atteinte à une marque antérieure et à un nom de domaine, et non sur celui de l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une col ectivité territoriale. Ainsi, la demande d’enregistrement n’a pas lieu d’être rejetée sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure française VISIT PARIS REGION n°4649865.

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PARIS REGION GOLF peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par les opposantes. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.